Uitspraak
Rechtbank Arnhem
Sector civiel recht
Zaak-/rolnummer: 126253 / KG ZA 05-258
Datum vonnis: 16 juni 2005
Vonnis in kort geding
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ELITE MODEL MANAGEMENT AMSTERDAM B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. vennootschap naar Zwitsers recht
ELITE LICENSING COMPANY SA,
gevestigd te Fribourg, Zwitserland,
eiseressen,
procureur mr. E.A. van der Dussen,
advocaat mr. R. van der Hooft te Opmeer,
tegen
[gedaagde],
h.o.d.n. Visagieschool Elite,
wonende te Opijnen, gem. Neerijnen,
gedaagde,
verschenen in persoon.
Het verloop van de procedure
Eiseressen hebben gedaagde ter zitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd als weergegeven in de dagvaarding.
Gedaagde heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.
De advocaat van eiseressen en gedaagde in persoon hebben de zaak bepleit, eerstgenoemde overeenkomstig de door hem overgelegde pleitnotitie.
Daarbij zijn producties in het geding gebracht.
Ten slotte is vonnis bepaald.
De vaststaande feiten
1. Eiseres sub 1 oefent een bedrijf uit dat zich bezighoudt met het verlenen van bemiddeling bij het uitzenden van fotomodellen. Sinds 1991 voert ze de handelsnaam: Elite Model Management Amsterdam B.V. Ook handelt ze onder de naam Elite.
2. Eiseres sub 2 heeft ter bescherming van haar naam in de periode 1996 tot 2000 verschillende woord-/beeldmerken laten inschrijven bij het Benelux Merkenbureau, alsmede verschillende internationale registraties gedaan voor verschillende diensten en waren, waaronder voor opleiding en diensten ten behoeve van een modellenbureau. De woord- en beeldmerken bestaan in de regel uit het woord Elite met een nadere aanduiding.
3. Gedaagde voert sinds 1998 een bedrijf dat een casting- en modellenbureau uitoefent, alsmede een bedrijf dat opleidingen voor visagie en hairstyling verzorgt en cosmetica-artikelen distribueert, onder de namen Visagieschool Elite, the Models Factory, Creative Cosmetics en Kids Factory. De bedrijven zijn op hetzelfde adres gehuisvest en hebben hetzelfde telefoonnummer.
Het geschil
1. Eiseressen vorderen - zakelijk weergegeven - dat:
- gedaagde wordt veroordeeld om iedere inbreuk op de handelsnaam van eiseres sub 1 te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van het woord Elite zowel alleen als in combinatie met andere woorden, in Nederland of in enig medium gericht op Nederland, waaronder Internet,
- gedaagde wordt veroordeeld om iedere inbreuk op de merkrechten van eiseres sub 2 te staken en gestaakt te houden, door het gebruik van het gecombineerde woord-/beeldmerk Elite alleen en in combinatie met andere woorden, alsmede daarmee overeenstemmende tekens, binnen de Benelux en enig medium gericht op de Benelux, waaronder Internet,
- gedaagde wordt veroordeeld ieder onrechtmatig handelen jegens eiseres sub 1 te staken en gestaakt te houden, waaronder het op ongeoorloofde wijze aanhaken bij haar naamsbekendheid en het afbreuk doen aan haar reputatie,
- gedaagde wordt veroordeeld om aan eiseres sub 1 te betalen een bedrag van € 300,00 aan buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening,
- de op grond van artikel 260 Rv Pro te bepalen termijn (de termijn waarbinnen eiseres sub 2 een bodemprocedure moet aanspannen) wordt bepaald op zes maanden,
een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.
2. Eiseressen leggen aan deze vorderingen ten grondslag dat gedaagde door het gebruik van de naam Elite, alleen en in combinatie met andere woorden zoals Visagieschool en makeup, inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van eiseres sub 1. Nu de ondernemingen identieke, althans gelijkende diensten aanbieden en zich bezighouden met een modellenbureau, is het gevaar groot dat (potentiële) klanten, relaties en publiek in verwarring worden gebracht, aldus eiseressen.
Ook stellen zij dat gedaagde jegens eiseres sub 2 handelt in strijd met het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub b en d van de Benelux Merkenwet (BMW), nu gedaagde een gelijk of overeenstemmend teken als beeldmerk van eiseres sub 2 gebruikt. Zij stellen dat door het gebruik van het gelijke of overeenstemmende teken voor dezelfde of soortgelijke diensten door gedaagde verwarring bij het in aanmerking komende publiek kan ontstaan.
3. Gedaagde stelt dat hij al acht jaar zijn bedrijven onder dezelfde namen voert en eerst vorig jaar een brief kreeg dat er sprake van verwarring zou zijn. De naam Elite is in de visie van gedaagde niet uniek, nu hij op internet meer dan 150 (bedrijfs)namen met daarin het woord Elite heeft gevonden. Voorts stelt gedaagde dat hij zijn modellenbureau niet onder de naam Elite voert, maar slechts zijn visagieschool. Wel noemt hij beide namen als hij de telefoon opneemt, omdat hij van te voren niet kan zien voor welk bedrijf er gebeld wordt. Maar dan nog, zo stelt gedaagde, is zijn hoofdactiviteit de visagieschool.
De beoordeling van het geschil
1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 37A BMW bevoegd van het geschil, voor zover de vordering is gebaseerd op de BMW, kennis te nemen, aangezien gedaagde woonachtig is binnen het arrondissement.
2. Nu eiseressen onder meer merkinbreuk aan de vorderingen ten grondslag leggen is daarmee het spoedeisend belang gegeven.
3. Allereerst zal worden ingegaan op de vordering gebaseerd op de BMW.
4. Ten aanzien van de door eiseressen als productie 2 overgelegde merkenregistraties wordt het volgende overwogen.
a. de registraties door eiseres sub 2 van de woord-/beeldmerken Models Elite Fashion onder nummer 762621 en Elite Models' Studio onder nummer 776586 alsmede van de merken Elite Models Studio onder nummer 002143915, Elite MODELS fashion onder nummer 000345926, Elite Model Sun onder nummer 00414496 en Elite Model Look onder nummer 000749770 worden voor de beoordeling van deze zaak relevant geacht. De merkrechten zijn gevestigd voor o.a. " Perfumery goods, essential oils, eaux de toilette, cleansing milk, eau de Cologne, soaps, shampoos, anti-perspirants, deodorants for personal use, deodorant soaps, hair lotions, cosmetics, cosmetics kits, bath and slimming cosmetics, sunscreens, beauty masks, lipsticks, eyebrow and eyelash cosmetics, eyebrow pencils, nail care preparations, nail varnish, varnish removing preparations, make-up, make-up removing preparations, dentifrices, non-medicated mouth care products, manicure sets, manicure kits, pedicure kits, nail nippers, nail clippers, tweezers, toilet utensils, fitted vanity cases, combs, electric combs, toilet brushes, hair brushes, sponges, sun cosmetics sun cream, sun spray",
b. de overige overgelegde aanvragen/registraties, ook die waar eiseressen in hun dagvaarding expliciet naar verwijzen (780157 en 663734) worden niet van belang geacht, omdat ze nog niet zijn gedeponeerd, het kenbaar geen waren of diensten betreft gelijk of soortgelijk aan die gedaagde aanbiedt, dan wel de deposanten andere dan eiseres sub 2 zijn.
5. De vraag is of gedaagde met het gebruik van de naam en het teken Elite inbreuk maakt op de merkrechten van eiseres sub 2, hiervoor onder 4 a genoemd.
6. Als houder van die merken kan eiseres sub 2 zich op grond van artikel 13A lid 1 sub b BMW verzetten tegen elk gebruik dat zonder haar toestemming door een derde in het economisch verkeer wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk Elite voor soortgelijke waren en/of diensten, als door dat gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie.
Op grond van artikel 13A lid 1 sub d kan eiseres sub 2 zich verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer wordt gemaakt van een merk of overeenstemmend teken anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
7. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld (HvJ EG 11 november 1007, NJ 1998, 523 Puma/Sabèl, punt 22), waarbij er een onderlinge samenhang bestaat tussen de in aanmerking komende factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren en diensten.
8. Bekende merken of merken met een sterk onderscheidend vermogen hebben een ruimere beschermingsomvang dan merken waarbij dat niet het geval is (HvJ EG 29 september 1998 NJ 1999, 393 Canon/Cannon, punt 17). Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten moet met alle relevante factoren rekening worden gehouden die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken, zoals hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementaire karakter ervan (Canon/Cannon, punt 23). Er is sprake van verwarringsgevaar als het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (Canon/Cannon, punt 29).
9. Vooropgesteld wordt dat het woord Elite het meest kenmerkende bestanddeel is zowel in de woord-/beeldmerken van eiseres sub 2 als in de door gedaagde gebruikte namen.
Weliswaar stelt gedaagde dat hij zijn modellenbureau niet drijft onder de naam Elite, maar nu dat bureau op hetzelfde adres is gehuisvest als zijn bedrijf Visagieschool Elite, hetzelfde telefoonnummer heeft en de telefoon ook altijd wordt opgenomen met daarbij de vermelding Elite, wordt voorshands geoordeeld dat ten aanzien van het modellenbureau van gedaagde in ieder geval de schijn wordt gewekt dat de naam van dit bureau het bestanddeel Elite in zich draagt.
10. Eiseressen hebben er terecht op gewezen dat het door gedaagde gebruikte teken Elite zowel auditief als visueel identiek is aan het kenmerkende bestanddeel Elite uit de woord-/beeldmerken van eiseres sub 2. gedaagde heeft dit ter zitting overigens ook niet betwist.
11. Voorts hebben eiseressen ter zitting onweersproken gesteld dat in verband met de door eiseres sub 1 aangeboden waren en diensten landelijke bekendheid geniet en een sterk onderscheidend vermogen heeft. Nu niet is betwist dat de merknaam in de branche staat voor de door eiseres sub 1 aangeboden waren en diensten en eiseres sub 1 onder die naam acht keer per jaar door middel van paginagrote advertenties in een landelijk dagblad adverteert voor een modeshow, is daarmee voldoende aannemelijk geworden dat de woord- en beeldmerken van eiseres sub 2 sterk onderscheidend vermogen hebben. Daarbij is voorts van belang dat eiseres sub 1 en eiseres sub 2 tot hetzelfde concern behoren. De stelling van gedaagde dat het woord Elite vele hits heeft op Internet en het aanbod van gedaagde de schrijfwijze van het woord Elite te willen aanpassen, maken dat niet anders.
12. Voor de beantwoording van de vraag of gedaagde gelijke dan wel soortgelijke waren aanbiedt als waarvoor de merken zijn ingeschreven wordt het volgende overwogen.
Voorshands geoordeeld komt de aard van de waren en diensten waarvoor de woordmerken zijn ingeschreven in grote mate overeen met dan wel zijn zij complementair aan aard van de waren en diensten die gedaagde aanbiedt onder de namen Visagieschool Elite en The Models Factory. Immers, de aard van de diensten en waren, waarvoor de merken zijn ingeschreven en de aard van de diensten en waren die gedaagde aanbiedt houden alle verband met het verkopen, dan wel het op enige wijze promoten van het gebruik van parfumerie- en schoonheidsproducten.
Uit het ter zitting verhandelde is tenslotte voldoende aannemelijk
geworden dat eiseres sub 2 en gedaagde beide landelijk opereren en zich tot hetzelfde publiek richten.
13. Gelet op het bovenstaande wordt voorshands geoordeeld dat het publiek kan denken dat er sprake is van een en dezelfde onderneming (GEA EG 1 maart 2005, T-169/03, Miss Rossie/Sissi Rossie, punt 60). Daarmee is het verwarringsgevaar gegeven.
14. Ten aanzien van de vordering op grond van de Hnw wordt het volgende overwogen.
Op grond van artikel 5 van Pro de Hnw mag iemand zijn onderneming niet gaan drijven onder een naam die reeds eerder door een ander rechtmatig gevoerd wordt, noch onder een naam die daar slechts in geringe mate van afwijkt, als daardoor verwarring is te duchten.
15. Voorshands geoordeeld geldt ook ten aanzien van de handelsnaam dat daarvan het bestanddeel Elite het meest kenmerkende bestanddeel is en dat dit bestanddeel sterk onderscheidend vermogen heeft. Nu ter zitting voorts voldoende aannemelijk is geworden dat gedaagde zijn waren en diensten, die gelijk, dan wel soortgelijk, dan wel complementair zijn aan die van eiseres sub 1, onder één noemer "Visagieschool Elite The Models Factory" aanbiedt, en eiseres sub 1 en gedaagde beide landelijk opereren en zich tot hetzelfde publiek richten, is daarmee voldoende aannemelijk geworden dat er verwarring is te duchten.
16. De vorderingen van eiseressen zullen op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1, sub b en d en 5 Hnw worden toegewezen, zij het op de wijze als hierna bepaald, waarbij de termijn waarbinnen gedaagde zijn handelsnaam zal moeten hebben gewijzigd zal worden bepaald op drie maanden en waarbij de gevorderde dwangsommen aan een maximum zullen worden verbonden. Als de in het ongelijk gestelde partij zal gedaagde in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. Eiseressen hebben gesteld buitengerechtelijke kosten gemaakt te hebben, maar nu zij deze kosten niet nader hebben gespecificeerd, zullen deze niet worden toegewezen.
De beslissing
De voorzieningenrechter
veroordeelt gedaagde om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van eiseres sub 1 te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van het woord Elite zowel alleen als in combinatie met andere woorden, zoals Visagieschool, make-up.nl etc. in Nederland of enig medium gericht op Nederland, waaronder Internet, op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan eiseres sub 1 te betalen dwangsom van € 5.000,00 voor elke dag, dan wel elke gebeurtenis dat gedaagde met nakoming van dit gebod geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, met een maximum van € 50.000,00,
veroordeelt gedaagde om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van eiseres sub 2, welke hiervoor zijn genoemd onder rechtsoverweging 4a, te staken en gestaakt te houden, door het gebruik van het teken Elite alleen en in combinatie met andere woorden, binnen de Benelux en enig medium gericht op de Benelux, waaronder het Internet, op op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan eiseres sub 1 te betalen dwangsom van € 5.000,00 voor elke dag, dan wel elke gebeurtenis dat gedaagde met nakoming van dit gebod geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, met een maximum van € 50.000,00,
veroordeelt gedaagde binnen drie maanden na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens eisers sub 1 te staken en gestaakt te houden, waaronder het op ongeoorloofde wijze aanhaken bij haar naamsbekendheid en het afbreuk doen aan haar reputatie, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 voor elke dag, dan wel elke gebeurtenis dat gedaagde met nakoming van dit gebod geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, met een maximum van € 50.000,00,
bepaalt de termijn in de zin van artikel 260 Rv Pro. op zes maanden na de TRIPS termijn op zes maanden,
veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseressen bepaald op € 816,00 voor salaris en op € 315,93 voor verschotten,
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
weigert het anders of meer gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en het openbaar uitgesproken op 16 juni 2005.