Uitspraak
Rechtbank Arnhem
Sector civiel recht
Zaak-/rolnummer: 125614 / KG ZA 05-227
Datum vonnis: 11 mei 2005
Vonnis in kort geding
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HOLLAND RAILCONSULT B.V.,
gevestigd te Utrecht,
eiseres bij dagvaarding van 13 april 2005,
procureur mr. J.C.N.B. Kaal,
advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OXXIO NEDERLAND B.V.,
(voorheen Energiebedrijf.com B.V.)
gevestigd te Leusden,
gedaagde,
procureur F.J. Boom,
advocaat mr. R.S. Le Poole te Amsterdam,
en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
THE NAMEWORKS B.V.
gevestigd te Zeist,
gevoegde partij,
procureur mr. J.N.C.B. Kaal,
advocaat mr. P.N. Van Regteren Altena te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Holland Railconsult, Oxxio Nederland
en The NameWorks worden genoemd.
Het verloop van de procedure
Holland Railconsult heeft Oxxio Nederland ter terechtzitting
in kort geding doen dagvaarden en gevorderd zoals is weergegeven in de dagvaarding.
The NameWorks heeft verzocht om zich te mogen voegen aan de zijde van Oxxio Nederland.
Oxxio Nederland en The NameWorks hebben geconcludeerd tot weigering van de gevraagde voorzieningen.
De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeen-komstig de door hen overgelegde pleitnotities. Zij hebben daarbij producties in het geding gebracht.
De vaststaande feiten
Holland Railconsult heeft in oktober 2002 The NameWorks ingeschakeld om haar te begeleiden in een naamgevingstraject. In dat verband heeft The NameWorks een aantal naamvoorstellen gedaan aan Holland Railconsult, waaronder de namen Movares en Oxio.
Op 14 november 2002 heeft Holland Railconsult bij het Benelux-Merkenbureau te Den Haag het merk Movares gedeponeerd onder depotnummer 1021870,
- in klasse 35 voor publiciteit en commerciële zaken; marketing,
public relations, reclame en zakelijke advisering bij de aan- en verkoop bij de levering van de in klasse 35, 37 en 42 genoemde diensten; het zakelijk realiseren van projecten, alsmede het leiding geven in dit verband, ook wel genoemd projectmanagement en procesmanagement en advies hieromtrent;
- in klasse 37 voor bouw- en reparatie- en installatiewerkzaamheden en advisering op dit gebied;
- en in klasse 42 voor diensten van een ingenieursbureau onder andere in het kader van integrale ontwikkeling, engineering, architectuur en ruimtelijke planvorming van infrastructuur en vervoersystemen; programmering voor elektronische dataverwerking; computerprogrammering, -ontwikkeling en -engineering; beheer van computerprojecten met uitzondering van installatie, reparatie en onderhoud; automatiseringsadviezen en adviezen ter zake van de keuze van computerhardware en -software; systeemanalyse; softwareontwikkeling; advisering met betrekking tot voornoemde diensten, voor zover niet begrepen in andere klassen.
Op 21 november 2002 heeft Holland Railconsult het woordmerk Oxio gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau te Den Haag onder depotnummer 1022345,
- in klasse 35 voor publiciteit en zaken; marketing, publiciteit, public relations, reclame en zakelijke advisering bij de aan- en verkoop bij de levering van de in klasse 35, 37 en 42 genoemde diensten; het zakelijk realiseren van projecten, alsmede het leiding geven in dit verband, ook wel genoemd projectmanagement en procesmanagement en advies hieromtrent;
- in klasse 37 voor bouw- en reparatie- en installatiewerkzaamheden en advisering op dit gebied;
- en in klasse 42 voor diensten van een ingenieursbureau onder andere in het kader van integrale ontwikkeling, engineering, architectuur en ruimtelijke planvorming van infrastructuur en vervoersystemen; programmering voor elektronische dataverwerking; computerprogrammering, -ontwikkeling en -engineering; beheer van computerprojecten; automatiseringsadviezen en adviezen ter zake van de keuze van computerhardware en -software; systeemanalyse; softwareontwikkeling; advisering met betrekking tot voornoemde diensten, voor zover niet begrepen in andere klassen.
The NameWorks heeft nadien voor, toen nog, Energiebedrijf.com de naam Oxxio ontwikkeld. Bij het Benelux-Merkenbureau te Den Haag is op 13 december 2004 Oxxio onder depotnummer 1067558 als merk van Energiebedijf.com gedeponeerd, en op 5 januari 2005 ingeschreven onder registratienummer 759202,
- in klasse 1 voor elektrische energie;
- in klasse 35 voor reclame; marketing verband houdende met nieuwe technologieën, met name op milieu- en energiegebied; administratief en commercieel beheer van krachtcentrales; commercieel beheer van zaken; administratieve diensten; administratief en commercieel beheer van distributiestations voor de levering van energie, elektriciteit en water; bedrijfseconomische advisering; kostprijsanalyses, in het bijzonder met het oog op de optimalisatie van energieverwerving; economische prognoses, in het bijzonder met betrekking tot energieconsumptie en energieverwerving; administratieve en secretariële diensten ter ondersteuning van de inkoop en verkoop van energie; advisering inzake het commercieel beheren van zaken ten behoeve van bedrijven gespecialiseerd in energiebeheer;
- in klasse 37 voor bouw van krachtcentrales; het installeren en onderhouden van elektrische straatverlichtingen, en energieopwekkings- en verdeelinstallaties, verdeelnetten en transportnetten, afvalverwerkingsinstallaties en (afval)waterinstallaties; installatietechnische diensten, te weten constructie- en montagewerkzaamheden; bouw; onderhoud en reparaties; installatiewerkzaamheden;
- in klasse 39 voor elektriciteits- en warmtevoorzieningen (distributie); verhuur van koel- en waterleidingsapparaten; transport, opslag en distributie van energie zoals elektriciteit en gas, alsmede van warmte en water door energiebedrijven; vervoer van gassen, vloeistoffen en gassen in vloeibare vorm, ook door pijpleidingen; verhuur van verwarmingsinstallaties; ter beschikking stellen van faciliteiten en infrastructuren voor transport en doorvoer van energie;
- in klasse 40 voor opwekken, produceren en omzetten van energie zoals elektriciteit (behandeling van materialen), alsmede verhuur van elektrische toestellen, apparaten en instrumenten hiervoor; afvalverwerking, waaronder met als doel het hergebruik hiervan; recycling en verwerking van afval met als doel energie te produceren; verhuur en beschikbaar stellen van elektriciteitsopwekkingsinstallaties, van gasgeneratoren en van waterbehandelingsinstallaties.
Voorts heeft destijds Energiebedrijf.com onder registratienummer 760971 (in kleur) Oxxio geregistreerd bij het Benelux-Merkenbureau te Den Haag, in dezelfde klassen en voor dezelfde diensten en/of waren als die waarin en waarvoor zij het woordmerk Oxxio heeft geregistreerd.
Holland Railconsult heeft bij brief van 2 maart 2005 Energiebedrijf.com gesommeerd om binnen twee weken het gebruik van Oxxio te staken en gestaakt te houden voor diensten in de klassen 35 en 37 en om de merkendepots voor die klassen door te halen.
Op 5 april 2005 heeft Energiebedrijf.com haar naam gewijzigd in Oxxio Nederland B.V..
The NameWorks heeft Holland Railconsult betrokken in een bodemprocedure voor de rechtbank Utrecht over het gebruik door Holland Railconsult van de naam Oxio.
Het geschil
Holland Railconsult vordert hetgeen is vermeld in de dagvaarding. Een kopie van de dagvaarding is gehecht aan dit vonnis. In essentie vordert zij dat Oxxio Nederland (1) op straffe van verbeurte van een dwangsom wordt geboden het gebruik van het teken Oxxio of enig ander teken dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het merk Oxio te staken en gestaakt te houden, (2) op straffe van verbeurte van een dwangsom wordt geboden in een advertentie te publiceren dat de voorzieningenrechter haar heeft geboden het gebruik van het teken Oxxio te staken en (3) wordt veroordeeld tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van € 50.000,-, onder veroordeling in de kosten van het geding. Holland Railconsult legt aan haar vordering ten grondslag dat Oxxio Nederland met het woord- en beeldmerk Oxxio ex artikel 13A lid 1 sub b en d van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) en ex artikel 5a Handelsnaamwet (Hnw) inbreuk maakt op haar merk en handelsnaam Oxio. Holland Railconsult stelt dat zij door de inbreuk schade lijdt nu Oxxio Nederland een grootscheepse campagne is begonnen om naamsbekendheid te verwerven. Volgens Holland Railconsult ontstaat er door het gebruik van de naam Oxxio verwarring inhoudende associatie van Oxio met Oxxio en wordt het onderscheidend vermogen van het merk Oxio verminderd.
Oxxio Nederland en The NameWorks voeren gemotiveerd verweer, dat voor zover van belang hierna aan de orde zal komen.
De bevoegdheid van de voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter is op grond van art. 37A BMW bevoegd van het geschil, voor zover de vordering is gebaseerd op de BMW, kennis te nemen, omdat de gestelde merkinbreuk (ook) in zijn arrondissement plaatsvindt en de gestelde verbintenissen uit merkinbreuk in zijn arrondissement ontstaan. De voorzieningenrechter is op grond van art. 37C BMW bevoegd van de vordering tot voeging van The NameWorks kennis te nemen.
De voeging
The NameWorks vordert voeging aan de zijde van Oxxio Nederland. Holland Railconsult verzet zich niet tegen de voeging. De voorzieningenrechter staat The NameWorks toe dat zij zich in dit kort geding voegt aan de zijde van Oxxio Nederland. Haar belang om zich te voegen volgt genoegzaam uit de vaststaande feiten en de stellingen van The NameWorks. Het spoedeisende belang en de goede procesorde lijden niet onder deze voeging.
De beoordeling van het geschil
Spoedeisend belang
Holland Railconsult legt onder meer merkinbreuk aan haar vordering ten grondslag. Het spoedeisende belang is daarmee gegeven.
Rechthebbende op het merk Oxio
Oxxio Nederland en The NameWorks stellen dat The NameWorks rechthebbende op het merk Oxio is. Zij stellen dat The NameWorks en Holland Railconsult in oktober 2002 een overeenkomst met betrekking tot een naamgevingsproject hebben gesloten, dat het daarbij ging om de creatie van één naam, dat partijen algemene voorwaarden zijn overeengekomen, dat instemming van Holland Railconsult met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden blijkt uit het feit dat zij The NameWorks heeft verzocht de in de algemene voorwaarden voorkomende betalingstermijn van 14 dagen te verlengen tot 4 weken, dat in de algemene voorwaarden is vastgelegd dat Holland Railconsult de eigendom van slechts één van de in het generatieproces voorgestelde namen krijgt en dat de andere voorgestelde namen eigendom blijven van The NameWorks, dat Holland Railconsult aanvankelijk niet kon kiezen tussen twee in het naamgevingsproject voorgesteld namen, nl. Movares en Oxio, dat daarom beide namen zijn ingeschreven in het Benelux-merkenregister en dat Holland Railconsult uiteindelijk heeft gekozen voor de naam Movares en niet voor Oxio. De eigendom van de naam Oxio is bij The NameWorks gebleven. Holland Railconsult pleegt daarom wanprestatie door het merk Oxio te gebruiken. The NameWorks heeft Holland Railconsult voor de rechtbank in Utrecht gedagvaard en gevorderd dat Holland Railconsult wordt verboden de merknaam Oxio te gebruiken en dat de rechtbank het merk nietig verklaart en doorhaling gelast.
Holland Railconsult verweert zich met het argument dat zij uiteindelijk heeft gekozen voor Oxio en dat zij daarom geen wanprestatie pleegt door deze naam als merknaam te gebruiken. Daarna heeft zij de naam Movares gekozen voor haar internationale activiteiten.
De voorzieningenrechter oordeelt voorshands als volgt. Het merk Oxio is op naam van Holland Railconsult ingeschreven in het Benelux-merkenregister. Daarmee heeft Holland Railconsult het uitsluitende recht op het merk Oxio verkregen. De stellingen van Oxxio Nederland en The NameWorks komen erop neer dat in de rechtsverhouding tussen The NameWorks en Holland Railconsult de eerste rechthebbende op het merk Oxio is gebleven en dat het de laatste daarom niet is toegestaan het merk te gebruiken. Nu Holland Railconsult dat toch doet, pleegt zij wanprestatie tegenover The NameWorks.
De voorzieningenrechter overweegt dat een merkhouder in beginsel verboden kan worden een merk te gebruiken en geboden kan worden mee te werken aan doorhaling of overdracht van dat merk, als het de merkhouder op grond van een overeenkomst met een derde niet is toegestaan dat merk te gebruiken. Voor de voorzieningenrechter is echter voorshands niet komen vast te staan dat die situatie zich hier voordoet.
Holland Railconsult en The NameWorks hebben op of omstreeks 8 oktober 2002 een overeenkomst voor een naamgevingsproject voor de consultancy-activiteiten van Holland Railconsult gesloten. In de bijlage bij de overeenkomst staat omschreven aan welke voorwaarden de naam voor deze consultancy-activiteiten moet voldoen en ten opzichte van welke concurrerende merken zij onderscheidend moet zijn.
Holland Railconsult gebruikt het merk Oxio voor consultancy-activiteiten - proces- en projectmanagement, advisering en interim-management in een opdrachtgeverrol - op het terrein van mobiliteits-, ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken. Er is daarom overeenstemming tussen de inzet van het naamgevingsproject, waaruit onder meer de naam Oxio is voortgekomen, en het gebruik door Holland Railconsult van de naam Oxio. Dat geldt niet voor de andere in het naamgevingsproject voorgestelde naam, Movares. Deze naam gebruikt Holland Railconsult voor haar internationale activiteiten. Op die grond acht de voorzieningenrechter het voorshands aannemelijk dat Holland Railconsult tijdens het naamgevingsproject heeft gekozen voor de naam Oxio voor haar consultancy-werkzaamheden. Uit de door Holland Railconsult overgelegde interne notitie van 17 juni 2003 blijkt dat zij daarná heeft besloten de andere naam, Movares, te gaan gebruiken voor haar internationale activiteiten.
Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat voorshands niet is komen vast te staan dat The NameWorks toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden heeft bedongen. The NameWorks stelt dat zij de opdrachtbevestiging niet alleen per e-mail, maar ook per post op haar briefpapier heeft verzonden. Op haar briefpapier verwijst zij naar haar algemene voorwaarden. Holland Railconsult voert aan dat alle correspondentie via e-mail is gelopen en zij betwist dat The NameWorks haar de opdrachtbevestiging op briefpapier van The NameWorks heeft gezonden. Op dit punt staan de stellingen van partijen tegenover elkaar. The NameWorks heeft geen kopie van de brief met de opdrachtbevestiging op haar briefpapier overgelegd. Daarom is in dit kort geding niet komen vast te staan dat The NameWorks haar algemene voorwaarden is overeengekomen met Holland Railconsult.
Doorhaling klassen 35 en 37
Subsidiair stelt Oxxio Nederland dat de voorzieningen moeten worden geweigerd, omdat zij heeft voldaan aan de sommatie van Holland Railconsult van 2 maart 2005. Holland Railconsult heeft in die sommatie Oxxio Nederland gesommeerd om het depot voor de klassen 35 en 37 door te halen en het gebruik van het merk Oxxio voor diensten in de klassen 35 en 37 te staken en gestaakt te houden. Oxxio Nederland heeft daarop de inschrijving van haar merken Oxxio voor de klassen 35 en 37 doorgehaald. Aangezien zij geen diensten verricht, zoals omschreven in haar depot bij de klassen 35 en 37, heeft zij de eisen van Holland Railconsult ingewilligd.
Holland Railconsult voert als reactie aan dat zij na de sommatie van 2 maart 2005 een nieuwe sommatie heeft verzonden, waarin zij vordert dat Oxxio Nederland ook overigens het gebruik van het woordmerk en het beeldmerk staakt. De voorzieningenrechter overweegt dat Holland Railconsult thans inderdaad een verstrekkender voorziening vraagt dan in de sommatie in de brief van 2 maart 2005 geformuleerd. Het is Holland Railconsult toegestaan een sommatie die aanvankelijk van beperkte strekking was, naderhand uit te breiden. Het verweer van Oxxio Nederland wordt daarom verworpen. De voorzieningenrechter zal daarom hieronder de door Holland Railconsult gevraagde voorzieningen beoordelen.
Art. 13A lid 1 sub b BMW
De vraag is vervolgens of Oxxio Nederland met haar woordmerk en beeldmerk Oxxio inbreuk maakt op het oudere merk Oxio van Holland Railconsult. Als houder van het merk Oxio kan Holland Railconsult zich op grond van art. 13A lid 1 sub b BMW verzetten tegen elk gebruik dat zonder haar toestemming door een derde in het economisch verkeer gemaakt wordt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk Oxio voor soortgelijke waren en/of diensten, als door dat gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie.
Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld (HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523, Puma/Sabèl, punt 22), waarbij er een onderlinge samenhang bestaat tussen de aanmerking komende factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren en de diensten. Bekende merken of merken met een sterk onderscheidend vermogen hebben een ruimere beschermingsomvang dan merken waarbij dat niet het geval is (HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393, Canon/Cannon, punt 17). Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten moet met alle relevante factoren rekening worden gehouden die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken, zoals hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (idem punt 23). Er is sprake van verwarringsgevaar als het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (idem punt 29).
Holland Railconsult heeft er terecht op gewezen dat het woordmerk en beeldmerk Oxxio in sterke mate overeenstemt met het woordmerk Oxio. Auditief is er een algehele overeenstemming, omdat de tweede x in Oxxio niet hoorbaar is. Visueel is er een sterke overeenstemming, omdat het enige verschil de tweede x in Oxxio is.
De voorzieningenrechter oordeelt voorshands verder dat Oxio als fantasienaam een sterk onderscheidend karakter heeft. Het oudere merk Oxio heeft daarom op die grond een ruime beschermingsomvang. Ter zitting is voldoende gebleken dat Oxio geen bekend merk is. Holland Railconsult heeft weinig materiaal in het geding gebracht, waaruit blijkt dat zij Oxio in het economisch verkeer gebruikt als aanduiding van haar diensten. Zij heeft aangegeven dat de aan de merknaam Oxio gerelateerde omzet in 2004 ± € 800.000,- was. Dat is op haar totale omzet een bescheiden bedrag.
De voorzieningenrechter zal wat de soortgelijkheid van de waren en diensten betreft de waren en diensten, waarvoor het merk Oxio is ingeschreven, vergelijken met de diensten, waarvoor Oxxio Nederland het woordmerk en het beeldmerk Oxxio gebruikt. Oxxio Nederland heeft onbetwist gesteld dat haar enige activiteit de levering van energie is, voornamelijk aan consumenten, maar ook aan ondernemingen uit het klein- en middenbedrijf. Zij beheert geen netwerk en produceert geen energie.
Holland Railconsult stelt dat er verwarringsgevaar is, vooral omdat zij haar activiteiten op de energiemarkt uitbreidt. Zo heeft zij opdrachten gekregen van Eneco, Tennet en Electrabel. Voor deze diensten heeft zij haar merk Oxio ook ingeschreven. Zij wijst met name op de omschrijving in klasse 42: “diensten van een ingenieursbureau onder andere in het kader van integrale ontwikkeling, engineering, architectuur en ruimtelijke planvorming van infrastructuur en vervoersystemen” (onderstreping toegevoegd). Volgens Holland Railconsult omvat het begrip infrastructuur de infrastructuur van elektriciteitsnetten. Bij haar opdrachtgevers die niet alleen beheerders van netwerken zijn, maar ook leveranciers van energie, zal verwarring ontstaan, omdat zij kunnen menen dat de onder de merknamen Oxio, resp. Oxxio aangeboden diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Zij voert ten slotte aan dat deze energiebedrijven ook diensten door ingenieurs aanbieden, zodat zij des te eerder geneigd zullen zijn te menen dat Oxio de adviesafdeling van Oxxio Nederland zal zijn.
De voorzieningenrechter overweegt dat het begrip “infrastructuur” ook energienetwerken omvat, zodat Holland Railconsult het merk Oxio ook heeft ingeschreven voor haar diensten die zij ten behoeve van energiebedrijven aan energienetwerken verricht.
De voorzieningenrechter moet, zoals in 6.12 aan de orde kwam, bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de diensten met alle relevante factoren rekening houden die de verhouding tussen de diensten kenmerken, zoals hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Relevante factoren zijn de grote mate van overeenstemming tussen het merk Oxio en de merken Oxxio en het sterk onderscheidende karakter van het merk Oxio. Dat betekent dat aan de soortgelijkheid van de te vergelijken diensten niet al te hoge eisen worden gesteld.
De diensten die concreet met elkaar moeten worden vergeleken zijn enerzijds de levering van energie aan consumenten en ondernemingen en de technische advisering en het proces- en projectmanagement met betrekking tot energienetwerken anderzijds. Deze diensten zijn wat bestemming betreft in heel beperkte mate soortgelijk, omdat zij beide worden verricht in de energiesector. De aard van de diensten wijst niet in de richting van soortgelijkheid van de diensten: levering van, vooral, elektriciteit via het elektriciteitsnet aan eindgebruikers is een dienst van een andere aard dan de advisering over technische aangelegenheden door een ingenieursbureau aan ondernemingen en proces- en projectmanagement op het terrein van de energie-infrastruc-tuur. De diensten zijn niet concurrerend. De markten waarop Holland Railconsult, resp. Oxxio Nederland hun diensten aanbieden, zijn verschillend. De diensten zijn in lichte mate complementair - wat wil zeggen dat zij dermate verbonden zijn dat de ene dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat het publiek kan denken dat de aanbieding van de diensten in handen van een en dezelfde onderneming is (vgl. GEA EG 1 maart 2005, T-169/03, Miss Rossi/Sissi Rossi, punt 60). Het is van belang voor de levering van energie dat de energienetwerken goed functioneren. Holland Railconsult draagt met haar ingenieursdiensten bij aan het goed functioneren van deze netwerken. De conclusie is dat de diensten qua bestemming en complementariteit in beperkte mate soortgelijk zijn.
Uit de stellingen van Holland Railconsult blijkt dat het relevante publiek, dat volgens haar in verwarring kan raken, wordt gevormd door de medewerkers van energiebedrijven die kunnen menen dat Oxio (Holland Railconsult) en Oxxio met elkaar gelieerd zijn. Als het gaat om de onderhandelingen over dienstverlening door Holland Railconsult, zullen deze medewerkers hun besluit om al of niet een overeenkomst met Holland Railconsult te sluiten, weloverwogen nemen. Een dergelijke overeenkomst komt in de regel tot stand na uitvoerige onderhandelingen over de omvang van de dienstverlening en de daarvoor te betalen prijs. De bedoelde medewerkers zullen gedurende de periode, waarin zij overwegen al of niet een contract met Holland Railconsult te sluiten, voldoende gelegenheid hebben om vast te stellen dat de door Holland Railconsult aangeboden diensten niet dezelfde herkomst hebben als de door Oxxio Nederland aangeboden diensten en dat Holland Railconsult en Oxxio Nederland niet gelieerd zijn.
Als het echter gaat om andere activiteiten dan onderhandelingen over een overeenkomst, zoals marketingactiviteiten ter vergroting van de naamsbekendheid van het merk Oxio, is het wel mogelijk dat het relevante publiek in verwarring raakt. Een factor van belang is daarbij dat andere energiebedrijven ook ingenieursdiensten aanbieden, waardoor het gevaar bestaat dat het relevante publiek meent dat Oxio als aanbieder van ingenieursdiensten gelieerd is aan Oxxio Nederland.
Alle in 6.19, 6.20 en 6.21 genoemde factoren in onderlinge samenhang bezien leiden naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter tot de slotsom dat het gevaar bestaat dat het relevante publiek Oxio van Holland Railconsult zal associëren met Oxxio van Oxxio Nederland en dat er daardoor in die zin verwarring kan ontstaan over de herkomst van de diensten van Oxio, dat het relevante publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van Oxxio Nederland of van een met haar verbonden onderneming. Doorslaggevend is de volledige auditieve en de nagenoeg volledige visuele overeenstemming tussen Oxio en Oxxio en het feit dat Oxio als fantasiebenaming een sterk onderscheidend vermogen heeft. Dit weegt uiteindelijk zwaarder dan het feit dat de diensten maar in beperkte mate soortgelijk zijn.
Uit het voorgaande volgt dat Oxxio Nederland door het gebruik van merken Oxxio voor de levering van energie art. 13A lid sub b BMW overtreedt. Dat betekent dat de stellingen van Holland Railconsult met betrekking tot art. 13A lid 1 sub d BMW geen behandeling behoeven. Op grond van art. 5a Hnw is het Oxxio Nederland verboden in haar handelsnaam het teken Oxxio te voeren.
Belangenafweging
Oxxio Nederland heeft er een beroep op gedaan dat de voorzieningenrechter ook bij vaststelling van schending van art. 13A lid 1 BMW op grond van een belangenafweging de vordering afwijst. Zij stelt dat een verbod voor haar enorme financiële en praktische consequenties heeft, dat zij heeft geprobeerd het geschil in der minne te regelen, dat het zuur is dat zij de dupe wordt van een niet opgelost geschil tussen Holland Railconsult en The NameWorks en dat het belang van Holland Railconsult relatief beperkt is, omdat deze het merk Oxio nauwelijks gebruikt.
De voorzieningenrechter wijst in dit kader op het volgende. De merknaam Oxio is ontwikkeld om daarmee de consultancy-diensten van Holland Railconsult aan te duiden. Het is opmerkelijk dat Holland Railconsult haar diensten aan energiebedrijven verricht onder haar merknaam Holland Railconsult en niet onder haar merknaam Oxio. Holland Railconsult heeft stukken in het geding gebracht waaruit haar betrokkenheid blijkt bij een groot aantal projecten op het gebied van de energievoorziening. In al die projecten opereert zij onder de naam Holland Railconsult. Dat is zelfs zo als het gaat om “inhuren van personeel” (de opdracht van Eneco), een activiteit waarvan men zou verwachten dat die bij uitstek onder het bereik van de consultancy-activiteiten (in de opdrachtgeverrol) van Holland Railconsult zou vallen.
De voorzieningenrechter zal de vordering niet afwijzen op basis van een belangenafweging. Hij vindt daarbij van belang dat Holland Railconsult in de loop van de maand maart 2005, kort nadat zij ermee bekend was geraakt dat Oxxio Nederland de merken Oxxio zou gaan gebruiken en voordat Oxxio Nederland haar naam had gewijzigd en de reclamecampagne had gestart, deze heeft gesommeerd daarvan af te zien. Dat Oxxio Nederland vervolgens de naamswijziging heeft doorgezet en de reclamecampagne is gestart, komt voor haar rekening.
Het beperkte gebruik door Holland Railconsult van haar merk Oxio is wel een reden voor de voorzieningenrechter om het petitum slechts ten dele toe te wijzen. Hij zal het verbod toewijzen met ingang van vier maanden na betekening van het vonnis. De voorzieningenrechter zal het verbod beperken tot het gebruik van het teken Oxxio, omdat er geen aanwijzingen zijn dat Oxxio Nederland een ander teken zal gaan gebruiken dat verwarringsgevaar met het merk Oxio laat ontstaan. De dwangsommen zullen worden gematigd en gelimiteerd. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om de gevraagde rectificatie toe te wijzen. De kosten daarvan zijn voor Oxxio Nederland hoog en Holland Railconsult heeft daarbij onvoldoende belang, nu zij het merk Oxio nog niet gebruikt bij haar dienstverlening aan energiebedrijven. Het voorschot op de schadevergoeding zal de voorzieningenrechter afwijzen, omdat Oxxio Nederland de verschuldigdheid en de omvang ervan gemotiveerd betwist.
Omdat het petitum maar ten dele wordt toegewezen, zal de voorzieningenrechter bepalen dat iedere partij de eigen kosten draagt.
De beslissing
De voorzieningenrechter
gebiedt Oxxio Nederland om binnen vier maanden na betekening van dit vonnis ieder gebruik, waaronder het gebruik als handelsnaam, van het teken Oxxio te staken en gestaakt te houden;
veroordeelt Oxxio Nederland om aan Holland Railconsult een dwangsom van € 50.000,00 te betalen voor iedere dag dat zij het gebod dat onder 7.1. is opgelegd overtreedt, zulks met een maximum van in totaal € 2.000.000,00
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad
bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt
bepaalt de termijn in de zin van artikel 260 Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis
wijst af het anders of meer gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 11 mei 2005.