Uitspraak
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM
Rolnummer: 1999/229
Uitspraak: 31 augustus 2000
Vonnis in de zaak van:
de vennootschap naar Frans recht
SANOFI S.A., thans genaamd SANOFI SYNTHELABO S.A.,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
hierna te noemen Sanofi,
eiseres bij dagvaarding van 26 januari 1999,
procureur mr. J.M. Bosnak te Arnhem,
advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EUROMEDICA B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld,
hierna te noemen: Euromedica,
gedaagde bij voormeld exploot van dagvaarding,
procureur mr. J.M.J. Huver te Arnhem,
advocaat mr. G. van der Wal te Brussel.
1. Het verdere verloop van de procedure
In deze zaak is op 9 december 1999 een tussenvonnis gewezen. Voor het verloop van de procedure tot die datum wordt naar dat vonnis verwezen.
Bij dat vonnis heeft de rechtbank de zaak naar de rol verwezen teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich bij akte uit te laten over het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaak C-379-97 van Upjohn S.A., Denemarken, tegen Paranova A/S.
Vervolgens zijn de volgende processtukken gewisseld:
- een akteverzoek van de zijde van Sanofi,
- een akteverzoek van de zijde van Euromedica.
Daarna hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van vonnis. In het procesdossier van Euromedica ontbreken de akte houdende overlegging producties van de zijde van Sanofi van 31 augustus 1999 en de pleitnotities van mr. Oosting, beide overgelegd tijdens het pleidooi op 31 augustus 1999.
2. De feiten
2.1 Sanofi houdt zich bezig met de productie, verhandeling en distributie van farmaceutische producten.
Euromedica is een Nederlandse groothandelsonderneming in geneesmiddelen. Zij bevoorraadt zich bij Nederlandse en buitenlandse leveranciers en levert met name aan Nederlandse apothekers en buitenlandse afnemers (groothandelaren). Euromedica bezit de daartoe vereiste vergunning in de zin van de Wet Geneesmiddelenvoorziening (WGV).
Voor de geneesmiddelen die Euromedica importeert uit het buitenland, met name andere EG Lid-Staten, beschikt Euromedica over de vereiste geneesmiddelregistratie ("parallelregistraties") in de zin van art. 23 lid 2 Besluit Registratie geneesmiddelen (BRG).
2.2 Sanofi is exclusief rechthebbende op het woordmerk Tranxène, welk merk sinds 8 oktober 1968 als internationaal merk is geregistreerd onder registratienummer R350.128 voor waren in de internationale klasse 5 (farmaceutische producten) en welke merkregistratie onder meer gelding heeft voor het Beneluxterritoir.
2.3 Sanofi is tevens exclusief rechthebbende op het woordmerk Tranxilium, welk merk sinds 9 september 1966 als internationaal merk is geregistreerd onder nummer R320.223 voor waren in de internationale klasse 5 (farmaceutische producten) en welke merkregistratie onder meer gelding heeft voor het Beneluxterritoir en Spanje.
2.4 Sanofi is voorts exclusief rechthebbende op het beeldmerk van de specifieke lay-out voor de verpakkingen van haar geneesmiddelen, bestaande uit een (overwegend) wit vlak waarop onder meer de handelsnaam van Sanofi staat vermeld met aan één zijde van het witte vlak twee verticale gekleurde strepen, (de ene streep groen, de andere blauw), welk merk sinds 13 februari 1991 is geregistreerd onder de nummers 566 682 en 566 683 voor waren in de internationale klassen 5 (farmaceutische producten, diergeneeskundige en hygiënische producten).
2.5 Sanofi heeft het woordmerk Tranxène jarenlang onafgebroken en intensief gebruikt in het Beneluxterritoir voor het door Sanofi geproduceerde en door Sanofi, althans aan haar gelieerde ondernemingen, in het Beneluxterritoir gedistribueerde geneesmiddel dikalium-clorazepaat, welk geneesmiddel in Nederland door of namens Sanofi onder meer op de markt wordt gebracht in een verpakking (met de specifieke als beeldmerk geregistreerde lay-out) van 30 omhulde tabletten in een dosering van 50 mg dikalium-clorazepaat per tablet waarop het woordmerk Tranxène staat afgebeeld. Tranxène is in Nederland als specialité ingeschreven door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen onder nr. RVG 10537.
2.6 Aangezien de Spaanse merkenautoriteiten de registratie van het woordmerk Tranxène voor farmaceutische producten hebben geweigerd, wordt het volstrekt identieke geneesmiddel dikalium-clorazepaat in Spanje door of namens Sanofi in het verkeer gebracht en gedistribueerd onder het woordmerk Tranxilium, onder meer in een verpakking (met de specifieke als beeldmerk geregistreerde lay-out) van 20 omhulde tabletten in een dosering van 50 mg dikalium-clorazepaat waarop het woordmerk Tranxilium staat afgebeeld.
2.7 Euromedica bevoorraadt zich in Spanje met het product Tranxilium. De Spaanse (markt)prijs van dit product (dikalium-clorazepaat) is beduidend lager dan de prijs van hetzelfde product in Nederland.
Aangezien het product met de merknaam Tranxilium identiek is aan het in Nederland als geneesmiddel geregistreerde product Tranxène, heeft Euromedica als importeur van het Spaanse product een zogenaamde parallelregistratie voor dit product gevraagd en gekregen onder het nummer RVG 20684/10537 d.d. 10 oktober 1996, zoals ook gepubliceerd in de Staatscourant.
2.8 Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (hierna: het College) heeft bij de toezending van het registerblad in zijn begeleidende brief d.d. 10 oktober 1996 verzocht:
"de juiste productnaam te vermelden, zoals het product staat ingeschreven in het register, te weten Tranxène 50 mg."
Euromedica brengt op de buitenverpakking van het door Euromedica ingevoerde product over de streepjescode van Sanofi, die geen functie heeft in Nederland, een sticker aan met vermelding van onder meer Tranxène 50 mg:
(Volgt afbeelding van sticker: niet gepubliceerd)
2.9 Ter voldoening aan de voorschriften van het College in het registratiebesluit: "De bijsluiter dient wat betreft de rubrieken indicaties, contra-indicaties, bijwerkingen, dosering, wijze van gebruik en wijze van toediening gelijkluidend te zijn aan die van het reeds ingeschreven product" (bedoeld wordt Tranxène 50 mg), vervangt Euromedica de Spaanse bijsluiter door een eigen bijsluiter waarop eveneens het woordmerk Tranxène en de handelsnaam en het logo van Euromedica staan afgedrukt, maar niet meer de naam Tranxilium, als volgt:
(Volgt gedeelte van tekst bijsluiter: niet gepubliceerd)
2.10 Ondanks de ingebrekestelling door Sanofi van 7 oktober 1998 weigert Euromedica deze parallelimport te beëindigen en schadevergoeding aan haar te betalen.
3 De vorderingen
3.1 Sanofi vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Euromedica:
a. zal bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis de inbreuken op de merkrechten van Sanofi, meer in het bijzonder op de woordmerken Tranxène en Tranxilium, alsmede het beeldmerk van de lay-out van de verpakking als hiervoor genoemd, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ¦ 10.000,= per verpakking en/of per bijsluiter die in strijd met dit bevel in het verkeer wordt gebracht en/of per dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;
b. zal bevelen onmiddellijk na betekening van het vonnis ieder onrechtmatig handelen als hierna genoemd te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ¦ 10.000,= per verpakking en/of per bijsluiter die in strijd met dit bevel in het verkeer wordt gebracht en/of per dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;
c. zal bevelen om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis aan de raadsman van Sanofi volledig en schriftelijk opgave te doen van het aantal door Euromedica parallel vanuit Spanje geïmporteerde verpakkingen, thans door Euromedica in voorraad gehouden parallel vanuit Spanje geïmporteerde verpakkingen, alsmede volledig en schriftelijk opgave te doen van al diegenen aan wie Euromedica het parallel vanuit Spanje geïmporteerde geneesmiddel onder de merknaam Tranxène heeft geleverd, onder vermelding van precieze naam en adres en het aantal geleverde verpakkingen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ¦ 50.000,= voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;
d. zal veroordelen binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan alle (eventuele) afnemers van het geneesmiddel dat onder het merk Tranxène is aangeboden, geleverd c.q. verkocht een aangetekende brief te sturen, houdende de vermelding dat de rechtbank te Arnhem het gebruik van het teken inbreukmakend en onrechtmatig heeft beoordeeld en haar heeft bevolen het gebruikt van het teken verder te staken en gestaakt te houden, onder gelijktijdige verzending van kopieën van die brieven aan de raadsman van Sanofi, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom ad ¦ 50.000,= voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Euromedica met een correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;
e. zal veroordelen aan Sanofi te betalen, de door Sanofi geleden schade tengevolge van de merkinbreuken en/of het onrechtmatig handelen ten bedrage van ¦ 100.000,=, althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum van uitbrenging van de dagvaarding tot aan de dag van algehele vergoeding;
f. zal veroordelen in de kosten van deze procedure.
3.2 Daartoe voert Sanofi het navolgende aan.
Door het aanbrengen van het woordmerk Tranxène op de verpakking en op de bijsluiter van het geneesmiddel, welk recht uitsluitend is voorbehouden aan Sanofi, maakt Euromedica inbreuk op de merkrechten ter zake van het woordmerk Tranxène als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub a van de Benelux Merkenwet.
Bovendien maakt Euromedica door voornoemde handelwijze inbreuk op de merkrechten van Sanofi ter zake van het woordmerk Tranxilium als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub a van de Benelux Merkenwet nu zij het woordmerk Tranxilium afplakt met een sticker die is voorzien van het woordmerk Tranxène waardoor Euromedica eveneens het doel waarmee dit merk is aangebracht, te weten de herkomstfunctie, aantast en bovendien aldus het imago van het woordmerk Tranxilium schaadt en verwarring creëert voor de apothekers, dokters en patiënten. (Ter terechtzitting heeft Sanofi toegegeven dat de sticker niet over het woordmerk Tranxilium heen is geplakt, maar over haar streepjescode.)
Meer in het algemeen geldt voor beide hiervoor genoemde merkinbreuken dat het onderscheidend vermogen van zowel het woordmerk Tranxène als het woordmerk Tranxilium wordt aangetast nu beide woordmerken op dezelfde verpakking op een voor het publiek verwarringwekkende wijze naast elkaar worden gebruikt.
Voorts maakt Euromedica door deze handelwijze inbreuk op de merkrechten van Sanofi ter zake van het beeldmerk voor de lay-out van de verpakking als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub a van de Benelux Merkenwet nu zij het totaalbeeld van de lay-out van de verpakking aantast door op het overwegend witte vlak op prominente wijze haar eigen handelsnaam en logo Euromedica af te beelden.
Daarnaast vervangt Euromedica de oorspronkelijke Spaanstalige bijsluiter door een Nederlandstalige, waarop Tranxilium geheel vervangen is door Tranxène met vermelding van het beeldmerk/logo van Euromedica.
De handelwijze van Euromedica is onrechtmatig jegens Sanofi doordat Euromedica de door Sanofi door investeringen aan haar merken verschafte reputatie en goodwill op goedkope wijze ten eigen bate aanwendt en zij bovendien nodeloos en op verwarringwekkende wijze aanhaakt bij de bekendheid en reputatie van de merken van Sanofi, waardoor bovendien de goede reputatie van Sanofi als producent en distributeur van farmaceutische producten wordt aangetast.
Sanofi heeft schade geleden c.q. zal schade lijden tengevolge van de merkinbreuken en het onrechtmatig handelen door Euromedica, welke schade onder meer
bestaat uit de kosten van winstderving c.q. aantasting en uitholling van de exclusiviteit van haar merken, alsmede uit de noodzakelijke (buitengerechtelijke) kosten van rechtsbijstand.
3.3 Euromedica bestrijdt het gevorderde gemotiveerd, waarop hierna zal worden ingegaan.
4 De geschilpunten en de beoordeling daarvan
4.1 Ingevolge artikel 37A BMW is deze rechtbank op basis van de plaats van vestiging van de gedaagde bevoegd om kennis te nemen van het gevorderde.
4.2 Het gaat hier om parallelimport van farmaceutische producten uit een in dit opzicht goedkopere Lid-Staat (Spanje) naar een relatief duurdere Lid-Staat (Nederland).
Volgens Euromedica is het aan het merk Tranxène verbonden recht uitgeput ingevolge artikel 7 Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG) en de rechtspraak van het HvJEG, waaronder met name laatstelijk 11 juli 1996 inzake Bristol-Meyers Squibb tegen Paranova A/S, NJ 1997, 129, en zeer recentelijk 12 oktober 1999 in de zaak C-379-97 van Upjohn S.A. tegen Paranova A/S. Euromedica zou voldaan hebben aan de door het HvJEG voor ompakking gestelde eisen.
Volgens Sanofi daarentegen gaat het hier niet om ompakking maar om re-branding en meer specifiek co-branding omdat Euromedica niet over de merknaam Tranxilium heen stickert. Daarom zou de Europese re-branding-rechtspraak van toepassing zijn, waaronder met name HvJEG 10 oktober 1978, zaak 3/78 inzake Centrafarm B.V. tegen American Home Products Corporation, NJ 1979, 337.
Bij akte van 20 januari 2000 heeft Sanofi hier naar aanleiding van het arrest van het HvJEG van 12 oktober 1999 aan toegevoegd dat niet is voldaan aan de voorwaarde dat vervanging van de merknaam voor Euromedica objectief noodzakelijk is om het geneesmiddel in Nederland op de markt te kunnen brengen.
4.3 Hierover wordt als volgt geoordeeld.
Allereerst moet worden geconstateerd dat Euromedica geen merk heeft verwijderd, zoals in het hiervoor bedoelde Centrafarm II-arrest het geval was.
Voorts wil Sanofi de merkverwijdering uit het Centrafarm II-arrest als een aparte categorie uitzonderen naast de ontwikkeling van de Europese rechtspraak met
betrekking tot andere wijzen van parallelimport van farmaceutische producten. Daartoe bestaat geen grond. Aldus zou Sanofi immers een niet verder ontwikkeld criterium uit 1978 nog steeds kunnen hanteren om een eigen uitzonderingscategorie buiten de ontwikkelde rechtspraak van de parallelimport van farmaceutische producten te handhaven. Het HvJEG heeft het Centrafarm II-arrest zelf een plaats gegeven in zijn verder ontwikkelde rechtspraak, zoals dit onder andere blijkt uit rechtsoverweging 34 van het reeds genoemde Paranova-arrest en uit de uitspraak van 12 oktober 1999 die uitdrukkelijk voortbouwt op en is ingebed in de reeds bestaande jurisprudentie.
Voorts overweegt het HvJEG in rechtsoverweging 38 van zijn arrest van 11 juli 1996 in de zaken van Eurim-Pharm Artzneimittel tegen Beiersdorf en Boehringer Ingelheim, NJ 1997, 130 dat er in beginsel geen reden bestaat, onderscheid te maken tussen de situatie waarbij het merk door een derde opnieuw is aangebracht na ompakking van het product, en die waarbij het door de fabrikant op de oorspronkelijke verpakking aangebrachte merk door een derde wordt gebruikt na ompakking van het product, in dier voege dat het merk zichtbaar is door een nieuwe buitenverpakking heen dan wel de oorspronkelijke buitenverpakking als zodanig blijft gehandhaafd.
Het onderhavige geval van co-branding ressorteert veeleer onder dit criterium dan onder de merkverwijdering uit het Centrafarm II-arrest, terwijl de handelwijze van Euromedica minder ver gaat dan daadwerkelijk ompakken.
Het HvJEG heeft in zijn arrest van 12 oktober 1999 (rechtsoverweging 37.) bevestigd dat tussen het opnieuw aanbrengen van het merk na ompakking en vervanging van het oorspronkelijke merk door een ander merk geen objectief verschil bestaat dat een verschillende toepassing van de voorwaarde van het kunstmatig afschermen in beide gevallen zou rechtvaardigen.
De ompakkingsrechtspraak is daarom mede van toepassing op de hier door Euromedica uitgevoerde co-branding.
Anders dan Sanofi verdedigt, betekent deze rechtsopvatting geen breuk met de tot nu toe ontwikkelde Europese rechtspraak. Haar beroep op het rechtzekerheidsbeginsel faalt dan ook.
4.4 Sanofi heeft nog verdedigd dat een van de belangrijkste verschillen tussen ompakking en re- of co-branding is dat bij de eerste geen verwarring omtrent de herkomst kan ontstaan, terwijl dat in de tweede situatie nu juist vaak wel het probleem is. De vraag naar verwarring omtrent de herkomst moet worden beoordeeld in het kader van de criteria van het Paranova-arrest.
4.5 Volgens het Paranova-arrest moet artikel 7 lid 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd, dat de merkhouder zich rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de importeur het
in een nieuwe verpakking heeft omgepakt en daarop het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij
a) komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder dit merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten zal bijdragen. Dit is met name het geval, wanneer de merkhouder in verschillende Lid-Staten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakkingen in het verkeer heeft gebracht en de ompakking door de importeur enerzijds noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de Lid-Staat van invoer, en anderzijds is geschied onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het product niet kan worden aangetast. Deze voorwaarde betekent echter niet, dat moet worden aangetoond dat de merkhouder opzettelijk heeft getracht de markten van Lid-Staten af te schermen;
b) wordt aangetoond, dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten. Dit is met name het geval, wanneer de importeur zich heeft beperkt tot handelingen die geen enkel gevaar van aantasting opleveren, zoals bij voorbeeld het verwijderen van doordrukstrips, flesjes, buisjes, ampullen of inhalatiesprays uit hun oorspronkelijke buitenverpakking en het in een nieuwe buitenverpakking plaatsen ervan, het aanbrengen van stickers op de binnenverpakking van het product, het bijvoegen van een nieuwe bijsluiter of informatie, dan wel het bijvoegen van een accessoire. De nationale rechter dient na te gaan, of de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet indirect wordt aangetast, doordat met name de buiten- of binnenverpakking van het omgepakte product of de nieuwe bijsluiter of de nieuwe informatie bepaalde belangrijke gegevens niet bevat of onjuiste informatie bevat, of een door de importeur aan de verpakking toegevoegd accessoire bedoeld voor de inname en dosering van het product niet strookt met de door de fabrikant beoogde gebruiksaanwijzing en dosering;
c) op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant, met dien verstande dat deze vermeldingen zodanig moeten zijn afgedrukt dat zij kunnen worden begrepen door iemand met een normaal gezichtsvermogen en normale oplettendheid.
Voorts moet de herkomst van een niet van de merkhouder afkomstige accessoire op zodanige wijze zijn aangegeven, dat elke indruk dat de merkhouder daarvoor verantwoordelijk zou zijn, wordt weggenomen. Daarentegen behoeft niet te worden vermeld, dat de ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden;
d) de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en
e) de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het omgepakte product op een markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product levert.
Thans moet worden onderzocht of aan alle vijf de voorwaarden voor deze uitzondering is voldaan.
4.6 Uit hetgeen hiervoor onder 2.5 en 2.6 is vastgesteld, blijkt dat Sanofi in verschillende Lid-Staten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakkingen onder verschillende merknamen in het verkeer heeft gebracht. Op zichzelf draagt dit reeds bij tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten. Op basis van rechtsoverweging 57. en de eerste voorwaarde van het Paranova-arrest betekent de door het HvJEG gebruikte term "kunstmatige afscherming van de markten" niet, dat de importeur moet aantonen dat de merkhouder, door in verschillende Lid-Staten een identiek product in verschillende verpakkingen in het verkeer te brengen, opzettelijk heeft getracht de markten van Lid-Staten af te schermen. Uit rechtsoverweging 39 van het arrest van 12 oktober 1999 blijkt dat een kunstmatige afscherming van de markten kan bestaan ongeacht of het oogmerk van de merkhouder op die afscherming gericht is geweest.
4.7 In dit geval tracht Sanofi te profiteren van een afscherming van markten, die het gevolg is van de eisen van de Spaanse merkenautoriteiten, doordat Sanofi zich ertegen verzet dat Euromedica het door de Spaanse merkenautoriteiten verbroken verband tussen dit farmaceutisch product en Tranxène buiten Spanje weer herstelt. Niet gezegd kan worden dat hier de noodzaak om de wezenlijke functie van het merk te waarborgen in het geding is. De wezenlijke functie van het merk is, zoals het HvJEG in rechtsoverweging 47. van het Paranova-arrest overweegt:
"dat aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring van producten van andere herkomst kan onderscheiden. Deze herkomstgarantie impliceert, dat de consument of de eindverbruiker erop mag rekenen dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien product."
Met haar co-branding handhaaft Euromedica nu juist de link met de identiteit van oorsprong, namelijk productie onder het merk Tranxilium.
4.8 Daarnaast is de co-branding door Euromedica als importeur noodzakelijk voor de verhandeling van het product in de Lid-Staat van invoer. Zoals hiervoor onder 2.8 is vastgesteld, verlangt het College immers vermelding van de juiste productnaam, zoals het product staat ingeschreven in het register, te weten Tranxène 50 mg.
Sanofi heeft in dit verband aangevoerd dat Euromedica op grond van artikel 23 lid 2 sub g van het BRG ook registratie had kunnen vragen van de benaming Tranxilium en dat er dus geen noodzaak was om voor registratie van de benaming Tranxène te kiezen.
Sanofi doelt daarmee op hetgeen het HvJEG in het arrest van 12 oktober 1999 in rechtsoverwegingen 42. tot en met 44. heeft overwogen.
"42. Wanneer men de in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. gedefinieerde voorwaarde van de afscherming van de markten ook van toepassing acht op de vervanging van een merk, betekent dit tevens, anders dan Paranova stelt, dat deze vervanging objectief noodzakelijk moet zijn in de zin van dat arrest, wil de merkhouder zich er niet tegen kunnen verzetten.
43. De nationale rechter moet derhalve onderzoeken, of de omstandigheden ten tijde van de verkoop de vervanging van het oorspronkelijke merk door dat van de lidstaat van invoer objectief noodzakelijk maakten voor de parallelimporteur om het product in die lidstaat op de markt te kunnen brengen. Aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde is voldaan, indien in een bepaald geval het verbod aan de importeur om het merk te vervangen, de effectieve toegang tot de markt belemmert. Dit is het geval, wanneer wettelijke bepalingen of praktijken in de lidstaat van invoer de verkoop van dit product op de markt van die lidstaat onder het merk dat het in de lidstaat van uitvoer draagt, beletten. Hetzelfde geldt voor een voorschrift van consumentenbescherming, waarbij het gebruik in de lidstaat van invoer van het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk wordt verboden, omdat dit bij de consument tot verwarring zou kunnen leiden.
45. Daarentegen zal aan de noodzakelijkheidsvoorwaarde niet zijn voldaan, wanneer de vervanging van het merk uitsluitend wordt verklaard doordat de parallelimporteur een commercieel voordeel nastreeft."
4.9 Omtrent de benaming die Euromedica bij haar aanvraag tot registratie heeft opgegeven is, behoudens hetgeen Sanofi hierover heeft betoogd, geen informatie bekend. Vast staat echter dat het product dikalium-clorazepaat reeds in Nederland op de markt werd en wordt gebracht onder de naam Tranxène. Ook deze informatie heeft Euromedica bij haar registratieaanvraag moeten opgeven. Tegen deze achtergrond moet de brief van het College van 10 oktober 1996 worden uitgelegd. In die brief wordt een aantal malen verwezen naar het reeds ingeschreven product, waarmee Tranxène wordt bedoeld, terwijl ook het registratienummer wordt gecombineerd met het registratienummer van Tranxène dat op naam van Sanofi staat. Hieruit blijkt dat het College de relatie met Tranxène tracht te behouden/herstellen. Het verzoek van het College om "de juiste productnaam, te weten Tranxène 50 mg." te vermelden, vloeit hier logisch uit voort. Mr. Van der Wal heeft dit tijdens het pleidooi aldus verklaard dat het College de voorkeur geeft aan vermelding van de in Nederland gebruikelijke en bekende merknaam boven de generieke benaming of de vreemde merknaam met het oogmerk om verwarring te voorkomen. Deze verklaring komt de rechtbank plausibel voor en Sanofi heeft dit tijdens het pleidooi ook niet weersproken.
Het HvJEG heeft in het arrest van 12 oktober 1999 overwogen dat aan de noodzakelijkheidsvoorwaarde niet zal zijn voldaan, wanneer de vervanging van het merk uitsluitend wordt verklaard doordat de parallelimporteur een commercieel voordeel nastreeft. Geconstateerd moet worden dat Euromedica op aanwijzing van het College handelt door naast de in Spanje gebruikte merknaam Tranxilium een sticker te plakken met de in Nederland gebruikte merknaam Tranxène. Daarmee dient zij het belang van de consumenten. Daarnaast blijft de Spaanse merknaam herkenbaar, omdat deze niet afgeplakt wordt, terwijl door de co-branding de oorspronkelijke toestand van het product niet kan worden aangetast.
Het betoog van Sanofi slaagt daarom niet.
4.10 Partijen zijn het erover eens dat aan de voorwaarden b, c en d is voldaan.
4.11 Aan de vijfde voorwaarde heeft Euromedica niet voldaan. Zij heeft immers Sanofi niet tevoren ervan in kennis gesteld, dat het omgepakte product op de markt werd gebracht. Publicatie van de parallelregistratie in de Staatscourant kan niet gelden als een inkennisstelling door de importeur aan de merkhouder, reeds omdat niet valt in te zien waarom de in Frankrijk gevestigde merkhouder de Nederlandse Staatscourant op dit punt zou moeten bijhouden (of zij dat in de praktijk wel doet, is een andere vraag).
Deze eis strekt er blijkens rechtsoverweging 78. van het Paranova-arrest toe de merkhouder tevens in staat te stellen, zich beter te beschermen tegen de activiteiten van vervalsers.
Uit het voren overwogene blijkt reeds dat Euromedica aan de andere vier voorwaarden voor de uitzondering heeft voldaan. Zij kan niet als een vervalster worden aangemerkt. Sedert oktober 1998 is Sanofi bekend met deze parallelimport door Euromedica. Haar schadeclaim heeft zij niet gebaseerd op de kosten van opsporing van ongeoorloofde parallelimport, maar op kosten van winstderving c.q. aantasting en uitholling van de exclusiviteit van haar merken. Deze kunnen niet zijn ontstaan door verzuim van de bedoelde mededelingsplicht. Sanofi heeft dus geen belang (meer) bij haar beroep op schending van de vijfde voorwaarde.
4.12 Daarom moet worden aangenomen dat aan alle vijf de voorwaarden voor de uitzondering is voldaan, zodat Euromedica zich terecht heeft beroepen op uitputting.
4.13 Ten slotte heeft Sanofi zich nog op onrechtmatig handelen door Euromedica beroepen. Naast merkinbreuk heeft zij daartoe als extra bijkomende omstandigheden aangevoerd dat de herkomstverwarring wordt versterkt door het
prominente gebruik van niet alleen de naam maar ook het beeldmerk van Euromedica op de bijsluiter, waardoor het merk Tranxène gekoppeld wordt aan Euromedica en de essentiële functie van het merk (herkomstgarantie) wordt aangetast. Bovendien zou het gebruik van het beeldmerk Euromedica in strijd zijn met het Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische produkten.
4.14 Hierover wordt als volgt geoordeeld.
Volgens het Paranova-arrest, rechtsoverweging 55 en 56 geldt het volgende:
"55. Daarentegen kan de merkhouder zich tegen ompakking van het product in een nieuwe buitenverpakking verzetten, wanneer de importeur voor een verpakking kan zorgen die in de Lid-Staat van invoer mag worden verhandeld, bij voorbeeld door op de oorspronkelijke buiten- of binnenverpakking nieuwe etiketten aan te brengen in de taal van de Lid-Staat van invoer, een nieuwe bijsluiter of nieuwe informatie in de taal van de Lid-Staat van invoer bij te voegen, of een accessoire dat in de Lid-Staat van invoer niet is toegelaten, te vervangen door een gelijksoortig artikel dat wel is toegelaten.
56. De bevoegdheid van de houder van een in een Lid-Staat beschermd merk om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten onder dit merk, dient immers slechts te worden beperkt voor zover de door de importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de Lid-Staat van invoer."
4.15 Aan deze subsidiariteitseis heeft Euromedica ruimschoots voldaan. Zij heeft immers de oorspronkelijke buitenverpakking enkel voorzien van een bescheiden sticker op de achterzijde zoals hiervoor onder 2.8 vermeld en afgedrukt. Daardoor is de naam van de fabrikant kenbaar gebleven, terwijl de sticker duidelijk maakt dat Euromedica in Nederland slechts een registratiehouder en groothandel is. Ook voor een patiënt met een normaal gezichtsvermogen en een normale oplettendheid is dit begrijpelijk. Daarmee is tevens voldaan aan de voorwaarde sub c.
Het gebruik van de naam en het beeldmerk van Euromedica op de bijsluiter wordt gerelativeerd door de vermelding dat Euromedica een farmaceutische groothandel is (en geen producent). Volgens artikel 7 lid 3 onder a. sub 5 van het Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische producten moet de bijsluiter de naam en het adres bevatten van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen, Euromedica dus. Mede in het licht van de buitenverpakking, waarop Tranxilium en Sanofi bepaald opvallend vermeld staan, kan niet worden gezegd dat het uitsluitend gebruik van de naam en het beeldmerk van Euromedica op de bijsluiter tot herkomstverwarring leidt.
Het beroep van Sanofi op de toelichting bij dit besluit, dat zou inhouden dat het logo slechts mag worden afgebeeld van de parallelimporteur "aan de buitengrens van de EU" treft geen doel omdat zodanige regel nergens in de toelichting te vinden is.
4.16 Van onrechtmatigheid is dus evenmin sprake.
4.17 Op grond van het voorgaande moet al het gevorderde worden afgewezen. Bij het door Euromedica gedane verzoek om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEG heeft zij in deze instantie geen belang meer.
4.18 Sanofi wordt in het ongelijk gesteld en daarom in de proceskosten veroordeeld.
5 De beslissing
De rechtbank, rechtdoende:
wijst al het gevorderde af,
veroordeelt Sanofi in de proceskosten aan de zijde van Euromedica gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op ¦ 3.010,- wegens salaris en ¦ 1.900,= wegens verschotten.
Dit vonnis is gewezen door mrs. D.A. van Steenbeek, H. Wammes en R.A. Boon en in het openbaar uitgesproken op 31 augustus 2000.