Uitspraak
Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem in het kort geding van
1. de besloten vennootschap
LOOKSMART NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de vennootschap naar vreemd recht
LOOKSMART LTD,
gevestigd te San Francisco, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen bij dagvaarding van 8 november 1999,
procureur: mr. B. Peek te Arnhem,
advocaat: mr. D.J.G. Visser te Amsterdam,
Rolnummer: KG 1999/704 tegen
Gedaagde,
tevens handelende onder de naam X,
wonende en kantoorhoudende te Y, gemeente Z,
gedaagde,
verschenen in persoon.
Het verloop van de procedure
Eiseressen, hierna gezamenlijk te noemen: Looksmart, hebben gedaagde, hierna te noemen: Gedaagde, ter terechtzitting in kort geding van 7 december 1999 doen dagvaarden en bij mondelinge conclusie van eis gevorderd als weergegeven in de dagvaarding.
Gedaagde heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.
De advocaat van Looksmart heeft de zaak bepleit overeenkomstig de door hem overgelegde pleitnotities. Gedaagde heeft mede aan de hand van het op schrift gestelde verweer zijn standpunt kenbaar gemaakt. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht.
Ten slotte heeft mr. Visser de processtukken overgelegd voor het wijzen van vonnis.
De vaststaande feiten
Looksmart ltd is sinds 1995 aanbieder van een Internet-zoekmachine via het internet-adres: http://www.looksmart.com.
Op 23 oktober 1998 heeft Looksmart ltd het woordmerk LOOKSMART ingeschreven als gemeenschapsmerk in de Europese Unie onder nummer 970392.
Looksmart b.v. is opgericht op 13 oktober 1999. Haar activiteiten zijn gericht op de Nederlandse internet-gebruikers. Looksmart b.v. maakt daarbij -met toestemming van Looksmart ltd- gebruik van het merk van Looksmart ltd. Speciaal voor de Nederlandse markt maakt Looksmart voor haar zoekmachine gebruik van het webadres: http://nl.looksmart.com.
Gedaagde heeft op 23 juni 1999 de domeinnaam Looksmart.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie (SIDN). Gedaagde heeft nog tal van andere domeinnamen geregistreerd. Gedaagde biedt deze domeinnamen via het internet te koop aan.
De domeinnaam Looksmart.nl verbindt de internetbezoeker met een eigen site van Gedaagde: "www.dekrant.nl".
Vanuit "www.dekrant.nl" kan men via een hyperlink komen bij de zoekmachine van Looksmart (looksmart.com).
Looksmart heeft Gedaagde gesommeerd om de domeinnaam Looksmart.nl aan haar af te staan, maar Gedaagde heeft daar geen gevolg aan gegeven.
Het geschil en de beoordeling daarvan
Looksmart vordert thans, kort samengevat, Gedaagde te gebieden het gebruik en/of de registratie van het woordmerk en de handelsnaam Looksmart te staken en gestaakt te houden. Looksmart vordert tevens een aantal nevenvoorzieningen, een en ander versterkt met dwangsommen.
Looksmart stelt zich op het standpunt dat Gedaagde inbreuk maakt op haar merkrecht en op de handelsnaam van Looksmart, terwijl Gedaagde ook overigens onrechtmatig jegens haar, Looksmart, handelt.
De bevoegdheid tot kennisneming van de vordering terzake het merkrecht vloeit voort uit het bepaalde in artikel 37A Benelux Merkenwet (BMW).
Gedaagde heeft afwijzing van de vordering bepleit op grond van het feit dat Looksmart b.v. is opgericht nadat hij de domeinnaam Looksmart.nl geregistreerd had. Gedaagde gaat daarmee echter voorbij aan het feit dat Looksmart het woordmerk LOOKSMART reeds op 23 oktober 1998 als gemeenschapsmerk gedeponeerd heeft. Dat betekent dat het merk LOOKSMART sinds die datum in Nederland bescherming geniet.
Door het gebruik van de domeinnaam Looksmart.nl door Gedaagde ontstaat gevaar voor verwarring. De indruk wordt immers gewekt dat er een relatie is met de zoekmachine die Looksmart exploiteert. Gedaagde erkent dit ook. Hij heeft immers verklaard dat hij op zijn site een hyperlink naar de site van Looksmart heeft aangebracht, omdat hij heeft geconstateerd dat op zijn site ook bezoekers komen die naar de zoekmachine van Looksmart wilden. Nu niet zonder meer kan worden aangenomen dat bezoekers altijd van de hyperlink gebruik zullen maken omdat zij er niet vanuit gaan dat deze hyperlink hen ook naar de site van eiseressen zal brengen, is het aannemelijk dat Looksmart ten gevolge van de handelwijze van Gedaagde bezoekers op haar site misloopt, hetgeen weer gevolgen heeft voor de mogelijkheden van Looksmart om reclame-inkomsten te genereren. Dit laatste wordt ook door Gedaagde erkend.
Tot slot is van belang dat Gedaagde met deze domeinregistratie verhindert dat Looksmart onder haar eigen naam een specifiek op de Nederlandse internetgebruikers gericht ".nl-domein" heeft.
Ingevolge artikel 13A lid 1 sub a en b BMW kan Looksmart ltd zich verzetten tegen dit gebruik van haar merk dan wel van een daarmee overeenstemmend teken door Gedaagde. Looksmart b.v., die een van Looksmart ltd afgeleid recht heeft, kan zich eveneens tegen dit gebruik verzetten. Daarbij kan verder in het midden blijven of Looksmart b.v. ook bescherming geniet op grond van haar handelsnaam.
Op grond van het voorgaande is de vordering met nevenvoorzieningen van Looksmart voor toewijzing vatbaar, met inachtneming van het navolgende.
Er is aanleiding de gevorderde dwangsommen te matigen en aan een maximum te binden.
Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding geldt het volgende. Looksmart heeft zelf te kennen gegeven dat het gevorderde bedrag niet berust op een cijfermatige onderbouwing. Hoewel Gedaagde erkent dat er door reclameruimte te bieden inkomsten gegenereerd kunnen worden en dat de hoogte van die inkomsten mede afhangt van het aantal bezoekers, bieden de thans beschikbare gegevens geen houvast voor het toekennen van een voorschot. Bovendien ontbreekt hierbij een spoedeisend belang. De vordering tot betaling van een bedrag van ¦ 5.000,= voor schadevergoeding wordt daarom afgewezen.
Per 1 januari 1996 is voor Nederland van kracht geworden Bijlage 1C bij het WTO-verdrag: de Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (het TRIPS-verdrag). Nu het Europese Hof van Justitie bij uitspraak van 16 juni 1998 (NJB 21 augustus 1998 afl. 29, p. 1214) heeft beslist dat art. 50 van Pro het verdrag toepasselijk is op een voorlopige voorziening als thans gevorderd, en aannemende dat dit verdrag rechtstreekse werking heeft, zal een termijn als bedoeld in lid 6 van dat artikel voor het aanhangig maken van een bodemprocedure worden bepaald. Wordt deze bodemprocedure niet aanhangig gemaakt, dan kan Gedaagde zonodig herroeping van de thans te treffen maatregelen verzoeken.
Gedaagde zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van dit kort geding.
De beslissing
De president
a) gebiedt Gedaagde om binnen één week na betekening van dit vonnis ieder gebruik en/of registratie van het woordmerk Looksmart alsmede het gebruik en/of de registratie van enig daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;
b) gebiedt Gedaagde om de inbreukmakende domeinnaam Looksmart.nl binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te "re-routen" (om te leiden) naar de voorlopige domeinnaam van Looksmart b.v., nl.looksmart.com -zo dat een gebruiker die het adres looksmart.nl in zijn browser intoetst terecht komt op het adres nl.looksmart.com-, een en ander in afwachting van het effectueren van de overdracht van de domeinnaam Looksmart.nl;
c) gebiedt Gedaagde om binnen één week na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de Internet domeinnaam Looksmart.nl op de daartoe geëigende wijze aan Looksmart b.v. of aan enige andere door Looksmart aan te wijzen rechtspersoon, over te dragen;
d) bepaalt dat Gedaagde indien hij niet voldoet aan het hiervoor onder a, b en c bepaalde een dwangsom moet betalen van ¦ 5.000,= per dag of gedeelte daarvan;
e) bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van Gedaagde tot het geven van opdracht aan zijn Internet Provider en aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland tot het overdragen van de domeinnaam Looksmart.nl aan Looksmart b.v.;
f) gebiedt Gedaagde om van alle in verband met deze veroordeling te voeren correspondentie, e-mailberichten daaronder begrepen, binnen twee dagen na verzending dan wel ontvangst daarvan een afschrift te doen toekomen aan de advocaat van Looksmart, mr. D.J.G. Visser (dirk.visser@stibbe.nl);
g) bepaalt dat Gedaagde aan Looksmart een dwangsom moet betalen van ¦ 1.000,= voor iedere overtreding van het hiervoor onder f bepaalde;
h) bepaalt dat boven een totaalbedrag van 100.000,= geen dwangsommen meer verbeurd zullen worden;
i) veroordeelt Gedaagde in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Looksmart begroot op ¦ 1.550,= voor salaris van haar procureur en op ¦ 488,30 voor verschotten (¦ 400,= wegens griffierecht en ¦ 88,30 wegens het uitbrengen van de dagvaarding);
j) verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
k) bepaalt de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig gemaakt moet worden op drie maanden nadat de in kort geding gegeven voorzieningen onherroepelijk zijn geworden;
l) wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.
Dit vonnis is gewezen door de vice-president, mr. A.P.R. Helwig, en in het openbaar uitgesproken op 21 december 1999 in tegenwoordigheid van de griffier, mr. A.E.M. Overkamp.