Uitspraak
vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel
zaaknummer / rolnummer: C/13/737659 / KG ZA 23-714 MDvH/EB
Vonnis in kort geding van 11 oktober 2023
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VANDUTCH HOLDING B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij gelijkluidende dagvaardingen van 15 augustus 2023,
advocaten mr. P.L. Tjiam en mr. M.A. Theodoridis te Amsterdam,
tegen
1. de vennootschap naar vreemd recht
RHINO OVERSEAS INC.,
gevestigd te Panama City, Republiek Panama,
advocaten mr. T. Geerlof en mr. D. Guerrero Obando te Rotterdam,
2. de vennootschap naar vreemd recht
KEY ASSET HOLDINGS INC.,
gevestigd te Cheyenne, Wyoming, Verenigde Staten van Amerika,
niet verschenen,
gedaagden.
Partijen zullen hierna VDH, Rhino en Key Asset worden genoemd.
1.De procedure
Voor de aanvang daarvan op 29 augustus 2023 is de mondelinge behandeling van deze zaak verplaatst naar 27 september 2023. Op de zitting van 27 september 2023 heeft VDH de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Key Asset is niet verschenen. Rhino heeft verweer gevoerd, mede aan de hand van een tevoren ingediende incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid. VDH heeft een conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident ingediend. Beide partijen hebben daarnaast producties en een pleitnota ingediend.
Ter zitting waren aan de zijde van VDH aanwezig [naam 1] (bestuurder en aandeelhouder) en mr. A.P. Meijboom (advocaat van [bedrijf] en VDH), met mr. Tjiam en mr. Theodoridis. Aan de zijde van Rhino Overseas waren alleen mr. Geerlof en mr. Guerrero Obando aanwezig.
Vonnis is bepaald op vandaag.
2.De feiten
2.1.
[bedrijf] B.V. is een Nederlandse ontwerper en bouwer van luxe jachten die op de markt worden gebracht onder het merk VANDUTCH.
2.2.
Op 10 oktober 2007 is VanDutch Marine Limited (VDML) door [naam 2] en [naam 3] (over wie hierna meer) opgericht met als doel om in samenwerking met [bedrijf] op grotere schaal VanDutch jachten op de markt te brengen. Overeengekomen is dat VDML voor iedere gebouwde boot een royaltyvergoeding aan [bedrijf] moest betalen. VDML heeft kort daarna, op 15 oktober 2007, een overeenkomst gesloten waarbij zij haar activiteiten als agent van Rhino ging uitoefenen en door Rhino werd gefinancierd. Rhino is een Panamese vennootschap, opgericht op 2 oktober 2007, met een heel ruime doelstelling; vertaald in het Engels:
“to purchase, sell and deal in all kinds of commodities, shares of stock, bonds and securities of all kinds; to purchase, sell, lease or otherwise acquire or dispose of real estate; to borrow and loan money with or without security, to enter into, make, perform and carry out contracts of all kinds; to become surety or guarantee the carrying out and performance of any and all contracts; to engage in any lawful business not prohibited to a corporation; and to do any of the foregoing as principals, agents or in any other representative capacity whatever. “
2.3.
In november 2013 heeft VDML de Amerikaanse botenbouwer Marquis Yachts LLC (Marquis) gecontracteerd om 120 VanDutch jachten te bouwen.
2.4.
Op 13 maart 2014 is het teken VANDUTCH bij het EUIPO (European Union Intellectual Property Office) ingeschreven onder nummers 012689279 (woordmerk) en 012689865 (beeldmerk) door de aan [naam 2] gelieerde partij SCI Eko Invest te Monaco. Op 12 september 2014 zijn deze merken (hierna samen: de Uniemerken) door SCI Eko Invest overgedragen aan VDML.
2.5.
Op 15 september 2014 heeft VDML ook internationale VANDUTCH woord- en beeldmerken geregistreerd, bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO).
2.6.
Op 4 november 2014 heeft VDML, omdat zij meer werkkapitaal nodig had, een lening afgesloten bij TCA Gobal Credit Master Fund, LP (hierna: TCA), voor maximaal USD 7,5 miljoen. Parallel aan die overeenkomst hebben zij een
debenturegesloten, waarbij VDML aan TCA zekerheidsrechten heeft verleend op haar activa, waaronder al haar intellectuele eigendom (“the Chargor’s present and future (…) trade marks (…) whether or not registered, including all applications and rights to apply for registration (…)”). De
debentureis op 13 november 2014 ingeschreven in het Engelse handelsregister (UK Companies House).
debenturegesloten, waarbij VDML aan TCA zekerheidsrechten heeft verleend op haar activa, waaronder al haar intellectuele eigendom (“the Chargor’s present and future (…) trade marks (…) whether or not registered, including all applications and rights to apply for registration (…)”). De
debentureis op 13 november 2014 ingeschreven in het Engelse handelsregister (UK Companies House).
2.7.
Bij overeenkomst van 11 maart 2015 heeft Rhino zich jegens [bedrijf] garant gesteld voor de juiste en tijdige nakoming en voldoening van alle door VDML aan [bedrijf] verschuldigde bedragen die opeisbaar zijn.
2.8.
In oktober 2016 heeft [naam 1] , de man achter [bedrijf] , VDH opgericht, alsmede een tweetal werkmaatschappijen. VDH staat sindsdien aan het hoofd van de VanDutch groep., waarvan thans ook [bedrijf] deel uitmaakt. Op 9 maart 2017 heeft de VanDutch groep de Amerikaanse vennootschap VanDutch Inc. (hierna: VDI) overgenomen van [naam 4] . Tot die tijd was VDI, opgericht in 2013, een zelfstandige Amerikaanse agent die in de Verenigde Staten boten onder het merk VanDutch verkocht. Na de overname bleef [naam 4] bestuurder van VDI.
2.9.
Omdat VDML haar verplichtingen uit de lening niet nakwam en TCA haar zekerheden wilde uitwinnen, heeft zij contact gezocht met Marquis en VDH, met de vraag of die belangstelling hadden voor intellectuele eigendomsrechten en mallen van VDML. Marquis had dat niet, VDH wel.
2.10.
Omdat de voorkeur van TCA uitging naar een Amerikaanse koper, is VDI, de Amerikaanse dochter van VDH, als beoogd koper naar voren geschoven. Op 30 januari 2017 hebben TCA en VDI een intentieovereenkomst gesloten, waarin VDI zich onherroepelijk heeft verbonden om alle merkrechten van VDML te kopen voor USD 1.040.000,00 als dat aanbod haar zou worden gedaan door de
Receivers(vergelijkbaar met curatoren) die ingevolge artikel 16 van de
debenturezouden worden aangesteld om de door VDML gestelde zekerheden uit te winnen. In Schedule 1 bij de intentieovereenkomst zijn de merkrechten opgesomd. De Uniemerken staan daar niet tussen.
Receivers(vergelijkbaar met curatoren) die ingevolge artikel 16 van de
debenturezouden worden aangesteld om de door VDML gestelde zekerheden uit te winnen. In Schedule 1 bij de intentieovereenkomst zijn de merkrechten opgesomd. De Uniemerken staan daar niet tussen.
2.11.
In een overeenkomst van 23 maart 2017 hebben VDI en VDH vastgelegd dat de eigendom van de door VDI te verkrijgen merkrechten uit de transactie met TCA bij VDH zouden komen te liggen (“VDI agrees when any or all of (….) the trade mark(s) are obtained, the ownership will immediately be transferred to VDH”).
2.12.
Op 28 maart 2017 zijn de
Receiversbenoemd door TCA. Op 13 april 2017 is de
Sale and Purchase Agreement(koopovereenkomst) ondertekend waarbij de intellectuele eigendomsrechten van VDML aan VDI zijn verkocht, is gesloten. In die overeenkomst staat onder meer het volgende:
Receiversbenoemd door TCA. Op 13 april 2017 is de
Sale and Purchase Agreement(koopovereenkomst) ondertekend waarbij de intellectuele eigendomsrechten van VDML aan VDI zijn verkocht, is gesloten. In die overeenkomst staat onder meer het volgende:
“(…)
Intellectual Property: has the meaning given to it in the form of assignment of intellectual property set out at Schedule 2 (
Form of Assignment Agreement);
Form of Assignment Agreement);
(…)
7.3
Without prejudice to the separate assignment (in the form provided at Schedule 2 (
Form of Assignment Agreement)) with effect from Completion, the Seller acting by their Receivers hereby assigns to the Buyer absolutely all such right, title and interest as it may own in or to the Intellectual Property, including without limitation (where available) the right to claim priority from the Intellectual Property and the right (if available) to bring proceedings against any third party in respect of infringement of any of the Intellectual Property whether committed before or after the date of this assignment, including the right to claim damages or such other relief as may be available in respect thereof.”
Form of Assignment Agreement)) with effect from Completion, the Seller acting by their Receivers hereby assigns to the Buyer absolutely all such right, title and interest as it may own in or to the Intellectual Property, including without limitation (where available) the right to claim priority from the Intellectual Property and the right (if available) to bring proceedings against any third party in respect of infringement of any of the Intellectual Property whether committed before or after the date of this assignment, including the right to claim damages or such other relief as may be available in respect thereof.”
Artikel 1.1. van de Deed of Assignment waarnaar in artikel 7.3 van de koopovereenkomst wordt verwezen, luidt als volgt:
“For the consideration set out in the Sale and Purchase Agreement, the receipt and
Sufficiency of which is hereby acknowledged, the Seller hereby assigns to the Buyer all such right, title and interest as they may own in or to the Intellectual Property subject to and on terms set out in the Sale and Purchase Agreement and this Assignment.”
In “Schedule 1” bij de Deed of Assignment staan de intellectuele eigendomsrechten vermeld die worden overgedragen. Die beschrijving luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
“(…)
International Trade Mark Registration Number 1227737 and all trade mark and applications designated under the International registrar (including the application for basic EU Trade Mark 012689865.
Intellectual Trade Mark Registration Number 1225568 and all trade mark and applications designated under the International registrar (including the application for the basic EU Trade Mark 012689279. (…).”
2.13.
De overdracht van de merkrechten aan VDI is vervolgens wel geregistreerd bij de WIPO, maar niet bij het EUIPO.
2.14.
Op 6 september 2017 heeft het EUIPO de Uniemerken van VDML overgezet op naam van Rhino, op basis van een “Trademark Purchase and Transfer Agreement” (hierna: TPTA) tussen VDML en Rhino, gedateerd 13 maart 2015, waarin staat dat VDML de Uniemerken en twee andere merken voor € 100,00 aan Rhino heeft verkocht. De TPTA bevat onder meer de volgende bepaling:
“RHINO may have the transfer of rights registered in the registers. RHINO does not have an obligation to register the transfer immediately. In case of legal problems with the transfer due to WIPO guidelines, RHINO may wait several years before registering the transfer within the respective registers.”
2.15.
De Engelse
solicitorvan TCA (hierna: Stockman), heeft het EUIPO bij e-mail van 8 september 2017 verzocht om de Unirmerken op naam van VDI te zetten. In deze e-mail staat onder meer het volgende:
solicitorvan TCA (hierna: Stockman), heeft het EUIPO bij e-mail van 8 september 2017 verzocht om de Unirmerken op naam van VDI te zetten. In deze e-mail staat onder meer het volgende:
“(…)
Under the debenture, VanDutch Marine Limited [VDML, vzr] granted TCA (…) a first fixed charge with full title guarantee and therefore, could not sell the Trade Marks without the consent of TCA (…). Therefore, the 2015 agreement [de TPTA, vzr], which has been appended to the transfer form submitted tot EU IPO on 6 September 2017, is
invalidand
cannot have transferred any good titlein the Trade Marks. We understand that Rhino (…) were aware that the Trade Marks were subject to the debenture. TCA (…) did not consent to any transfer of the Trade Marks.
invalidand
cannot have transferred any good titlein the Trade Marks. We understand that Rhino (…) were aware that the Trade Marks were subject to the debenture. TCA (…) did not consent to any transfer of the Trade Marks.
On 28 March 2017, TCA (…) enforced its security and appointed a Receiver to sell the intellectual property owned by VanDutch Marine Limited. (…) VanDutch Marine Limited (through the Receiver) entered into a Sale and Purchase Agreement where it agreed to sell the Intellectual Property to VanDutch Inc. [VDI, vzr] This Agreement was signed on 13 April 2017. (…) Pursuant to the agreements, VanDutch Marine Limited submitted an MM5 form to WIPO. The MM5 form was processed and the International Trademarks are in the name of the correct owner, VanDutch Inc. However, we were informed by WIPO that the MM5 form and transfer would be passed onto EUIPO who would reflect the transfer on the registry. This did not happen and has allowed Rhino (…) to register a transfer incorrectly even though Rhino (…) does not have any title to the Trade Marks (…)
We suspect that the transfer submitted by Rhino (…) is a dishonest attempt to misappropriate the Trade Marks. VanDutch Inc clearly has the title to the Trade Marks and the Trade Marks should be transferred into its name.
(…).”
Aan dit verzoek van TCA wilde het EUIPO niet voldoen zonder dat een rechter zich daarover had uitgesproken.
2.16.
VDI heeft daarop de Engelse rechter toestemming verzocht om een procedure tegen Rhino te mogen voeren, om een verklaring voor recht te verkrijgen dat de Uniemerken rechtsgeldig aan haar waren overgedragen. Nog vóór het uitbrengen van de dagvaarding in die procedure heeft zij die afgebroken, omdat Rhino gelijktijdig in de Verenigde Staten een procedure was gestart tegen scheepsbouwer Marquis, TCA en VDI, waarin de eigendom van de Uniemerken aan de orde was gesteld. Omdat die vordering in de VS op formele gronden werd afgewezen en de vraag wie de eigenaar van de Uniemerken is dus nog niet was beantwoord, heeft VDI de Engelse rechter nogmaals verzocht een procedure tegen Rhino te mogen starten. Zij heeft daar echter van afgezien toen nog vóór de betekening van de dagvaarding bleek dat de Uniemerken op 17 april 2019 waren doorgehaald bij het EUIPO. Het EUIPO had een verzoek op naam van Rhino ontvangen om de Uniemerken over te zetten op naam van een Luxemburgse vennootschap, Rhino Overseas Holding, op basis van een overeenkomst van 27 maart 2019 tussen die twee partijen. Vervolgens heeft Rhino Overseas Holding om doorhaling van de Uniemerken verzocht. Aan dat verzoek heeft het EUIPO voldaan.
2.17.
Bij verstekvonnis van 10 oktober 2018 heeft deze rechtbank Rhino uit hoofde van de garantstelling (zie onder 2.7) veroordeeld, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling aan [bedrijf] van in hoofdsom € 869.387,06, welk bedrag [bedrijf] stelt te vorderen te hebben van VDML. [bedrijf] heeft vervolgens executoriaal beslag gelegd, onder meer – met toestemming van de Spaanse rechter – op de Uniemerken. Dat beslag is geregistreerd in het Uniemerkenregister.
2.18.
Op 13 juni 2020 heeft VDH al haar activa, waaronder VANDUTCH woord- en beeldmerken, verkocht aan de Italiaanse scheepsbouwer Cantiere del Pardo S.p.A (hierna: Pardo) en zich verplicht om – kort gezegd – de productie en marketing van de bij die overeenkomst verkochte modellen jachten met onmiddellijke ingang te staken. Op het overzicht van overgedragen merkrechten staan de Uniemerken niet vermeld.
2.19.
Pardo heeft de VANDUTCH merkenportefeuille verder uitgebreid met Beneluxmerken.
2.20.
Op 27 maart 2021 heeft het EUIPO de Uniemerken laten herleven op naam van Rhino. Rhino had daartoe een procedure bij het EUIPO gevoerd, waarin zij stelde, onder overlegging van bewijsstukken, dat de verzoeken tot overdracht en later doorhaling van de Uniemerken frauduleus waren, dat Rhino Overseas Holding niet bestond en dat de overgelegde overeenkomst tussen Rhino en Rhino Overseas Holding een vervalsing was.
2.21.
Op 6 juli 2021 heeft Rhino het EUIPO verzocht de Uniemerken op naam van Vandutch Marine Corp., Inc. (hierna: VDM Wyoming) te zetten. Op 18 oktober 2021 heeft het EUIPO dat verzoek afgewezen “because the European Union trade mark has a pending preventative annotation (recordal T 020212265) blocking the subsequent entry in de Register of any transfer”. De genoemde
recordalbetrof een bericht van een Spaanse rechtbank.
recordalbetrof een bericht van een Spaanse rechtbank.
2.22.
Rhino heeft op 30 november 2021 verzet ingesteld tegen het verstekvonnis (zie 2.17). Hangende de verzetprocedure is [bedrijf] overgegaan tot tenuitvoerlegging van het verstekvonnis en de organisatie van een executieveiling. Bij vonnis in verzet van 13 juli 2022 heeft deze rechtbank de aansprakelijkheid van Rhino bij vonnis van 13 juli 2022 beperkt tot € 36.052,87. Dat bedrag is door Rhino aan [bedrijf] voldaan en de executieveiling is uiteindelijk niet doorgegaan. [bedrijf] heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis in verzet. Dat hoger beroep loopt nog.
2.23.
Rhino is in Italië een inbreukprocedure tegen Pardo gestart, in kort geding. De Italiaanse voorzieningenrechter heeft de vordering van Rhino op 1 augustus 2022 afgewezen, omdat – kort gezegd – voorshands onvoldoende aannemelijk was dat Rhino eigenaar van de Uniemerken is. Die beslissing is op 10 september 2022 in hoger beroep bekrachtigd.
2.24.
Rhino heeft op 24 augustus 2022 bij de rechtbank Midden-Nederland opheffing van het beslag op de Uniemerken gevorderd, stellend dat het beslag nog niet was opgeheven hoewel zij aan de veroordeling had voldaan. [bedrijf] had aanvankelijk de bedoeling om de Uniemerken in reconventie op te eisen, op basis van twee akten van cessie waarbij VDI de merken had gecedeerd aan VDH en VDH de merken had gecedeerd aan [bedrijf] . Van het instellen van een eis in reconventie heeft [bedrijf] uiteindelijk afgezien, omdat aan de akte van cessie VDI-VDH een gebrek kleefde. Daarop staat namelijk de handtekening van Van der [naam 4] , terwijl die heeft verklaard de akte van cessie niet te hebben getekend.
2.25.
Rhino heeft (ook) de Spaanse rechter verzocht het beslag op de Uniemerken op te heffen. De bevoegde rechtbank in Alicante heeft het beslag opgeheven. Rhino heeft het EUIPO op 13 september 2023 verzocht het beslag op de Uniemerken uit de registers te verwijderen. Dat was op de dag van de mondelinge behandeling in dit kort geding nog niet gebeurd.
2.26.
Naast de Italiaanse procedure is Rhino op basis van de Uniemerken nietigheidsacties gestart bij het BBIE tegen twee VANDUTCH Beneluxmerken. Om doorhaling van die merken te voorkomen, heeft Pardo een termijn gekregen om een gerechtelijk oordeel te verkrijgen over wie eigenaar is van de Uniemerken. Bij dagvaarding van 6 februari 2023 is VDH bij deze rechtbank een bodemprocedure tegen Rhino gestart waarin zij vraagt voor recht te verklaren dat VDH de eigenaar is van die rechten. VDH heeft ook een incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening op de voet van artikel 223 Rv ingesteld, kort gezegd een verbod tot overdracht van de Uniemerken aan VDM Wyoming of een andere derde. Op die incidentele vordering is ook nog niet beslist. Rhino heeft in die procedure ook een bevoegdheidsincident opgeworpen. In dat incident is een mondelinge behandeling bepaald op 15 februari 2024.
2.27.
Op 28 juni 2023 heeft Rhino het EUIPO verzocht de overdracht van de Uniemerken aan Key Asset in te schrijven. Zij heeft dat verzoek in de aanloop naar dit kort geding in de wacht laten zetten met de volgende instructie aan het EUIPO:
“The recordal of our request for transfer of the two marks filed on June 27, 2023 should be SUSPENDED until further notice from us. (…).”
3.Het geschil
3.1.
VDH vordert, kort gezegd:
primair
( i) Rhino te bevelen de Uniemerken aan haar over te dragen, met bepaling dat dit vonnis zo nodig in de plaats treedt van het verzoek van Rhino aan het EUIPO om de tenaamstelling van de Uniemerken overeenkomstig te wijzigen;
subsidiair
( ii) Rhino te verbieden om de Uniemerken aan een derde over te dragen of het EUIPO te verzoeken de merken op naam van Key Asset of een derde te laten registreren;
primair en subsidiair
- iii) Rhino te veroordelen tot betaling van een dwangsom voor iedere overtreding van het onder (i) en (ii) gevorderde; en
- iv) Rhino te veroordelen in de proceskosten.
Voorwaardelijk, als Key Asset ten tijde van dit vonnis bij het EUIPO is geregistreerd als houder van de Uniemerken, vordert VDH:
primair
( v) Key Asset te bevelen de Uniemerken aan haar over te dragen, met bepaling dat dit vonnis zo nodig in de plaats treedt van het verzoek van Key Asset aan het EUIPO om de tenaamstelling van de Uniemerken overeenkomstig te wijzigen;
subsidiair
- vi) Key Asset te bevelen de Uniemerken over te dragen aan Rhino, met bepaling dat dit vonnis zo nodig in de plaats treedt van het verzoek van Key Asset aan het EUIPO om de tenaamstelling van de Uniemerken overeenkomstig te wijzigen;
- vii) Rhino te verbieden om de Uniemerken aan een derde over te dragen of het EUIPO te verzoeken de Uniemerken op naam van een derde te laten registreren;
meer subsidiair
( viii) Key Asset te verbieden om de Uniemerken aan een derde over te dragen of het EUIPO te verzoeken de Uniemerken op naam van een derde te laten registreren;
primair en (meer) subsidiair
- ix) Key Asset en Rhino te veroordelen tot betaling van een dwangsom voor elke overtreding van het onder v t/m viii gevorderde;
- x) Key Asset en Rhino te veroordelen in de proceskosten.
3.2.
Ter toelichting op haar vordering stelt VDH, kort gezegd, dat zij na de misgelopen samenwerking met VDML de controle wilde krijgen over alle VANDUTCH merkrechten die op naam van VDML stonden. VDI heeft die merkrechten in 2017 gekocht van VDML en vervolgens aan VDH overgedragen. Door een fout van de advocaat van TCA is de wijziging van de tenaamstelling bij het EUIPO niet geregistreerd. Daar kwam TCA pas achter toen zij bericht van het EUIPO kreeg dat de Uniemerken van VDML waren overgezet op naam van Rhino. VDH heeft stappen gezet om een rechterlijk oordeel te verkrijgen dat zij de rechthebbende op die merken is, maar dat was uiteindelijk telkens niet nodig, eerst omdat Rhino zelf al een procedure daartoe was gestart bij de Amerikaanse rechter, en later omdat de Uniemerken bleken te zijn doorgehaald bij het EUIPO. VDH dacht dat daarmee de kous af was. Om die reden zijn de Uniemerken ook niet meegenomen bij de verkoop van haar intellectuele eigendom aan Pardo. De verbazing van VDH was groot toen Rhino na de overdracht aan Pardo de Uniemerken deed herleven en een inbreukprocedure startte tegen Pardo. VDH heeft zich jegens Pardo gecommitteerd om de Uniemerken weer onder zich te krijgen en door te leveren aan Pardo.
3.3.
Rhino voert verweer, dat er in de kern genomen op neerkomt dat zij al sinds 2007 eigenaar is van de Uniemerken. Dat blijkt volgens haar uit verschillende stukken, waarop bij de beoordeling zal worden ingegaan. Volgens Rhino probeert VDH de Uniemerken van haar te kapen. Die poging moet volgens Rhino stranden omdat VDH haar eigendomsaanspraak niet kan baseren op de transactie VDML – VDI – VDH uit 2017. De overeenkomst tussen VDI en VDH is namelijk niet rechtsgeldig gesloten. Als die overeenkomst al rechtsgeldig zou zijn, dan nog vallen de Uniemerken volgens Rhino niet onder het bereik van die overeenkomst, omdat ze niet staan vermeld op Schedule 1 bij de intentieovereenkomst, waarin de merkrechten zijn opgesomd waar het om gaat. De eigendomspretentie van VDH is volgens Rhino ook niet te rijmen met het feit dat tot aan de dagvaarding in de bodemprocedure VDI zich steeds als eigenaar van de Uniemerken presenteerde, en ook als zodanig werd aangemerkt door VDH. Ook valt niet in te zien waarom VDH het heeft laten aankomen op een executieveiling (door [bedrijf] ) als zij daadwerkelijk eigenaar van de Uniemerken zou zijn (zie 2.22).
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
Rechtsmacht
4.1.
Voor alle weren heeft Rhino zich beroepen op onbevoegdheid van de Nederlandse rechter. Uitgangspunt is dat een zaak dient te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de gedaagde, maar het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) – dat hier van toepassing is, nu Rhino in Panama is gevestigd – bevat een aantal aanvullende bevoegdheidsregels, waaronder die van artikel 8 Rv, over gevallen waarin een forumkeuze is gedaan, en artikel 6 sub e Rv, dat bevoegdheid schept voor gevallen van onrechtmatig handelen.
4.2.
De stelling van Rhino dat de rechter van Engeland dan wel Wales exclusief bevoegd is om kennis te nemen van het geschil omdat verschillende, door haar nader aangeduide overeenkomsten forumbedingen bevatten waarin die rechter(s) als bevoegde rechter is aangewezen, gaat niet op. De genoemde overeenkomsten gelden namelijk niet tussen partijen. Belangrijker is evenwel dat VDH haar vorderingen niet baseert op enige overeenkomst, maar op onrechtmatige daad, bestaande uit schending van haar eigendomsrechten.
4.3.
Anders dan Rhino meent, hoeft niet vast te staan dat VDH eigenaresse is van de Uniemerken, om rechtsmacht te kunnen aannemen. In de fase van het onderzoek naar de rechtsmacht mag de rechter in beginsel uitgaan van de stellingen van de eisende partij, en daarbij mede betrekken de betwisting door de gedaagde partij. Ook als onduidelijk is wie eigenaar is van Uniemerken kan de voorzieningenrechter een bewarende maatregel treffen. Niet evident is in ieder geval dat VDH géén eigenaar is van de merkrechten, ook niet na kennisneming van het verweer van Rhino.
4.4.
Op grond van artikel 6 sub e Rv heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht in zaken betreffende verbintenissen uit onrechtmatige daad, als het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan. Onder de plaats waar het schadebrengende feit zich voordoet, valt mede het
Erfolgsort, ofwel de plaats waar de schade is ingetreden. Voorshands is aannemelijk dat VDH meer dan uitsluitend financiële schade lijdt door het gestelde onrechtmatig handelen door Rhino. VDH, gevestigd in Nederland, kan de merkrechten namelijk niet gebruiken zoals haar goeddunkt zolang die op naam van Rhino Overseas of Key Asset staan. Onder dat gebruik valt ook het overdragen van de merkrechten aan Pardo, waaraan zij zich heeft gecommitteerd. Dat geldt ook als VDH ingevolge afspraken met Pardo in liquidatie zal gaan zodra die rechten aan Pardo zijn overgedragen. Vanuit Nederland spant VDH zich al een tijd in om de merkrechten weer op haar naam te krijgen en alle kosten daarvoor maakt VDH in Nederland. Dat is voldoende om rechtsmacht van de Nederlandse rechter aan te nemen op artikel 6 sub e Rv.
Erfolgsort, ofwel de plaats waar de schade is ingetreden. Voorshands is aannemelijk dat VDH meer dan uitsluitend financiële schade lijdt door het gestelde onrechtmatig handelen door Rhino. VDH, gevestigd in Nederland, kan de merkrechten namelijk niet gebruiken zoals haar goeddunkt zolang die op naam van Rhino Overseas of Key Asset staan. Onder dat gebruik valt ook het overdragen van de merkrechten aan Pardo, waaraan zij zich heeft gecommitteerd. Dat geldt ook als VDH ingevolge afspraken met Pardo in liquidatie zal gaan zodra die rechten aan Pardo zijn overgedragen. Vanuit Nederland spant VDH zich al een tijd in om de merkrechten weer op haar naam te krijgen en alle kosten daarvoor maakt VDH in Nederland. Dat is voldoende om rechtsmacht van de Nederlandse rechter aan te nemen op artikel 6 sub e Rv.
Inzet van dit kort geding en spoedeisend belang
4.5.
In dit kort geding gaat het erom of ten behoeve van VDH bewarende maatregelen moeten worden getroffen zolang nog geen uitspraak is gedaan in de door haar bij deze rechtbank gestarte bodemprocedure. Beide partijen stellen eigenaar te zijn van de Uniemerken die in het register van het EUIPO op naam van Rhino staan. Op de incidentele vordering van VDH is namelijk nog niet beslist en Rhino wil de Uniemerken aan een ander overdragen. Naar verwachting is het een kwestie van tijd voordat het beslag op de Uniemerken worden doorgehaald (zie 2.27), waarmee de weg voor overdracht van de Uniemerken weer open komt te liggen. De instructie van Rhino aan het EUIPO om de overdracht tot nader order (
“until further notice”, zie onder 2.27) te schorsen, biedt VDH onvoldoende zekerheid om ervan uit te kunnen gaan dat de Uniemerken nog op haar naam zullen staan tegen de tijd dat de bodemrechter uitspraak doet. Daarmee is het spoedeisend belang van VDH bij haar vorderingen gegeven. De omstandigheid dat [bedrijf] is overgegaan tot tenuitvoerlegging van het verstekvonnis en de organisatie van een executieveiling, maakt – anders dan Rhino stelt – niet dat VDH ‘kennelijk’ geen belangstelling meer heeft voor de Uniemerken (en dus geen belang heeft bij haar vorderingen). Ter zitting is hiervoor de plausibele verklaring gegeven dat de gedachte was dat Pardo de Uniemerken dan via die executieveiling zou kunnen verkrijgen (tegen betaling).
“until further notice”, zie onder 2.27) te schorsen, biedt VDH onvoldoende zekerheid om ervan uit te kunnen gaan dat de Uniemerken nog op haar naam zullen staan tegen de tijd dat de bodemrechter uitspraak doet. Daarmee is het spoedeisend belang van VDH bij haar vorderingen gegeven. De omstandigheid dat [bedrijf] is overgegaan tot tenuitvoerlegging van het verstekvonnis en de organisatie van een executieveiling, maakt – anders dan Rhino stelt – niet dat VDH ‘kennelijk’ geen belangstelling meer heeft voor de Uniemerken (en dus geen belang heeft bij haar vorderingen). Ter zitting is hiervoor de plausibele verklaring gegeven dat de gedachte was dat Pardo de Uniemerken dan via die executieveiling zou kunnen verkrijgen (tegen betaling).
Waarop baseert Rhino haar aanspraak op eigendom van de Uniemerken?
4.6.
De oudste overeenkomst waarbij VDML de Uniemerken heeft verkocht, is de TPTA, die is gesloten met Rhino. Die overeenkomst heeft 13 maart 2015 als datum. De lening bij TCA was toen al afgesloten en VDML mocht geen activa verkopen zonder toestemming van TCA. De
debenturewas geregistreerd in de openbare registers en Rhino komt daarom (naar Engels recht) geen beroep op verkrijging te goeder trouw toe. Voorshands is dan ook niet aannemelijk dat de eigendom van de Uniemerken met de TPTA op Rhino is overgegaan. Dat de Uniemerken na de transactie met VDI op naam van VDML zijn blijven staan, maakt dat niet anders. Het lijkt erop dat de overdracht aan VDI per abuis niet is doorgevoerd in de registers van het EUIPO, zoals ook staat in de brief van de
solicitorvan TCA (zie 2.15).
debenturewas geregistreerd in de openbare registers en Rhino komt daarom (naar Engels recht) geen beroep op verkrijging te goeder trouw toe. Voorshands is dan ook niet aannemelijk dat de eigendom van de Uniemerken met de TPTA op Rhino is overgegaan. Dat de Uniemerken na de transactie met VDI op naam van VDML zijn blijven staan, maakt dat niet anders. Het lijkt erop dat de overdracht aan VDI per abuis niet is doorgevoerd in de registers van het EUIPO, zoals ook staat in de brief van de
solicitorvan TCA (zie 2.15).
4.7.
Er zijn ook nog andere vraagtekens te plaatsen bij de TPTA. Een koopsom van € 100,00 lijkt, zoals VDH terecht aanvoert, namelijk niet reëel voor de Uniemerken. Ook de bepaling dat Rhino de overname van de Uniemerken pas na twee jaar zou hoeven door te voeren in het register van het EUIPO, is nogal ongebruikelijk. Een merkgerechtigde zal zijn merk doorgaans meteen willen en ook moeten gebruiken om te voorkomen dat het verzwakt. Niet uitgesloten kan dan ook worden dat de overeenkomst is geantedateerd, zoals VDH vermoedt.
4.8.
Er is ook anderszins aanleiding om de eigendomsaanspraak van Rhino kritisch tegen het licht te houden. VDH stelt, onder verwijzing naar stukken in het procesdossier, dat onderzoek naar Rhino haar het volgende heeft geleerd. De eerste bestuurders van Rhino waren [naam 5] , [naam 6] en [naam 7] . Over [naam 5] is naar aanleiding van de “Pandora Papers” een artikel verschenen van Investico met als titel “De man die miljoenen verstopt”. In het Panamese handelsregister staat [naam 5] bij 818, en [naam 6] bij 471 ondernemingen als bestuurder geregistreerd. [naam 7] heeft 32.528 bestuurs-vermeldingen op zijn naam staan in het Panamese handelsregister. [naam 5] , [naam 6] en [naam 7] zijn volgens dat register voor het laatst op 21 mei 2020 vervangen door [naam 8] (
presidente), [naam 9] (
secretario) en [naam 10] (
tesorero). [naam 8] staat bij 4.931 Panamese bedrijven ingeschreven als bestuurder, waarvan 2.133 keer als bestuursvoorzitter. In de registers staan geen e-mailadressen of werkende telefoonnummers van Rhino. Contactgegevens van de huidige bestuurders zijn evenmin te vinden, ook niet via Google. Op het telefoonnummer van Rhino dat op internet te vinden is, wordt niet gereageerd. Rhino heeft dat allemaal niet weersproken. Bovendien heeft Rhino op geen enkele wijze aangetoond dat zij gebruik heeft gemaakt van de Uniemerken sinds zij die zou hebben verkregen. Zij heeft ter zitting wel gesteld, in antwoord op een vraag van de voorzieningenrechter, dat zij daadwerkelijk activiteiten verricht, namelijk het exploiteren van de Uniemerken door het sluiten van productieovereenkomsten met scheepswerven, maar dat is voorshands (gezien het voorgaande en haar doelomschrijving, zie 2.2) niet aannemelijk.
presidente), [naam 9] (
secretario) en [naam 10] (
tesorero). [naam 8] staat bij 4.931 Panamese bedrijven ingeschreven als bestuurder, waarvan 2.133 keer als bestuursvoorzitter. In de registers staan geen e-mailadressen of werkende telefoonnummers van Rhino. Contactgegevens van de huidige bestuurders zijn evenmin te vinden, ook niet via Google. Op het telefoonnummer van Rhino dat op internet te vinden is, wordt niet gereageerd. Rhino heeft dat allemaal niet weersproken. Bovendien heeft Rhino op geen enkele wijze aangetoond dat zij gebruik heeft gemaakt van de Uniemerken sinds zij die zou hebben verkregen. Zij heeft ter zitting wel gesteld, in antwoord op een vraag van de voorzieningenrechter, dat zij daadwerkelijk activiteiten verricht, namelijk het exploiteren van de Uniemerken door het sluiten van productieovereenkomsten met scheepswerven, maar dat is voorshands (gezien het voorgaande en haar doelomschrijving, zie 2.2) niet aannemelijk.
4.9.
Daar komt bij dat [naam 2] en [naam 3] in Engeland zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden wegens minachting van het hof, omdat zij niet hadden voldaan aan een bevel om gegevens omtrent financiën, transacties en activa over te legen in een procedure die door een andere schuldeiser was gestart tegen onder meer VDML, [naam 2] en [naam 3] . De voorwaardelijk straf is in maart 2018 omgezet in een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Omdat [naam 2] en [naam 3] voor de Britse justitie op de vlucht zijn, is een arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd, aldus VDH. Rhino heeft ook dit alles niet weersproken.
4.10.
VDH heeft verder via de website https://wyomingcompany.com uitgezocht dat Key Asset op 6 oktober 2022 als
aged shelf company(plankvennootschap) te koop is aangeboden en op 19 december 2022 is verkocht. De enige onderneming met die naam is niet gevestigd in Florida, zoals staat vermeld op het verzoek aan het EUIPO om de Uniemerken op haar naam te zetten, maar in de staat Wyoming. Blijkens het uittreksel van Key Asset uit het handelsregister, is haar adres van inschrijving hetzelfde als dat waarop VDM Wyoming tot voor kort stond ingeschreven. De stukken waaruit dit allemaal blijkt, zitten in het dossier. Dit wekt de indruk dat er van alles verhuld wordt.
aged shelf company(plankvennootschap) te koop is aangeboden en op 19 december 2022 is verkocht. De enige onderneming met die naam is niet gevestigd in Florida, zoals staat vermeld op het verzoek aan het EUIPO om de Uniemerken op haar naam te zetten, maar in de staat Wyoming. Blijkens het uittreksel van Key Asset uit het handelsregister, is haar adres van inschrijving hetzelfde als dat waarop VDM Wyoming tot voor kort stond ingeschreven. De stukken waaruit dit allemaal blijkt, zitten in het dossier. Dit wekt de indruk dat er van alles verhuld wordt.
4.11.
Rhino beroept zich, afgezien van de TPTA, op een samenraapsel van feiten en omstandigheden waaruit volgens haar kan worden afgeleid dat zij eigenaar is van de Uniemerken. Een groot deel van de stukken waarop zij zich beroept dateert echter van vóór de eerste registratie van de Uniemerken in 2014 (zie 2.4) en in die stukken is bovendien niets opgenomen over toekomstige intellectuele eigendomsrechten. Het gaat dan om de Agency Agreement en de Nominee Agreement die tussen haar en VDML zijn gesloten, de productieovereenkomst tussen VDML en Marquis, en een vergelijkbare productieovereenkomst met S2, een voorganger van Marquis. In een door Rhino aangehaalde e-mail van Marquis staat alleen als standpunt van Marquis vermeld, dat voor TCA niet duidelijk was welke activa van VDML nou precies tot zekerheid waren gesteld. Daaruit kan geen eigendomsrecht van Rhino worden afgeleid. Datzelfde geldt voor het voorlopige verbod dat de Amerikaanse rechter had uitgesproken op de openbare verkoop door Marquis van intellectueel eigendom van VDML, en voor de beslissing van het EUIPO om de Uniemerken weer op naam van Rhino te laten herleven. Overigens heeft Rhino ook niet toegelicht waarom zij het nodig vond de Uniemerken in 2015 van VDML te kopen door middel van de TPTA, als zij meent dat zij al vanaf 2007 eigenaar van die merken is. Maar wat daar ook van zij, voorshands is niet aannemelijk dat Rhino recht heeft op de Uniemerken.
Waarop baseert VDH haar aanspraak op de eigendom van de Uniemerken?
4.12.
De vervolgvraag die ter beantwoording voorligt, is of VDH eigenaar van die merken is. In de
debentureheeft VDML al haar intellectuele eigendom in zekerheid gegeven aan TCA (zie 2.6). De Uniemerken zijn in die overeenkomst niet uitgezonderd. Voorshands is dan ook aannemelijk dat TCA die mocht uitwinnen. In de appendix bij de intentieovereenkomst die is gesloten tussen TCA en VDI staan de Uniemerken weliswaar niet vermeld (zie 2.10), zoals Rhino heeft aangevoerd, maar die staan wel expliciet vermeld in de uiteindelijk gesloten koopovereenkomst (zie 2.12). Vooralsnog is er geen reden om eraan te twijfelen dat de Uniemerken rechtsgeldig van VDML naar VDI zijn overgegaan.
debentureheeft VDML al haar intellectuele eigendom in zekerheid gegeven aan TCA (zie 2.6). De Uniemerken zijn in die overeenkomst niet uitgezonderd. Voorshands is dan ook aannemelijk dat TCA die mocht uitwinnen. In de appendix bij de intentieovereenkomst die is gesloten tussen TCA en VDI staan de Uniemerken weliswaar niet vermeld (zie 2.10), zoals Rhino heeft aangevoerd, maar die staan wel expliciet vermeld in de uiteindelijk gesloten koopovereenkomst (zie 2.12). Vooralsnog is er geen reden om eraan te twijfelen dat de Uniemerken rechtsgeldig van VDML naar VDI zijn overgegaan.
4.13.
Of de merken vervolgens bij VDH terecht zijn gekomen, is minder duidelijk. In de in 2017 tussen VDI en VDH gesloten overeenkomst (zie 2.11) staat dat de merkrechten
zullenworden overgedragen (“the ownership
willimmediately be transferred”) zodra VDI die heeft verkregen. Deze bewoordingen duiden voorshands niet op een levering bij voorbaat, zoals VDH stelt, maar eerder op een levering onder (opschortende) voorwaarde. Een akte waarbij de Uniemerken aan VDH zijn geleverd nadat die aan VDI waren geleverd, ontbreekt echter. VDH heeft betoogd dat zij en VDI de overeenkomst als akte van levering zagen. VDH heeft echter ook gesteld, in antwoord op het verweer van Rhino dat VDH zich met het uitbrengen van de dagvaarding in de bodemprocedure voor deze rechtbank voor het eerst als rechthebbende op de Uniemerken presenteert, dat de merkregistraties op grond van afspraken tussen VDH en VDI op naam van VDI zijn blijven staan totdat de volledige koopsom voor die merken was betaald door VDH. De laatste termijn van de koopsom is betaald op 25 april 2019, waarna de Uniemerken aan haar zijn overgedragen, aldus VDH. Dat zou verklaren waarom VDI zich tot dat moment telkens presenteerde als eigenaar van de Uniemerken – waar Rhino een punt van heeft gemaakt – maar neemt niet weg dat de overdracht aan VDH door middel van de overeenkomst van 23 maart 2017 op het eerste gezicht niet zonder meer sluitend lijkt. VDH erkent dat [naam 4] de latere akte van cessie niet zelf heeft ondertekend, zodat de eigendom niet op die akte kan worden gebaseerd, zoals Rhino terecht heeft aangevoerd. Het is echter de vraag of die cessie nog nodig was. De overeenkomst uit 2017 betreft immers een overeenkomst tussen VDI en VDH en dan lijkt vooral van belang hoe deze beide partijen de overeenkomst hebben bedoeld (en niet hoe derden die lezen). Of de Uniemerken inderdaad aan VDH zijn overgedragen en of VDH thans inderdaad rechthebbende is op de Uniemerken (wat kennelijk wel de bedoeling van partijen was), zal kunnen en moeten worden uitgezocht in de lopende bodemprocedure.
zullenworden overgedragen (“the ownership
willimmediately be transferred”) zodra VDI die heeft verkregen. Deze bewoordingen duiden voorshands niet op een levering bij voorbaat, zoals VDH stelt, maar eerder op een levering onder (opschortende) voorwaarde. Een akte waarbij de Uniemerken aan VDH zijn geleverd nadat die aan VDI waren geleverd, ontbreekt echter. VDH heeft betoogd dat zij en VDI de overeenkomst als akte van levering zagen. VDH heeft echter ook gesteld, in antwoord op het verweer van Rhino dat VDH zich met het uitbrengen van de dagvaarding in de bodemprocedure voor deze rechtbank voor het eerst als rechthebbende op de Uniemerken presenteert, dat de merkregistraties op grond van afspraken tussen VDH en VDI op naam van VDI zijn blijven staan totdat de volledige koopsom voor die merken was betaald door VDH. De laatste termijn van de koopsom is betaald op 25 april 2019, waarna de Uniemerken aan haar zijn overgedragen, aldus VDH. Dat zou verklaren waarom VDI zich tot dat moment telkens presenteerde als eigenaar van de Uniemerken – waar Rhino een punt van heeft gemaakt – maar neemt niet weg dat de overdracht aan VDH door middel van de overeenkomst van 23 maart 2017 op het eerste gezicht niet zonder meer sluitend lijkt. VDH erkent dat [naam 4] de latere akte van cessie niet zelf heeft ondertekend, zodat de eigendom niet op die akte kan worden gebaseerd, zoals Rhino terecht heeft aangevoerd. Het is echter de vraag of die cessie nog nodig was. De overeenkomst uit 2017 betreft immers een overeenkomst tussen VDI en VDH en dan lijkt vooral van belang hoe deze beide partijen de overeenkomst hebben bedoeld (en niet hoe derden die lezen). Of de Uniemerken inderdaad aan VDH zijn overgedragen en of VDH thans inderdaad rechthebbende is op de Uniemerken (wat kennelijk wel de bedoeling van partijen was), zal kunnen en moeten worden uitgezocht in de lopende bodemprocedure.
Vordering verjaard?
4.14.
Het laatste verweer van Rhino, dat de vordering van VDH is verjaard, gaat niet op. Het gaat in dit geval om een (vermeende) onrechtmatige daad die voortduurt, iedere dag weer. Hierdoor begint keer op keer de verjaringstermijn van vijf jaar te lopen, zodat de schadevordering niet verjaart (zie Hoge Raad 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:677). Wel kan die slechts betrekking hebben op de periode tot vijf jaar geleden.
Conclusie
4.15.
Of de Uniemerken rechtsgeldig zijn overgedragen aan VDH vergt een onderzoek naar de feiten, waarvoor het kort geding zich niet leent. In ieder geval is de vordering van VDH in die procedure niet kansloos. Voorkomen moet worden dat zij achter het net vist als zij in de bodemprocedure gelijk krijgt. Rhino heeft geen concreet belang gesteld waarom zij de Uniemerken zou moeten kunnen overdragen aan Key Asset (of een andere partij). Een bewarende maatregel jegens Rhino waarmee de huidige situatie wordt bevroren in afwachting van de beslissing van de bevoegde rechter over wie rechthebbende is op de Uniemerken (in de aanhangige bodemprocedure of anderszins) is dan ook op zijn plaats.
Key Asset
4.16.
De deurwaarder heeft in de dagvaarding verklaard de volgende handelingen te hebben verricht om Key Asset in kennis te stellen van dit kort geding en de inhoud van de dagvaarding:
Hij heeft op 15 augustus 2023 de dagvaarding betekend aan het parket van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie van de rechtbank Amsterdam met het verzoek om het exploot te betekenen in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 6 van het Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken vaan 15 november 1965, of, indien dit niet mogelijk is, per aangetekende post naar het kantoor van Key Asset in overeenstemming met de wetgeving van de Verenigde Staten;
Hij heeft de ambtenaar van het Openbaar Ministerie verzocht een afschrift van het exploot en de vertaling in de Engelse taal overeenkomstig artikel 3 tot en met 6 van het Haags Betekeningsverdrag eenvoudig te doen afgeven dan wel, indien dat niet mogelijk is, te laten betekenen of daarvan kennis te doen geven met inachtneming van de vormen die zijn voorgeschreven door het recht van de Staat waarin het adres van Key Asset is gelegen.
Hij heeft USD 95,00 betaald aan ABC Legal (Seattle, Washington, Verenigde Staten van Amerika) in overeenstemming met de wetgeving in verband met de betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in de Verenigde Staten, zoals van kracht sinds 1 juni 2003;
Hij heeft een afschrift van de dagvaarding en de vertaling in het Engels onverwijld per aangetekende post/koerier naar het adres van Key Asset gestuurd;
Hij heeft, complementair aan de route via het parket van het Openbaar Ministerie ex artikel 55 Rv, ook rechtstreeks een betekeningsopdracht verstrekt aan ABC Legal en daartoe USD 95,00 betaald, in overeenstemming met de wetgeving genoemd onder c; en
Hij heeft – voor het geval mocht blijken dat het adres van Key Asset onjuist is en Key Asset zonder bekend vestigingsadres binnen en buiten Nederland is – conform artikel 54 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een openbaar exploot uitgebracht bij het arrondissementsparket van het Openbaar Ministerie Amsterdam, waarvan zo spoedig mogelijk een uittreksel bekend zal worden gemaakt in de Staatscourant.
4.17.
De publicatie in de Staatscourant is niet overgelegd, maar onder deze omstandigheden wordt geoordeeld dat VDH redelijkerwijs alles heeft gedaan om Key Asset tijdig in kennis te stellen van dit kort geding en dat Key Asset hiervan zo tijdig op de hoogte was of had kunnen zijn dat zij in de gelegenheid was ter zitting verweer te voeren. Tegen Key Asset zal dan ook verstek worden verleend.
Waar leidt dit allemaal toe?
4.18.
Het petitum van de dagvaarding maakt onderscheid tussen het scenario dat de Uniemerken ten tijde van de datum waarop dit vonnis wordt gewezen nog op naam van Rhino staan, en het scenario dat de Uniemerken zijn overgedragen aan Key Asset, welke mogelijkheid voorshands niet kan worden uitgesloten.
4.19.
Voor beide scenario’s geldt dat de primaire vordering, om de Uniemerken over te dragen aan VDH, niet op zijn plaats is omdat in dit kort geding niet kan worden beoordeeld of VDH inderdaad rechthebbende is op die merken en bovendien verder strekt dan nodig is om de eventuele rechten van VDH veilig te stellen.
4.20.
De subsidiaire vorderingen zullen wel worden toegewezen. Voor het geval de Uniemerken op naam van Rhino staan (of weer komen te staan), wordt de subsidiaire vordering passend geacht, en deze zal worden toegewezen, op straffe van een dwangsom, zoals gevorderd. Voor het geval die op naam van Key Asset zijn gezet, komen de subsidiaire vorderingen niet ongegrond of onrechtmatig voor. Een termijn van drie werkdagen komt redelijk voor, en een dwangsom is niet nodig, omdat met toewijzing van de vorderingen de mogelijkheid van reële executie bestaat. De te treffen voorzieningen zullen gelden totdat in rechte is vastgesteld wie eigenaar is van de Uniemerken.
4.21.
In het geval dat de Uniemerken op de vonnisdatum nog door Rhino worden gehouden, zal Rhino als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van VDH worden veroordeeld. In dat geval wordt VDH veroordeeld in de proceskosten van Key Asset, begroot op nihil.
4.22.
In het geval de merkrechten op de vonnisdatum door Key Asset worden gehouden, zullen Rhino en Key Asset als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van VDH.
4.23.
Er zijn geen stukken overgelegd waaruit blijkt van betaling van kosten voor de betekening van de dagvaarding. De kosten aan de zijde van VDH worden daarom begroot op:
- griffierecht € 676,00
- salaris advocaat
1.079,00
1.079,00
Totaal € 1.755,00
5.De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
verleent verstek tegen Key Asset,
indien de Uniemerken op de vonnisdatum nog op naam van Rhino staan:
5.2.
verbiedt Rhino om de Uniemerken over te dragen aan Key Asset of een andere derde, het EUIPO te verzoeken de Uniemerken te registreren op naam van Key Asset of een andere derde, of mee te werken aan verzoeken daartoe, totdat in rechte is vastgesteld wie eigenaar is van de Uniemerken,
5.3.
veroordeelt Rhino tot betaling van een dwangsom van € 100.000,00 ineens als zij een of meer van de verboden genoemd onder 5.2 overtreedt, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 10 miljoen,
5.4.
veroordeelt Rhino in de proceskosten, aan de zijde van VDH tot op heden begroot op € 1.755,00,
5.5.
veroordeelt VDH in de proceskosten van Key Asset, tot op heden begroot op nihil,
indien de Uniemerken op de vonnisdatum op naam van Key Asset staan:
5.6.
beveelt Key Asset om de Uniemerken binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis over te dragen aan Rhino,
5.7.
bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van het verzoek van Key Asset aan het EUIPO om de Uniemerken weer op naam van Rhino te zetten (als bedoeld in artikel 3:300 lid 1 BW), als Key Asset niet voldoet aan het bevel dat is uitgesproken onder 5.6,
5.8.
verbiedt Rhino om de Uniemerken – nadat die op de voet van 5.6 of 5.7 aan haar zijn overgedragen – aan een derde over te dragen, het EUIPO te verzoeken de merken op naam van een derde te laten registreren, of mee te werken aan verzoeken daartoe, totdat in rechte is vastgesteld wie eigenaar is van de Uniemerken,
5.9.
veroordeelt Rhino tot betaling van een dwangsom van € 100.000,00 ineens als zij een of meer van de verboden genoemd onder 5.8 overtreedt, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 10 miljoen,
5.10.
veroordeelt Rhino en Key Asset in de proceskosten, aan de zijde van VDH tot op heden begroot op € 1.755,00,
in beide gevallen
5.11.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.12.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Dudok van Heel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 11 oktober 2023. [1]