Uitspraak
RECHTBANK AMSTERDAM
1.[eiser] ,
1.De procedure
Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.
[naam 2] , eigenaar van eiseressen sub 3 en 4 en [naam 3] , cfo van eiseres sub 3, met mr. Ribbert en mr. Van Wengen;
aan de zijde van PPG: [naam 4] , sales manager, [naam 5] , marketing directeur,
[naam 6] , head of legal, en [naam 7] , general manager, met mr. Rieger-Jansen en mr. Dorenbosch.
Na verder debat is vonnis bepaald op 31 mei 2023.
2.De feiten
SHADES BY ERIC KUSTER in de klassen 2, 16 en 40 (kort gezegd verven, aanverwante artikelen en diensten met betrekking tot het mengen van verf).
SHADES By in de klassen 2 en 16.
- de merkinbreuk te staken;
- een overzicht te verstrekken van alle afnemers van verfmengmachines van PPG;
- een overzicht te verstrekken van alle verkochte verf die is voorzien van het inbreukmakende teken en van de daarmee behaalde winst;
- op haar websites www.ppg.com en op www.sigma.nl een rectificatie te plaatsen;
- een brief te sturen naar al haar afnemers; en
- een vergoeding van € 2.000,- te betalen voor de gemaakte buitengerechtelijke kosten.
Laat ik voorop stellen dat PPG deze zaak betreurt en het graag op een redelijke manier wil oplossen. Hoewel kleuren an sich niet te monopoliseren zijn en er strikt genomen wellicht ruimte is om te verwijzen naar een collectie van een derde als de betreffende kleuren door de machine worden vervaardigd (refererend merkgebruik), wil PPG hier geen halszaak van maken, nu het probleem overzichtelijk is en de oplossing al in gang gezet is.(…)De PPG-verfmachines bestaan qua beheer uit 2 varianten: online machines en offlinemachines. Het aantal liters dat is verkocht door deze trade-contacten van PPG is beperkt. Voor online machines kan PPG het volume relatief snel checken en dat was op 1 februari jl. een volume van 4898 liter.Voor offline machines is dat een stuk lastiger en tijdrovender want dat moet gedaan worden door het downloaden van data op een USB-stick bij iedere betreffende machine. We praten over vele honderden machines in Nederland. Echter, in dit geval heeft PPG de ratio online/offline geanalyseerd en is aannemelijk dat de online machines verantwoordelijk zijn voor zo’n tweederde van de verkopen. Op basis van dat gegeven en voor zover PPG nu kan overzien zou het – geëxtrapoleerd – gaan om vermoedelijk zo’n 2500 liter in totaal voor offline machines. In totaal, online en offline, derhalve waarschijnlijk om grofweg 7500 liter.In het geval van de online machines is inmiddels een software instructie verstuurd die een blokkade instelt op de Shades by Eric Kuster-verven. Dat is belangrijk omdat daarmee dus al direct een groot deel van het probleem is opgelost.De offlinemachines worden beheerd (en geupdate) middels een DVD. PPG heeft reeds in gang gezet dat de volgende DVD-update de Shades by Eric Kuster-verven zal blokkeren. PPG verwacht dit proces op 1 juli a.s. af te ronden.(…)PPG zegt hierbij toe dat zij de aanduidingen “Eric Kuster” en “Shades by Eric Kuster” zal staken en gestaakt houden. (…)(…)Verder: voor het exacte aantal liters van Shades by Eric Kuster-verven dat is vervaardigd door offline machines, zegt PPG toe dat aan u een overzicht zal worden gestuurd zodra de gehele exercitie van data downloaden is voltooid.Ten slotte is PPG ter algehele afdoening van de zaak bereid uw kosten ter hoogte van 2.000 Euro te voldoen.
In dat verband staat in de e-mail van 10 februari 2023:
Middels bovenstaand bericht heeft PPG een corrigerende mededeling uitgevoerd in het relevante kanaal. PPG is van oordeel dat een extra rectificatie op de web site(s) disproportioneel en niet doelmatig is, ook omdat de Shades by Eric Kuster-verven niet via die web site(s) zijn aangeboden of verkocht.
(…) Ondanks eerdere toezeggingen blijft uw cliënte volharden in het gebruik van dit inbreukmakende teken. Het heeft er minstgenomen alle schijn van dat u cliënte haar bedrijfsvoering niet onder controle heeft.Hoewel cliënten altijd voorstander zijn van een minnelijke regeling, hebben cliënten – gezien de houding en uitlatingen van uw cliënte in dit dossier tot op heden – thans geen behoefte aan een gesprek op dit punt. Het vertrouwen van cliënten is daarvoor te ernstig geschaad. (…)
(…) U geeft in uw e-mail aan dat PPG zou volharden in het gebruik van dit teken, maar heeft hierbij ondanks mijn nadrukkelijke verzoek nog steeds geen verdere informatie opgenomen over hoe en waar dit beweerdelijke gebruik zou hebben plaatsgevonden. Zoals in mijn onderstaande e-mail ook reeds aangegeven is het voor cliënte niet mogelijk om indien nodig verdere maatregelen te treffen als zij geen informatie heeft over waar het teken zou zijn gebruikt en in welke omstandigheden. (…)Zonder informatie over de beweerdelijke inbreuk ontneemt u cliënte de mogelijkheid om zelf enig probleem op te lossen en trekt u partijen mogelijk onnodig een kort geding in. (…)
3.Het geschil
(i) PPG te verbieden producten met daarop de merken van eisers te produceren, te distribueren, in voorraad te houden of ter verkoop aan te bieden, in de Europese Unie, althans in Nederland, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag;
(ii) PPG te gebieden om een schriftelijke door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en goedgekeurde opgave te verstrekken van de met het gebruik van het inbreukmakende teken gerealiseerde netto winst;
(iii) PPG te veroordelen tot afdracht van de winst, die is vastgesteld in de hiervoor bedoelde opgave;
(iv) PPG te gebieden om op www.ppg.com en op www.sigma.nl duidelijk leesbaar een rectificatie te plaatsen, waarvan de tekst is opgenomen in het petitum van de dagvaarding, die erop neerkomt dat Sigma onder de merknaam SHADES BY ERIC KUSTER verf heeft verkocht, dat zij hiervoor geen toestemming had van [eiser] en dat deze handelwijze onrechtmatig is jegens eisers;
(v) PPG te gebieden om aan al haar afnemers een brief te zenden met dezelfde inhoud als de onder (iv) gevorderde rectificatietekst;
(vi) PPG te veroordelen in de kosten van dit geding op de voet van artikel
1019h Rv, waarbij de advocaatkosten zijn begroot op € 43.650,-;
(vii) de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden vanaf de datum van dit vonnis.
4.De beoordeling
De voorzieningenrechter is hierover van oordeel dat PPG geen nietigheidsactie is gestart bij het BBIE ten aanzien van het merk SHADES By. Weliswaar kan worden verdedigd dat het woord SHADES beschrijvend is voor kleuren of tinten, maar de uitkomst van een mogelijke nietigheidsactie staat onvoldoende vast om hierop in kort geding te kunnen vooruitlopen. Voorshands wordt daarom uitgegaan van de geldigheid van het merk SHADES By.
Het gebruik is voortgekomen uit service aan onze klanten en wordt breed in de branche gehanteerd.” De vraag is of refererend merkgebruik in de verfbranche (bij het mengen van verf in de gewenste kleur) in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, en dus of dit geoorloofd is. Het oordeel hierover wordt vooralsnog in het midden gelaten – mede gelet op wat hierna onder r.o. 4.9 wordt overwogen.
15.000,00