ECLI:NL:RBAMS:2022:6394

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/715713 / HA ZA 22-276

Vonnis van 12 oktober 2022

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiser] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats 2] ,

2. de rechtspersoon naar Frans recht

MANUTAN INTERNATIONAL S.A.,

gevestigd te Gonesse, Frankrijk,

eiseressen,

advocaat mr. N.A. Winthagen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde 1] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,

2.
[gedaagde 2],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. R. Klein te Zwolle.

Partijen zullen hierna [eiser] B.V. en Manutan (tezamen: [eisers] ) en [gedaagde 1] en [gedaagde 2] (tezamen: [gedaagden] ) genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 17 maart 2022, met producties,
de conclusie van antwoord, met producties,
het tussenvonnis van 22 juni 2022, waarbij een bijeenkomst van partijen is bepaald,
de aanvullende productie van [eisers] (proceskostenoverzicht),
de aanvullende productie van [gedaagden] (proceskostenoverzicht),
het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 30 augustus 2022.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

[eiser] B.V. is een vennootschap die zich bezighoudt met de handel in opslagsystemen en transportmiddelen. [gedaagde 2] was voorheen (indirect, met zijn holdingvennootschap [naam holding] B.V.) een van de eigenaren van [eiser] B.V.

2.2.

Manutan is een Franse vennootschap die zich op Europese schaal bezighoudt met de (online) verkoop van artikelen voor kantoor, magazijn, werkplaats en buitenterrein.

2.3.

Op 14 juni 2019 heeft Manutan met Aeva Holding B.V. en [naam holding] B.V. een overeenkomst gesloten (hierna: de overeenkomst) houdende de koop en levering van alle aandelen van [eiser] B.V. In de overeenkomst is onder meer het volgende bepaald:

“
15 NON-COMPETITION

15.1

Non-compete Sellers and their Affiliates

15.1.1

In order to assure to the Purchaser the full benefit of the Business and goodwill of the Company and the Group Companies, the Sellers hereby undertake, that each of the Sellers and their Affiliates shall not, directly or indirectly, for its own account or on behalf of any other person including any Affiliate compete with the Company and the Group Companies within two (2) years after Completion.

(…)

15.2

Use of trade name

15.2.1

The Sellers understand and agree that the trade name [eiser] is part of the Business and the value assigned to it, and therefore shall not, and will procure that their Affiliates shall not, use the trade name [eiser] in respect of the businesses that compete, directly or indirectly, with the Business.

(…)

15.3

Notice of default

15.3.1

In case of a breach of this Clause 15 by the Sellers or any of its Affiliates, the Sellers shall immediately encounter, without a notice of default (
ingebrekestelling) being required, a penalty to the Purchaser in the amount of EUR 500,000 (five hundred thousand Euros) for each breach, plus an amount of EUR 25,000 (twenty five thousand Euros) for each day the breach continues, without prejudice to the Purchaser’s right to claim specific performance subject to a court penalty (
dwangsom) and/or to claim its damages if they are in excess of the penalty.

15.3.2

Mr. [naam 1] and Mr. [gedaagde 2] hereby explicitly acknowledge that this Clause 15 shall also apply on them and that in case one of them or its Affiliates breaches this Clause 15, he will encounter the penalty as stipulated in Clause 15.3.1. Mr. [naam 1] and Mr. [gedaagde 2] cosign this Agreement for the acceptance of this Clause 15.”

2.4.

Na ommekomst van de termijn van het non-concurrentiebeding van artikel 15.1 van de overeenkomst, is [gedaagde 2] zich met [gedaagde 1] B.V. gaan bezighouden met de in- en verkoop van tweedehands opslagsystemen en transportmiddelen.

2.5.

Bij brief van 16 december 2021 heeft de gemachtigde van [eisers] onder meer het volgende aan [gedaagden] geschreven:

“Very recently, and much to their surprise, my Client had to establish that you are operating the company [gedaagde 1] B.V. ( [website] ) which directly competes with the operations of [eiser] , which you sold to my client Manutan in 2019. During the discussions leading to the conclusion of the Agreement, you never expressed the intention or wish to directly compete with the business you sold to my Client.

To its disappointment, my Client also noted that you are unlawfully and deliberately creating confusion in the market between [eiser] and your own company,
inter aliaby various and prominent use of the sign “ [eiser] ” on your website which trade name and trademark you have sold to my Client, and which you specifically agreed to refrain from using in any competing business (…):

Om privacy redenen is de afbeelding verwijderd.

The prominent positioning and use of “ [eiser] ” right at the top end on your website, right above and closely next to your company its own logo and trade name (which include the exact copy of my Client its pay-off “opslag- en transport middelen’) clearly exceeds “normal” surname use. (…)

Your above-mentioned aim to falsely profit from the goodwill of the [eiser] trademark and trade name is further demonstrated by your use of meta tags, in which you have also included the sign “ [eiser] ” in close combination with your own trade name [gedaagde 1] .”

[gedaagden] zijn bij deze brief gesommeerd de door [eisers] vermeende inbreuk op de handelsnaamrechten van [eiser] B.V. te staken en gestaakt te houden. Manutan heeft daarnaast jegens [gedaagde 2] aanspraak gemaakt op de contractuele boete die [gedaagde 2] volgens Manutan door schending van artikel 15.2.1 van de overeenkomst heeft verbeurd.

2.6.

Bij brief van 21 december 2021 heeft de gemachtigde van [gedaagden] onder meer het volgende aan de gemachtigde van [eisers] geschreven:

“Mr. [gedaagde 2] and/or [gedaagde 1] B.V. are not restricted by any noncompete clause whatsoever 2 years after Completion (14 June 2019). (…)

Mr. [gedaagde 2] and [gedaagde 1] B.V. comply with to Article 15.2.1. of the Agreement and they do not and did not use the tradename [eiser] in any way. Mr. [gedaagde 2] and/or [gedaagde 1] B.V. are not in breach of any obligation of the Agreement and in particular not in breach of Article 15.2.1. (…)

The statement as if [gedaagde 1] B.V. could not use the words “opslag- en transport middelen” has no merit in fact and/or law. It is just what the businesses of the company are about and your client can not claim any (exclusive) rights to these terms. There are multiple companies in the Netherlands using the same words and all of these companies have a legitimate right to use these generic terms to describe their kind of business.

(…)

Finally, Mr. [gedaagde 2] nor [gedaagde 1] B.V. used the tradename of [eiser] in the meta tags of the website of [gedaagde 1] B.V. Such is also not to be concluded on the basis of the screen-prints presented by you in your letter and the annexed to your letter.

It follows from the above that Mr. [gedaagde 2] and [gedaagde 1] B.V. will not comply with the requests and demands in your letter of 16 December 2021. However, without being obliged to do so and without prejudice, Mr. [gedaagde 2] and [gedaagde 1] B.V. have removed from the website of [gedaagde 1] B.V. any refence to their last name ( [familienaam] ) and also to the reference in their logo to “opslag- en transport middelen”. (…) With the adjustments made to the website Mr. [gedaagde 2] and [gedaagde 1] B.V. consider this issue closed.”

2.7.

[eisers] hebben met deze reactie geen genoegen genomen en zijn de onderhavige procedure begonnen.

3.Het geschil

3.1.

[eisers] vorderen - samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. voor recht verklaart dat [gedaagde 1] gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam [eiser] en daarmee inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve handelsnaamrechten van [eiser] B.V.;

II. [gedaagde 1] beveelt binnen 48 uur na betekening van dit vonnis zich te onthouden van iedere verdere inbreuk op de exclusieve handelsnaamrechten van [eiser] B.V., althans zich te onthouden van ieder verder onrechtmatig handelen waaronder begrepen maar niet beperkt tot de wijze van gebruik van het teken [eiser] op haar website en/of als
metatag;

III. [gedaagde 1] gebiedt aan [eiser] B.V. een dwangsom te betalen van € 500.000,- voor iedere keer dat zij het verbod onder II overtreedt alsmede voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 5.000.000.-;

IV. [gedaagde 1] veroordeelt in de volledige door [eiser] B.V. gemaakte kosten van deze procedure inclusief volledige advocaatkosten, dan wel een in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten die [eiser] B.V. heeft gemaakt als bedoeld in artikel 1019h Rv;

V. [gedaagde 2] veroordeelt tot betaling aan Manutan van de verbeurde contractuele boete ter hoogte van € 500.000,-, te vermeerderen met wettelijke rente en met de door Manutan gemaakte proceskosten.

3.2.

[eisers] stellen dat [gedaagden] - ondanks het expliciete verbod in de tussen partijen gesloten overeenkomst - gebruik maakten van de naam ‘ [eiser] ’ ter promotie van de nieuwe onderneming [gedaagde 1] . Gezien de aard en wijze waarop de naam [eiser] werd gebruikt betrof het gebruik als handelsnaam, waarbij [gedaagden] op het internet de indruk wekten van een commerciële band tussen de nieuwe concurrerende onderneming [gedaagde 1] en de onderneming [eiser] B.V., met het kennelijke oogmerk om op onrechtmatige wijze te (blijven) profiteren van de goodwill die de handelsnaam [eiser] door de loop van de jaren heeft opgebouwd. Deze indruk werd versterkt doordat naast beide handelsnamen ook de tekst “
opslag- en transportmiddelen” werd gebruikt, de slogan die [eiser] B.V. al jaren op vaste wijze onder haar eigen logo voert.

De plaats, wijze en de context van dit gebruik leiden tot de kwalificatie van gebruik als handelsnaam. Naar analogie van vaste rechtspraak uit het merkenrecht gaat het hier om gebruik van de handelsnaam van een concurrent teneinde internetgebruikers naar de eigen website te lokken. Daarnaast is het volgens [eisers] zeer aannemelijk dat de naam ‘ [eiser] ’ door [gedaagden] als zogenoemde
metatagis gebruikt. [eisers] hebben ter onderbouwing hiervan een opinie van een expert overgelegd.

Er is volgens [eisers] bovendien sprake van onrechtmatig handelen door [gedaagden] Omdat [eiser] B.V. is verkocht door (o.a.) [gedaagde 2] , was hij op de hoogte van de positie van [eiser] B.V. als online marktleider in opslag- en transportmiddelen. Hierbij is volgens [eisers] eveneens van belang dat partijen in de tussen hen gesloten overeenkomst hebben afgesproken dat de handelsnaam ‘ [eiser] ’ niet meer door [gedaagde 2] gevoerd mag worden, op straffe van een forse contractuele boete.

3.3.

[gedaagden] voeren verweer en concluderen tot afwijzing van de vordering met veroordeling van [eisers] in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Zij voeren daartoe aan dat er geen gebruik is gemaakt van de handelsnaam [eiser] . [gedaagden] hebben slechts gerechtvaardigd gebruik gemaakt van de familienaam van [gedaagde 2] en [naam 2] als contactgegevens. De handelsnaam van de onderneming is [gedaagde 1] . Er is dus ook niet in strijd met de tussen partijen gesloten overeenkomst gehandeld. Evenmin is de handelwijze van [gedaagden] anderszins onrechtmatig jegens [eisers]

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

Niet in geschil is dat het de voormalig eigenaren van [eiser] B.V. eind 2021 in beginsel vrijstond om een concurrerende onderneming te starten. Partijen strijden over de vraag of [gedaagden] voor deze onderneming – in strijd met de overeenkomst en het handelsnaamrecht – gebruik hebben gemaakt van de handelsnaam ‘ [eiser] ’.

Gebruik als handelsnaam?

4.2.

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel 1 van de Handelsnaamwet). Van gebruik als handelsnaam is sprake als die naam ter aanduiding van de onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt, waarbij een zekere continuïteit en bekendheid vereist zijn. Het voeren van een handelsnaam kan op verschillende manieren gebeuren (bijvoorbeeld in reclames, bovenaan briefpapier, in een logo of als domeinnaam) maar niet ieder gebruik van een naam in combinatie met een onderneming is als handelsnaamgebruik aan te merken. Rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek.

4.3.

Naar het oordeel van de rechtbank hebben [gedaagden] de naam ‘ [eiser] ’ niet als handelsnaam gebruikt. Bezoekers van de website van [gedaagden] zullen de naam ‘ [gedaagde 1] ’ als handelsnaam van de onderneming percipiëren. Immers, deze naam wordt gebruikt als domeinnaam voor de website en als logo voor de onderneming. De naam [eiser] kwam op de website van [gedaagde 1] in drie uitingen voor:

De naam [eiser] is hier telkens gebruikt als persoonsaanduiding (combinatie voor- en achternaam) en niet ter aanduiding van de onderneming. Door deze drie uitingen zal bij bezoekers van de website niet de indruk ontstaan dat de onderneming (mede) onder de naam [eiser] opereert. Daaraan doet niet af dat [eiser] een bekende naam is in de markt voor opslag- en transportmiddelen. [eisers] hebben er verder op gewezen dat de drie uitingen een prominente plek hadden op de landingspagina, een plek waar het publiek volgens [eisers] normaal gesproken de handelsnaam verwacht. Ook dit argument overtuigt niet. Hoewel de naam [eiser] direct zichtbaar was bij het openen van de website, maakt dit - gezien de verdere context van de drie uitingen (de combinatie met voornamen en telefoonnummers) - niet dat bezoekers zullen denken dat zij te doen hebben met een onderneming die [eiser] is genaamd. Daarbij tekent de rechtbank aan dat op dezelfde prominente plek het logo van [gedaagde 1] zichtbaar was.

4.4.

[eisers] hebben nog gesteld dat [gedaagden] de naam [eiser] hebben laten terugkomen als term in de metadescriptie van de website van [gedaagde 1] in de online zoekresultaten. Dit is door [gedaagden] betwist. Maar zelfs indien [gedaagde 1] de naam [eiser] (al dan niet als onderdeel van eerdergenoemde drie uitingen) heeft gebruikt als
metatag, kwalificeert dat nog niet als gebruik als handelsnaam. Voor bezoekers zijn
metatagsimmers niet zichtbaar, zodat deze niet kunnen bijdragen aan de perceptie van het publiek van de naam waaronder de onderneming naar buiten treedt. De door [eisers] aangehaalde rechtspraak uit het merkenrecht vindt hier geen toepassing.

4.5.

Nu [gedaagden] de naam [eiser] niet als handelsnaam voor hun onderneming hebben gebruikt, is er niet gehandeld in strijd met artikel 15.2 van de overeenkomst en kan er evenmin sprake zijn van een handelsnaaminbreuk. Er is dus ook geen contractuele boete verbeurd. De daarop gerichte vorderingen worden afgewezen.

Verbodsvordering op grond van onrechtmatige daad

4.6.

[eisers] hebben daarnaast gesteld dat de handelwijze van [gedaagde 1] een onrechtmatige daad oplevert. Door het gebruik van de naam [eiser] op de website en als
metatagheeft [gedaagde 1] op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de goodwill van de handelsnaam [eiser] , aldus [eisers]

4.7.

Ook deze grondslag slaagt niet. De rechtbank kan zich er iets bij voorstellen dat [eisers] onaangenaam waren verrast door de oprichting van [gedaagde 1] en de prominente vermelding van de namen van [gedaagde 2] en [naam 2] op de website. Dit is echter, ook in combinatie met de overige door [eisers] gestelde omstandigheden, onvoldoende om het handelen van [gedaagde 1] te kwalificeren als onrechtmatig. Na het verstrijken van het non-concurrentiebeding was het [gedaagden] nu eenmaal toegestaan om een concurrerende onderneming te gaan voeren. Daarbij stond het [gedaagde 1] vrij om op haar website de namen van [gedaagde 2] en [naam 2] als contactpersonen te vermelden. De wijze waarop zij dat heeft gedaan, is niet onrechtmatig jegens [eiser] B.V.

conclusie

4.8.

De conclusie van het voorgaande is dat [gedaagden] geen inbreuk maakten op de handelsnaam van [eiser] B.V., niet in strijd handelden met de tussen partijen gesloten overeenkomst en ook anderszins niet onrechtmatig jegens [eisers] handelden. Dit leidt ertoe dat alle vorderingen van [eisers] zullen worden afgewezen.

proceskosten

4.9.

[eisers] zullen als de in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk worden veroordeeld in de proceskosten. [gedaagden] vorderen veroordeling in de proceskosten op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en hebben daartoe een specificatie voor een bedrag van € 26.362,50 (exclusief btw) overgelegd. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten ex artikel 1019h Rv gaat de rechtbank uit van de Indicatietarieven in IE-zaken. Het gaat in deze zaak in essentie om een eenvoudige (gestelde) inbreukkwestie met een beperkt feitencomplex. Voor zulke zeer eenvoudige, niet bewerkelijke bodemzaken schrijven de Indicatietarieven in IE-zaken voor dat de kostenvergoeding wordt berekend op basis van het liquidatietarief.

4.10.

De kosten aan de zijde van [gedaagden] worden begroot op:

- griffierecht € 5.737,00

- salaris advocaat
€ 6.428,00(twee punten × tarief 3.214,00)

Totaal € 12.165,00

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen op de wijze als in de beslissing vermeld.

4.11.

De nakosten worden begroot en toegewezen als in de beslissing vermeld.

5.De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt [eisers] hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagden] begroot op € 12.165,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt [eisers] hoofdelijk in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [eisers] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.T. Hylkema, rechter, bijgestaan door mr. K.E. Luijckx, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2022.^[1]