Uitspraak
vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht
zaaknummer / rolnummer: C/13/647024 / HA ZA 18-428
Vonnis van 20 februari 2019
in de zaak van
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TIMBER TRADE CONNECTION B.V.,
gevestigd te Deventer,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[naam eiseres sub 2],
gevestigd te [vestigingsplaats] ,
eiseressen,
advocaat mr. P.J. Arentshorst te Deventer,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[naam gedaagde sub 1],
gevestigd te [vestigingsplaats] ,
2.
[naam gedaagde sub 2],
[naam gedaagde sub 2],
wonende te [woonplaats] ,
gedaagden,
advocaat mr. R.A.G. de Vaan te Leiden.
Partijen zullen hierna TTC, [naam eiseres sub 2] (tezamen TTC c.s.), [naam gedaagde sub 1] en [naam gedaagde sub 2] (tezamen [gedaagden] ) worden genoemd.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 17 april 2018, met producties,
- de conclusie van antwoord,
- het tussenvonnis van 17 oktober 2018 waarin ambtshalve een comparitie van partijen is bepaald en
- het proces-verbaal van comparitie van 10 januari 2019 en de daarin genoemde stukken.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De feiten
2.1.
TTC is een groothandel in hout en plaatmateriaal. Bestuurder en enig aandeelhouder van TTC is [naam eiseres sub 2] . De heer [naam eiseres sub 2] (hierna: [naam eiseres sub 2] ) is bestuurder en enig aandeelhouder van [naam eiseres sub 2] .
2.2.
[naam gedaagde sub 1] voert (onder meer) een groothandel in hout en plaatmateriaal. Bestuurder en enig aandeelhouder van [naam gedaagde sub 1] is [naam gedaagde sub 2] .
2.3.
TTC en [naam gedaagde sub 1] hebben op 18 december 2014 een managementovereenkomst gesloten die, voor zover van belang, als volgt luidt:
“(…)
Artikel 1
a. Opdrachtnemer ( [naam gedaagde sub 1] , rb.) zal per 1-1-2015 in opdracht van opdrachtgever (TTC, rb.) samen met [naam eiseres sub 2] en [naam opdrachtgever 2] het management voeren over opdrachtgever.
(…)
Artikel 2
a. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Een van partijen kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
(…)
Artikel 3
a. De opdrachtnemer zal de heer [naam gedaagde sub 2] aanwijzen om mede het management over de opdrachtgever te voeren en op te treden als haar commercieel directeur. (…) Opdrachtnemer zal zich met name bezig houden met het ontwikkelen van nieuwe markten/producten bij bestaande- en nieuwe cliënten, het verkrijgen van nieuwe agenturen en product ontwikkeling in het algemeen.
(…)
Artikel 9
De opdrachtnemer zal, zowel gedurende de opdracht als na afloop daarvan, strikte geheimhouding betrachten over alle vertrouwelijke bedrijfsgegevens die hem in het kader van de dienstbetrekking ter kennis zijn gekomen, zowel die van de opdrachtgever als die van andere ondernemingen behorende tot het concern waartoe de opdrachtgever behoort en die van klanten en relaties van de opdrachtgever in de ruimste zin van het woord.
Als vertrouwelijke bedrijfsgegevens worden onder meer aangemerkt alle knowhowgegevens, documenten, ontwerpen of aantekeningen, die niet ter openbare kennis zijn gebracht.
Bij overtreding van dit beding is de opdrachtnemer en/of zijn aangestelde manager een direct opeisbare boete ten gunste van de opdrachtgever verschuldigd van 100.000 euro per overtreding, zonder dat enige schade over verlies behoeft te worden aangetoond en onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen.
(…)
Artikel 11
De opdrachtnemer en zijn aangestelde manager zullen tijdens, bij of na het einde van deze overeenkomst geen cliënten en/of leveranciers in de meest brede zin van het woord, van de opdrachtgever meenemen dan wel benaderen, hetgeen impliceert dat de opdrachtnemer geen werkzaamheden, bezoldigd dan wel onbezoldigd zal verrichten voor deze cliënten en leveranciers, tenzij in overleg met de opdrachtnemer en diens schriftelijke toestemming.
Opdrachtnemer en zijn aangestelde manager zullen na het einde van deze overeenkomst geen vergelijkbare werkzaamheden verrichten voor een periode van 12 maanden, tenzij in overleg met de opdrachtgever en diens schriftelijke toestemming.
Bij overtreding van dit beding is de opdrachtnemer en/of zijn aangestelde manager een direct opeisbare boete ten gunste van de opdrachtgever verschuldigd van 100.000 euro en een boete van 500 euro voor iedere dag waarop zodanige overtreding voortduurt, zonder dat enige schade of verlies behoeft te worden aangetoond en onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen. (…)”
2.4.
De managementovereenkomst is beëindigd per 1 januari 2016. In de daartoe door [naam eiseres sub 2] en [naam gedaagde sub 2] ondertekende overeenkomst (hierna: de beëindigingsovereenkomst) van 5 januari 2016 staat onder meer:
“(…)
Betreft: beëindiging management overeenkomst Bert [naam gedaagde sub 2] met Timber Trade Connection (TTC).
Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten over 2015 en in vervolg op de verschillende gesprekken daarover zijn Timber Trade Connection ( [naam eiseres sub 2] ) en [naam gedaagde sub 2] Houtagenturen ( [naam gedaagde sub 2] ) eind 2015 in goed overleg overeengekomen om de managementovereenkomst tussen beide met ingang van 1 januari 2016 te beëindigen.
De activiteiten van [naam gedaagde sub 2] zullen met ingang van die datum worden overgenomen door [naam eiseres sub 2] /TTC, met uitzondering van het project vrachtwagen vloeren lvl beuken Pollmeier naar Noord Amerika waarover het volgende is afgesproken:
[naam gedaagde sub 2] blijft dit project zelfstandig doen. Wanneer daartoe aanleiding is zal dit project ook worden overgedragen aan [naam eiseres sub 2] /TTC. De opbrengsten uit dit project zullen tot die tijd 50/50 gedeeld worden met TTC. (…)”
2.5.
In de eerste helft van 2016 heeft [naam gedaagde sub 1] met (de houdstermaatschappij) van [naam oprichter] de onderneming [naam onderneming] opgericht. Op naam van [naam gedaagde sub 1] is begin 2016 een octrooiaanvraag ingediend met betrekking tot het op een specifieke wijze (schuin) lamineren van hout. Die aanvraag is later ingetrokken. In december 2015 was hierover reeds een in opdracht van [naam gedaagde sub 2] en [naam oprichter] uitgevoerd literatuuronderzoek uitgebracht door een octrooibureau. In 2016 is [naam onderneming] verkocht aan de onderneming Mevo.
2.6.
Bij schrijven van 23 november 2016 en 29 december 2016 van (de raadsman van) TTC c.s. heeft TTC [naam gedaagde sub 2] verzocht de (informatie over) het project Noord-Amerika over te dragen aan TTC.
2.7.
In de procedure tot het houden van voorlopige getuigenverhoren van TTC c.s. tegen [naam gedaagde sub 1] zijn op 18 oktober 2017 diverse getuigen gehoord. Blijkens het proces-verbaal van getuigenverhoor heeft [naam eiseres sub 2] toen onder meer verklaard:
“(…) Over productontwikkeling hebben wij in september 2015 een gesprek gehad bij SKH. Daar ontstond het idee van het op een bepaalde manier schuin lamineren. Bij dit gesprek waren van de zijde van SKH [namen gesprekspartners] aanwezig, en verder ikzelf en de heer [naam gedaagde sub 2] . (…)
In het najaar van 2015 heb ik met de heer [naam gedaagde sub 2] ook gesproken over de mogelijkheid van samenwerking na de beëindiging van de managementovereenkomst onder andere op het gebied van productontwikkeling. De heer [naam gedaagde sub 2] gaf aan nog niet te weten wat hij in de toekomst wilde gaan doen maar gaf aan te overwegen iets te gaan doen met schuin lamineren en het ontwikkelen van slimmere producten voor de timmerindustrie.
U vraagt mij wat ik precies bedoel met schuin lamineren. Daarmee bedoel ik het lamineren van verschillende houtsoorten, voor met name kozijnen, onder een hoek van 45 graden zodat aan de buitenzijde van het kozijn geen zichtbare lijmnaad meer aanwezig is.
Eind december gaf [naam gedaagde sub 2] echter aan niet verder te willen samenwerken maar overigens ook niet scherp voor ogen te hebben wat hij wel zou gaan doen, hoewel hij aangaf bereid te zijn actief te blijven in de verduurzamingstrajecten waarin TTC was betrokken. Dit was voor mij aanleiding om met [naam gedaagde sub 2] de beëindigingsovereenkomst (…) aan te gaan. (…)
U vraagt mij welke afspraken ik met de heer [naam gedaagde sub 2] heb gemaakt over productontwikkeling in het kader van de beëindigingsovereenkomst. Ik heb aangegeven dat ik zijn plannen steeds zou beoordelen in hoeverre ik daar bezwaar tegen zou maken en me dan zou beroepen op de inhoud van de managementovereenkomst. Wat betreft schuin lamineren gaf de heer [naam gedaagde sub 2] aan geïnteresseerd te zijn in het schuin lamineren van de houtsoorten accoya en grenen. Dit zijn twee houtsoorten waarmee TTC niet werkt en ik had dan ook geen bezwaar tegen dat plan van de heer [naam gedaagde sub 2] . Ook gaf de heer [naam gedaagde sub 2] aan een octrooiaanvraag voor het schuin lamineren te willen onderzoeken. Ook tegen dat onderzoek had ik geen bezwaar. (…) Ik heb toen aangegeven dat een moeilijkheid zou kunnen zijn de vraag wie de rechten heeft op het idee van schuin lamineren. [naam gedaagde sub 2] en ik waren het erover eens dat het idee is ontstaan in het gesprek bij SKH. Hij nam echter eveneens het standpunt in dat het idee van schuin lamineren niet nieuw is. Over andere houtsoorten dan accoya en grenen heb ik met de heer [naam gedaagde sub 2] in het kader van de beëindigingsovereenkomst niet gesproken. Ik ging ervan uit dat hij zich zou beperken tot accoya en grenen. Overigens zou ik er wel bezwaar tegen hebben gemaakt als hij zich zou bezighouden met met name meranti en sapelli in welke vorm dan ook. Op de vraag of er in het kader van de beëindigingsovereenkomst door de heer [naam gedaagde sub 2] een toezegging is gedaan om alleen in accoya en grenen actief te zijn is mijn antwoord nee. (…)
Op uw vraag waar mijn bezwaar precies zit ten aanzien van [naam onderneming] of [naam onderneming] antwoord ik dat dat zit in de met TTC concurrerende activiteiten, met name het lamineren met meranti en sapelli en het gebruikmaken van het octrooi voor schuin lamineren. (…) Wat mij betreft bestond die oplossing uit het afspreken van een termijn gedurende welke [naam gedaagde sub 2] geen meranti en sapelli zou gebruiken en wat betreft de octrooi dat deze hetzij op beider naam zou komen te staan, hetzij dat aan TTC een onbeperkte licentie zou worden afgegeven. (…)”
3.Het geschil
3.1.
TTC c.s. vordert na wijziging van eis – samengevat – om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
Primair
I. voor recht te verklaren dat TTC (auteurs)rechthebbende is op de in de dagvaarding vermelde bijzondere wijze van schuin lamineren van hout (zijnde de vorm van lamineren van kort gezegd niet van hoek naar hoek, maar onder een hoek van circa 45 graden uit de ene platte zijde naar de andere platte zijde);
II. [gedaagden] hoofdelijk te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis:
a. onvoorwaardelijk schriftelijk aan TTC te verklaren strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle vertrouwelijke bedrijfsgegevens van TTC alsmede de tot TTC behorende groep van ondernemingen en haar klanten en relaties en
b. alle voorhanden zijnde documentatie, waaronder correspondentie ter zake het project Noord-Amerika (project van Truck Flooring) met alle daarbij behorende overige informatie aan TTC over te dragen c.q. alle informatie aan TTC af te geven;
op straffe van verbeurte van een dwangsom;
III. [gedaagden] hoofdelijk te veroordelen om aan TTC te voldoen vier onmiddellijk opeisbare contractuele boetes van elk € 100.000,00 (totaal € 400.000,00) wegens het schenden door [gedaagden] van het concurrentie- en relatiebeding en het geheimhoudingsbeding uit de managementovereenkomst, te vermeerderen met een contractuele boete van € 500,00 voor iedere dag dat de betreffende overtreding voortduurt, te vermeerderen met wettelijke (handels)rente;
Subsidiair
IV. [gedaagden] hoofdelijk te gebieden om met onmiddelijke ingang na betekening van het vonnis:
a. een licentie aan TTC te (doen) verstrekken op de in de dagvaarding vermelde bijzondere wijze van schuin lamineren van hout (zijnde de vorm van lamineren van kort gezegd niet van hoek naar hoek, maar onder een hoek van circa 45 graden uit de ene platte zijde naar de andere platte zijde) dan wel ter zake mee te werken aan c.q. ervoor zorg te dragen dat een licentie aan TTC wordt verstrekt door Houtindustrie MEVO B.V. te Helmond;
b. onvoorwaardelijk schriftelijk aan TTC te verklaren strikte geheimhouding te
betrachten omtrent alle vertrouwelijke bedrijfsgegevens van TTC alsmede de tot TTC behorende groep van ondernemingen en haar klanten en relaties en
c. alle voorhanden zijnde documentatie, waaronder correspondentie ter zake het project Noord-Amerika (project van Truck Flooring) met alle daarbij behorende overige informatie aan TTC over te dragen c.q. alle informatie aan TTC af te geven;
op straffe van verbeurte van een dwangsom;
V. [gedaagden] hoofdelijk te veroordelen om aan TTC te voldoen vier onmiddellijk opeisbare contractuele boetes van elk € 100.000,00 (totaal € 400.000,00) wegens het schenden door [gedaagden] van het concurrentie- en relatiebeding en het geheimhoudingsbeding uit de managementovereenkomst, te vermeerderen met een contractuele boete van € 500,00 voor iedere dag dat de betreffende overtreding voortduurt, te vermeerderen met wettelijke (handels)rente;
Meer subsidiair
VI. zodanige voorzieningen(en) te treffen als de rechtbank in goede justitie juist acht;
Primair, subsidiair en meer subsidiair
VII. [gedaagden] te veroordelen in de proces- en nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente.
3.2.
[gedaagden] voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
De primaire vorderingen
Verklaring voor recht (auteurs)rechthebbende
4.1.
De primaire vordering onder I strekt ertoe voor recht te verklaren dat TTC (auteurs)rechthebbende is op de in die vordering omschreven wijze van schuin lamineren.
4.2.
De rechtbank begrijpt de vordering aldus dat TTC meent een intellectueel eigendomsrecht te hebben op een bijzondere wijze van lamineren, zoals een auteursrecht of een octrooirecht. Van het bestaan van een intellectueel eigendomsrecht is echter niet gebleken. Niet is gesteld of is gebleken dat sprake is van een eigen intellectuele schepping van de auteur. Van een auteursrechtelijk werk is dus geen sprake. Evenmin is gebleken van het bestaan van een octrooirecht of enig ander recht ten aanzien van de bijzondere wijze van lamineren. Daarop stuit de vordering af.
Geheimhouding
4.3.
Met de primaire vordering onder II beoogt TTC dat [gedaagden] een schriftelijke geheimhoudingverklaring verstrekt. In artikel 9 van de managementovereenkomst (2.3) is een geheimhoudingsbeding opgenomen. Dat beding geldt ook na het einde van de managementovereenkomst. Tussen partijen is geen geschilpunt dat zij zijn gehouden aan de geheimhoudingsbepaling. Nu tussen partijen al een geheimhoudingsbeding van kracht is en met de vordering geen van dat beding afwijkende geheimhoudingsverklaring wordt beoogd, heeft TTC geen rechtens relevant belang bij haar vordering. De vordering wordt daarom afgewezen.
Overdracht bescheiden project Noord-Amerika
4.4.
In de beëindigingsovereenkomst (2.4) hebben partijen afspraken gemaakt over het project Noord-Amerika. [naam gedaagde sub 2] zou dit project zelfstandig blijven uitvoeren. Verder is bepaald dat wanneer daartoe aanleiding is het project zal worden overgedragen aan [naam eiseres sub 2] /TTC. [gedaagden] heeft niet bestreden dat het project, althans de daarop betrekking hebbende en in de vordering gespecificeerde stukken, moeten worden overgedragen. [gedaagden] heeft die stukken voorhanden. De vordering kan aldus worden toegewezen. De rechtbank zal een termijn bepalen waarbinnen [gedaagden] aan de veroordeling dient te voldoen. De rechtbank zal de gevorderde dwangsom matigen en maximeren als in het dictum te vermelden, mede omdat [gedaagden] bereidheid heeft getoond om de om het project betrekking hebbende bescheiden over te dragen aan TTC.
Boetes
4.5.
TTC vordert dat [naam gedaagde sub 2] een viertal boetes voldoet wegens schendingen van de managementovereenkomst. De rechtbank zal hierna de vier (gestelde) overtredingen bespreken.
Concurrentie- en relatiebeding
4.6.
TTC c.s. stelt dat [gedaagden] in strijd met het concurrentie- en relatiebeding uit artikel 11 van de managementovereenkomst heeft gehandeld door met [naam onderneming] met TTC concurrerende activiteiten te ontplooien.
4.7.
[gedaagden] bestrijdt ten eerste dat artikel 11 een concurrentiebeding inhoudt. Dit artikel, aldus [gedaagden] , omvat enkel een relatiebeding.
4.8.
Uit artikel 11 volgt echter, anders dan [gedaagden] aanvoert, dat wel degelijk een concurrentiebeding is overeengekomen. De tweede zin van artikel 11 luidt ‘
Opdrachtnemer en zijn aangestelde manager zullen na het einde van deze overeenkomst geen vergelijkbare werkzaamheden verrichten voor een periode van 12 maanden, tenzij in overleg met de opdrachtgever en diens schriftelijke toestemming.’
Opdrachtnemer en zijn aangestelde manager zullen na het einde van deze overeenkomst geen vergelijkbare werkzaamheden verrichten voor een periode van 12 maanden, tenzij in overleg met de opdrachtgever en diens schriftelijke toestemming.’
Blijkens de tekst van artikel 11 wordt het [gedaagden] verboden (met TTC) vergelijkbare werkzaamheden te verrichten. Een redelijke uitleg van dat verbod brengt met zich dat [gedaagden] geen concurrerende activiteiten mag uitvoeren. Dat ligt gezien de bewoordingen ‘vergelijkbare werkzaamheden’ voor de hand. Dat partijen een andere strekking hebben willen geven aan die bepaling, althans dat [gedaagden] die bepaling anders dan als een concurrentiebeding mocht opvatten, is niet gebleken. [gedaagden] heeft ook niet de stelling ingenomen dat de tekst van de overeenkomst afwijkt van de bedoeling van partijen.
Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of voornoemd concurrentiebeding is geschonden. Tussen partijen staat vast dat TTC agent in hout is. [gedaagden] stelt dat de werkzaamheden van [naam onderneming] wezenlijk anders zijn dan die van TTC. [naam onderneming] richt zich op het inkopen, verwerken en verkopen van hout. TTC heeft die werkzaamheden niet betwist. Tegenover het verweer van [gedaagden] heeft TTC c.s. niet duidelijk gemaakt dat en in hoeverre [naam onderneming] met TTC vergelijkbare werkzaamheden heeft verricht en aldus dat [gedaagden] met TTC concurrerende activiteiten heeft ontplooid. Daarop stuit de vordering ten aanzien van de gestelde overtreding af.
4.9.
De eerste zin van artikel 11 luidt
‘De opdrachtnemer en zijn aangestelde manager zullen tijdens, bij of na het einde van deze overeenkomst geen cliënten en/of leveranciers in de meest brede zin van het woord, van de opdrachtgever meenemen dan wel benaderen, hetgeen impliceert dat de opdrachtnemer geen werkzaamheden, bezoldigd dan wel onbezoldigd zal verrichten voor deze cliënten en leveranciers, tenzij in overleg met de opdrachtnemer en diens schriftelijke toestemming.’
‘De opdrachtnemer en zijn aangestelde manager zullen tijdens, bij of na het einde van deze overeenkomst geen cliënten en/of leveranciers in de meest brede zin van het woord, van de opdrachtgever meenemen dan wel benaderen, hetgeen impliceert dat de opdrachtnemer geen werkzaamheden, bezoldigd dan wel onbezoldigd zal verrichten voor deze cliënten en leveranciers, tenzij in overleg met de opdrachtnemer en diens schriftelijke toestemming.’
De eerste zin van artikel 11 verbiedt het benaderen van cliënten en leveranciers van TTC. Dit deel van artikel 11 kan daarom worden aangemerkt als een relatiebeding. De vraag rijst of dat relatiebeding is overtreden door [gedaagden] door werkzaamheden te verrichten in [naam onderneming] . Vaststaat dat [naam onderneming] geen cliënt of leverancier is van TTC. Het verrichten van werkzaamheden binnen [naam onderneming] kan dan ook geen schending van het relatiebeding vormen. Ter comparitie heeft [naam gedaagde sub 2] verklaard dat [gedaagden] [naam onderneming] heeft opgericht met [naam oprichter] . Nu [naam eiseres sub 2] heeft verklaard dat [naam oprichter] geen relatie is van TTC, en de rol van [naam 1] onvoldoende geconcretiseerd is, kan een overtreding van het relatiebeding niet worden vastgesteld.
Meranti en Sapeli
4.10.
TTC c.s. stelt dat [gedaagden] het concurrentiebeding uit artikel 11 van de managementovereenkomst heeft geschonden door het gebruik van de houtsoorten Meranti en Sapeli.
4.11.
[gedaagden] betwist de toezegging te hebben gedaan enkel de houtsoorten accoya en grenen te zullen gebruiken. Verder is in de managementovereenkomst niets bepaald over het vermarkten van bepaalde soorten hout. Tot slot heeft [gedaagden] , en voor zover bekend [naam onderneming] evenmin, de houtsoorten Meranti en Sapeli verhandeld, aldus [gedaagden]
4.12.
De rechtbank dient te beoordelen of [gedaagden] het in artikel 11 van de managementovereenkomst neergelegde concurrentiebeding heeft overtreden. Het betoog van TTC houdt in dat elk gebruik van de houtsoorten Meranti en Sapeli een schending van het concurrentiebeding oplevert. In de managementovereenkomst is echter, zoals door TTC ook wel onder ogen gezien ter terechtzitting, geen bepaling opgenomen die het gebruik van (bepaalde) houtsoorten beperkt. Ook overigens is niet gebleken van een toezegging door [gedaagden] om geen enkel gebruik te maken van deze houtsoorten. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat niet is vast komen staan dat het concurrentiebeding is overtreden.
Mevo
4.13.
Volgens TTC c.s. is het concurrentie- en relatiebeding overtreden door [gedaagden] door de verkoop van [naam onderneming] aan Mevo, zijnde een relatie van TTC. [gedaagden] voert als verweer dat de managementovereenkomst de verkoop van aandelen niet verbiedt. Verder was Mevo geen klant of leverancier van TTC in de relevante periode.
4.14.
De rechtbank stelt voorop dat de managementovereenkomst geen bepaling omvat die de verkoop van aandelen door [gedaagden] aan een derde verbiedt. Ook het concurrentiebeding ziet daar niet op. Nu in het voorgaande verder is geoordeeld dat [naam onderneming] geen met TTC vergelijkbare activiteiten heeft opgezet en TTC c.s. niet nader heeft toegelicht dat Mevo een relatie van TTC is, kan de verkoop van de aandelen in die onderneming geen schending van het concurrentiebeding opleveren. De gevorderde boete is dan ook niet toewijsbaar.
Knowhow
4.15.
Tot slot is nog gesteld dat sprake is van een overtreding die betrekking heeft op het gebruik van ontwerpgegevens en knowhow van TTC door [gedaagden] In een bespreking met instituut SKH hebben onder anderen [naam eiseres sub 2] en [naam gedaagde sub 2] gesproken over een bepaalde wijze van schuin lamineren van meerdere houtsoorten onder een hoek van 45 graden waardoor aan de buitenzijde geen lijmnaad zichtbaar zou zijn. [naam gedaagde sub 2] heeft toen een prototype gemaakt. Later is [gedaagden] verder gegaan met dit idee, binnen [naam onderneming] , en heeft [gedaagden] geprobeerd octrooi aan te vragen. [gedaagden] heeft daarmee het geheimhoudingsbeding geschonden, aldus TTC c.s.
4.16.
[gedaagden] voert ter afwering van de vordering aan dat de kennis over schuin lamineren niet valt onder artikel 9 van de managementovereenkomst nu [naam gedaagde sub 2] die kennis al had opgedaan voordat hij werkzaamheden ging verrichten voor TTC. De kennis over het schuin lamineren was verder openbaar; in 2005 was reeds een octrooiaanvraag gedaan op dat punt. Door na te laten iets op te nemen in de beëindigingsovereenkomst en door niet direct te reageren op de activiteiten van [naam gedaagde sub 2] , is daarnaast sprake van rechtsverwerking dan wel kan TTC gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid geen beroep doen op de geheimhoudingsbepaling, aldus [gedaagden]
4.17.
De eerste vraag die dient te worden beantwoord is of de kennis over het op een specifieke wijze lamineren van hout als knowhow in de zin van artikel 9 van de managementovereenkomst kan worden gekwalificeerd. Geen discussiepunt tussen partijen is dat het schuin lamineren op zich niet innovatief was en kennis vormt die bekend was. Waar het om gaat is de vraag of het verleggen van de hoek bij het lamineren, waardoor de lijmnaad niet meer zichtbaar is aan de buitenzijde van het te lamineren hout en daardoor het meest kwetsbare hout beter beschermd is tegen de elementen, knowhow van TTC is. [gedaagden] heeft niet bestreden dat de wijze van lamineren die in het gesprek met SKH aan de orde is gesteld, nog geen breed gedragen voorkennis betrof. Dit volgt ook uit het feit dat [naam gedaagde sub 2] heeft laten onderzoeken of deze wijze door middel van een octrooi kon worden beschermd. Ook de in het geding gebrachte octrooiaanvraag uit 2005 biedt daarvoor ondersteuning nu daarin wel het schuin lamineren onderwerp was, echter geen specifieke oplossing werd geboden voor de bescherming van de kwetsbare punt tegen weer en wind. Verder staat tussen partijen vast dat tijdens de bespreking met SKH gesproken is over een verbetering van de wijze van laminering en dit heeft geresulteerd in een door [naam gedaagde sub 2] gemaakt prototype. Dergelijke kennis kent een bepaalde waarde. Verder is nog van belang dat in de taakomschrijving (artikel 3 van de managementovereenkomst) van [naam gedaagde sub 2] onder meer staat ‘het ontwikkelen van nieuwe markten/producten’ en ‘productontwikkeling in het algemeen’. Hieruit volgt dat het ook de taak was van [naam gedaagde sub 2] om nieuwe producten te ontwikkelen. Verder staat vast dat [naam gedaagde sub 2] gebonden is aan de geheimhoudingsbepaling, te weten artikel 9 van de managementovereenkomst. Hiermee is ook een maatregel door TTC genomen om productontwikkelingen geheim te houden.
4.18.
De rechtbank volgt [gedaagden] niet in zijn stelling dat de kennis niet als vertrouwelijk kan worden aangemerkt door de aanwezigheid van SKH bij de bespreking over het lamineren. TTC c.s. heeft toegelicht dat SKH een onafhankelijk instituut is en dat het voorleggen van voorstellen bij SKH nog niet betekent dat die voorstellen openbaar worden. Dat heeft [gedaagden] niet voldoende onderbouwd weersproken.
4.19.
Uit het voorgaande volgt dan ook dat het resultaat van de bijeenkomst met SKH kwalificeert als knowhow in de zin van artikel 9 van de managementovereenkomst. Deze knowhow is ten behoeve van TTC ontwikkeld. Deze knowhow heeft [gedaagden] ingebracht in [naam onderneming] . Derhalve heeft [gedaagden] de knowhow gegevens niet geheim gehouden. Dat levert in beginsel een schending op van het geheimhoudingsbeding uit de managementovereenkomst.
4.20.
Echter, door TTC en [gedaagden] zijn nadere afspraken gemaakt. [naam eiseres sub 2] heeft verklaard dat hij in het najaar van 2015, vóór het einde van de managementovereenkomst, met [naam gedaagde sub 2] heeft gesproken over zijn toekomstplannen na de beëindiging van die overeenkomst. [naam gedaagde sub 2] heeft, kort nadat de bespreking bij SKH heeft plaatsgevonden, toen aangegeven iets te willen gaan doen met schuin lamineren. Verder heeft [naam eiseres sub 2] verklaard dat hij geen bezwaar had tegen het plan van [naam gedaagde sub 2] in het schuin lamineren van de houtsoorten accoya en grenen. Ook tegen de octrooiaanvraag had hij geen bezwaar. Voor [naam eiseres sub 2] was het bezwaar gelegen in het schuin lamineren van specifiek de houtsoorten Meranti en Sapeli. Ter comparitie heeft [naam eiseres sub 2] bevestigd dat hij met [naam gedaagde sub 2] - voordat de managementovereenkomst ten einde kwam - heeft gesproken over het idee van het schuin lamineren en dat hij geen bezwaar had tegen het vermarkten van schuin lamineren van de houtsoorten grenen en accoya en tegen de octrooiaanvraag. Het voorgaande kan niet anders worden uitgelegd dan dat tussen TTC (in de persoon van [naam eiseres sub 2] ) en [gedaagden] een nadere mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen. Hierbij heeft TTC voorwaardelijk toestemming gegeven aan [gedaagden] voor het gebruik van de aan haar toebehorende knowhow op het gebied van schuin lamineren. De voorwaarde hield in dat [gedaagden] niet de houtsoorten Meranti en Sapeli zou gebruiken. Vaststaat dat die houtsoorten door [gedaagden] niet zijn gebruikt. Nu de voorwaarde waaronder toestemming was gegeven voor het schuin lamineren niet is overtreden, is er geen grondslag voor toewijzing van de gevorderde boete. Ook de vordering op dit punt ligt voor afwijzing gereed.
De subsidiaire vorderingen
4.21.
De vordering tot het verstrekken van een licentie (de subsidiaire vordering onder IV a) wordt afgewezen. Nu geen intellectueel eigendomsrecht bestaat met betrekking tot de in de vordering beschreven wijze van lamineren, kan daaraan geen gebruiksrecht worden ontleend. De vordering te bepalen dat [gedaagden] eraan dient mee te werken dan wel ervoor zorg dient te dragen dat Mevo daaraan haar medewerking verleent, is verder onvoldoende bepaald en kan niet worden toegewezen.
4.22.
De overige subsidiaire vorderingen zijn gelijkluidend aan vorderingen die primair zijn ingesteld en behoeven geen verdere bespreking.
Meer subsidiair
4.23.
De meer subsidiaire vordering zal worden afgewezen reeds nu deze onvoldoende bepaald is.
Proces- en nakosten
4.24.
De rechtbank ziet in de toewijzing van een van de vorderingen geen aanleiding tot veroordeling van [gedaagden] in de proceskosten. Beide partijen zijn deels in het (on)gelijk gesteld en het zwaartepunt van de procedure lag voor TTC bij de gevorderde boetes. De proceskosten zullen daarom worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen proceskosten dient te dragen.
5.De beslissing
De rechtbank
5.1.
veroordeelt [gedaagden] hoofdelijk om binnen vier weken na betekening van dit vonnis alle voorhanden informatie, waaronder alle correspondentie, met betrekking tot het project Noord-Amerika (Truck Flooring) aan TTC af te geven en bepaalt dat [gedaagden] een dwangsom moet betalen van € 500,00 voor iedere dag dat [gedaagden] nalaat om na de termijn van vier weken na betekening van het vonnis aan de veroordeling te voldoen, tot een maximum van € 10.000,00 is bereikt;
5.2.
verklaart de veroordeling onder 5.1 uitvoerbaar bij voorraad;
5.3.
compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen proceskosten draagt en
5.4.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. B.T. Beuving, rechter, bijgestaan door mr. C.E.P. Honing, en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2019. [1]