ECLI:NL:RBAMS:2017:8152

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/637008 / KG ZA 17-1135 CB/MV

Vonnis in kort geding van 3 november 2017

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht

ROXTEC AB,

gevestigd te Sundsvall (Zweden),

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROXTEC B.V.,

gevestigd te Harderwijk,

eiseressen in conventie bij gelijkluidende dagvaardingen van 18 oktober 2017,

gedaagden in voorwaardelijke reconventie,

advocaten mrs. G.S.P. Vos en R.A.C. Stoop te Amsterdam,

tegen

1.
[gedaagde 1], tevens handelend onder de naam
[bedrijf 1],

wonende te [plaats] ,

2. de vennootschap naar vreemd recht

WALLMAX S.R.L.,

gevestigd te Milaan (Italië),

gedaagden in conventie,

gedaagde sub 2 tevens eiseres in voorwaardelijke reconventie,

advocaten mrs. A.E. Heezius en F.I.S.A.L. van Velsen te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna Roxtec AB en Roxtec B.V. worden genoemd en gezamenlijk (in enkelvoud) Roxtec. Gedaagden zullen hierna [bedrijf 1] en Wallmax worden genoemd.

1.De procedure

1.1.

Ter terechtzitting van 26 oktober 2017 heeft Roxtec gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [bedrijf 1] en Wallmax hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen, en vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte akte. Ter zitting hebben zij hun eis in reconventie vermeerderd in die zin dat zij hieraan dwangsommen hebben verbonden. Roxtec heeft de vordering in reconventie bestreden.
Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.
Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van Roxtec: [naam 1] , [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] met mrs. Vos en Stoop;

aan de zijde van [bedrijf 1] en Wallmax: [naam 5] , [naam 6] en [naam 7] met mrs. Heezius en Van Velsen.
Voorts waren twee tolken in de Engelse taal aanwezig ( [naam 8] en [naam 9] ).
Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

1.2.

Voorafgaand aan de zitting heeft de voorzieningenrechter een brief ontvangen van mrs. Vos en Stoop van 25 oktober 2017. Hierin is opgenomen dat partijen zijn overeengekomen dat een bedrag van € 40.000,- als proceskosten-vergoeding ex artikel 1019h Rv redelijk en evenredig is. Ter zitting hebben de raadslieden van partijen verklaard dat dit bedrag ziet op de vordering in conventie (inclusief de behandeling van de door [bedrijf 1] en Wallmax opgeworpen exceptie van onbevoegdheid) en op de vordering in reconventie tezamen.

2.De feiten

2.1.

Roxtec AB (althans haar rechtsvoorganger) is in 1990 in Zweden opgericht door [oprichter Roxtec] . Op dit moment is Roxtec actief in meer dan 80 landen. Roxtec houdt zich met name bezig met de ontwikkeling, productie en verhandeling van kabel- en pijpafdichtingsoplossingen voor de (middel)zware industrie (bijvoorbeeld in de offshore-industrie, in de scheepvaart en in petrochemische, nuts- en telecombedrijven). Roxtec maakt hierbij gebruik van de zogenoemde MultidiameterTM technologie. Deze technologie biedt een oplossing voor het afdichten van kabel- en pijpdoorgangen in geval van grote lucht- en waterdruk. Ook bieden de afdichtingen veiligheid tegen hitte, vuur en gassen.

2.2.

De producten van Roxtec bestaan uit flexibele modules die geschikt zijn voor het afdichten van meerdere kabel- of pijpdikten. De modules bestaan uit twee helften; aan de binnenzijde van beide helften kunnen laagjes worden afgepeld, totdat de module de dikte van de af te dichten kabel heeft. De kleurstelling van dit product is blauw-zwart. Het uiterlijk van de voor- en achterzijde van het product bestaat uit een blauw vierkant met zwarte cirkels en een zwarte kern, door Roxtec aangeduid als “bulls-eye” (ofwel schietschijf).

2.3.

In 1990 heeft het European Patent Office aan Roxtec AB een octrooi verleend onder nummer EP 0 429 916 B1 (hierna EP 916). Dit octrooi heeft betrekking op een verpakking voor een kabeldoorvoer, bestaande uit twee helften van een omhulsel met elk een cilindrische holte die weer bestaat uit een veelheid van lagen die op elkaar liggen (“verscheidene Schichten”) en van elkaar losgemaakt kunnen worden en die verschillende kleuren (“unterschiedbare Farbe”) hebben.

2.4.

Roxtec AB beschikt over een zevental verschillende Europese Uniemerkregistraties waarin het bulls-eye ontwerp is vastgelegd. Het oudste merk met nummer 007376023 dateert van 2008, de zes overige merken (met nummers 014338735, 014338701, 014784375, 014784409, 014784417 en 014784458) dateren van 2015. De beeldmerken bestaan onder meer uit een blauw vierkant met daarin zwarte cirkels, een zwart vierkant met daarin blauwe cirkels, een oranje vierkant met daarin zwarte cirkels, een zwart vierkant met daarin oranje cirkels.

2.5.

Wallmax is in 2011 in Italië opgericht. Zij houdt zich net als Roxtec bezig met de productie van kabel- en pijpafdichtingsoplossingen voor de (middel)zware industrie. Zij brengt afdichtingsmodules op de markt in de kleurstelling oranje-zwart, waarvan de voor- en achterzijde bestaat uit een oranje vierkant met daarin zwarte cirkels en een zwarte kern.

2.6.

[bedrijf 1] is in 2012 opgericht en houdt zich onder meer bezig met het ontwerpen en fabriceren van kabelklemmen. Zij biedt oplossingen op maat, met name op het gebied van ondergrondse kabels. Blijkens een persbericht op haar website van mei 2017 (productie 16 van Roxtec) heeft zij 780 stuks waterdichte kabeldoorvoeringen geleverd die die zijn bestemd voor het project/tramlijn “De Uithof” in Utrecht. Bij dit persbericht heeft [bedrijf 1] een foto geplaatst waarop de oranje-zwarte afdichtingsmodules van Wallmax worden getoond.

2.7.

Op 19 december 2016 heeft Roxtec GmbH in Duitsland een
ex parteverbod gevraagd tegen de verhandeling van de producten van Wallmax. Roxtec heeft dit verzoek gegrond op oneerlijke mededinging en op de inbreuk op twee van haar uniemerken. Op 4 januari 2017 heeft het Landgericht Hamburg Wallmax een verbod gegeven tot het in het verkeer brengen van haar producten in Duitsland. Hiertoe is onder meer overwogen dat de verschillende producten nagenoeg identiek (“nahezu identisch”) zijn en dat de verschillende kleurstelling hieraan niet afdoet. Na een bezwaarschrift hiertegen van Wallmax heeft het Landgericht Hamburg deze beslissing
inter partesgehandhaafd. De motivering van deze laatste beslissing is nog niet beschikbaar.

2.8.

Op 20 december 2016 hebben Roxtec AB en Roxtec Italia s.r.l. in Milaan (Italië) een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen (onder meer) Wallmax. Zij hebben in die procedure vorderingen ingesteld die zijn gebaseerd op oneerlijke mededinging, inbreuk op verschillende gemeenschapsmodellen en inbreuk op de uniemerken van Roxtec AB. Gevorderd is een verbod tot het verhandelen van de producten van Wallmax in de gehele Europese Unie en een gebod tot het afgeven van alle bescheiden die inzicht verschaffen in de omvang van de vermeend inbreukmakende handelingen en de daarmee behaalde resultaten. In die procedure beroept Roxtec AB zich niet op het uniemerk met nummer 014338735 (het zwarte vierkant met de blauwe cirkels). Op 14 juni 2017 heeft een hoorzitting plaatsgevonden en op 19 september 2017 heeft Roxtec haar laatste schriftelijke toelichting ingediend.

2.9.

Wallmax heeft nietigheidsacties ingesteld tegen de uniemerkregistraties met de nummers 014338735 (het zwarte vierkant met de blauwe cirkels) en 014784375 (het oranje vierkant met de zwarte cirkels). Op 14 maart 2017 heeft het Europese bureau voor de intellectuele eigendom (EUIPO) het merk met nummer 014338735 in stand gehouden. Tegen deze beslissing heeft Wallmax op 8 mei 2017 beroep ingesteld. Het EUIPO heeft nog geen uitspraak gedaan in de nietigheidsactie tegen het merk met nummer 014784375.

2.10.

Op 5 oktober 2017 heeft Roxtec een verzoekschrift ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag, conservatoir beslag tot afgifte en vernietiging van inbreukmakende goederen en gerechtelijke bewaarneming. Gerekwestreerde is [bedrijf 1] . Volgens het verzoekschrift verhandelt [bedrijf 1] in Nederland producten die vermoedelijk afkomstig zijn van Wallmax en die inbreuk maken op diverse aan Roxtec toekomende exclusieve rechten van intellectuele eigendom. Op 6 oktober 2017 heeft de voorzieningenrechter het gevraagde verlof verleend. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak is hierbij gesteld op vier weken. Op 11 oktober 2017 is het beslag gelegd.

2.11.

Bij brieven van de raadslieden van Roxtec van 11 oktober 2017 zijn [bedrijf 1] en Wallmax – kort gezegd – verzocht om binnen 24 uur een zogenoemde onthoudingsverklaring te ondertekenen. Aan dit verzoek hebben zij niet voldaan.

2.12.

Blijkens de producties 3 en 4 van Roxtec heeft Wallmax in juni/juli 2017 op haar website aangekondigd aanwezig te zullen zijn op twee beurzen in Nederland, te weten op de Europort Exhibition for Maritime Technology 2017 (van 7-10 november 2017 in Rotterdam) en op de Marine Equipment Trade Show (van 14-16 november 2017 in Amsterdam).

2.13.

Hieronder is een product van Roxtec (links) en een product van Wallmax (rechts) afgebeeld.

3.Het geschil in conventie

3.1.

Roxtec vordert – kort gezegd – het volgende:
1. [bedrijf 1] en Wallmax op straffe van dwangsommen te gebieden iedere inbreuk in de Europese Unie op de auteursrechten van Roxtec te staken en gestaakt te houden;
2. [bedrijf 1] en Wallmax op straffe van dwangsommen te gebieden iedere inbreuk in Nederland op de merkrechten van Roxtec te staken en gestaakt te houden;
3. [bedrijf 1] en Wallmax op straffe van dwangsommen te gebieden ieder onrechtmatig handelen, bestaande uit het slaafs nabootsen van de producten van Roxtec, te staken en gestaakt te houden;
4. [bedrijf 1] en Wallmax op straffe van dwangsommen te gebieden schriftelijke opgave te doen van de toeleveranciers van de inbreukmakende producten, van de aantallen inbreukmakende producten die ten behoeve van [bedrijf 1] en Wallmax zijn vervaardigd, aan hen zijn afgeleverd en bij hen in voorraad zijn, de inkoopprijzen van die producten en de bruto- en nettowinst die daarmee is behaald;

5. [bedrijf 1] op straffe van dwangsommen te gebieden de op 11 oktober 2017 beslagen en in bewaring genomen inbreukmakende producten aan Roxtec af te geven, ter vernietiging op kosten van [bedrijf 1] ;
6. [bedrijf 1] en Wallmax te veroordelen in de kosten van dit geding op grond van artikel 1019 h Rv (waarbij de voorzieningenrechter dient uit te gaan van een salaris advocaat van € 40.000,-, zie onder 1.2) en
7. de termijn voor het instellen van de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 maanden.

3.2.

Roxtec stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat zij vanwege de twee onder 2.12 genoemde beurzen een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen. Verder voert zij het volgende aan:

De voor- en achterzijde van vrijwel al haar afdichtingsoplossingen kennen eenzelfde vormgeving, bestaande uit een blauw vierkant met daarop de kenmerkende zwarte concentrische cirkels en de zwarte kern. Het uiterlijk van de producten van Wallmax (die door [bedrijf 1] in Nederland op de markt worden gebracht) is identiek, met dien verstande dat Wallmax haar producten uitvoert in de kleurstelling oranje-zwart. Roxtec beroept zich op haar uniemerken (zie 2.4). Het uiterlijk van de producten van Wallmax is identiek aan het oranje-zwarte beeldmerk van Roxtec, zodat sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a van de Uniemerkenverordening. Uitgaande van het blauw-zwarte beeldmerk van Roxtec is sprake van soortgelijke producten en van verwarringsgevaar, hetgeen merkinbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b van de Uniemerkenverordening oplevert. Bovendien is Roxtec een bekend merk zodat ook sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub c van de Uniemerkenverordening. Wallmax vaart immers in het kielzog van Roxtec en doet afbreuk aan haar reputatie. Voorts beroept Roxtec zich op haar auteursrechten. De vormgeving van haar producten berust op subjectieve keuzes en kan worden aangemerkt als een eigen intellectuele schepping. Het specifieke (bulls-eye) ontwerp van Roxtec (ontworpen door [oprichter Roxtec] ) is niet ingegeven door de technische functie van het product. De producten van Wallmax kennen nagenoeg eenzelfde totaalindruk als die van Roxtec en kunnen daarom worden aangemerkt als ongeoorloofde verveelvoudigingen en openbaarmakingen als bedoeld in de artikelen 12 en 13 Auteurswet (Aw). Roxtec AB is de auteursrechthebbende op grond van artikel 8 Aw. Als gevolg van de Europese harmonisatie van het auteursrechtelijke werkbegrip genieten de producten van Roxtec bescherming binnen de gehele Europese Unie. De voorzieningenrechter kan dan ook een verbod uitspreken voor de gehele Europese Unie. Tot slot is in dit geval sprake van slaafse nabootsing (artikel 6:162 BW). De producten van Roxtec nemen al lange tijd een eigen plaats in op de markt. Wallmax laat na verwarringsgevaar te voorkomen . Zij wijkt waar mogelijk niet af van de producten van Roxtec. Bijkomende omstandigheden hierbij zijn dat Wallmax stelselmatig de gehele productlijn en nagenoeg de gehele catalogus van Roxtec één op één kopieert, terwijl er voldoende alternatieven zijn (hetgeen blijkt uit productie 12 van Roxtec). Ook beschikt Wallmax over veel minder veiligheidscertificaten dan Roxtec. Daaruit volgt volgens Roxtec dat de producten van Wallmax inferieur zijn. In dit verband verwijst Roxtec naar de verklaring van een van haar medewerkers, [naam 10] (productie 21).

3.3.

[bedrijf 1] en Wallmax hebben bestreden dat de voorzieningenrechter (internationaal) bevoegd is om van de vorderingen van Roxtec kennis te nemen. Daarnaast hebben zij verweer gevoerd tegen toewijzing van de vorderingen.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.Het geschil in voorwaardelijke reconventie

4.1.

Wallmax vordert onder de voorwaarde dat de vorderingen in conventie worden afgewezen – kort gezegd – het volgende:
1.
primairRoxtec op straffe van dwangsommen te verbieden feitelijke en/of (bewarende) rechtsmaatregelen te nemen die Wallmax het ongestoord houden van de beurzen in Amsterdam en/of Rotterdam (zie 2.12) belemmeren;
2.
subsidiairRoxtec op straffe van dwangsommen te gelasten dit vonnis over te leggen bij enig verzoek tot beslaglegging ten laste van Wallmax dat beoogt of als gevolg kan hebben het ongestoord houden van de beurzen in Amsterdam en/of Rotterdam (zie 2.12) te belemmeren;
3.
primair en subsidiairRoxtec te veroordelen in de kosten van dit geding op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente.

4.2.

Wallmax stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat Roxtec onrechtmatig handelt indien zij voorafgaand aan de twee beurzen rechtsmaatregelen zou nemen die het ongestoord tonen van de Wallmax-producten zouden belemmeren, wetende dat er een serieuze kans bestaat dat haar intellectuele eigendomsrechten geen stand zullen houden.

4.3.

Roxtec heeft tegen de vorderingen in reconventie verweer gevoerd.

4.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5.De beoordeling in conventie

de bevoegdheid jegens [bedrijf 1]

5.1.

Volgens de dagvaarding is de Nederlandse rechter jegens [bedrijf 1] bevoegd om van dit geschil kennis te nemen op grond van artikel 4 lid 1 van de herschikte EEX-Verordening (de Brussel I bis-Verordening, hierna de Verordening). Eveneens volgens de dagvaarding is de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam relatief bevoegd omdat een van de (beweerde) inbreuken plaatsvindt in het arrondissement van deze rechtbank. In dit kader is verwezen naar de in Amsterdam te houden beurs op 14-16 november 2017 (zie 2.12). In de pleitnota van haar raadsman voegt Roxtec hieraan toe dat [bedrijf 1] zich via haar op Nederland gerichte website schuldig maakt aan inbreuk op de rechten van Roxtec en dat de rechtbank Amsterdam ook om die reden (op grond van artikel 102 Rv) zelfstandig bevoegd is jegens [bedrijf 1] . In dit verband verwijst Roxtec naar r.o. 3.3.2 van het arrest van de Hoge Raad van 7 december 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BX9018).

5.2.

Overwogen wordt dat de Nederlandse rechter (internationaal) bevoegd is jegens [bedrijf 1] op grond van artikel 4 lid 1 van de Verordening. [bedrijf 1] heeft echter terecht aangevoerd dat dit artikel geen aanknopingspunt biedt voor het vaststellen van de relatieve bevoegdheid. De relatieve bevoegdheid moet worden vastgesteld aan de hand van het interne procesrecht van de desbetreffende lidstaat. [bedrijf 1] heeft in dat kader verwezen naar de hoofdregel van artikel 99 Rv op grond waarvan de rechtbank Gelderland bevoegd is, omdat [bedrijf 1] in dat arrondissement woonplaats heeft. Op dit onderdeel wordt geoordeeld dat de relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank in dit geval, in afwijking van artikel 99 Rv, kan worden gegrond op artikel 102 Rv omdat de beweerd inbreukmakende producten worden getoond op de website van [bedrijf 1] (zie productie 16 van Roxtec) en deze website op geheel Nederland is gericht, zodat, uitgaande van een verbintenis uit onrechtmatige daad, de plaats waar het schadebrengende feit zich voordoet mede in dit arrondissement is gelegen.

de bevoegdheid jegens Wallmax

5.3.

Voor de bevoegdheid van de Nederlandse rechter jegens Wallmax heeft Roxtec zich beroepen op de artikelen 7 lid 2 en 8 lid 1 van de Verordening. Artikel 7 lid 2 van de Verordening schept inderdaad in dit geval in beginsel een bevoegdheid voor de Nederlandse rechter omdat de twee beurzen (zie 2.12) in Nederland worden gehouden en daarmee de plaats van het (beweerd) schadebrengende feit in Nederland is gelegen. Omdat een van die beurzen in Amsterdam plaatsvindt, is daarmee tevens de relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank gegeven.

Op de bijzondere bevoegdheid bij pluraliteit van gedaagden zoals neergelegd artikel 8 lid 1 van de Verordening (dat eng moet worden uitgelegd omdat het een afwijking inhoudt van de hoofdregel van artikel 4 lid 1 van de Verordening) kan geen bevoegdheid van de Nederlandse rechter jegens Wallmax worden gegrond. Weliswaar kennen de vorderingen tegen [bedrijf 1] en Wallmax dezelfde rechtsgrondslagen, maar in dit geval is voorshands niet voldaan aan het zogenoemde voorzienbaarheidsvereiste . In dit geding is immers onvoldoende gebleken dat [bedrijf 1] de beweerd inbreukmakende producten van Wallmax op enige schaal in Nederland in voorraad heeft, tentoonstelt of verhandelt. Blijkens de als productie 21 in het geding gebrachte verklaring van [gedaagde 1] van [bedrijf 1] heeft [bedrijf 1] ten behoeve van een van haar klanten slechts één keer een order geplaatst bij Wallmax voor speciaal op maat gemaakte producten en is er geen sprake van een distributierelatie tussen [bedrijf 1] en Wallmax of van uitzicht daarop. Dat [bedrijf 1] de producten van Wallmax op haar website heeft getoond, is enkel gebeurd ter illustratie van een persbericht dat betrekking had op die ene klant (zie 2.6). [bedrijf 1] biedt de producten van Wallmax niet via haar website te koop aan en zij neemt ook geen deel aan de twee hiervoor genoemde beurzen. Onder deze omstandigheden was het voor Wallmax dus niet voorzienbaar dat zij gezien de positie die [bedrijf 1] in deze kwestie inneemt in Nederland voor de rechter zou worden opgeroepen. Door de bevoegdheid te baseren op artikel 8 lid 1 van de Verordening, zou Wallmax ten onrechte worden afgetrokken van de Italiaanse rechter. Voorlopig kan dus worden geconcludeerd dat alleen artikel 7 lid 2 van de Verordening bevoegdheid voor de Nederlandse rechter creëert.

litispendentie

5.4.

Vervolgens ligt de vraag voor of het beroep van Wallmax op artikel 29 van de Verordening (“litispendentie”) en (subsidiair) haar beroep op artikel 30 van de Verordening (samenhangende vorderingen) er niettemin aan in de weg staat dat de Nederlandse rechter bevoegd is van het geschil jegens Wallmax kennis te nemen. Wallmax heeft in dit verband verwezen naar de reeds door Roxtec tegen haar aanhangig gemaakte procedure in Milaan (zie 2.8). Voor een geslaagd beroep op artikel 29 van de Verordening is vereist dat de procedures in de verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen aanhangig zijn, hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten. In dit geval zijn Roxtec AB en Wallmax zowel in dit kort geding als in de Italiaanse procedure partij. Daarnaast zijn in de Italiaanse procedure Roxtec Italia s.r.l. en 4C Innovation s.r.l. partij. Het onderwerp (ofwel doel) van de vorderingen is gelijk (een verbod tot het verhandelen van producten van Wallmax in de gehele Europese Unie en een gebod tot het afgeven van alle bescheiden die inzicht verschaffen in de omvang van de vermeend inbreukmakende handelingen en de daarmee behaalde resultaten). Over de vraag of sprake is van dezelfde oorzaak (ofwel de feiten en de rechtsregels die tot staving van de vordering worden aangevoerd ) wordt overwogen dat genoegzaam is gebleken dat het in beide procedures om dezelfde producten gaat, dat in dit kort geding een beroep wordt gedaan op auteursrechten, merkrechten en op het leerstuk van de slaafse nabootsing en dat in de Italiaanse procedure een beroep wordt gedaan op modelrechten, op grotendeels dezelfde merkrechten als in dit kort geding en op het leerstuk van de oneerlijke mededinging. Gezien de ruime uitleg die moet worden gegeven aan de litispendentieregeling van artikel 29 van de Verordening om (net als in dit geval) de reële mogelijkheid van tegenstrijdige beslissingen in de verschillende lidstaten te voorkomen, staat het beroep op dit artikel er in beginsel aan in de weg dat de Nederlandse rechter kennis neemt van het geschil tegen Wallmax.

artikel 35 van de Verordening

5.5.

Het voorgaande laat echter onverlet dat de voorzieningenrechter in dit kort geding rechtsmacht kan aannemen op grond van artikel 35 van de Verordening. Dit artikel biedt de mogelijkheid voorlopige of bewarende maatregelen te treffen, ook wanneer (alleen) het gerecht van een andere lidstaat bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. [bedrijf 1] en Wallmax komen onder punt 31 van hun Akte exceptie van (internationale) onbevoegdheid tot diezelfde conclusie, net als Roxtec onder punt 9 van de pleitnota van haar raadsman. Partijen twisten nog wel over de vraag of op grond van artikel 35 van de Verordening grensoverschrijdende maatregelen kunnen worden getroffen, maar gezien de uitkomst van dit geding (zie hierna) kan beantwoording van die vraag in het midden blijven.

bevoegdheid ten aanzien van de merkenrechtelijke vorderingen

5.6.

Roxtec heeft zich in dit kort geding (mede) beroepen op haar uniemerken. In beginsel is alleen de rechtbank Den Haag bevoegd om van dergelijke vorderingen kennis te nemen. Dit sluit echter niet per definitie uit (zoals door Roxtec aangevoerd en door [bedrijf 1] en Wallmax niet bestreden) dat ook de voorzieningenrechter van een andere rechtbank in kort geding voorlopige maatregelen kan treffen. Zie hiervoor het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 4 januari 2007 (ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ5613).

inbreuk op de IE-rechten van Roxtec?

5.7.

In dit kort geding beroept Roxtec zich op de bescherming van het zogenoemde bulls-eye ontwerp (“de schietschijf”), dat wil zeggen het twee dimensionale grafische (figuratieve) ontwerp dat in de kleurstelling blauw-zwart is aangebracht op de voor- en achterzijde van haar afdichtingsmodules. Zij roept dus niet de bescherming in van de (drie dimensionale) module als zodanig. Zij kan daarvan de bescherming ook niet inroepen omdat de module als zodanig werd beschermd door het inmiddels afgelopen octrooirecht (EP 916). Wallmax brengt afscheidingsmodules op de markt waarvan de voor- en achterzijde volgens Roxtec (nagenoeg) identiek zijn (met dien verstande dat de producten van Wallmax zijn uitgevoerd in de kleurstelling oranje-zwart).

5.8.

Roxtec heeft in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt dat [bedrijf 1] inbreuk maakt of dreigt te maken op de IE-rechten van Roxtec. [bedrijf 1] is niet de distributeur van Wallmax in Nederland, noch is er voorshands sprake van dat zij dat wordt. Afgezien van productie 16 (het persbericht op de website van [bedrijf 1] met daarbij een foto van een aantal Wallmaxproducten) is niet gebleken dat [bedrijf 1] op enige wijze in verband kan worden gebracht met Wallmax of haar producten. De inhoud van het beslagrekest en de dagvaarding richt zich ook grotendeels op Wallmax en de producten van Wallmax en niet op [bedrijf 1] . Dat [bedrijf 1] die producten zou verhandelen is weersproken in de verklaring van [gedaagde 1] (productie 21). Volgens die verklaring heeft [bedrijf 1] slechts één keer ten behoeve van één klant (op maat gemaakte) producten van Wallmax besteld. Gezien deze weerspreking heeft Roxtec het “verhandelen” door [bedrijf 1] van de Wallmax-producten, zoals in het beslagrekest en de dagvaarding is opgenomen, niet aannemelijk gemaakt. Roxtec heeft dan ook onvoldoende (spoedeisend) belang bij toewijzing van haar vorderingen jegens [bedrijf 1] . [bedrijf 1] neemt geen deel aan de beurzen in november 2017, zodat ook daarin geen (spoedeisend) belang kan zijn gelegen.

5.9.

Het belangrijkste verweer van Wallmax is dat indien een recht van intellectuele eigendom (in dit geval EP 916) eenmaal is geëxpireerd, het eerder beschermde object in beginsel vrij mag worden gekopieerd. Er moet voor worden gewaakt dat een monopolie op een bepaalde technologie na afloop van het octrooi kunstmatig wordt verlengd door het inroepen van langere of wellicht eeuwigdurende alternatieve (IE-)rechten. In zijn algemeenheid geldt dat dit verweer van Wallmax juist is. Roxtec heeft om die reden dan ook – zoals Wallmax terecht heeft aangevoerd – in strijd gehandeld met artikel 21 Rv (de waarheidsplicht) door in haar dagvaarding en beslagrekest geen melding te maken van haar geëxpireerde octrooirecht. In dit geval geldt verder dat Wallmax voorshands voldoende argumenten heeft opgeworpen die zien op de technische bepaaldheid van het zogenoemde bulls-eye ontwerp om in kort geding niet tot toewijzing van de vorderingen van Roxtec te kunnen komen. Wallmax heeft uitgebreid betoogd dat de leidingdoorvoer die bestaat uit meerdere rubberlagen technisch bepaald is om de flexibele binnendiameter te bewerkstelligen en dat ook het gebruik van de verschillende kleuren van die lagen technisch is bepaald om de gebruiker in één oogopslag te laten zien dat beide helften van de module evenveel rubberlagen bevatten. Het bulls-eye uiterlijk dat bestaat uit “verscheidene Schichten” en “unterschiedbare Farbe”, zoals technisch voorgeschreven in EP 916, vloeit dus voort uit dit octrooi en hieraan viel niets creatiefs te ontwerpen, aldus Wallmax. Niet kan worden uitgesloten dat de bodemrechter Wallmax hierin zal volgen. Overigens is ook onder 43 van de pleitnota van de raadsman van Roxtec opgenomen dat [oprichter Roxtec] bij het ontwerpen van het grafisch bulls-eye ontwerp is uitgegaan van EP 916.

5.10.

Ook het door Wallmax gevoerde merkenrechtelijke verweer in het kader van artikel 9 lid 2 sub a, b en c van de Uniemerkenverordening staat aan toewijzing van de vorderingen in de weg. De vraag is of sprake kan zijn van een inbreuk “sub a” nu in de dagvaarding is opgenomen dat het merk met nummer 041784375 (het oranje vierkant met de zwarte cirkels) niet geheel identiek is aan het door Wallmax gevoerde teken. Verder is (in het kader van een inbreuk “sub b”) het gevaar voor verwarring op geen enkele wijze door Roxtec aangetoond of aannemelijk gemaakt, bijvoorbeeld door middel van verklaringen van eindgebruikers. Gezien het door Wallmax gevoerde verweer ligt gevaar voor verwarring niet voor de hand omdat alleen specialisten de verschillende producten (de een blauw-zwart, de ander oranje-zwart) gebruiken en die producten niet door elkaar zullen worden gebruikt, omdat dan de certificering niet meer geldt. De producten zijn niet (bijvoorbeeld in bouwmarkten) beschikbaar voor “gewone” consumenten. Roxtec heeft ook haar stelling dat sprake is van merkinbreuk “sub c” onvoldoende handen en voeten gegeven. Dat Wallmax zou profiteren van de bekendheid en aantrekkingskracht van de Roxtec-merken en van de commerciële inspanningen van Roxtec, kan (als dit al zo is) evengoed een gevolg zijn van het feit dat Wallmax dezelfde techniek gebruikt en mag gebruiken omdat het octrooirecht van Roxtec nu eenmaal is geëxpireerd. Dat de producten van Wallmax over minder certificaten beschikken, betekent voorshands niet dat zij “inferieur” zouden zijn. De verklaring van de eigen medewerker van Roxtec ( [naam 10] ) is hiertoe voorshands onvoldoende.

5.11.

Roxtec kan voorshands evenmin worden gevolgd in haar stelling dat de totaalindrukken van de producten van Roxtec en Wallmax overeenstemmen, en dat om die reden auteursrechtinbreuk moet worden aangenomen. De totaalindrukken kunnen immers overeenstemmen vanwege de technische bepaaldheid van de producten. Het dient bij auteursrechtinbreuk te gaan om de subjectieve keuzes die zijn gemaakt en die zijn in dit geval (zie onder 5.10) beperkt. Waar het gaat om slaafse nabootsing acht de voorzieningenrechter van belang dat de producten van Wallmax zijn uitgevoerd in een andere kleur, zodat Wallmax, waar het kon, in ieder geval op een belangrijk punt is afgeweken van het product van Roxtec. Bovendien vermeldt Wallmax haar naam op haar producten.

5.12.

De conclusie is dat de vorderingen van Roxtec in dit kort geding niet kunnen worden toegewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Roxtec worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Voor het salaris advocaat wordt verwezen naar 1.2 van dit vonnis. De voorzieningenrechter acht het in dit geval redelijk dat van het bedrag van € 40.000,- 90% toekomt aan de vordering in conventie en 10% aan de vordering in reconventie. Derhalve zal het salaris advocaat worden gesteld op € 36.000,-.

6.De beoordeling in voorwaardelijke reconventie

6.1.

Aan de voorwaarde die Wallmax heeft gesteld voor het instellen van de eis in reconventie, te weten dat de vorderingen in conventie worden afgewezen, is voldaan.

6.2.

De primaire vordering is, zoals Roxtec terecht heeft aangevoerd, te algemeen geformuleerd om te kunnen worden toegewezen. Mogelijkerwijs neemt Wallmax deel aan de twee beurzen met andere producten dan die in dit geding centraal staan, en het kan Roxtec niet op voorhand verboden worden hiertegen op te treden.

6.3.

Bij toewijzing van de subsidiaire vordering heeft Wallmax geen belang. Roxtec heeft in dit kader terecht aangevoerd dat zij op grond van de geldende beslagregels verplicht is dit vonnis ter kennis te brengen van de voorzieningenrechter indien opnieuw een beslagrekest wordt ingediend.

6.4.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal Wallmax worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Het salaris advocaat zal hierbij worden gesteld op € 4.000,- (zie 5.13).

7.De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie:

7.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

7.2.

veroordeelt Roxtec AB en Roxtec B.V. in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van [bedrijf 1] en Wallmax begroot op € 36.000,- aan salaris advocaat en op € 618,- aan griffierecht,

7.3.

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

In reconventie:

7.4.

weigert de gevraagde voorzieningen,

7.5.

veroordeelt Wallmax in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Roxtec AB en Roxtec B.V. begroot op € 4.000,- aan salaris advocaat,

7.6.

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 november 2017.^[1]