Uitspraak
vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht
zaaknummer / rolnummer: C/13/549212 / HA ZA 13-1145
Vonnis van 24 december 2014
in de zaak van
de vennootschap naar Zwitsers recht
CAPRI SUN AG,
gevestigd te Zug, Zwitserland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,
tegen
de vennootschap naar buitenlands recht
RIHA WESERGOLD GETRÄNKE GMBH & CO KG,
gevestigd te Rinteln, Bondsrepubliek Duitsland
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Capri Sun en Riha worden genoemd.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 22 januari 2014, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
- het proces-verbaal van comparitie van 29 april 2014 en de in dit proces-verbaal genoemde (proces)stukken;
- de akte in reconventie tevens houdende uitdrukkelijk verzoek tot het in het geding mogen brengen van nadere producties van 11 juni 2014, genomen door Riha met producties;
- de antwoordakte van Capri Sun van 25 juni 2014;
- de antwoordakte ‘akte uitlating productie 14 Riha Wesergold’.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De feiten
2.1.
Capri Sun is houdster van het volgende internationale driedimensionale vormmerk met gelding in de Benelux:
ingeschreven onder nummer IR 677879 op 26 juni 1997, voor niet-alcoholische dranken, vruchtendranken, vruchtensappen en vruchtennectars in klasse 32. De Weense classificatiecode is 19.03.03, waarbij 19 staat voor de categorie “containers and packing
”en de codering 03.03 staat voor “
small non-cylindrical or non-elliptical containers”.
”en de codering 03.03 staat voor “
small non-cylindrical or non-elliptical containers”.
2.2.
Capri Sun brengt in de Benelux (kinder)vruchtensapdranken op de markt in zogenaamde “sta-zakjes” in de vorm zoals afgebeeld in de internationale merkinschrijving (verder ook wel genoemd: het Sta-zakje). Zij brengt deze sta-zakjes sinds 1969 in Duitsland op de markt en sinds 1981 ook in Nederland. De sta-zakjes worden verkocht onder het merk CAPRI-SUN of (in het Duitse taalgebied) CAPRI-SONNE. Deze sta-zakjes zijn in 1966 gecreëerd en worden sinds 1969 in Duitsland geproduceerd door de zustervennootschap van Capri Sun: Deutsche SiSi Werke Betriebs GmbH (hierna: SiSi). Hieronder staat een Sta-zakje afgebeeld in opgemaakte vorm.
2.3.
Riha is een vruchtensappen- en vruchtendrankenproducente. Zij verkoopt vruchtendranken onder eigen merken en onder de naam van ‘private labels’ van diverse supermarkten.
2.4.
Van 28 tot en met 29 mei 2013 is te Amsterdam de “World of Private Label” beurs gehouden (hierna: WPL-beurs). Op de WPL-beurs heeft Riha dranken in (onder meer) onderstaand sta-zakje aangeboden aan retailers om deze sta-zakjes onder hun eigen merk in het verkeer te brengen.
2.5.
Capri Sun heeft met verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 23 mei 2013 op 28 mei 2013 beslag tot afgifte doen leggen van de op de beurs aangetroffen sta-zakjes van Riha. Capri Sun heeft deze goederen in gerechtelijke bewaring gegeven.
2.6.
Het vormmerk onder nummer IR 677879 is bij vonnis van de rechtbank te ’s-Gravenhage van 9 april 2014 in een procedure tussen Capri Sun als eiseres en [bedrijf] als gedaagde, nietig verklaard, wegens - kort gezegd - een geslaagd beroep door [bedrijf] op de techniekuitzondering van artikel 2.1 lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (verder: BVIE). Deze nietigverklaring is niet uitvoerbaar bij voorraad. Capri Sun heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.
2.7.
Capri Sun heeft een verklaring in het geding gebracht van ir. A.R. Aalbers van 15 april 2014 aangaande de techniekuitzondering in relatie tot het sta-zakje van Capri Sun. Aalbers is Europees octrooigemachtigde en als partner verbonden aan octrooigemachtigdenkantoor De Vries & Metman in Amsterdam.
2.8.
Riha heeft op haar beurt een verklaring van mr. M.J.A. Haegens en mr. E.H. van Beem van 28 april 2014 in het geding gebracht, aangaande de techniekuitzondering in relatie tot het Sta-zakje van Capri Sun. Haegens en Van Beem zijn Benelux en Europees merken- en modellengemachtigden en verbonden aan V.O. Patents & Trademarks te Den Haag.
2.9.
Voorts heeft Riha de octrooiaanvraag in het geding gebracht van 14 november 1963 van [naam] met betrekking tot ‘een houder van kunststof van de soort die is vervaardigd door lassen en afsnijden van de velvormige kunststof’ (een sta-zakje).
2.10.
Riha heeft verder een rapport genaamd ‘Belevingsonderzoek stazakken’ van 24 december 2013, opgesteld door [naam 2] van marktonderzoeksbureau RenM Matrix in het geding gebracht.
2.11.
Capri Sun heeft een Ipsos-rapport van september 2013 in het geding gebracht, genaamd: “Capri-Sun” Determining the Distinctiveness of Packaging in the Netherlands”. In reactie daarop heeft Riha een rapport van [naam 2] van 14 april 2014 overgelegd met zijn bevindingen over dit Ipsos rapport.
2.12.
Capri Sun heeft verder een rapport van 8 april 2014 in het geding gebracht van de Nederlandse hoogleraar marketing-onderzoek prof. dr. T.H.A. Bijmolt, in reactie waarop Riha een stuk van 24 april 2014 genaamd ‘Antwoord RenM Matrix inzake aanvullende verklaring prof. dr. Tammo Bijmolt d.d. 8 april 2014’ in het geding heeft gebracht.
3.Het geschil
in conventie
3.1.
Capri Sun vordert samengevat - dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
A. Riha te bevelen binnen zeven dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis:
Primair: iedere inbreuk in de Benelux op haar merk te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden ieder gebruik, waaronder met name te verstaan elk gebruik als omschreven in artikel 2.20 lid 2 BVIE, van de vorm van een verpakking als het Sta-zakje;
Subsidiair: het door Capri Sun beschreven onrechtmatig handelen in Nederland te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het aanbieden en verhandelen van sta-zakjes, bestemd voor de verpakking van vruchtensappen of andere niet-alcoholische dranken, die overeenstemmen met de (door Capri Sun in de dagvaarding beschreven) kenmerkende vorm van haar Sta-zakje,
een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
B. Riha te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de totale bij haar of voor haar bij derden aanwezig zijnde voorraad inbreukmakende sta-zakjes als ook de krachtens het in het lichaam van de dagvaarding genoemde beslag, beslagen en in bewaring genomen verpakkingen aan Capri Sun af te (doen) geven ter vernietiging op kosten van Riha, een en ander op straffe van een dwangsom;
C. Riha te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten van Capri Sun terzake van deze prodedure, zoals bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en Riha te veroordelen tot vergoeding van de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade alsook ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek (BW), waaronder in ieder geval worden begrepen de kosten van het gelegde beslag (met inbegrip van de opslagkosten), te voldoen binnen veertien dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan het te betalen bedrag zal worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de dag der betekening tot aan de dag van volledige betaling.
3.2.
Capri Sun stelt daartoe, zakelijk weergegeven:
- dat de vorm van de door Riha aangeboden sta-zakjes een inbreuk is als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a van het BVIE, omdat deze gelijk is aan het vormmerk van Capri Sun, dan wel daarvan in zo geringe mate afwijkt, dat de verschillen aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen;
- dat Riha met deze overeenkomende sta-zakjes inbreuk maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, omdat door dit gebruik gevaar voor verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan;
- dat Riha inbreuk maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, omdat Riha - gezien de bekendheid van het vormmerk van Capri Sun- ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het zonder geldige reden gebruiken van dezelfde vorm, althans afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van Capri Sun;
- ten slotte stelt Capri Sun zich op het standpunt dat zij recht heeft op bescherming tegen slaafse nabootsing van de vorm van haar sta-zakjes, zoals die ook als vormmerk is beschermd. Het nabootsen van het Sta-zakje is volgens Capri Sun onrechtmatig.
3.3.
Riha voert verweer. Zij betwist dat er (voor zover al sprake is van een geldig merk) sprake is van een merkinbreuk, omdat zij haar sta-zakje enkel gebruikt als verpakking van haar vruchtendrank en niet als aanduiding van de herkomst van deze dranken. Daarnaast is er, wanneer de totaalindrukken worden vergeleken, geen sprake van een gelijk of overeenstemmend teken. Hierdoor is er ook geen verwarringsgevaar. Het onderscheidend vermogen van het Sta-zakje is zeer gering en het is zeker geen bekend merk in de Benelux, aldus steeds Riha. Ten slotte betwist Riha dat Capri Sun een beroep op bescherming tegen slaafse nabootsing toekomt.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
in reconventie
3.5.
Riha vordert na vermeerdering van eis samengevat - dat bij vonnis voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
de internationale merkinschrijving op naam van Capri Sun met nummer 677879 voor de Benelux nietig te verklaren en Capri Sun te bevelen deze inschrijving voor de Benelux door te halen;
het door Capri Sun op 29 mei 2014 (bedoeld is waarschijnlijk: 28 mei 2013, Rb) ten laste van Riha gelegde beslag onmiddellijk op te heffen, de bewaarneming onmiddellijk te beëindigen en Capri Sun te bevelen de in beslag genomen goederen in oorspronkelijke staat binnen vijf dagen na betekening van het vonnis aan de advocaten van Riha af te geven;
te verklaren voor recht dat Capri Sun zich door de in haar akte en ter comparitie nader geadstrueerde gedragingen schuldig maakt en heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen tegenover Riha en uit dien hoofde tegenover Riha aansprakelijk is voor schade die Riha dientengevolge lijdt en reeds heeft geleden, zulks nader op te maken bij staat.
Capri Sun te veroordelen in de volledige proceskosten in reconventie op grond van artikel 1019h Rv.
3.6.
Riha stelt, zakelijk weergegeven, dat:
- primair: de merkinschrijving van Capri Sun niet voldoet aan de eisen van artikel 2.1 lid 1 BVIE;
- subsidiair: het teken de wezenlijke waarde van de waar aangeeft, althans
uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te krijgen (artikel 2.28 lid 1 sub a juncto art. 2.1 lid 2 BVIE);
- meer subsidiair: het merk onderscheidend vermogen mist, en
- uiterst subsidiair: de vorm van Capri Sun Sta-zakjes in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk is geworden.
3.7.
Capri Sun voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
In conventie en in reconventie
Bevoegdheid
4.1.
Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op een internationaal merk met gelding in de Benelux, geldt dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Uitgaande van deze opvatting is de rechtbank Amsterdam op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo internationaal bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Capri Sun als rechtbank van de plaats waar het (gestelde) schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich (opnieuw) kan voordoen. De bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam om van de vorderingen in conventie kennis te nemen is voorts door Riha niet betwist, zodat de rechtbank Amsterdam zich gezien artikel 110 Rv relatief bevoegd zal verklaren om kennis te nemen van de op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen.
4.2.
Voor de vorderingen in reconventie geldt eveneens dat de rechtbank Amsterdam internationaal bevoegd is op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo, althans, voor zover dit artikel de internationale bevoegdheid niet uitputtend zou regelen, op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo juncto artikel 4.6 lid 4 BVIE. De bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam om van de vorderingen in reconventie kennis te nemen is voorts door Riha niet betwist, zodat de rechtbank Amsterdam zich gezien artikel 110 Rv relatief bevoegd zal verklaren om kennis te nemen van de op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen.
4.3.
Het meest verstrekkend is het in reconventie door Riha gedane beroep op nietigheid van de merkinschrijving. De rechtbank zal dit daarom eerst behandelen.
In reconventie
Inschrijvingsvereisten
4.4.
Riha heeft onder meer aangevoerd dat de afbeelding zoals opgenomen in de merkregistratie van Capri Sun onder nummer IR 677879 niet voldoet aan de vereisten van artikel 2.1 lid 1 BVIE, omdat deze onvoldoende duidelijk aangeeft wat het als merk geclaimde teken is.
4.5.
Capri Sun betwist dat haar voornoemde merkinschrijving onduidelijk is. De inschrijving voldoet volgens haar aan alle depotvereisten zoals opgesomd in artikel 1.1 Uitvoeringsreglement BVIE. Volstaan mag volgens Capri Sun worden met een verklaring dat sprake is van een driedimensionaal merk en één of meerdere afbeeldingen van het merk. Uit de merkregistratie blijkt volgens Capri Sun duidelijk dat het als merk beschermde teken een reflecterend klein sta-zakje is met een specifieke staande rechthoekige vorm (met een hoogte/breedteverhouding van 1,48), een bolling aan de onderkant (het buikje), die taps toeloopt (smal aan de onderkant en breed aan de bovenkant). De vorm van de bodem wordt door Capri Sun niet geclaimd. Vermelding van de maten van de dimensies is niet vereist, aldus Capri Sun.
4.6.
De rechtbank stelt vast dat de merkinschrijving omschrijft dat het door Capri Sun geclaimde teken een (kleine) houder voor (vruchten)drank is, welke houder (inherent daaraan) driedimensionaal van vorm is. Uit de merkinschrijving is echter alleen het vooraanzicht van de driedimensionale verpakking kenbaar, zodat de door Capri Sun ingeroepen merkrechten alleen kunnen worden beoordeeld op basis van dit vooraanzicht. Uit dit vooraanzicht volgt naar het oordeel van de rechtbank voldoende duidelijk dat sprake is van een reflecterend zakje met een rechthoekige vorm, in een bepaalde hoogte/breedte-verhouding (waarbij het zakje langer in de hoogte is dan in de breedte), met een bolling aan de onderkant (door beide partijen ‘het buikje’ genoemd), welke bolling aan de onderzijde iets taps toeloopt (smal aan de onderkant, breed aan de bovenkant). Verder zijn aan de bovenkant en aan de zijkanten lasnaden zichtbaar. De merkinschrijving voldoet daarmee aan de eisen van artikel 2.1 lid 1 BVIE.
De vorderingen van partijen zullen uitsluitend worden getoetst aan de hand van voornoemde omschreven en zichtbare kenmerken van de merkinschrijving.
Technisch bepaald
4.7.
Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of de wezenlijke elementen van het (door Capri Sun geclaimde) vormmerk alle technisch bepaald zijn en of het vormmerk in verband daarmee nietig is op grond van artikel 2.1 lid 2 BVIE.
4.8.
Volgens Riha bestaat het inschreven vormmerk uitsluitend uit vormelementen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. De wezenlijke functionele eigenschappen van het Sta-zakje zijn volgens haar met name toe te schrijven aan de (gunstige) technische uitkomst voor het vervaardigings- en vulproces voor sta-zakverpakkingen van vloeibare levensmiddelen. Riha heeft ter comparitie toegelicht dat zij daarmee bedoelt dat de vervaardiging van het zakje op de huidige wijze het meest efficiënt en goedkoop is. Overige gunstige functionele kenmerken van het Sta-zakje zijn volgens Riha lage investeringskosten, afvalreductie, lichtgewicht, onbreekbaar, lage transport- en opslagkosten, goede bescherming van de inhoud door de folie (waardoor de houdbaarheid wordt verlengd), milieuvriendelijkheid, volume-impressie, gunstige displaymethoden, goede sta-vastheid door ingevouwen folie aan de onderzijde en het consumentengemak (het Sta-zakje is eenvoudig te dragen en op te slaan). Riha verwijst ter onderbouwing van haar stellingen verder naar de door haar overgelegde verklaring van mr. M.J.A. Haegens en mr. E.H. van Beem, die tot de conclusie komen dat alle wezenlijke kenmerken van het vormmerk technisch bepaald zijn. Dat de vormelementen van het Sta-zakje technisch bepaald zijn, volgt ook uit de octrooiaanvraag uit 1963, aldus Riha. Volgens Riha zitten er geen onderscheidende elementen of sierelementen aan het Sta-zakje. Het gebruik van aluminium is (onder meer) nodig om het zakje te kunnen ‘sealen’ en de drank houdbaarder te maken. De hoogte-/breedteratio is niet op voldoende precieze wijze af te leiden uit de merkinschrijving en kan reeds daarom niet worden geclaimd. Daarnaast is dit geen onderscheidend kenmerk van het zakje en is deze verhouding technisch bepaald. De verpakking moet immers handzaam zijn en daarvoor is een breedte die de helft is van de lengte de beste oplossing. Ook resulteert deze maatvoering in een optimale benutting van de paletbelading om de goederen zo gunstig mogelijk te transporteren. Van andere marktdeelnemers kan niet worden gevraagd dergelijke elementen te wijzigen, aldus steeds Riha.
4.9.
Capri Sun betwist dat de vorm van haar Sta-zakje zuiver functioneel bepaald is. Dat het Sta-zakje het resultaat is van een technisch vervaardigingsproces (waarvoor ooit in 1963 een octrooi is aangevraagd) doet bij de beoordeling van deze uitsluitingsgrond niet ter zake. Het gaat uitsluitend om de technische uitkomst voor de gebruiker, de consument. Anders dan dat het Sta-zakje de (logische) functie heeft dat zij de vruchtendrank moet kunnen omvatten, is de vorm van het Sta-zakje niet functioneel. Een sta-zakje kan eindeloos veel verschillende vormen hebben, zonder aan deze functie afbreuk te doen, aldus Capri Sun. De door Riha genoemde voordelen van haar Sta-zakje gelden voor ieder sta-zakje voor vloeibare levensmiddelen. Volgens Capri Sun heeft Riha gesteld noch aangetoond dat alle wezenlijke kenmerken van haar Sta-zakje (zoals hiervoor onder 4.5 door Capri Sun genoemd) functioneel zijn. Met name de rechthoekige vorm van haar Sta-zakje komt volgens Capri Sun geen enkele technische functie toe. Hiervoor bestaat een vrijwel onbeperkte keuze- en variatievrijheid. Capri Sun verwijst ter ondersteuning van haar argumenten op dit punt onder meer naar de door haar overgelegde verklaring van ir. Aalbers, die als voorbeeld van een sta-zakje met een andere hoogte-breedteverhouding noemt het Minute Maid sta-zakje van Coca-Cola, dat vierkanter is en een bredere ‘buik’ heeft. Uit de verklaring van Aalbers volgt ook dat de rechthoekigheid van de lasnaden van het Sta-zakje niet technisch bepaald zijn, aangezien daarin ook vele variaties mogelijk zijn. Verder kan er nog gevarieerd worden in de vorm van de bodem ‘de gusset’ (hetgeen invloed kan hebben op het taps-toelopen), kan er gewerkt worden met zogenaamde zij-gussets of een ‘boven’-gusset. Capri Sun heeft een zakje met een ‘boven’-gusset bij de rechtbank in depot gegeven. Dit zakje wordt door partijen ook wel het ‘cilinder’-zakje genoemd. Ten slotte zijn er ook variaties mogelijk in de vulgraad, aldus Capri Sun.
4.10.
De rechtbank overweegt dat van bescherming als vormmerk is uitgesloten een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Achtergrond van deze beperking is dat de bescherming van het merkenrecht niet wordt ingezet ter bescherming van vormen die beschermd kunnen worden door andere, in tijd beperkte, intellectuele eigendomsrechten. Voorkomen dient te worden dat een merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar. Deze uitsluitingsgrond dient aldus te worden uitgelegd dat een teken dat enkel bestaat uit de vorm van een waar (of bij vormloze waren zoals vloeistoffen: de verpakking van die waar), op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele (in de zin van merkenrechtelijke, onderscheidende) kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Dat er mogelijk nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, staat niet in de weg aan toepassing van de uitsluitingsgrond. Dit kan wel een aanwijzing zijn dat dat de gekozen vorm niet aan een technische uitkomst is toe te schrijven, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde vorm van een verpakking wel enige (technische) functie vervult, maar dat de vorm tevens is ingegeven uit design-overwegingen. Een teken kan naast technische onderscheidende elementen, ook niet technische onderscheidende elementen bevatten. In dat geval is de techniek-uitzondering niet van toepassing. Ook wanneer de technische aspecten van de vorm niet wezenlijk zijn (geen onderscheidend element van de vorm zijn), vindt de uitzonderingsgrond geen toepassing. Het feit dat de vorm zelf het resultaat is van een technisch procedé (zoals bijvoorbeeld de door Riha genoemde verpakkingsmachine), maakt niet dat de vorm reeds daarom onder deze uitzonderingsbepaling valt. Al met al is dus voor toepassing van de uitzonderingsregel noodzakelijk dat alle wezenlijke (in de zin van onderscheidende) kenmerken van het Sta-zakje functioneel bepaald zijn. Het is aan Riha om aan te tonen dat de onderscheidende kenmerken van het Sta-zakje uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven.
4.11.
De kenmerken die gelet op de (zichtbare) merkinschrijving de totale indruk van de omstreden vorm in wezen bepalen zijn gezien de stellingen van partijen:
- een klein sta-zakje;
- met een specifieke rechthoekige vorm, waarbij de breedte korter is dan de hoogte;
- met rechte smalle lasnaden aan de bovenzijde en de beide zijkanten.
- met een bolling aan de onderkant (buikje);
- dat taps toeloopt (smal aan de onderkant, breed aan de bovenkant);
- Partijen zijn het er kennelijk over eens dat het reflecterende uiterlijk van het Sta-zakje een kenmerk van de zichtbare merkinschrijving is, waarvan beoordeeld dient te worden of dit technisch bepaald is. Zij hebben daar uitvoerig over gedebatteerd. De rechtbank zal daarom dit element in de beoordeling meenemen.
4.12.
Aan de genoemde kenmerken van de geregistreerde vorm kunnen, zoals door Riha gesteld en naar het oordeel van de rechtbank door Capri Sun onvoldoende bestreden, voor de consument/gebruiker objectief de volgende functies worden toegekend:
het reflecterende uiterlijk:
Riha heeft aangevoerd dat het verpakkingsmateriaal bestaat uit meerdere lagen van een soort folie, ‘laminaat’, met als belangrijk bestanddeel een laag aluminium die verschillende (technische) functies vervult en tevens zorgt voor het reflecterende uiterlijk. Riha verwijst naar Haegens en Van Beem, die als technische voordeel noemen van het gebruik van de reflecterende laag, dat de houdbaarheid van de inhoud daarmee wordt gemaximaliseerd. De door Capri Sun ingeroepen deskundige ir. Aalbers noemt in zijn verklaring van 15 april 2014 zelf ook als technisch voordeel van het materiaal waar het Sta-zakje van is gemaakt ‘de goede houdbaarheid van de vloeistof door het gebruik van folie’. In een door Riha overgelegde pagina van de website van Capri Sun, die gaat over de verpakking van haar Sta-zakje, staat vermeld: “die dünne Aluminiumschicht schützt den empfindlichen Inhalt vor Sauerstoff- und Lichtzutritt.” De keuze voor een (laag) folie die aluminium bevat beschouwt de rechtbank op grond van het voorgaande dan ook als technisch bepaald. Dit materiaal brengt met zich dat het reflecterend is, zodat ook die reflecterende eigenschap technisch bepaald is. Capri Sun voert in haar antwoordakte van 25 juni 2014 voor het eerst aan dat het reflecterende uiterlijk van haar zakje niet wordt bepaald door het gebruik van een laag folie/laminaat, maar door de buitenste laag van het zakje, welke volgens haar gemaakt is van polyethyleentereftalaat (PET) en door de wijze van bedrukking daarvan. Capri Sun heeft verder niet toegelicht op welke gronden (verfraaiend dan wel functioneel) zij gekozen heeft voor grotendeels aluminiumkleurig of grotendeels doorzichtig PET (waardoor de reflectie van de onderliggende laag zichtbaar blijft). Aannemelijk is gezien het voorgaande dat de keuze om het uiterlijk van haar zakje reflecterend te houden dan wel te maken, evenals de keuze voor het toepassen van een laag aluminium/laminaat, is ingegeven uit technische overwegingen, te weten ter bevordering van de houdbaarheid van de drank.
Capri Sun heeft nog aangevoerd dat de stevigheid van de folie ook van invloed is op het uiterlijk van het Sta-zakje en dat hierin keuzemogelijkheden bestaan. Naar het oordeel van de rechtbank is het - voor zover de stevigheid van de folie al af te leiden is uit de merkinschrijving - evenwel inherent aan een sta-zakje dat het materiaal waarvan dit is vervaardigd niet te slap is (dan kan het zakje niet meer staan), maar ook niet te stug, omdat de flexibele folie bij druk meegeeft en op die manier stoot- of drukschade voorkomt.
De rechthoekige vorm in een (specifieke) hoogte/breedteverhouding
De hoogte-/breedteverhouding van het Capri-Sun Sta-zakje is naar het oordeel van de rechtbank uit de merkinschrijving voldoende specifiek af te leiden. Uit de merkinschrijving is ook af te leiden dat deze verhouding aan de bovenzijde anders is dan aan de onderzijde wegens het taps toelopen van het zakje. De specifieke rechthoekige vorm van het Capri Sun Sta-zakje (langer in de hoogte dan in de breedte) is naar het oordeel van de rechtbank evenwel hoofdzakelijk technisch bepaald, omdat deze vorm het gebruiksgemak voor de consument verhoogt. De (staande) rechthoekige vorm ligt makkelijker in de hand dan een zakje dat langer is in de breedte dan in de hoogte. Dat er – zoals Capri Sun heeft aangevoerd – talloze keuzemogelijkheden zijn wat betreft de hoogte-/breedteverhouding – doet daar niet aan af. Met afwijkingen in de hoogte/breedte-verhouding wordt immers eenzelfde technische uitkomst verkregen. Van een esthetische keuze voor de rechthoekige vorm en de specifieke verhouding is in dit geval geen sprake. De door Capri Sun gebruikte verhoudingen zijn naar het oordeel van de rechtbank niet dusdanig afwijkend van wat gangbaar is in de verpakkingsindustrie, dat deze kunnen worden aangemerkt als voortvloeiend uit design-overwegingen. Dit blijkt ook uit de voorbeelden van alternatieve sta-zakjes die Capri Sun zelf heeft overgelegd en die (een enkele uitzondering daargelaten) allen een overeenkomstige hoogte- breedteverhouding hebben.
De lasnaden
De lasnaden zorgen ervoor dat de Sta-zak niet lekt en het zakje tegen stoten en druk van zowel binnen als buitenaf kan. Het is het meest efficiënt indien de lasnaden de vorm van het zakje volgen, zodat bij een rechthoekig sta-zakje de lasnaden uit technische (efficiëntie)-overwegingen eveneens in een vierhoek zullen staan.
De bolling van het Sta-zakje aan de onderkant (‘het buikje’)
Doordat het Sta-zakje wordt afgevuld met vloeistof, zet het zakje uit. Omdat het zakje niet helemaal tot bovenaan wordt gevuld, bevindt de bolling zich uitsluitend bij het onderste gedeelte van de verpakking. De keuze om het zakje niet tot bovenaan te vullen heeft een functie: De vloeistof heeft meer speling in het zakje, waardoor er minder druk op het zakje staat. De drank spuit dan minder snel naar buiten wanneer het rietje in het gaatje wordt gestoken of het zakje omvalt. Daarnaast bevindt het zwaartepunt van het zakje zich op de bodem van de (uitgespreide) onderkant, waardoor het beter blijft staan. Ook het samenvoegen van de twee foliezijden, waardoor het zakje aan de bovenzijde platter is, zorgt ervoor dat het zakje beter kan staan. Ook dit kenmerk is derhalve technisch bepaald.
Het taps toelopen van het zakje (breed van boven, smaller aan de onderzijde)
Dat het Sta-zakje aan de bovenzijde vanuit het vooraanzicht breder is dan aan de onderzijde, komt door voornoemde (technische) keuze het zakje niet helemaal tot aan de bovenzijde te vullen. Het gevulde gedeelte van het Sta-zakje zet immers iets uit, waardoor het (vanuit het vooraanzicht bezien) in de breedte smaller wordt. Ook de techniek die is gebruikt om het zakje te laten staan zorgt voor het (extra) taps toelopen van het zakje aan de onderkant van het vooraanzicht. De bodem van het zakje, die overigens zelf niet zichtbaar is in de merkinschrijving, is iets naar binnen gevouwen (door partijen ook de ‘W-vorm’ genoemd), waardoor het zakje (na versteviging van de onderkant met lasnaden aan de voor en achterzijde) op deze uitstekende lasnaden kan blijven staan. Door het naar binnen duwen van de bodem ontstaat een extra versmalling in de breedte. Daarmee is ook het taps toelopen technisch bepaald. Dat er – zoals Capri Sun heeft aangevoerd – andere (technische) oplossingen mogelijk zijn om het zakje te laten staan (zoals een diamantvorm aan de onderzijde en het gebruiken van ‘zij-gussets’), welke van invloed kunnen zijn op het vooraanzicht doet daar niet aan af. De vorm die ontstaat door de keuze voor een bepaalde technische oplossing, blijft een technisch bepaald vormelement.
4.13.
Het zijaanzicht en de bodem van het zakje zijn, zoals hiervoor is overwogen niet zichtbaar in de merkinschrijving. De door Capri Sun aangevoerde alternatieven voor de zijkanten en de bodem kunnen dan ook niet in de beoordeling worden betrokken, behoudens voor zover deze invloed hebben op de zichtbare merkinschrijving.
Tussenconclusie in reconventie
4.14.
Conclusie van het voorgaande is dat voor elk (in de merkinschrijving zichtbaar) vormelement een technische functie kan worden vastgesteld. Niet gebleken is dat het Sta-zakje een belangrijk niet-functioneel kenmerk bevat. Daarmee staat vast dat de – voor de totale indruk wezenlijke – kenmerken van het Sta-zakje een technische functie hebben. Dat er talloze variaties op de sta-zakjes bestaan, maakt dat niet anders. De geregistreerde vorm van het Sta-zakje is noodzakelijk voor het bereiken van een technische uitkomst en kan krachtens 2.1 lid 2 BVIE niet als merk worden beschouwd. Riha kan op grond van artikel 2.18 lid 1 sub a BVIE met succes de nietigheid van het inschreven teken inroepen. De vordering van Riha in reconventie slaagt in zoverre.
4.15.
Gelet op het voorgaande hoeven de overige door Riha aangevoerde nietigheidsgronden geen bespreking meer.
4.16.
Nu de nietigverklaring als declaratoire uitspraak naar haar aard niet voor uitvoerbaar bij voorraadverklaring in aanmerking komt, zal de (voor zover mogelijk gevorderde) uitvoerbaar bij voorraadverklaring worden afgewezen.
In conventie
Merkinbreuk
4.17.
De nietigverklaring van het vormmerk van Capri Sun in reconventie heeft tot gevolgd dat de primaire op merkinbreuk gebaseerde conventionele vorderingen van Capri Sun dienen te worden afgewezen. Aldus resteert de beoordeling van de door Capri Sun gestelde slaafse nabootsing.
Slaafse nabootsing
4.18.
Volgens Capri Sun is er – indien zou worden geoordeeld dat er geen sprake is van een merkinbreuk – in ieder geval sprake van een ongeoorloofde slaafse nabootsing door Riha van haar verpakking. Riha had volgens Capri Sun, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar sta-zakje afbreuk te doen, voor andere vormen kunnen kiezen, maar heeft er welbewust voor gekozen dit niet te doen. De sta-zakjes zijn (voor eenzelfde product) zowel in de hoogte-/breedteverhouding als in de maatvoering van de onderkant (derhalve zowel twee-als driedimensionaal) identiek. Capri Sun stelt dat het verwarringsgevaar daarmee is gegeven, althans moet worden vermoed. Door het ruim veertig jaar exclusief en intensief gebruik van het Sta-zakje en haar zeer aanzienlijke marketinginspanningen, heeft het Sta-zakje een eigen plaats in de Nederlandse markt verworven en beschikken de zakjes - ook los van de bedrukking - over een grote herkenbaarheid. Capri Sun verwijst hiertoe ook naar het door haar overgelegde Ipsos-rapport. De consument zal verder - ongeacht de bedrukking - denken dat de producten uit één bron afkomstig zijn, of dat de producten van Riha met toestemming van Capri Sun op de markt worden gebracht. Het door Riha veroorzaakte (indirecte) verwarringsgevaar maakt het slaafs nabootsen van het Sta-zakje door Riha onrechtmatig, aldus Capri Sun.
4.19.
Riha betwist dat zij onrechtmatig jegens Capri Sun handelt door slaafse nabootsing van het Sta-zakje. Volgens Riha dienen de totaalindrukken van de sta-zakjes vergeleken te worden en die zijn geheel anders, de sta-zakjes van Riha hebben een andere bedrukking, waarbij onder meer andere woordmerken zijn gebruikt. Er is dan ook geen gevaar voor verwarring te duchten, aldus Riha. Daarnaast betwist Riha dat het Sta-zakje een duidelijke eigen plaats in de markt heeft.
4.20.
De rechtbank overweegt dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, in beginsel weliswaar vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Om tegen onnodig verwarring wekkende nabootsing te worden beschermd, moet het nagebootste product een zeker onderscheidend vermogen, een eigen plaats op de markt hebben, zonder dat is vereist dat het product nieuw of oorspronkelijk is of een belangrijk sier- of fantasie-element bevat. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is het uitgangspunt de totale indruk die bepalend is voor het product en de beschouwing daarvan door het kopende publiek. Het gaat erom dat het nagebootste product zich naar zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere gelijksoortige producten.
4.21.
Vast staat dat de vorm van de zakjes op elkaar lijkt. Capri Sun heeft gemotiveerd uiteengezet voor welke elementen van haar Sta-zakje Riha andere (technische) oplossingen had kunnen kiezen. Het antwoord op de vraag in hoeverre van Riha had kunnen worden gevergd om bij de ontwikkeling van haar sta-zakje ook daadwerkelijk voor die andere technische oplossingen te kiezen, zonder afbreuk te doen aan de functie daarvan, kan evenwel in het midden worden gelaten. Ook als zou moeten worden geoordeeld dat het Sta-zakje een onderscheidend vermogen, althans een eigen plaats op de markt zou hebben, is Riha naar het oordeel van de rechtbank niet tekort geschoten in haar verplichting te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. De opdruk van het zakje van Riha bevat immers zeer prominent haar (van Capri Sun afwijkende) merknaam. Ook de merknaam van Capri Sun staat zeer prominent op haar opgemaakte Sta-zakje. De zakjes hebben hierdoor een andere totaalindruk. Door haar merknaam zo nadrukkelijk op de (kleine) verpakking te plaatsen, kan niet gezegd worden dat Riha er bewust voor heeft gekozen de consument te misleiden met betrekking tot de herkomst van de waar. Capri Sun heeft ten slotte haar stelling dat Riha - ondanks de prominente andere opdruk - bij het publiek indirect verwarringsgevaar schept met betrekking tot de herkomst van haar vruchtendrank, naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. De door Capri Sun overgelegde marktonderzoeken zijn gericht op de vraag of het vormmerk onderscheidend vermogen heeft. Het vormmerk is een onbedrukt zakje. Uit dit onderzoek kunnen dus geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de vraag of er bij de bedrukte zakjes van Riha (in)direct verwarringsgevaar bestaat. Deze vordering van Capri Sun in conventie faalt daarom eveneens.
Proceskosten.
4.22.
Capri Sun zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Riha in conventie. Riha maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv. Het onderhavige geschil heeft tot inzet de handhaving van merkrechten, zodat artikel 1019h Rv van toepassing is. Riha heeft een specificatie overgelegd van haar proceskosten in conventie en in reconventie, zonder daarbij aan te geven welke kosten door haar in conventie en in reconventie zijn gemaakt. Het totaal aan in rekening gebrachte kosten bedraagt volgens de door Riha als productie 18 overgelegde specificatie € 100.927,30. Daarnaast heeft Riha ter comparitie verklaard dat hier nog een bedrag van € 2.000,- bij dient te worden opgeteld in verband met kosten voor onderzoek door de merkgemachtigde. Capri Sun heeft de hoogte van de proceskosten van Capri Sun in conventie en reconventie niet betwist. De rechtbank zal er gezien de (deels gelijkluidende) stellingen van partijen in conventie en in reconventie, van uitgaan dat de helft van voornoemde kosten van Riha kunnen worden toegerekend aan de conventie en de andere helft aan de reconventie. Derhalve zal Capri Sun in conventie worden veroordeeld tot betaling van een proceskostenvergoeding aan Riha van € 51.463,65.
Voorts in reconventie
Opheffing beslag
4.23.
Nu, zoals hiervoor is overwogen, de vorderingen van Capri Sun in conventie worden afgewezen en Capri Sun zich niet heeft verzet tegen de vordering van Riha tot opheffing van het op 28 mei 2013 door Capri Sun gelegde (conservatoire) beslag tot afgifte en de vordering tot beëindiging van de in bewaargeving, zullen deze vorderingen worden toegewezen als na te melden.
Verklaring voor recht
4.24.
Riha heeft verder – na vermeerdering van eis – gevorderd voor recht te verklaren dat Capri Sun zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen tegenover Riha en uit dien hoofde aansprakelijk is voor de schade die Riha hierdoor lijdt, zulks nader op te maken bij staat. Riha stelt daartoe dat Capri Sun ten onrechte tracht niet bestaande merkaanspraken geldend te maken ten opzichte van Riha, waardoor zij schade lijdt, omdat zij zich genoodzaakt heeft gezien de handel in de betrokken verpakkingen te staken hangende de onderhavige procedure. Ook heeft zij een kostbare machine buiten gebruik moeten stellen. Zij stelt om die reden recht en belang te hebben bij de door haar gevorderde verklaring voor recht en schadevergoeding nader op te maken bij staat.
4.25.
Capri Sun betwist dat er een grondslag is voor toewijzing van deze vordering van Riha. De nietigverklaring van het vormmerk onder nummer IR 677879 door de rechtbank Den Haag op 9 april 2014 is niet uitvoerbaar bij voorraad en heeft pas rechtsgevolg indien die beslissing kracht van gewijsde heeft gekregen. Capri Sun is in hoger beroep gegaan van deze uitspraak. Daarom dient voor de onderhavige procedure nog steeds van de geldigheid van het vormmerk te worden uitgegaan. De enkele omstandigheid dat Capri Sun zich op dit merkrecht beroept, brengt niet met zich dat Capri Sun tegenover een derde aansprakelijk is voor de als gevolg van haar optreden geleden schade indien dat merk uiteindelijk nietig wordt verklaard. Daarvoor is mede een verwijtbaarheid van de merkhouder vereist en van een dergelijke verwijtbaarheid is geen sprake, althans Riha heeft hiertoe onvoldoende gesteld, aldus Capri Sun. Tevens heeft Riha volgens Capri Sun onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van te vorderen schade in de zin van artikel 6:95 juncto 6:96 BW, aldus nog steeds Capri Sun.
4.26.
De rechtbank overweegt dat Riha aan haar op onrechtmatige daad gebaseerde vordering ten grondslag legt dat Capri Sun ten onrechte tracht niet bestaande merkrechten tegen haar geldend te maken. Voor zover deze stelling betrekking heeft op het door Capri Sun gelegde conservatoire beslag overweegt de rechtbank dat op de beslaglegger een risicoaansprakelijkheid rust voor de gevolgen van het door hem gelegde beslag indien de vordering waarvoor beslag is gelegd geheel ongegrond is. Indien de vordering ter verzekering waarvan het beslag is gelegd slechts gedeeltelijk wordt toegewezen, heeft dit nog niet tot gevolg dat het beslag ten onrechte is gelegd. De vraag of een beslaglegger aansprakelijk is voor de gevolgen van een beslag omdat dit lichtvaardig is gelegd of onnodig is gehandhaafd, moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria die gelden voor misbruik van recht. Uitgaande van de concrete omstandigheden van het geval kan aldus aan de orde komen of een beslag als vexatoir en daarom onrechtmatig moet worden aangemerkt. In dit geval acht de rechtbank de conservatoire beslaglegging niet onrechtmatig, aangezien op het moment van beslaglegging op 28 mei 2013 het merkrecht van Capri Sun nog niet door een rechter in de Benelux nietig was verklaard, zodat Capri Sun bij de beslaglegging nog mocht uitgaan van de geldigheid van het door haar ingeschreven vormmerk. Daarnaast is enkel verlof gegeven tot het leggen van beslag afgifte op inbreuk makende goederen die zich op 28 en 29 mei 2013 in de RAI te Amsterdam bevonden, althans op enige andere plaats binnen het arrondissement Amsterdam. Riha heeft naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd welke schade zij lijdt door het (voortduren van het) beslag van die afgebakende partij sta-zakjes.
4.27.
Riha heeft verder naar het oordeel van de rechtbank haar stelling dat zij zich (enkel) door het handelen van Capri Sun genoodzaakt zag de handel in de betrokken verpakkingen te staken (en deze handel ook daadwerkelijk heeft gestaakt) alsmede haar stelling dat zij haar kostbare verpakkingsmachine heeft moeten stilleggen, evenmin voldoende onderbouwd. Capri Sun heeft ter comparitie immers afbeeldingen getoond van sta-zakjes van [bedrijf 2] die nog steeds worden geproduceerd en in de Benelux worden verkocht en Riha heeft ter comparitie verklaard dat deze verpakkingen inderdaad afkomstig zijn van een aan Riha gelieerde onderneming. De door Riha gevorderde verklaring voor recht zal daarom worden afgewezen.
Proceskosten.
4.28.
Capri Sun zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Riha in reconventie. Riha maakt ook in reconventie aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv. De vernietiging die in reconventie is gevorderd strekt mede tot verweer tegen de gestelde merkinbreuk in conventie, zodat artikel 1019h Rv daarop van toepassing is. Zoals hiervoor in conventie is overwogen zal van de door Riha opgevoerde proceskosten in conventie en in reconventie, een bedrag € 51.463,65 worden toegerekend aan de reconventie. Nu de vorderingen die Riha heeft ingesteld bij haar eisvermeerdering zijn afgewezen, dienen de kosten voor het opstellen van deze akte buiten beschouwing te worden gelaten. Deze worden evenwel gelijkgesteld met de kosten die Riha na de comparitie nog heeft moeten maken in verband met de door haar genomen aktes van 11 en 25 juni 2014, die niet in het overgelegde proceskostenoverzicht zijn opgenomen. Capri Sun zal aldus in reconventie eveneens worden veroordeeld tot betaling aan Riha van € 51.463,65 aan proceskosten.
4.29.
Dit leidt tot de volgende beslissing
5.De beslissing
De rechtbank
In conventie:
5.1.
wijst de vorderingen van Capri Sun af;
5.2.
veroordeelt Capri Sun in de kosten in deze procedure, tot op heden aan de zijde van Riha begroot op € 51.463,65;
5.3.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
In reconventie
5.4.
verklaart voor recht dat de internationale merkinschrijving met nummer met nummer IR 677879 voor de Benelux nietig is;
5.5.
beveelt aan Capri Sun de doorhaling van het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving met nummer IR 677879;
5.6.
heft op het door Capri Sun op 28 mei 2013 ten laste van Riha gelegde beslag, beëindigt de gerechtelijke bewaarneming en beveelt Capri Sun de inbeslaggenomen goederen binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis in de oorspronkelijke staat aan de advocaten van Riha af te geven;
5.7.
veroordeelt Capri Sun in de kosten van de procedure in reconventie, tot op heden aan de zijde van Riha begroot op € 51.463,65;
5.8.
verklaart de in 5.6 genoemde opheffing, de beëindiging en het bevel alsmede de proceskostenveroordeling in 5.7 uitvoerbaar bij voorraad;
5.9.
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, rechter, bijgestaan door mr. C. Neve, griffier en in het openbaar uitgesproken op 24 december 2014. [1]