Uitspraak
OdC/HS
vonnis 6 juli 2000
DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM,
RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:
rolnummer KG 00/1423 OdC van:
de besloten vennootschap ASHLAND NEDERLAND B.V., gevestigd te Dordrecht,
e i s e r e s bij dagvaarding van 7 juni 2000,
procureur mr C.S. Mastenbroek,
t e g e n :
1. de commanditaire vennootschap NAME SPACE C.V., gevestigd te Amstelveen,
2. de stichting STICHTING ORLEANS, gevestigd te Amstelveen,
g e d a a g d e n , verschenen bij haar gemachtigde J.E.C. Schook.
VERLOOP VAN DE PROCEDURE :
Ter terechtzitting van 27 juni 2000 heeft eiseres, hierna Ashland, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij haar eis heeft vermeerderd conform de eveneens aan dit vonnis gehechte Akte houdende vermeerdering van eis.
Gedaagden, hierna gezamenlijk ook aangeduid als Name Space, hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening.
Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van de zijde van Ashland producties en van weerszijden pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing.
GRONDEN VAN DE BESLISSING :
1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.
a. Ashland drijft een onderneming in onder andere de productie van en handel in smeermiddelen en roestwerende middelen. Zij is houdster van Benelux woordmerk "Valvoline". In Nederland drijft Ashland haar onderneming onder de handelsnamen "Valvoline Oil Nederland", "Valvoline International Europe" en "Valvoline Europe".
b. Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam houdt Name Space zich bezig met het beheer van technische faciliteiten voor concepten die zijn ontwikkeld voor het Internet en met het beheer van internetdomeinen. Stichting Orleans, gedaagde sub 2 is beherend vennoot van Ashland.
c. Volgens haar eigen website en advertenties in de landelijke dagbladen profileert Name Space zich ook als "domein makelaardij", hetgeen onder meer inhoudt dat zij domeinnamen verkoopt.
d. Op 24 april 2000 heeft Name Space de domeinnaam valvo-line.nl zonder toestemming van Ashland geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
e. Gedurende enige tijd kwam men bij intoetsing van deze naam op Internet op de website van Name Space terecht. Op dit moment levert intoetsen van de naam valvoli-ne.nl alleen een foutmelding op.
f. Op 24 en 29 mei 2000 heeft de raadsvrouw van Ashland Name Space gesommeerd alle medewerking te verlenen aan de onmiddellijke overdracht van de op haar naam geregistreerde domeinnaam valvoline.nl. Name Space heeft aan die sommatie geen gehoor gegeven.
2.1 Ashland vordert -kort gezegd- Name Space te gebieden;
- iedere inbreuk op de handelsnaam- of merkrechten van Ashland te staken en gestaakt te houden alsmede zich te onthouden van anderszins onrechtmatig handelen jegens Ashland door het geregistreerd hebben en houden van de domeinnaam valvoline.nl;
- de domeinnaam valvoline.nl aan Ashland over te dragen;
- alle in verband met de overdracht relevante correspondentie in kopie af te geven aan de raadsvrouw van Ashland,
een en ander op straffe van een dwangsom en binnen bepaalde termijnen en met machtiging van Ashland, indien zij de hiervoor genoemde kopieën niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, om dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van Name Space tot het geven van opdracht aan SIDN tot het overdragen van de domeinnaam valvoline.nl aan Ashland.
2.2 Ashland stelt daartoe dat Name Space door het gebruik van de domeinnaam valvoline.nl inbreuk maakt op haar merkrecht in de zin van artikel 13a lid 1 van de Benelux Merkenwet (BMW). Daarnaast is het gebruik door Name Space van de handelsnaam onrechtmatig in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet Pro. Name Space handelt bovendien onrechtmatig jegens Ashland, nu zij de domeinnaam niet zelf kan gebruiken.
3. Op het gemotiveerde verweer van Name Space wordt hierna ingegaan.
4. Name Space profileert zich als domeinmakelaardij en heeft ter zitting erkend dat zij ook domeinnamen verkoopt. Daarom moet worden aangenomen dat de omstreden domeinnaam en daarmee het overeenstemmende merk wordt gebruikt in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 13A lid 1 aanhef en sub d BMW.
5. De omstandigheid dat Name Space de bewuste domeinnaam thans slechts gereserveerd houdt, zonder deze te koppelen aan een website, en (nog) niets heeft verdiend met de verkoop ervan, kan niet tot een ander oordeel leiden. Zij kan deze situatie immers op elk moment weer wijzigen, zodat in elk geval sprake is van een reële dreiging dat de bedoelde inbreuk zal worden hervat. De beoogde verkoop levert een ongerechtvaardigd voordeel op voor Name Space. Bovendien wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk van Ashland, nu dat merk als domeinnaam is geregistreerd, en zij die zelf niet kan exploiteren. Met dit laatste is ook haar schade gegeven. Van een geldige reden voor dit gebruik blijkt niet.
6. Een en ander leidt tot de slotsom dat Name Space door het gebruik van de domeinnaam in elk geval inbreuk maakt op de merkrechten van Ashland. Anders dan Name Space meent heeft Ashland haar recht niet verspeeld door nog geen domeinnaam op haar (merk)naam te hebben aangevraagd. Ook de stelling van Name Space dat een merknaam als zodanig kan worden gebezigd door verschillende merkhouders voor verschillende categorieën van waren of diensten kan haar niet baten. In een dergelijk geval is het een kwestie van die merkhouders onderling, wie van hen tot de (inderdaad unieke) domeinnaam gerechtigd is (hetgeen in beginsel de eerste aanvrager daarvan zal zijn). Dit maakt de positie van Name Space, te weten dat zij niet gerechtigd is tot het gebruik van de merknaam als vermeld in artikel 13A lid 1 aanhef en sub d BMW, niet anders. Dat rechtvaardigt reeds de toewijzing van de vordering als volgt. De stelling van Ashland dat er ook sprake is van strijd met de Handelsnaamwet behoeft naast het voorgaande niet te worden besproken, nu de gevraagde veroordelingen al voldoende basis vinden in het merkenrecht.
7. In het gebod om SIDN te verzoeken de domeinnaam over te dragen wordt begrepen een machtiging van Ashland om dit vonnis in de plaats te doen stellen van een wilsverklaring van Name Space indien laatstgenoemde met de nakoming van dat gebod in gebreke is. Er zijn termen een dergelijke machtiging te verlenen, om te verwachten complicaties over de executie van dwangsommen te vermijden.
8. Nu Ashland wordt gemachtigd dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van Name Space, heeft zij de controle op de naleving van de bevelen geheel in eigen hand. Bij toewijzing van de vordering tot afgifte van kopieën van relevante correspondentie heeft zij dan ook geen belang meer, behalve voor zover hierna anders is vermeld. Hetzelfde geldt voor het verbinden van dwangsommen aan de overdracht.
9. De termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van Pro het Agreement on Trade-related Aspects of Intellectuel Property Rights zal amsbtshalve worden gesteld op drie maanden na deze uitspraak.
10. Name Space c.s. worden als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.
B E S L I S S I N G :
1. Beveelt Name Space c.s. om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam valvoline.nl te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden.
2. Beveelt Name Space c.s. om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnaam valvoline.nl op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Ashland Nederland B.V., Wieldrechtseweg 39 (3316 BG) Dordrecht, onder gelijktijdige toezending van kopieën van de desbetreffende stukken aan de raadsvrouw van Ashland.
3. Machtigt Ashland om, indien zij deze kopieën niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van Name Space c.s. tot het geven van een opdracht aan haar Internet Service Provider en aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland tot het overdragen van de domeinnaam valvoli-ne.nl aan Ashland, in de zin van artikel 13.2 Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen Nederland.
4. Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van Pro het Agreement on Trade-related Aspects of International Property Rights (TRIPS) op drie maanden na heden.
5. Veroordeelt Name Space c.s. hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Ashland begroot op ƒ 561-,56 aan verschotten, waaronder ƒ 400,= wegens vastrecht en op ƒ 1.550,= aan salaris procureur.
6. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
7. Wijst het meer of anders gevorderde af.
Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 6 juli 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.
Coll.: