Uitspraak
VB/AH
vonnis 4 november 1999
DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM,
RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:
rolnummer KG 99/2553VB van:
1. de naamloze vennootschap AMSTERDAM EXCHANGES N.V., gevestigd te Amsterdam,
e i s e r e s bij dagvaarding van 7 oktober 1999,
v e r w e e r s t e r in reconventie,
2. de besloten vennootschap TIJD BEURSMEDIA B.V., gevestigd te Amsterdam,
e i s e r e s bij dagvaarding van 7 oktober 1999,
procureur mr J.F. Ouwehand,
t e g e n :
1. de besloten vennootschap BLUE SEVEN B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
g e d a a g d e in conven-tie,
e i s e r e s in reconventie,
procureur mr S.F. Kalff
2. [Gedaagde], wonende te [woonplaats],
g e d a a g d e in conventie,
procureur mr A. Moskowicz, advocaat mr K. van Meer-wijk te Amsterdam.
VERLOOP VAN DE PROCEDURE :
Ter terechtzitting van 21 oktober 1999 hebben eiseressen (hierna gezamenlijk: AEX c.s. en afzonderlijk: Amsterdam Exchanges en Tijd Beursmedia) gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotoko-pie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Amsterdam Exchanges heeft de grondslag van haar vordering onder (iii) van het petitum aangevuld, in die zin dat de overdracht van de domeinnaam (althans van het daaraan ten grondslag liggende recht van Blue Seven jegens de Stichting Internet Domeinregistratie (hierna: de Stichting) aan Amsterdam Exchanges mede wordt gevorderd ten titel van schadevergoeding.
Gedaagden (hierna gezamenlijk: Blue c.s. en afzonderlijk: Blue Seven en [gedaagde]) hebben afzonderlijk verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Blue Seven heeft vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de aan dit vonnis gehechte conclusie van eis. Amsterdam Exchanges heeft de reconventionele vordering bestreden.
Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing.
GRONDEN VAN DE BESLISSING :
In conventie en in reconventie:
1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.
a. Amsterdam Exchanges is de centrale beursorganisatie in Nederland en gevestigd te Amsterdam aan het Beursplein 5. Onder Amsterdam Exchanges vallen onder meer de aandelenmarkt, de obligatiemarkt, de optiemarkt, de financiële futuresmarkt en de agrarische termijnmarkt.
b. In 1987 heeft Amsterdam Exchanges het merk Beursplein 5 gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau in de klassen 36 (verzekeringen en financiën; diensten op het gebied van de organisatie van de openbare kapitaal-markt) en 16 (periodieken en drukwerken). Op 5 oktober 1999 heeft Amsterdam Exchanges het volgende woord-merk gedeponeerd bij het Benelux-Merken-bureau:
c. Tijd Beursmedia is een vennootschap waarin Amsterdam Exchanges 25% van de aandelen houdt. Tijd Beursmedi-a is uitgever en geeft sinds 1996 onder licentie van Amsterdam Exchanges het financiële tijdschrift "Beursplein 5" uit. Dit tijdschrift werd reeds vanaf eind jaren '80 door (de rechtsvoorgangster van) Amsterdam Exchanges uitgegeven.
d. Tijd Beursmedia heeft onlangs -met toestemming van Amsterdam Exchanges- een internet website ontwikkeld. Op die website wordt onder de naam "Beursplein 5" financiële informatie over de onder a. genoemde beurzen aangeboden. Tijd Beursmedia wenst die website toeganke-lijk te maken via het internetadres "http://www.beurs-plein5.nl". Daartoe dient Tijdbeurs Media de domeinnaam "Beursplein5.nl" te kunnen gebruiken.
e. Tijd Beursmedia heeft getracht die domeinnaam bij de Stichting te registreren. Dat bleek niet mogelijk te zijn, omdat "Beursplein5.nl" op 13 juli 1999 al door [gedaagde] bij voor-noemde stichting was geregistreerd en binnen een domein een bepaalde domeinnaam -om technische redenen- slechts eenmaal wordt afgegeven.
f. Namens Tijd Beursmedia heeft J. Elich (hierna: Elich), [gedaagde] bij e-mail van 26 juli 1999 het vol-gende bericht:
"Ik heb u vorige week gesproken over de domeinnaam www.beursplein5.nl. Graag ontvang ik van u een opgaaf van de gemaakte kosten zodat wij zo snel mogelijk de site weer op onze naam kunnen stellen."
[Gedaagde] reageerde daarop diezelfde dag als volgt:
"Gezien mijn (vakantie-)vertrek vanavond en afwezigheid voor de komende 2 weken. maak ik een afspraak met u na mijn terugkomst (...)."
Daarop antwoordde Elich:
"Wilt u i.v.m. de snelheid de domeinnaam reeds bij Stichting Domeinregistratie laten doorhalen. Wij hebben namelijk op 14 juli een aanvraag ingediend die nu dus niet behandeld kan worden."
g. Bij e-mails van 30 augustus 1999, 9 september 1999 en 13 september 1999 heeft Elich, [gedaagde] nogmaals gesom-meerd de domeinnaam aan Tijd Beursmedia af te staan. Daarop reageerde [gedaagde] bij e-mail van 13 september 1999 als volgt:
"Naar verluid zal de domeinnaam beursplein5.nl deze week zijn overgeschreven. Door drukte bij IDNL (aangenomen wordt dat hiermee de Stichting bedoeld wordt) in verband met de vrijgegeven domeinnamen, blijkt het een en ander te zijn vertraagd."
h. Op 6 oktober 1999 heeft [gedaagde] de domeinnaam "beursplein5-.nl" overgeschreven op naam van Blue Seven. Blue Seven is op 10 november 1998 opgericht. Haar bedrijfsomschrijving luidt: "het ontwikkelen en produceren van internet sites". Tot op heden is Blue Seven niet bereid om mee te werken aan overdracht van die domeinnaam aan Amsterdam Exchanges. Tijd Beursmedia heeft derhalve haar website met ingang van 24 september 1999 toegankelijk gemaakt onder de domeinnaam Beursplein-5.nl. Ter onderscheiding heeft zij in plaats van .(punt)5 in de domeinnaam -(streepje)5 opgenomen.
i. Op 19 oktober 1999 heeft Amsterdam Exchanges conservatoir beslag gelegd op het recht dat Blue Seven jegens de Stichting heeft om de domeinnaam "www.beursplein5.nl" in het electronisch domeinenregeister op haar (Blue Seven's) naam geregistreerd te houden.
2. AEX c.s. vorderen in dit geding in conventie om Blue Seven te veroordelen zich te onthouden van het gebruik van de domeinnaam beursplein5.nl, alsmede van iedere domeinnaam met een combinatie van het woord "beursplein" en het cijfer "5" met nevenvorderingen een en ander zoals in de dagvaarding omschreven. Daarnaast vorderen AEX c.s om Blue c.s. hoofdelijk te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding ad ƒ 50.000,- aan Amsterdam Exchanges, alsmede Blue Seven te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding ad ƒ 25.100,- aan Tijd Beursmedia.
AEX c.s. voeren daartoe aan dat [gedaagde] wanprestatie heeft gepleegd door de domeinnaam -in strijd met zijn toezegging van 13 september 1999, hiervoor vermeld onder 1.g.- niet over te schrijven op naam van Tijd Beursmedia, maar op naam van Blue Seven, als gevolg waarvan Tijd Beursmedia schade heeft geleden. Daarnaast hebben Blue c.s onrechtmatig gehandeld door de domeinnaam "beursplein5.nl" respectievelijk op naam van [gedaagde] en Blue Seven te laten registreren en daarmee registratie van de domeinnaam door AEX c.s. onmogelijk te maken. Daarnaast heeft [gedaagde] door registratie en overdracht van de domeinnaam beursplein5.nl inbreuk gemaakt op het merkrecht van AEX c.s..
Tenslotte nemen AEX c.s. aan dat Blue Seven met gebruik van de domeinnaam en onder het merk Beursplein 5 financiële infor-matie en/of andere commerciële diensten aan gaat bieden. Blue Seven handelt daardoor jegens AEX c.s. in strijd met artikel 13.A.1. aanhef en onder c van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW). Beursplein 5 is immers binnen de Benelux een bekend merk en door gebruik van dat merk of een overeenstemmend teken door Blue Seven kan ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Beursplein 5.
3. Blue c.s hebben de vordering gemotiveerd bestreden en daarbij een beroep gedaan op de nietigheid van de merken Beursplein 5 en Beursplein5.nl (hierna: de merken). In reconventie heeft Blue Seven gevorderd om het door Amster-dam Exchanges op 19 oktober 1999 gelegde conservatoir beslag op het recht dat Blue Seven jegens de Stichting heeft op te heffen.
4. Bij de vraag of sprake is van een merkinbreuk als bedoeld in artikel 13 BMW Pro dient niet alleen na gegaan te worden of het een gedeponeerd merk betreft, maar ook -indien het merk gedeponeerd is- of dat merk geldig is. Vaststaat dat de merken door Amsterdam Exchanges gedeponeerd zijn. Het beroep door Blue Seven c.s. op de nietigheid van de merken kan in kort geding slechts slagen indien er redelijke kans bestaat dat de bodemrechter de eventuele vordering tot nietigverklaring zal toewijzen.
5. Vooropgesteld dient te worden dat als merk wordt beschouwd die benaming die dient om de waren van een onder-neming te onderscheiden. De stelling van Blue Seven c.s dat de merken niet in staat zijn de door AEX c.s aangeboden diensten te onderscheiden van vergelijkbare diensten aangeboden door elke willekeurige derde komt aannemelijk voor. Dit geldt temeer nu niet valt uit te sluiten dat het publiek de aanduiding Beursplein 5 en Beursplein5.nl slechts associeert met het adres van AEX c.s. en niet ter onderscheiding van hun producten. Daarbij komt dat aanvaarding van Beursplein 5 en Beursplein5.nl als merk derden -er zijn op dit moment 35 bedrijven op dat adres gevestigd- zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren aan te duiden met deze woordcombinatie. Het enkele feit dat Amsterdam Exchanges het merk Beursplein 5 reeds vele jaren gebruikt en zij in de pers ook als zodanig wordt aangeduid, leidt er niet toe dat het merk zodanige onderscheidende kracht heeft verkregen door "inburgering" dat het beroep op de nietigheid ervan faalt. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het gebruik van de woordcombinatie als gangbaar taalgebruik, dan wel als merk voor de desbetreffende waren. Vooralsnog lijkt er sprake van het eerste te zijn. Uit de door AEX c.s. gestelde omstandigheden kan niet zonder meer worden afgeleid dat de merken bij het publiek zo zijn in-burgerd dat het publiek, wanneer zij met de merken geconfronteerd wordt, een direct verband legt met Amster-dam Exchanges of met het tijdschrift "Beursplein 5".
6. Op grond van het vorenstaande valt niet uit te sluiten dat de merken in een eventuele bodemprocedure nietig worden verklaard.
7.1. [Gedaagde] heeft betwist dat hij aan Tijd Beursmedia heeft toegezegd om in het domeinnamenregister de domeinnaam "beurs-plein5.nl" te laten overschrijven op naam van Tijd Beursmedia. Zijn hiervoor onder 1.g. genoemde e-mail van 13 septem-ber 1999 heeft wellicht bij Tijd Beursmedia de indruk gewekt dat overschrijving op haar naam zou plaats vinden, maar dat wordt in die e-mail niet vermeld. Hij doelde in dat bericht op overschrij-ving op naam van Blue Seven.
7.2. Volgens Tijd Beursmedia is voormelde toezeg-ging mondeling door [gedaagde] gedaan aan haar medewerker J. Elich. Ter terechtzitting heeft Elich als informant verklaard dat hij slechts éénmaal, in juli 1999, telefonisch met [gedaagde] gesproken heeft over de overschrijving van de domeinnaam op naam van Tijd Beursmedia. Bij die gelegenheid heeft [gedaagde] niet toegezegd aan het daartoe strekkende verzoek te voldoen, aldus Elich, maar het ook niet geweigerd. Elich heeft aangeboden de aan de overschrijving verbonden kosten te voldoen en het gesprek is geëindigd met het verzoek van Elich om een opgave van die kosten, die dan direct zouden worden voldaan, aldus nog steeds Elich.
7.3. Op grond van deze verklaring en van de overgelegde e-mail berichten moet er voorshands van worden uitgegaan, dat [gedaagde] tegenover Tijd Beursmedia (Elich) steeds in het vage is gebleven over zijn bereidheid om aan overschrij-ving mee te werken en dat hij in zijn e-mail van 13 september 1999 de hem toerekenbare indruk heeft gewekt dat hij dat wel zou doen.
Dit betekent enerzijds, dat met de thans beschikbare gegevens niet voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat [gedaagde] zich tot overschrijving heeft verbonden - voor welk oordeel een nader onderzoek nodig is waartoe dit kort geding zich niet leent -, anderzijds dat [gedaagde] aansprakelijk is voor de schade die Tijd Beursme-dia mocht hebben geleden doordat hij Tijd Beursmedia met zijn e-mail van 13 september 1999 op het verkeerde been heeft gezet. Uit de stellingen van AEX c.s. valt echter niet op te maken welke schade alleen aan deze e-mail is toe te rekenen, zodat hieruit geen gedeeltelijke toewijzing van de vordering kan volgen.
8. Uit al het voorgaande volgt, dat het gevorderde in conventie niet toewijsbaar is. Als in het onge-lijk gestelde partij zullen AEX c.s. in de proces-kosten worden veroordeeld.
9. De overwegingen in conventie leiden er toe dat de vordering in reconventie toegewezen dient te worden, met veroordeling van Amsterdam Exchanges in de kosten. Deze kosten worden op nihil gesteld, nu de discussie in reconventie hetzelfde feitencomplex betreft als die in conventie en niet aannemelijk is dat daardoor extra kosten zijn veroorzaakt.
B E S L I S S I N G :
In conventie:
1. Weigert de gevraagde voorziening.
2. Veroordeelt AEX c.s. hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Blue Seven begroot op ƒ 400,= wegens vastrecht en op ƒ 1.550,= aan salaris procureur en aan de zijde van [gedaagde] begroot op ƒ 400,= wegens vastrecht en op ƒ 1.550,= aan salaris procureur.
3. Verklaart deze kosten veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
In reconventie:
4. Heft op het op 19 oktober 1999 door Amsterdam Exchanges gelegde conservatoir beslag op het recht dat Blue Seven heeft jegens de Stichting Internet Domeinregistratie in Nederland om de domeinnaam "www.beurs-plein5.nl" in het electronisch domeinnamenregister van deze Stichting op naam van Blue Seven geregistreerd te houden.
5. Veroordeelt Amsterdam Exchanges in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Blue Seven gesteld op nihil.
6. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
7. Wijst het meer of anders gevorderde af.
Gewezen door de vice-president mr G.W.K. van der Valk
Bouman, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitge-sproken ter openbare terechtzitting van donderdag 4 november 1999 in tegen-woordigheid van de grif-fier.
Coll.: