Uitspraak
RECHTBANK ALMELO
Sector Civiel
zaaknummer: 66620 / HA ZA 04-884
datum vonnis: 5 april 2006 (AL)
Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Pierre Boels B.V.,
gevestigd te Sittard,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
verder te noemen Boels,
procureur: mr. E.M.M. van de Loo,
advocaat: mr. J.L. ten Hove te Maastricht,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Lemerij B.V.,
gevestigd te Borne,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
verder te noemen Lemerij,
procureur: mr. M.E.M. Sanders.
Het procesverloop
Op 31 augustus 2005 heeft de rechtbank een tussenvonnis gewezen, waarbij zij een comparitie van partijen heeft gelast.
Op 18 oktober 2005 heeft Boels een akte genomen, waarbij zij een productie in het geding heeft gebracht.
Overeenkomstig het in voormeld tussenvonnis bepaalde heeft op 10 november 2005 een comparitie van partijen plaatsgevonden. Partijen hebben geen overeenstemming bereikt. Het proces-verbaal dat van de comparitie is opgemaakt, bevindt zich bij de processtukken.
Vervolgens zijn de volgende stukken in het geding gebracht:
? van de zijde van Boels een akte d.d. 14 december 2005;
? van de zijde van Lemerij een antwoordakte d.d. 25 januari 2006;
? van de zijde van Boels een akte d.d. 8 februari 2006;
? van de zijde van Lemerij een antwoordakte d.d. 22 februari 2006.
Tenslotte hebben partijen vonnis gevraagd.
In conventie:
1.
De rechtbank neemt hier over hetgeen dienaangaande in voormeld tussenvonnis d.d.
31 augustus 2005 is overwogen en beslist.
2.
Boels heeft, zakelijk weergegeven, gesteld dat haar merken “Boels verhuurt bijna alles!” en “Verhuurt bijna alles” bescherming genieten als merk en als handelsnaam. Voorts heeft zij aangevoerd dat Lemerij het auteursrecht op haar slagzin “Verhuurt bijna alles” heeft geschonden. Tenslotte heeft Boels aangevoerd dat Lemerij jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door gebruik te maken van de merken en de handelsnaam van Boels.
Auteursrecht
3.
Voor zover Boels beoogd heeft te stellen dat haar slagzinnen “Boels verhuurt bijna alles” en “Verhuurt bijna alles” als werken van letterkunde, wetenschap of kunst in de zin van artikel 1 juncto artikel 10 van de Auteurswet 1912 (verder: Aw) zouden moeten worden aangemerkt, overweegt de rechtbank het volgende.
4.
Een voortbrengsel kan slechts als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst in de zin van artikel 1 juncto artikel 10 Aw worden beschouwd indien het een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991; NJ 1991, 698 (Van Dale / Romme)).
5.
Naar het oordeel van de rechtbank is de slagzin “verhuurt bijna alles” zo kort, algemeen en voor de hand liggend voor een verhuurbedrijf dat die slagzin op zichzelf genomen niet kan worden aangemerkt als een werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Die slagzin geniet op zichzelf genomen derhalve geen auteursrechtelijke bescherming.
De slagzin “Boels verhuurt bijna alles”, wordt door Lemerij (uiteraard) niet gebruikt, zodat de Lemerij op die slagzin geen inbreuk maakt.
6.
Naast aanspraak op de auteursrechtelijke bescherming van haar slagzinnen als zodanig, maakt Boels tevens aanspraak op de auteursrechtelijke bescherming van de stylering van haar logo.
7.
Boels hanteert als logo het woord “Boels” in zwarte letters tegen een witte of rood/oranje achtergrond, waarbij de letter B als een hoofdletter wordt geschreven. De letters van het woord hebben een ronde stijl.
Lemerij hanteert een logo waarin het woord “Lemerij “ met blauwe blokletters tegen een gele achtergrond wordt geschreven. De letters van het woord hebben een rechthoekige strakke stijl.
De slagzin "Verhuurt bijna alles!" wordt in het merk van Boels geschreven in oranje/rode letters in een witte rechthoek als achtergrond, maar ook wel in witte letters tegen in een rode rechthoek als achtergrond.
De slagzin van Lemerij wordt geschreven in gele letters in een blauwe rechthoek als achtergrond.
Het merk van Boels wordt gevoerd op voertuigen en voorwerpen die rood/oranje van kleur zijn. Het logo van Lemerij wordt gevoerd op zaken die geel van kleur zijn.
De enige overeenkomst tussen de logo’s van partijen is de letterstijl waarin de slagzin "verhuurt bijna alles" wordt geschreven. Het gaat het daarbij bovendien niet om een bijzondere en herkenbare stijl, maar om een min of meer standaard lettertype dat algemeen wordt gebruikt.
Naar het oordeel van de rechtbank verschillen de logo’s zó zeer van elkaar dat zelfs op een afstand van honderd meter of meer duidelijk is of het om een auto of boedelbak van Boels dan wel van Lemerij gaat.
8.
Gelet op het vorenoverwogene is het logo van Lemerij niet aan te merken als een verveelvoudiging van het merk van Boels. Er kan derhalve ook geen sprake zijn van een inbreuk op het auteursrecht van het merk van Boels.
Merkenrecht
Artikel 13 A lid 1 sub b Benelux Merkenwet (BMW)
9.
Boels heeft gesteld dat Lemerij door het gebruik van een met de merken van Boels overeenstemmend teken voor dezelfde waren en/of diensten, inbreuk maakt op de exclusieve merkenrechten van Boels. Dit is volgens Boels in strijd met het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub b BMW, omdat het publiek de merken van Boels zal verwarren met het teken van Lemerij.
10.
Het relevante publiek is voor beide partijen dezelfde. Dit publiek bestaat uit (kleinere) aannemers en particulieren.
Bij de beoordeling of er sprake is van handelen in strijd met 13A lid 1 sub b BMW staat centraal de vraag of bij het publiek door het gebruik van het teken van Lemerij verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met de merken van Boels.
Van verwarringsgevaar is sprake wanneer:
1. het publiek het teken van Lemerij en de merken van Boels met elkaar verwart (direct verwarringsgevaar) òf
2. het publiek door de waarneming van de merken van Boels en het teken van Lemerij tussen hen een verband legt en vervolgens Boels en Lemerij met elkaar verwart (indirect verwarringsgevaar).
Associatiegevaar alleen is niet voldoende om een merkinbreuk aan te nemen (HvJEG
11 november 1997, NJ 1998, 532 (Sabel/Puma)).
11.
Bij de beantwoording van de vraag of er verwarringsgevaar bestaat, zijn de volgende uitgangspunten van belang:
a) de totaalindrukken die door de merken en tekens bij de gemiddelde consument worden opgeroepen, waarbij punten van gelijkenis zwaarder wegen dan de punten van geschil;
b) alle relevante omstandigheden van het geval dienen in acht te worden genomen;
c) de onderscheidingskracht van de merken.
(HvJEG 11 november 1997; NJ 1998, 532 (Sabel/Puma), HvJEG 30 juni 2005, C-286/04 P
(Eurocermex), HvJEG 7 oktober 2004, C-136/02 P (Mag Instruments), HvJEG 22 juni 1999; NJ 2000, 375 (Lloyd/Loint’s), HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 (Bigott-Batco/Doucal))
12.
Het gaat bij Boels om twee merken, te weten “Boels verhuurt bijna alles!” en “verhuurt bijna alles!”. Lemerij gebruikt het teken “Lemerij verhuurt bijna alles".
13.
Tussen de woorden Boels en Lemerij bestaat geen enkele gelijkenis, zodat met betrekking tot dat deel van het merk “Boels verhuurt bijna alles!" ten opzichte van “Lemerij verhuurt bijna alles" geen sprake is van verwarringsgevaar.
Het gaat derhalve zowel in het merk "Boels verhuurt bijna alles!" als in het teken "Lemerij verhuurt bijna alles" om de slagzinnen "verhuurt bijna alles!" en "verhuurt bijna alles".
Deze slagzinnen op zichzelf beschouwd stemmen zozeer overeen dat daardoor verwarring bij het publiek zou kunnen ontstaan.
De wijze waarop die merken van Boels en Lemerij aan het publiek worden gepresenteerd is echter zodanig verschillend dat er naar het oordeel van de rechtbank, voor wat de totaalindruk van de merken van Boels en het teken van Lemerij betreft, geen sprake is van verwarringsgevaar. De rechtbank verwijst naar hetgeen zij hiervoor in de rechtsoverweging 7. heeft overwogen.
14.
Boels heeft aangevoerd dat het merk / slagzin "verhuurt bijna alles!" door inburgering een sterk onderscheidend vermogen heeft gekregen. Ter staving van haar stelling heeft zij enige bladzijden uit een onderzoeksrapport in het geding gebracht (productie 10 bij conclusie van repliek in conventie).
15.
De rechtbank stelt voorop dat het merk "verhuurt bijna alles!" een zuiver beschrijvend merk is en van huis uit nauwelijks enige onderscheidingskracht bezit. Een dergelijk merk kan toch, vanwege zijn bekendheid bij het publiek (inburgering), aan onderscheidingskracht winnen. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar, moet met dit aspect rekening worden gehouden (HvJEG 4 mei 1999; NJ 2000, 269 (Chiemsee)).
16.
Naar het oordeel van de rechtbank kan uit de door Boels overgelegde bladzijden van het onderzoeksrapport niet de conclusie worden getrokken dat de slogan / merk van Boels "verhuurt bijna alles!" door inburgering zó veel aan onderscheidingskracht heeft gewonnen dat het daardoor een sterk merk is geworden.
Het rapport is niet volledig overgelegd. Uit de bladzijden die wèl zijn overgelegd kan niet worden opgemaakt dat zij tot het onderzoeksrapport van Alexander Viazemsky PR behoren.
Voorts staat niet vast dat het om een onafhankelijk onderzoeksbureau gaat.
17.
Uit het vorenoverwogene volgt dat de rechtbank van oordeel is dat niet is gebleken dat er gevaar bestaat dat het relevante publiek de merken van Boels zal verwarren met het teken van Lemerij.
Artikel 13 A lid 1 sub c BMW
18.
Boels heeft haar vordering voorts gebaseerd op het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder c BMW. Met betrekking tot het beroep op dit artikel overweegt de rechtbank het volgende.
19.
Artikel 13 A lid 1 onder c BMW biedt naast artikel 13 A lid 1 sub Boels BMW aan bekende merken een aanvullende bescherming.
Lemerij heeft, onder meer, aangevoerd dat dit artikel niet van toepassing is, omdat dat artikel slechts van toepassing zou zijn op niet soortgelijke diensten, terwijl het in dit geval gaat om diensten die wèl soortgelijk zijn.
Hoewel Lemerij naar de letter van de tekst van artikel het gelijk aan haar zijde heeft, dient haar verweer te worden verworpen. Vaste rechtspraak is dat artikel 13 A lid 1 onder c BMW ook bescherming biedt indien er sprake is van soortelijke waren of diensten
(HvJEG 9 januari 2003; IER 2003, p.126 (Davidoff/Gofkid) en HvJEG 23 oktober 2003; IER, p. 53 (Adidas/Fitnessworld)).
20.
Aangezien artikel 13 A lid 1 onder c BMW bescherming biedt aan bekende merken, dient de vraag te worden beantwoord of "verhuurt bijna alles!" een bekend merk is of niet.
Boels heeft gesteld dat "verhuurt bijna alles!" een bekend merk is en heeft ter staving van deze stelling verwezen naar het hiervoor genoemde onderzoeksrapport van Alexander Viazemsky PR. Gelet op hetgeen over dit rapport is overwogen in rechtsoverweging 16., kan de rechtbank uit dat rapport niet die conclusie trekken dat het merk "verhuurt bijna alles!" als een bekend merk moet worden aangemerkt.
Voorts heeft Boels naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende onderbouwd dat zij in Nederland marktleider zou zijn. Zelfs indien aangenomen zou moeten worden dat Boels marktleider in Nederland zou zijn, dan brengt dat op zichzelf genomen nog niet met zich mee dat haar merk een groot marktaandeel zou hebben.
Boels heeft naar het oordeel van de rechtbank niets aangevoerd met betrekking tot de investeringen die zij doet om bekendheid aan het merk "verhuurt bijna alles!" te geven. Naar het oordeel van de rechtbank is voorts geen sprake van een zodanige bekendheid van het merk "verhuurt bijna alles!" dat dit gelijk zou kunnen worden gesteld met de bekendheid van merken als Heineken, KPN, Philips, ABN Amro of Shell.
Gelet op het vorenstaande kan het merk "verhuurt bijna alles!" naar het oordeel van de rechtbank niet worden aangemerkt als een bekend merk in de zin van artikel
3 A lid 1 onder c BMW.
Tenslotte is er naar het oordeel van de rechtbank geen gevaar dat het publiek door de waarneming van de slagzin "verhuurt bijna alles" in het teken van Lemerij een verband zou leggen met het merk van Boels of dat het publiek daardoor een verband tussen de beide ondernemingen zou leggen. De wijze waarop het teken van Lemerij en het merk van Boels worden gepresteerd verschillen daarvoor te veel van elkaar.
21.
De conclusie moet zijn dat Boels aan het bepaalde in artikel 13 A lid 1 onder c BMW niet die door haar gestelde bescherming kan ontlenen.
Handelsnaamrecht
Artikel 5 Handelsnaamwet (verder:Hnw.)
22.
Boels heeft gesteld dat zij de aanduiding "verhuurt bijna alles!" als handelsnaam gebruikt. Die naam is volgens haar ingeschreven in het Handelsregister en wordt op alle gevels van alle vestigingen van Boels gebruikt. Voorts heeft Boels gesteld dat het gebruik van een nagenoeg identieke handelsnaam door Lemerij verwarring wekt bij het relevante publiek. Dat gevaar wordt naar de mening van Boels in dit geval nog versterkt doordat Boels en Lemerij in dezelfde handelsbranche opereren. Het gebruik van de handelsnaam "verhuurt bijna alles" door Lemerij is derhalve volgens Boels jegens haar onrechtmatig.
23.
Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw. mag iemand zijn onderneming niet drijven onder een naam, die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd, of daarvan slechts gering afwijkt, voorzover daardoor bij het publiek verwarring is te duchten. Bij de beantwoording van de vraag of dit het geval is, moeten àlle omstandigheden van het geval worden betrokken (HR 28 maart 1963, NJ 1963, 262 (Bali Amsterdam/Roemah Bali Zandvoort)).
24.
Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Gesteld noch gebleken is dat Boels haar onderneming drijft onder de naam "verhuurt bijna alles!", zonder het element “Boels”.
In geding is derhalve enerzijds de handelsnaam “Boels verhuurt bijna alles!" en anderzijds de handelsnaam “Lemerij verhuurt bijna alles". In de handelsnamen zijn de “echte” namen Boels en Lemerij de sterke elementen. De pay-off "verhuurt bijna alles!" is hoofdzakelijk beschrijvend en daarmee een zwak element in de handelsnaam van Boels. Een dergelijk zwak element heeft minder beschermingsomvang dan een sterk element.
De wijze waarop de handelsnamen aan het publiek worden gepresenteerd zijn dermate verschillend dat naar het oordeel van de rechtbank bij het publiek geen gevaar voor verwarring bestaat (zie rechtsoverweging 7.). De rechtbank voelt zich in dit oordeel gesterkt door het feit dat Boels niet heeft gesteld dat in de praktijk van verwarring van enige omvang is gebleken.
25.
Lemerij voert sinds 1996 de slagzin "verhuurt bijna alles” in haar handelsnaam. Zij heeft vestigingen in Almelo, Borne en Hengelo. Boels is eerst in 2003 actief geworden in Twente.
Een handelsnaam kàn bescherming genieten in een gebied waarin de onderneming niet gevestigd is (HR 2 juni 1978; NJ 1980, 295 (Kooy Zeist /Kooy Enschede)). In dat geval is vereist dat die onderneming in dat gebied (grote) bekendheid geniet. Gesteld noch gebleken is dat de handelsnaam “Boels verhuurt bijna alles!" in 1996 in Twente al enige bekendheid genoot.
Uit het vorenstaande volgt dat voor zover er gesproken zou kunnen worden van verwarring tussen de handelsnamen van Boels en Lemerij, deze is ontstaan doordat Boels haar activiteiten in een ruimer gebied is gaan uitoefenen. In dat geval gaan de rechten van Lemerij om haar handelsnaam te mogen voeren boven die van Boels, aangezien het die partij is die als nieuwkomer de verwarring veroorzaakt (HR 19 december 1927; NJ 1928, 187 (Lampe)).
Artikel 5a Handelsnaamwet (verder:Hnw.)
26.
Artikel 5a Hnw. verbiedt het voeren van een handelsnaam die identiek is aan een merk waarop een ander recht heeft of daarvan slechts in geringe mate afwijkt, indien daardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren of diensten te duchten is.
27.
Gelet op de wijze waarop het merk van Boels en de handelsnaam van Lemerij worden gepresenteerd, is er naar het oordeel van de rechtbank geen gevaar dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de diensten van Boels en Lemerij te duchten is (zie rechtsoverweging 7.)
Gesteld noch gebleken is dat een dergelijke verwarring zich in de praktijk heeft voorgedaan.
Onrechtmatige daad
28.
Boels heeft gesteld dat Lemerij met het voeren van de slagzin "verhuurt bijna alles" tracht aan te haken bij de bekendheid van Boels om zo te profiteren van de door Boels opgebouwde uitstekende reputatie. Voorts heeft Boels gesteld dat Lemerij door het gebruik van de slagzin "verhuurt bijna alles" probeert om bij het publiek de herinnering op te roepen aan de merken van Boels met zijn sterke exclusiviteitsimago. Aldus dreigt volgens Boels verwatering van het imago van haar merk.
Naar de mening van Boels handelt Lemerij daardoor jegens haar onrechtmatig.
29.
Naast een actie op grond van de specifieke wetgeving op het gebied van merkenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht, blijft de mogelijkheid van een actie uit onrechtmatige daad bestaan.
30.
Lemerij voert de slagzin "verhuurt bijna alles" al vele jaren. Die slagzin is weinig origineel en tamelijk voor de hand liggend voor verhuurbedrijven zoals Boels en Lemerij. Boels heeft geen feiten gesteld, waaruit blijkt dat Lemerij jaren geleden al willens en wetens bij het merk van Boels heeft willen aanhaken vanwege de reputatie van dat bedrijf. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Boels derhalve haar stelling dat Lemerij door het voeren van de slagzin "verhuurt bijna alles" jegens haar onrechtmatig handelt, onvoldoende onderbouwd.
Conclusie
31.
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen dienen de vorderingen van Boels te worden afgewezen.
32.
Boels dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure te worden verwezen.
In (voorwaardelijke) reconventie:
33.
Lemerij heeft een reconventionele vordering ingesteld voor het geval de rechtbank tot de conclusie zou komen dat Lemerij enige inbreuk op de rechten van Boels zou maken.
Aangezien aan die voorwaarde niet is voldaan, behoeft de reconventionele vordering van Lemerij geen bespreking meer.
RECHTDOENDE:
In conventie:
I.
Wijst de vorderingen van Boels af.
II.
Veroordeelt Boels in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Lemerij begroot op € 241,-- (tweehonderd eenenveertig euro) aan verschotten en
€ 1.356,-- (dertienhonderd zesenvijftig euro) wegens het salaris van haar procureur.
Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. A.A.J. Lemain en is op 5 april 2006 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.