Uitspraak
RECHTBANK ALMELO
Kort Geding
zaaknummer: 71495 / KG ZA 05-147
datum vonnis: 29 juni 2005 (rd)
Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
The Peppermint Company B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Tiel,
verder te noemen Peppermint Company,
2. [eisers sub 2],
wonende te Tiel,
verder te noemen [eiser sub 2]
eisers,
advocaat: M.Ch. Kaaks te Amsterdam,
procureur: mr. E.M.M. van de Loo,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Premo B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Almelo,
gedaagde,
verder te noemen Premo,
advocaat: mr. D.R.D. van Lenningh te Rotterdam,
procureur: mr. U. Ugur.
Het procesverloop
Eisers hebben gevorderd als vermeld in de dagvaarding.
Bij fax ingekomen 14 juni 2005 hebben eisers aangekondigd hun eis te vermeerderen.
De zaak is behandeld ter terechtzitting van 15 juni 2005. Ter zitting zijn verschenen: de heer [eiser sub 2] als directeur van Peppermint Company en als eiser sub 2, vergezeld door mr. Kaaks, en de heren [namen directeuren], directeuren van Premo, namens Premo, vergezeld door mr. Van Lenningh. De standpunten zijn toegelicht. Beide raadslieden hebben zich bediend van een pleitnota en hebben producties overgelegd.
Het vonnis is bepaald op vandaag.
De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing
1. In deze zaak staat het navolgende vast.
- Peppermint Company heeft zich sinds 1991 toegelegd op de productie en verhandeling van pepermunt en andere zoetwaren. Haar bedrijfsvoering richt zich geheel op de markt voor promotionele artikelen;
- Peppermint Company brengt onder meer vierkante pepermuntrolletjes, zogenaamde ClicClac-blikjes en de With Compli’Mints pepermuntjes op de markt.
- Het ClicClac-doosje bevat op de onderzijde een tekening, waarop is beschreven hoe het doosje geopend en gesloten kan worden.
- De With Compli’Mints pepermuntjes zijn verpakt in een plat rechthoekig doosje waarop aan de ene kant in grote letters de aanduiding With Compli’Mints is aangebracht, terwijl aan de andere zijde ruimte is voor het vastklemmen van een visitekaartje.
- De aanduiding Complimints is in 2002 gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau als woordmerk op naam van [eiser sub 2] als merkhouder.
- Premo beweegt zich op de markt van promotionele artikelen. Sinds 2003 brengt Premo ook promotioneel snoep op de markt. In haar verkoopcatalogus staat een afbeelding van een identiek doosje als het doosje dat Peppermint Company op de markt brengt, met de aanduiding With Compli’Mints aan de ene zijde en ruimte voor het vastklemmen van een visitekaartje aan de andere zijde. Daarnaast brengt Premo ClicClac-doosjes op de markt, met op de achterzijde een tekening welke de gebruiksaanwijzing vormt. In haar catalogus staan zowel de blikjes als de afbeelding afgedrukt.
- Peppermint Company verkoopt twintig procent rechtstreeks aan eindgebruikers en tachtig procent aan wederverkopers.
- Premo levert enkel aan inkopers. Premo heeft ongeveer drieëneenhalf duizend afnemers.
- Peppermint Company heeft Premo bij brief van 4 maart 2005 gesommeerd onder meer het gebruik van het met het merk Complimints overeenstemmende teken alsmede het gebruik van het open/close logo te staken en gestaakt te houden.
- Premo heeft in haar nog niet verzonden catalogi op de afbeeldingen van de rechthoekige pepermuntdoosjes met de aanduiding With Compli’Mints een sticker geplakt met de tekst “No longer in the collection”. Daarnaast heeft Premo over de afbeelding van de gebruiksaanwijzing van het ClicClac-doosje een sticker met een enigszins afwijkende afbeelding geplakt.
De vordering
2. Eisers vorderen, na wijziging van eis, zakelijk weergegeven:
? Premo met onmiddellijke ingang te verbieden ieder gebruik van haar op het merkrecht van eisers inbreuk makende teken With Compli’Mints of ieder ander met het merk COMPLIMINTS overeenstemmende tekens voor pepermunt of daaraan soortgelijke waren.
? Premo te bevelen om met onmiddellijke ingang ieder onrechtmatig aanhaken aan en/of nabootsen van de merken, verpakkingen en/of afbeeldingen van eisers, waaronder het Logo, als omschreven in het lichaam van de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden.
? Premo te bevelen om binnen een week na betekening van dit vonnis onder overlegging van kopieën van facturen en voorzien van een goedkeurende en gewaarmerkte verklaring van de registeraccountant, aan de raadsman van eisers schriftelijk opgave te doen van:
a. de naam en het adres van de toeleverancier en/of de fabrikant van wie de inbreuk makende pepermuntdoosjes en ClicClacdoosjes zijn gekocht;
b. de aantallen inbreukmakende verpakkingen van deze pepermuntdoosjes en ClicClac blikjes die zij van hun toeleveranciers hebben gekocht en/of geleverd hebben gekregen;
c. de aantallen inbreukmakende producten die zij aan derden hebben verkocht en/of geleverd en de aantallen welke zij thans nog in voorraad heeft.
d. een lijst met namen van degenen die de inbreukmakende producten bij Premo hebben besteld maar aan wie nog niet is geleverd.
e. alle in- en verkoopprijzen van de inbreukmakende producten waarop de opgave – bedoeld onder a, b en c betrekking heeft.
f. het totale bedrag van de door gedaagde genoten winst als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende pepermuntdoosjes en ClicClac-blikjes;
g. alle verkoopcatalogi waarin de pepermuntdoosjes onder het teken With Compli’Mints en de Clic Clac-doosjes staan afgebeeld of vermeld, welke zij nog in voorraad heeft.
? Premo te bevelen ieder van de sub 3d bedoelde ondernemingen binnen drie dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk mede te delen door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst dat de geplaatste order van de geleverde inbreukmakende producten wordt geannuleerd, omdat deze inbreuk maken op de rechten van The Peppermint Company, en aan de raadsman van eisers binnen een week na verzending van deze brieven, kopieën daarvan en van de ontvangstbevestigingen te verzenden.
? Premo te bevelen alle nog bij haar in voorraad zijnde pepermuntdoosjes onder het teken With Compli’Mints en de ClicClac-doosjes zoals bedoeld onder 3c af te dragen aan eisers door middel van aflevering van deze producten, voor haar kosten, op een door eisers aan te geven adres in Nederland.
? Te bepalen dat voor iedere dag dat Premo met de naleving van de onder één tot en met vijf uitgesproken verboden en bevelen in gebreke blijft, zij aan eisers een dwangsom van € 10.000,= verbeurt, dan wel € 5.000,= per overtreding, zulks ter keuze van eisers.
? Premo te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 7.000,= bij wijze van voorschot op vergoeding van de door eisers geleden en te lijden schade c.q. de door Premo af te dragen winst, dan wel een zodanig bedrag als de voorzieningenrechter meent dat behoort, te voldoen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis.
? De redelijke termijn waarbinnen eisers een procedure ten principale aanhangig dienen te hebben gemaakt te bepalen op zes maanden, te rekenen vanaf de datum dat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
? Premo te bevelen binnen drie dagen na dit vonnis al haar klanten en relaties aan wie zij de verkoopcatalogi waarin de inbreukmakende producten staan vermeld, heeft toegezonden of ter hand heeft gesteld, verzoekt, deze catalogus aan haar te retourneren onder vergoeding van de verzendkosten, door middel van de in het petitum geformuleerde aangetekende brief en hiervan binnen een week kopieën te verzenden met de ontvangstbevestigingen aan de raadsman van eisers.
? Premo te veroordelen in de kosten van dit geding.
3. Eisers stellen daartoe dat Premo door pepermunt op de markt te brengen voorzien van het teken With Compli’Mints, dat identiek is aan het woordmerk Complimints van Peppermint Company, inbreuk maakt op de merkrechten van eisers. Eisers verzetten zich hiertegen op grond van artikel 13A lid 1 aanhef en onder a dan wel onder b van de Benelux Merkenwet (BMW). Daarnaast tast Premo door het gebruik van het overeenstemmende teken de exclusiviteit en het onderscheidend vermogen van een populair product van Peppermint Company aan, waardoor zij ongerechtvaardigd voordeel trekt en afbreuk doet aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk Complimints, waartegen eisers zich verzetten op grond van artikel 13A lid 1 aanhef en onder c BMW. Eisers stellen daarnaast dat Premo door in haar verkoopcatalogus ClicClac-blikken aan te bieden met op de achterkant een slaafse kopie van het ClicClac logo van Peppermint Company, inbreuk maakt op het auteursrecht van Peppermint Company. Eisers stellen dat het logo een werk is als bedoeld in artikel 10 Auteurswet en dat het logo van Premo een exacte kopie van haar logo is. Volgens
eisers heeft Peppermint Company dit logo in 1994 laten ontwerpen door Studio Nick en heeft laatstgenoemde de auteursrechten op het ontwerp aan haar overgedragen. Eisers stellen dat Peppermint Company daarnaast op grond van artikel 8 Auteurswet kan worden aangemerkt als maker van het ontwerp.
4. Eisers stellen voorts dat Premo zich door te kiezen voor een identiek teken met een zelfde vormgeving en grootte aangebracht op een identieke productverpakking als het merk Complimints – zonder dat daarvoor enige noodzaak bestaat – en daarnaast op slaafse wijze het logo heeft gekopieerd en op identieke wijze heeft aangebracht op een zelfde product, eveneens schuldig maakt aan het onrechtmatig aanhaken, dan wel onrechtmatig nabootsen van het uiterlijk van de producten van Peppermint Company. Hierdoor bestaat volgens eisers verwarringsgevaar.
5. Eisers stellen dat zij schade hebben geleden door het onrechtmatig en het in strijd met het merk- en het auteursrecht van Peppermint Company handelen door Premo. Eisers stellen dat deze schade bestaat uit buitengerechtelijke kosten, geleden verlies, gederfde winst en aantasting en uitholling van het merk Complimints. Eisers vorderen een voorschot van € 7.000,=. Voorts stellen eisers dat zij een spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen, nu Premo heeft aangegeven niet bereid te zijn haar verkoopbrochures met daarin de inbreukmakende producten uit de markt te halen, noch zij aan de overige nevenvorderingen heeft willen voldoen.
Het verweer
6. Premo heeft verweer gevoerd tegen de vorderingen van eisers en stelt dat eisers niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard, althans dat de vorderingen dienen te worden afgewezen, met hoofdelijke veroordeling van eisers in de kosten van het geding.
7. Premo stelt daartoe dat eisers geen recht en belang hebben bij hun vorderingen, nu Premo de gebruiksaanwijzing van de ClicClac-doosjes niet meer gebruikt, geen doosjes With Compli’Mints pepermuntjes heeft verkocht en zal verkopen, en Premo in de brochures de betreffende tekening zijnde de gebruiksaanwijzing en de With Compli’Mints doosjes heeft afgeplakt. Premo stelt voorts dat de eiser sub 2 eerst in de dagvaarding naar voren komt als merkhouder en dat Premo door hem rauwelijks in de procedure is betrokken. Premo stelt dat Peppermint Company als beweerdelijke licentiehouder – hetgeen Premo overigens ook betwist – geen verbodsacties en nevenacties kan instellen. Premo betwist daarnaast het gestelde auteursrecht van Peppermint Company. Premo betwist voorts het gestelde spoedeisend belang, te meer nu zij zich bereid heeft verklaard – onder voorbehoud van haar rechten – geen gebruik (meer) te maken van de gebruiksaanwijzing en de doosjes met daarop vermeld With Compli’Mints.
8. Voor zover de voorzieningenrechter mocht oordelen dat eisers wel recht en (spoedeisend) belang bij hun vorderingen hebben, betwist Premo dat de door Peppermint Company gehanteerde tekening zijnde de gebruiksaanwijzing een werk is als bedoeld in de Auteurswet. Premo stelt daarnaast dat zij in 2002 geheel naar eigen inzicht de gewraakte gebruiksaanwijzing heeft ontworpen. Premo betwist dat de aanduiding Complimint een merk is in de zin van de BMW nu dit een beschrijvend teken is. Daarnaast is Premo van mening dat het door haar gebruikte teken With Compli’Mints afwijkt van het merk Complimints en dat er derhalve geen sprake is van een merkinbreuk. Premo betwist dat er sprake is van een door haar jegens eisers gepleegde onrechtmatige daad. Premo stelt dat een aantal gevorderde nevenvoorzieningen zeer ingrijpend en buitenproportioneel is. Daarnaast komt een aantal acties Peppermint Company niet toe, nu er geen sprake is van kwade trouw aan de zijde van Premo – hetgeen overigens ook niet gesteld is door eisers – en de BMW deze acties slechts aan licentiehouders geeft indien sprake is van een geregistreerde licentie, hetgeen in casu niet het geval is. Voorts betwist Premo de beweerdelijk geleden en nog te lijden schade. Ten slotte stelt Premo dat de zaak niet geschikt is voor behandeling in kort geding.
Het oordeel van de voorzieningenrechter
9. Gelet op artikel 37 BMW wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is van het geschil kennis te nemen omdat gedaagde gevestigd is binnen het arrondissement Almelo.
(Spoedeisend) belang
10. Vooreerst is aan de orde de vraag of eisers een voldoende (spoedeisend) belang hebben bij hun vorderingen. Eisers vorderingen zijn gericht op het beëindigen van een volgens hun inbreukmakende situatie en zijn daardoor naar het oordeel van de voorzieningenrechter op grond van hun aard reeds voldoende spoedeisend om een behandeling in kort geding te rechtvaardigen. Niet gebleken is dat eisers geruime tijd hebben gewacht met het instellen van een vordering in kort geding. Eisers hebben immers gesteld dat zij in maart 2005 bekend zijn geworden met de beweerdelijke inbreuk door Premo op haar gestelde merk- en auteursrecht en dat zij vervolgens met Premo in onderhandeling zijn getreden alvorens een kort gedingprocedure aanhangig te maken. Deze stelling is niet gemotiveerd betwist door Premo. Premo heeft enkel gesteld dat eisers kennelijk in 2003 al op de hoogte waren van de beweerdelijke inbreuken door Premo, nu eisers verwijzen naar een interview met Premo, waarin Premo aangeeft dat zij zich op de markt van promotioneel snoep gaat bewegen. Hieruit vloeit naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet de bekendheid van eisers met de beweerdelijk inbreukmakende producten voort.
11. Wat het door eisers gestelde belang aangaande de beweerdelijk geleden inbreuk op het merkrecht van eisers betreft, overweegt de voorzieningenrechter het volgende:
Vaststaat dat eiser sub 2 merkhouder van het merk Complimints is. [eiser sub 2] heeft gesteld dat hij de rechten op het woordmerk in licentie aan Peppermint Company heeft gegeven. Premo heeft dit betwist. [eiser sub 2] heeft geen schriftelijke licentieovereenkomst in het geding gebracht. Daarbij komt dat gesteld noch gebleken is dat de beweerdelijke licentieovereenkomst is ingeschreven in het daartoe bestemde register. Nog afgezien van de vraag of de overdracht van het uitsluitend recht op het merk rechtsgeldig is, kan op grond van artikel 11C BMW deze overdracht derhalve niet worden tegengeworpen aan derden. De voorzieningenrechter overweegt voorts nog dat de licentiehouder niet het recht heeft zelfstandig de verbodsactie van artikel 13A lid 1 BMW in te stellen. Ingevolge artikel 11 D BMW kan de licentiehouder tussenkomen dan wel een zelfstandige vordering tot schadevergoeding en bepaalde nevenvorderingen instellen mits daartoe de bevoegdheid is bedongen. Nu ook dit echter gesteld noch gebleken is, is de voorzieningenrechter van oordeel dat Peppermint Company in haar vorderingen voor zover deze op de BMW zijn gegrond, niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.
[eiser sub 2], als merkhouder, komen wel de op de BMW gegronde vorderingen toe. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had Premo op het moment dat zij werd aangeschreven door Peppermint Company ermee rekening kunnen houden dat [eiser sub 2], als directeur en merkhouder, een vordering in kort geding ter handhaving van zijn merkrecht in zou stellen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is Premo dan ook niet rauwelijks gedagvaard en heeft [eiser sub 2] belang bij de door hem gevorderde voorzieningen.
12. Aangezien Peppermint Company stelt dat zij het auteursrecht heeft op het logo/de gebruiksaanwijzing op de ClicClac-doosjes is de voorzieningenrechter van oordeel dat zij voldoende belang heeft bij de door haar ingestelde – op de auteurswet dan wel op onrechtmatige daad gegronde – vorderingen.
ClicClac-doosje
Auteursrecht
13. Peppermint Company stelt dat de tekening op de onderkant van het ClicClac-blikje een auteursrechtelijk beschermd werk is. Volgens Peppermint Company heeft zij het auteursrecht overgedragen gekregen, zo zij al niet op grond van artikel 8 Auteurswet mocht worden aangemerkt als ontwerper. De voorzieningenrechter merkt op dat voor een rechtsgeldige overdracht van een auteursrecht een daartoe bestemde akte is vereist. Peppermint Company heeft niet een dergelijke akte in het geding gebracht. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient de vordering van Peppermint Company, voor zover deze op inbreuk op haar auteursrecht is gegrond, te worden afgewezen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de tekening op de onderkant van de ClicClac-doosjes geen werk is in de zin van artikel 10 Auteurswet, nu dit geen eigen oorspronkelijk karakter heeft en het geen persoonlijk stempel van de maker draagt. De tekening behelst enkel een gebruiksaanwijzing voor het doosje, welke bezwaarlijk op een geheel andere wijze kan worden vormgegeven en waarbij nagenoeg geen ruimte is voor eigen inbreng van de maker. Daarbij komt dat blijkens de door Premo overgelegde producties het ClicClac-doosje met gebruiksaanwijzing reeds in het begin van de twintigste eeuw op de markt was en later opnieuw – en verbeterd – op de markt is gebracht. Niet duidelijk is derhalve of het ontwerp van Peppermint Company oorspronkelijk is.
Onrechtmatige daad
14. Peppermint Company heeft gesteld dat Premo zich, door het kopiëren van het logo en deze vervolgens op identieke wijze aan te brengen op hetzelfde product als Peppermint Company heeft gedaan, schuldig heeft gemaakt aan het onrechtmatig aanhaken dan wel onrechtmatig nabootsen van het uiterlijk van het product van Peppermint Company, waardoor een verwarringsgevaar bestaat. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter komt Peppermint Company het beroep op de aanvullende werking van artikel 6:162 BW niet toe. Zoals reeds hierboven is overwogen, is het niet duidelijk of het ontwerp van de gebruiksaanwijzing een oorspronkelijk ontwerp van Peppermint Company is. Daarnaast is de gebruiksaanwijzing op de onderzijde van het blikje niet bestemd ter onderscheiding van de waren van Peppermint. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter ziet de gebruiksaanwijzing enkel op het blikje. Vast staat dat het ClicClac-doosje op zichzelf niet beschermd is en dat deze niet enkel voor waren van Peppermint Company wordt gebruikt. Door het gebruik van dezelfde gebruiksaanwijzing op de ClicClac-doosjes als Peppermint Company doet, zal niet het gevaar bestaan dat verwarring optreedt met de waren van Peppermint Company nu de gebruiksaanwijzing geen associatie wekt met het merk Complimints, maar enkel met het ClicClac-doosje. Premo heeft naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter derhalve niet in strijd met een zorgvuldigheidsnorm gehandeld, zodat van onrechtmatig handelen jegens Peppermint geen sprake is.
15. Op grond van het hiervoor overwogene dienen de vorderingen van eisers, voor zover deze op de getekende gebruiksaanwijzing op de onderkant van het ClicClac-blikje zien, te worden afgewezen.
Pepermuntdoosjes With Compli’Mints
Merkinbreuk
16. [eiser sub 2] is merkhouder van het woordmerk Complimints, welk merk is ingeschreven voor pepermunt. Premo biedt in haar catalogus rechthoekige doosjes pepermunt aan met daarop de vermelding With Compli’Mints. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter maakt Premo hiermee inbreuk op het merkrecht van [eiser sub 2]. With Compli’Mints is naar het oordeel van de voorzieningenrechter een met het merk Complimints overeenstemmend teken, als bedoeld in artikel 13A lid 1 onder b BMW, welke wordt gebruikt ter onderscheiding van waren waarvoor het merk is ingeschreven, namelijk pepermunt. Complimints bestaat uit de samenvoeging van Compliment en mints. Hoewel het woord ‘mints’ beschrijvend is voor de waren, heeft het door de samenvoeging ontstane fantasiewoord Complimints naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onderscheidende kracht. Ondanks het feit dat in het door Premo gebruikte teken een apostrof is gevoegd tussen de twee woorden en dat het woord “with” voor het woord is gezet, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat tussen het merk Complimints en het teken With Compli’Mints sprake is van zodanige auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis dat de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd associaties worden gewekt met het merk Complimints, ook al is dit voornamelijk deskundig publiek. De voorzieningenrechter heeft hierbij in aanmerking genomen dat Premo zich grotendeels op hetzelfde publiek richt als [eiser sub 2], in zijn hoedanigheid als directeur van Peppermint Company. [eiser sub 2] kan zich op grond van artikel 13A lid 1 onder b BMW derhalve verzetten tegen het gebruik van het met zijn merk overeenstemmende teken door Premo. De vordering van [eiser sub 2] onder 1 is derhalve voor toewijzing vatbaar.
Onrechtmatige daad
17. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Premo door gebruik te maken van een met het merk van [eiser sub 2] overeenstemmend teken ter onderscheiding van identieke waren daarnaast onrechtmatig jegens [eiser sub 2] gehandeld. Nu de gevorderde voorzieningen kunnen worden gegrond op artikel 13A lid 1 onder a BMW, behoeft dit echter geen nadere bespreking.
Gevorderde voorzieningen
18. [eiser sub 2] heeft naast het gebruiksverbod een voorschot op de schadevergoeding gevorderd van € 7.000,=, bestaande uit een bedrag € 2.000.= aan buitengerechtelijke incassokosten en een bedrag van € 5.000,= aan gederfde inkomsten en extra marketinginspanningen die verricht moeten worden teneinde de exclusiviteit van het product overeind te houden. Voorts heeft [eiser sub 2] gevorderd Premo te veroordelen rekening en verantwoording af te leggen aangaande de door haar ten gevolge van het gebruik van het inbreukmakende teken genoten winst, heeft [eiser sub 2] de inbreukmakende pepermuntdoosjes, welke nog bij Premo op voorraad zijn, opgeëist en heeft hij gevorderd Premo te veroordelen alle catalogi met daarin het inbreukmakende product terug te halen. Premo heeft gesteld dat zij geen inbreukmakende producten heeft verkocht en dat zij niet te kwader trouw is geweest. Premo is van mening dat de gevorderde nevenvoorzieningen buitenproportioneel zijn.
19. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de gevorderde nevenvoorzieningen onder 2, 3 en 4, voor zover deze zien op de inbreukmakende pepermuntdoosjes met de opdruk With Compli’Mints kunnen worden toegewezen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat aan de zijde van Premo sprake is van kwader trouw. Blijkens het door eisers aangehaalde interview met Premo in 2003 wist Premo dat Peppermint Company zich op de markt van promotioneel snoep beweegt. Premo had – zo zij dat al niet was – op de hoogte kunnen dan wel behoren te zijn van het merk Complimints, dat reeds in 2002 is gedeponeerd als merk. De vordering van [eiser sub 2] om Premo te veroordelen alle inbreukmakende producten aan hem af geven, acht de voorzieningenrechter in het kader van deze procedure te verstrekkend, nu Premo heeft gesteld nog geen producten te hebben verkocht en niet te gaan verkopen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter biedt het toe te wijzen gebruiksverbod in het kader van deze procedure voldoende bescherming.
20. De vordering van [eiser sub 2] om alle door Premo verzonden catalogi met daarin het inbreukmakende product terug te halen, wijst de voorzieningenrechter af. De rechtbank acht deze gevorderde voorziening te verstrekkend en disproportioneel. Het inbreukmakende product beslaat slechts een klein onderdeel van het totale assortiment van Premo. Premo zal wel worden veroordeeld een brief aan haar klanten en relaties te zenden waarin zij melding maakt van het feit dat in haar catalogus een inbreukmakend product is opgenomen en dat het haar niet vrij staat dit product te verhandelen.
21. Wat het gevorderde voorschot op de schadevergoeding betreft is de voorzieningenrechter van oordeel dat thans nog onvoldoende duidelijk is of [eiser sub 2] schade heeft geleden bestaande uit gederfde inkomsten. Daarnaast is onduidelijk of daadwerkelijk marketinginspanningen moeten worden verricht om de exclusiviteit van de With Compli’Mints pepermuntjes van de onderneming van [eiser sub 2] staande te houden en wat de schade voor [eiser sub 2] ten gevolge daarvan zal zijn. Premo heeft gesteld dat zij nog geen inbreukmakende pepermuntdoosjes heeft verkocht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient aan de hand van de door Premo af te leggen rekening en verantwoording te worden bezien of daadwerkelijk schade is geleden en kan in een bodemprocedure vergoeding daarvan worden gevorderd. Het gevorderde voorschot zal, voor zover dit op gederfde inkomsten en extra marketinginspanningen ziet, worden afgewezen. De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zal de voorzieningenrechter toewijzen, nu partijen voorafgaande aan de procedure onderhandelingen hebben gevoerd, met dien verstande dat deze worden gematigd tot een bedrag van € 1.632,= conform het Rapport Voorwerk II.
22. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de gevorderde dwangsommen te matigen tot na te noemen bedragen, alsmede daaraan een maximum te verbinden.
23. De voorzieningenrechter zal een termijn voor het aanhangig maken van de bodemprocedure bepalen als bedoeld in artikel 260 RV en in lid 6 van artikel 50 TRIPS. Een termijn van zes maanden na het onherroepelijk worden van dit vonnis, zoals gevorderd, komt onder de gegeven omstandigheden redelijk voor.
24. Premo zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.
De beslissing
De voorzieningenrechter:
I. Verbiedt Premo met onmiddellijke ingang ieder gebruik van haar op het merkrecht van [eiser sub 2] inbreuk makende teken With Compli’Mints of iedere andere met het merk COMPLIMINTS overeenstemmende tekens voor pepermunt of daaraan soortgelijke waren.
II. Beveelt Premo om met onmiddellijke ingang ieder onrechtmatig aanhaken aan en/of nabootsen van het merk Complimints te staken en gestaakt te houden.
III. Beveelt Premo om binnen een week na betekening van dit vonnis onder overlegging van kopieën van facturen en voorzien van een goedkeurende en gewaarmerkte verklaring van de registeraccountant, aan de raadsman van [eiser sub 2] schriftelijk opgave te doen van:
a. de naam en het adres van de toeleverancier en/of de fabrikant van wie de inbreuk makende pepermuntdoosjes zijn gekocht;
b. de aantallen inbreukmakende verpakkingen van deze pepermuntdoosjes die zij van hun toeleveranciers hebben gekocht en/of geleverd hebben gekregen;
c. de aantallen inbreukmakende producten die zij aan derden hebben verkocht en/of geleverd en de aantallen welke zij thans nog in voorraad heeft.
d. een lijst met namen van degenen die de inbreukmakende producten bij Premo hebben besteld maar aan wie nog niet is geleverd.
e. alle in- en verkoopprijzen van de inbreukmakende producten waarop de opgave – bedoeld onder a, b en c betrekking heeft.
f. het totale bedrag van de door gedaagde genoten winst als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende pepermuntdoosjes;
g. alle verkoopcatalogi waarin de pepermuntdoosjes onder het teken With Compli’Mints staan afgebeeld of vermeld, welke zij nog in voorraad heeft.
IV. Beveelt Premo ieder van de sub 3d bedoelde ondernemingen binnen drie dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk mede te delen door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst dat de geplaatste order van de geleverde inbreukmakende producten wordt geannuleerd, omdat deze inbreuk maken op de rechten van de heer [eiser sub 2], directeur van The Peppermint Company, en aan de raadsman van [eiser sub 2] binnen een week na verzending van deze brieven, kopieën daarvan en van de ontvangstbevestigingen te verzenden.
V. Beveelt Premo om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis al haar klanten en relaties aan wie zij de verkoopcatalogi waarin de inbreukmakende producten staan vermeld heeft toegezonden of ter hand heeft gesteld, door middel van de volgende aangetekende brief te berichten, en hiervan binnen een week kopieën te verzenden met de ontvangstbevestigingen aan de raadsman van [eiser sub 2]:
Op bevel van de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo deel ik u mede dat in de catalogus van Premo reclame en promotionele artikelen 2005 een product (nr. 502210-502211, pagina 14) staat afgebeeld dat inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van de heer [eiser sub 2], directeur van The Peppermint Company B.V.. Het staat ons niet vrij dit product te verhandelen.
Hoogachtend
Premo B.V.
.
VI. Bepaalt dat Premo voor iedere dag dat zij in gebreke blijft met de naleving van de onder I, II, III, IV en V gegeven bevelen en verboden aan [eiser sub 2] een dwangsom verschuldigd is van € 5.000,= dan wel een dwangsom van € 1.000,= per overtreding, zulks ter keuze aan [eiser sub 2], met een maximum van € 25.000,=.
VII. Veroordeelt Premo tot betaling van een bedrag van € 1.632,= bij wijze van voorschot op vergoeding van de door [eiser sub 2] geleden en te lijden schade, te voldoen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis.
VIII. Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50 TRIPS lid 6 op zes maanden na het onherroepelijk worden van dit vonnis.
IX. Veroordeelt Premo in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eisers begroot op € 362,93 aan verschotten en € 816,= aan salaris van de procureur.
X. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
XI. Wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Inden, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 juni 2005, in tegenwoordigheid van mr. Dallinga, griffier.