Conclusie
PROCUREUR-GENERAAL
BIJ DE
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
Nummer24/01846
Zitting21 februari 2025
CONCLUSIE
G.R.B. van Peursem
In de zaak
Puma SE,
eiseres tot cassatie,
eiseres tot cassatie,
tegen
Brooks Sports B.V.,
verweerster in cassatie
verweerster in cassatie
Partijen worden hierna verkort aangeduid als Puma respectievelijk Brooks.
Dit merkenrecht kortgeding gaat over de vraag of Brooks het teken ‘nitro’ beschrijvend gebruikt voor een kenmerk van haar hardloopschoenen, en zo ja, of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (art. 14 UMVo). Puma is licentiehoudster van het Uniemerk ‘NITRO’ voor (onder andere) schoenen. In maart 2021 heeft Puma de hardloopschoenenlijn NITRO op de markt gebracht waarvan de tussenzool van de schoen met stikstof (
nitrogen) is geïnjecteerd voor een betere demping. Brooks gebruikt deze techniek sinds medio 2020 voor hardloopschoenen en aanvankelijk gebruikte zij bij de aanprijzing van deze schoenen termen als “
nitrogen injected” en “
infused with nitrogen”. Vanaf medio 2022 gebruikt zij tevens de afkorting ‘nitro’, zoals bijvoorbeeld “
Nitro-Infused Softness” en de slogan “
Run on Nitro”. Volgens Puma maakt Brooks hiermee inbreuk op haar NITRO-merk en daarom is Puma in verschillende landen inbreukprocedures begonnen om een verbod te verkrijgen op het gebruik door Brooks van het woord ‘nitro’. Puma is in Duitsland al tweemaal in het ongelijk gesteld.
nitrogen) is geïnjecteerd voor een betere demping. Brooks gebruikt deze techniek sinds medio 2020 voor hardloopschoenen en aanvankelijk gebruikte zij bij de aanprijzing van deze schoenen termen als “
nitrogen injected” en “
infused with nitrogen”. Vanaf medio 2022 gebruikt zij tevens de afkorting ‘nitro’, zoals bijvoorbeeld “
Nitro-Infused Softness” en de slogan “
Run on Nitro”. Volgens Puma maakt Brooks hiermee inbreuk op haar NITRO-merk en daarom is Puma in verschillende landen inbreukprocedures begonnen om een verbod te verkrijgen op het gebruik door Brooks van het woord ‘nitro’. Puma is in Duitsland al tweemaal in het ongelijk gesteld.
De voorzieningenrechter heeft in de kern geoordeeld dat van merkinbreuk geen sprake is omdat Brooks het teken ‘nitro’ gebruikt om een kenmerk van haar hardloopschoenen te beschrijven. Puma is hiertegen tevergeefs in hoger beroep gegaan. Ook naar het voorlopig oordeel van het hof gebruikt Brooks de term ‘nitro’ beschrijvend in de zin van art. 14 lid 1 sub b UMVo. In cassatie voert Puma aan dat het hof een verkeerde maatstaf gebruikt voor de beoordeling of het teken ‘nitro’ slechts beschrijvend wordt gebruikt als kenmerk van haar schoenen (art. 14 lid 1 sub b UMVo) en verder bestrijdt Puma het oordeel dat Brooks’ gebruik van dit teken in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (art. 14 lid 2 UMVo). Ik zie de klachten niet slagen.
1.Feiten [1]
1.1 Lloyd IP Limited is houdster van de volgende Uniemerken (hierna: de Merken):
- het woordmerk NITRO, op 24 april 1997 aangevraagd en op 28 februari 2000 geregistreerd onder nummer 000520395 voor waren in de klassen 7, 9, 12 en 25, waaronder schoeisel (hierna: het Uniewoordmerk); en
- het volgende beeldmerk, op 29 juni 2005 aangevraagd en op 18 juli 2007 ingeschreven onder nummer 004514857 voor waren in de klassen 9 en 25, waaronder schoeisel (hierna: het Uniebeeldmerk):
1.2 Puma houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van (sport)schoenen, (sport)kleding en accessoires.
1.3 Puma heeft in oktober 2020 een licentieovereenkomst gesloten met Lloyd IP Limited voor het gebruik van (onder andere) de Merken voor schoenen (hierna: de licentie).
1.4 In maart 2021 heeft Puma de hardloopschoenenlijn NITRO op de markt gebracht. Kenmerk van deze schoenenlijn is dat in de tussenzool van de schoen stikstof is geïnjecteerd. De schoen is voor het eerst aan het publiek getoond op een exclusieve
launch party, gehouden op 29 september 2020. Hieronder staat een afbeelding van een schoen uit de NITRO serie:
launch party, gehouden op 29 september 2020. Hieronder staat een afbeelding van een schoen uit de NITRO serie:
1.5 De techniek waarmee stikstof in de tussenzooi wordt geïnjecteerd, wordt ook gebruikt door andere fabrikanten van sportschoenen. Brooks, althans de groep waarvan zij deel uitmaakt, doet dat sinds medio 2020. Aanvankelijk gebruikte Brooks de termen “
nitrogen injected” en “
infused with nitrogen” bij de aanprijzing van haarschoenen met die techniek. Vanaf medio 2022 gebruikt zij bij haar aanprijzingen tevens “
Nitro-Infused Softness”, “
Nitro-Infused Speed”, “
Nitro-Infused Distance” en de slogans “
Run on Nitro” en “
Nitro Infuse your run”. Hieronder zijn enkele afbeeldingen daarvan te zien:
nitrogen injected” en “
infused with nitrogen” bij de aanprijzing van haarschoenen met die techniek. Vanaf medio 2022 gebruikt zij bij haar aanprijzingen tevens “
Nitro-Infused Softness”, “
Nitro-Infused Speed”, “
Nitro-Infused Distance” en de slogans “
Run on Nitro” en “
Nitro Infuse your run”. Hieronder zijn enkele afbeeldingen daarvan te zien:
1.6 Puma heeft in Duitsland geprobeerd een voorlopig verbod te verkrijgen op het gebruik door Brooks van het woord ‘nitro’, maar het Landgericht in Berlijn heeft bij vonnis van 19 augustus 2022 geoordeeld dat Brooks het woord ‘nitro’ beschrijvend gebruikt en dat Puma dat niet kan verbieden. In hoger beroep is dat oordeel op 24 oktober 2022 bevestigd door het Kammergericht in Berlijn.
1.7 Brooks heeft op 28 juli 2022 bij het European Union Intellectual Property Office (hierna: EUIPO) een verzoek ingediend tot vervallenverklaring van het Uniewoordmerk wegens niet-gebruik, en op 3 oktober 2022 een verzoek tot nietigverklaring van datzelfde merk in verhouding tot schoeisel, op de gronden dat ‘nitro’ daarvoor een beschrijvende term is in de zin van art. 7 lid 1 sub c van de Uniemerkenverordening (hierna: UMVo) en dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft (art. 7 lid 1 sub b UMVo). Die procedures lopen nog.
1.8 De bodemprocedure tussen partijen is bij vonnis van 28 december 2022 geschorst in afwachting van de uitspraken in de EUIPO-procedures. De vordering van Puma tot het treffen van een voorlopige voorziening (een verbod tot gebruik van de NITRO-Uniemerken voor schoenen) is bij datzelfde vonnis afgewezen.
2.Procesverloop [2]
2.1 Puma heeft Brooks in kort geding gedagvaard en een merkinbreukverbod met nevenvorderingen gevorderd met als inbreukgrondslagen art. 9 lid 2 sub a UMVo, dan wel art. 9 lid 2 sub c UMVo.
2.2 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Puma afgewezen, omdat naar voorlopig oordeel Brooks het teken ‘nitro’ niet als merk gebruikt, maar om een kenmerk van haar schoenen te beschrijven, zodat geen sprake is van merkinbreuk (rov. 4.4-4.5).
2.3 Puma heeft ook in appel haar inbreukvorderingen gebaseerd op de in 2.1 aangegeven grondslagen en daar subsidiair inbreuk op grond van art. 9 lid 2 sub b UMVo aan toegevoegd.
2.4 Kort gezegd is Puma opgekomen tegen de overwegingen dat verdedigbaar is dat het Uniewoordmerk geen onderscheidend vermogen heeft (grief 1), dat geen sprake is van merkgebruik door Brooks (grief 2) en dat geen sprake is van verwarringsgevaar (grief 3). Grief 4 is gericht tegen de afwijzing van de vorderingen.
2.5 Het hof laat de geldigheid van de ingeroepen merken, de reikwijdte van de licentie aan Puma en de inbreukgrondslagen 9 sub a en c, subsidiair b) in het midden en beoordeelt meteen Brooks’ beroep op art. 14 lid 1 sub b UMVo, de uitzondering voor gebruik van een teken voor – heel kort gezegd – kenmerken van de waren. Het hof komt voorshands tot het oordeel dat Brooks’ beroep op deze uitzondering opgaat en overweegt daartoe als volgt:
“6.3 Het hof zal eerst het beroep van Brooks op artikel 14 lid 1 sub b UMVo bespreken. Ingevolge dit artikel kan de houder van een Uniemerk een derde niet verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van tekens of aanduidingen (...) die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren. Het gebruik door de derde moet dan wel plaatsvinden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (artikel 14 lid 2 UMVo). De voorwaarde van een eerlijk gebruik brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking. Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat, dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan, de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.
Bij de beoordeling van een beroep op dit artikel is van belang de globale presentatie van het door de derde in de handel gebrachte product, in het bijzonder de manier waarop het merk waarvan de derde niet de houder is, in deze presentatie is opgenomen, de wijze waarop het onderscheid wordt gemaakt tussen dit merk en het merk of teken van de derde, alsmede de inspanning die deze derde levert om zich ervan te vergewissen dat de consumenten zijn waren onderscheiden van die waarvan hij niet de merkhouder is. [3]
6.4 Het hof stelt voorop dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument van hardloopschoenen in Europa. Brooks gebruikt het teken ‘nitro’ in uitingen over haar hardloopschoenen die een zool hebben met stikstof-infusie. In die uitingen wordt juist deze eigenschap van haar hardloopschoenen onder de aandacht gebracht. Uit de overgelegde stukken volgt dat Brooks de term ‘nitro’ nooit op zichzelf gebruikt maar steeds in combinatie met andere woorden. Zo vermeldt Brooks op haar website aanduidingen als “
Nitro-Infused Softness”, “
Nitro-infuse your run” en “
Run on Nitro”. Die vermeldingen gaan bovendien vaak gepaard met het gebruik van het volledige woord “nitrogen” (“
Our innovative nitrogen-infusion process amplifies your run”) en/of een afbeelding van (i) een gasfles met daarop het scheikundige teken voor moleculaire stikstof (N2), (ii) het vakje voor het element stikstof in de tabel van het periodiek systeem (een vierkant met een hoofdletter N en het cijfer 7 in de linker bovenhoek) en/of (iii) (gas)bellen. Bovendien is in sommige uitingen naast de aanduiding
Nitro-Infused Softnesseen ‘optelsom’ opgenomen: Nitro + DNA LOFT V3 = SOFTNESS (zie de eerste afbeelding die is opgenomen onder 3.5 [4] ) en/of is de gasfles met een slangetje verbonden met een binnenzoolonderdeel, waardoor een verband wordt gelegd tussen de techniek van het injecteren met stikstof en de omstandigheid dat dit een positief effect heeft (namelijk
softness) op de (zool van de) hardloopschoen. Brooks heeft onweersproken aangevoerd dat zij de stikstofinjecteertechnologie toepast bij alle hardloopschoenmodellen waarvoor zij de omstreden aanduidingen gebruikt, en heeft voldoende met stukken onderbouwd dat zij, waar zij de term ‘nitro’ gebruikt, steeds een uitleg geeft over die technologie. De stelling van Puma dat het teken ‘nitro’ niet in verband zal worden gebracht met nitrogen verwerpt het hof dan ook.
Nitro-Infused Softness”, “
Nitro-infuse your run” en “
Run on Nitro”. Die vermeldingen gaan bovendien vaak gepaard met het gebruik van het volledige woord “nitrogen” (“
Our innovative nitrogen-infusion process amplifies your run”) en/of een afbeelding van (i) een gasfles met daarop het scheikundige teken voor moleculaire stikstof (N2), (ii) het vakje voor het element stikstof in de tabel van het periodiek systeem (een vierkant met een hoofdletter N en het cijfer 7 in de linker bovenhoek) en/of (iii) (gas)bellen. Bovendien is in sommige uitingen naast de aanduiding
Nitro-Infused Softnesseen ‘optelsom’ opgenomen: Nitro + DNA LOFT V3 = SOFTNESS (zie de eerste afbeelding die is opgenomen onder 3.5 [4] ) en/of is de gasfles met een slangetje verbonden met een binnenzoolonderdeel, waardoor een verband wordt gelegd tussen de techniek van het injecteren met stikstof en de omstandigheid dat dit een positief effect heeft (namelijk
softness) op de (zool van de) hardloopschoen. Brooks heeft onweersproken aangevoerd dat zij de stikstofinjecteertechnologie toepast bij alle hardloopschoenmodellen waarvoor zij de omstreden aanduidingen gebruikt, en heeft voldoende met stukken onderbouwd dat zij, waar zij de term ‘nitro’ gebruikt, steeds een uitleg geeft over die technologie. De stelling van Puma dat het teken ‘nitro’ niet in verband zal worden gebracht met nitrogen verwerpt het hof dan ook.
6.5 Naar voorlopig oordeel van het hof zal het voor het relevante publiek
in voornoemde contextduidelijk zijn dat ‘nitro’ een afkorting is van nitrogen en verwijst naar het injecteren van stikstof in de zolen van de hardloopschoenen. Dit geldt met name voor de Engelstalige consument in bijvoorbeeld Ierland, maar aannemelijk is ook dat de niet-Engelstalige consument een zodanige kennis van de Engelse taal heeft dat hij deze verwijzing (in deze context) begrijpt. Daarvoor is niet nodig dat het relevante publiek verdere scheikundige kennis heeft over de eigenschappen van deze stof. Van belang is dat het relevante publiek, zoals Brooks voorshands voldoende aannemelijk heeft gemaakt, bovengemiddeld oplettend is bij de aankoop van hardloopschoenen ten aanzien van de (dempings-)kwaliteit van de zool. Brooks heeft onweersproken aangevoerd dat het tijdens het fabricageproces injecteren van stikstof op dit moment de meest moderne technologie is voor het maken van geavanceerde hardloopschoenen, dat een veelvoud aan hardloopschoenfabrikanten die technologie gebruikt en dat zij alle het potentiële publiek daar actief over informeren, veelal in het Engels. Het hof kan aan Puma toegeven dat het woord ‘nitro’, door het gebruik van stikstof als energiebron voor stikstofmotoren, ook wordt gebruikt in de betekenis van ‘flitsend’, of ‘energiek’ maar dat betekent anders dan Puma aanvoert niet dat ‘nitro’ daarmee is verworden tot een fantasiewoord dat niet (meer) naar stikstof verwijst. Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt Brooks de term ‘nitro’ dan ook uitsluitend ter aanduiding van een kenmerk van (de zolen van) hardloopschoenen.
in voornoemde contextduidelijk zijn dat ‘nitro’ een afkorting is van nitrogen en verwijst naar het injecteren van stikstof in de zolen van de hardloopschoenen. Dit geldt met name voor de Engelstalige consument in bijvoorbeeld Ierland, maar aannemelijk is ook dat de niet-Engelstalige consument een zodanige kennis van de Engelse taal heeft dat hij deze verwijzing (in deze context) begrijpt. Daarvoor is niet nodig dat het relevante publiek verdere scheikundige kennis heeft over de eigenschappen van deze stof. Van belang is dat het relevante publiek, zoals Brooks voorshands voldoende aannemelijk heeft gemaakt, bovengemiddeld oplettend is bij de aankoop van hardloopschoenen ten aanzien van de (dempings-)kwaliteit van de zool. Brooks heeft onweersproken aangevoerd dat het tijdens het fabricageproces injecteren van stikstof op dit moment de meest moderne technologie is voor het maken van geavanceerde hardloopschoenen, dat een veelvoud aan hardloopschoenfabrikanten die technologie gebruikt en dat zij alle het potentiële publiek daar actief over informeren, veelal in het Engels. Het hof kan aan Puma toegeven dat het woord ‘nitro’, door het gebruik van stikstof als energiebron voor stikstofmotoren, ook wordt gebruikt in de betekenis van ‘flitsend’, of ‘energiek’ maar dat betekent anders dan Puma aanvoert niet dat ‘nitro’ daarmee is verworden tot een fantasiewoord dat niet (meer) naar stikstof verwijst. Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt Brooks de term ‘nitro’ dan ook uitsluitend ter aanduiding van een kenmerk van (de zolen van) hardloopschoenen.
6.6 Het hof is verder voorshands van oordeel dat het beschrijvend gebruik door Brooks in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel. Brooks mag het publiek informeren over het injecteren met stikstof van de zolen van haar hardloopschoenen met de voor stikstof/nitrogen gebruikelijke afkorting ‘nitro’. Dat sprake is van deloyaal merkgebruik is niet aannemelijk gemaakt. Puma heeft in dit verband gesteld dat er geen noodzaak is om het merk te gebruiken en dat Brooks een andere keuze had moeten maken. Noodzaak is echter geen voorwaarde voor het gebruik als bedoeld in artikel 14 lid 1 sub b UMVo (zie ook rov. 6.3). De stelling van Puma dat het publiek kan menen dat Brooks en Puma economisch verbonden zijn, bijvoorbeeld via een licentie, is onvoldoende door haar onderbouwd. Dit geldt temeer nu Brooks onweersproken heeft gesteld dat zij marktleider is op de relevante markt van hardloopschoenen en dat zij dus ook geen commerciële band met Puma wil (of hoeft te) suggereren. Daarbij komt nog dat Brooks in de reclame-uitingen waarin de term ‘nitro’ voorkomt ook steeds haar eigen merk (Brooks) gebruikt. Brooks heeft er verder (onder verwijzing naar de producties GP42, 43, 44 en 48) terecht op gewezen dat Puma de term ‘nitro’ in een aantal gevallen ook zelf beschrijvend (en in combinatie met het merk Puma) gebruikt op haar website door de aanduidingen NITRO-schuim en NITRO-foam. Het enkele feit dat ‘nitro’ daar in hoofdletters is geschreven doet daar naar het oordeel van het hof niet aan af.
6.7 Nu het hof voorshands van oordeel is dat Brooks zich ten opzichte van beide ingeroepen merken terecht kan beroepen op artikel 14 lid 1 sub b UMVo, stuiten de vorderingen van Puma daarop reeds af. Dat betekent dat de overige vragen (waaronder de vraag of het woordmerk geldig is) geen bespreking meer behoeven.”
2.6 Puma heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. Brooks heeft verweer gevoerd en beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, waarop Puma heeft gerepliceerd en Brooks heeft gedupliceerd.
3.Bespreking van het cassatiemiddel
3.1
Het middel bevat twee onderdelen.
Onderdeel 1klaagt over rov. 6.4-6.5, waarin het hof voorshands heeft geoordeeld dat Brooks het woord ‘Nitro’ uitsluitend beschrijvend gebruikt in de zin van art. 14 lid 1 sub b UMVo. Het hof heeft hier volgens Puma een onvoldoende strenge maatstaf gehanteerd bij de toepassing van art. 14 lid 1 sub b UMVo (
subonderdeel 1.1). Daarnaast is sprake van ontoereikende motivering, omdat het tegenstrijdig is met het oordeel in rov. 6.5 dat het woord ‘nitro’ ook wordt gebruikt in de betekenis van ‘flitsend’ of ‘energiek’ (
subonderdeel 1.2). Indien het hof de in subonderdeel 1.1 bedoelde maatstaf niet heeft miskend, zijn de bestreden passages onbegrijpelijk, omdat het hof onvoldoende kenbaar de stelling van Puma heeft verworpen dat het in aanmerking komende publiek de term ‘nitro’ niet meteen opvat als een beschrijving van (een kenmerk van) Brooks’ hardloopschoenen (
subonderdeel 1.3). Het hofoordeel in rov. 6.5 dat Brooks de term ‘nitro’ uitsluitend gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van schoenen is ook onbegrijpelijk, omdat het hof dit oordeel niet baseert op een kenmerk van de schoenen zelf, maar op het gebruik van stikstof in het productieproces en/of dat productieproces onvoldoende volledig weergeeft (
subonderdeel 1.4). En door Brooks’ uiteenlopende gebruik van de term ‘nitro’ gezamenlijk in plaats van separaat te beoordelen, is het hof in de bestreden passages uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting (
subonderdeel 1.5).
subonderdeel 1.1). Daarnaast is sprake van ontoereikende motivering, omdat het tegenstrijdig is met het oordeel in rov. 6.5 dat het woord ‘nitro’ ook wordt gebruikt in de betekenis van ‘flitsend’ of ‘energiek’ (
subonderdeel 1.2). Indien het hof de in subonderdeel 1.1 bedoelde maatstaf niet heeft miskend, zijn de bestreden passages onbegrijpelijk, omdat het hof onvoldoende kenbaar de stelling van Puma heeft verworpen dat het in aanmerking komende publiek de term ‘nitro’ niet meteen opvat als een beschrijving van (een kenmerk van) Brooks’ hardloopschoenen (
subonderdeel 1.3). Het hofoordeel in rov. 6.5 dat Brooks de term ‘nitro’ uitsluitend gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van schoenen is ook onbegrijpelijk, omdat het hof dit oordeel niet baseert op een kenmerk van de schoenen zelf, maar op het gebruik van stikstof in het productieproces en/of dat productieproces onvoldoende volledig weergeeft (
subonderdeel 1.4). En door Brooks’ uiteenlopende gebruik van de term ‘nitro’ gezamenlijk in plaats van separaat te beoordelen, is het hof in de bestreden passages uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting (
subonderdeel 1.5).
Onderdeel 2is gericht tegen rov. 6.6, waarin het hof voorlopig heeft geoordeeld dat Puma niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van deloyaal merkgebruik van Brooks. Het hof heeft hierin volgens de klacht miskend dat het niet heeft kunnen oordelen over de omvang van Brooks' loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van Puma zonder een aantal nadere punten te onderzoeken (
subonderdeel 2.1). Daarnaast klaagt onderdeel 2 over ontoereikende motivering van rov. 6.6, omdat het hof zonder kenbare motivering voorbijgegaan is aan essentiële stellingen van Puma (
subonderdelen 2.2 en 2.3).
subonderdeel 2.1). Daarnaast klaagt onderdeel 2 over ontoereikende motivering van rov. 6.6, omdat het hof zonder kenbare motivering voorbijgegaan is aan essentiële stellingen van Puma (
subonderdelen 2.2 en 2.3).
Art. 14 lid 1 sub b UMVo
3.2
In deze zaak staat in cassatie centraal de beperking in de uitoefening van het merkenrecht uit art. 14 lid 1 sub b jo. lid 2 UMVo [5] :
“1. Een Uniemerk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:
a) (…);
b) tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
c) (…).
2. Lid 1 is alleen van toepassing wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”
3.3
Art. 9 UMVo geeft de houder van een Uniemerk een verbodsrecht op grond van wat in jargon heet de ‘a- en/of b- en/of c-grond’, te weten art. 9 lid 2 sub a UMVo (gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als het merk), art. 9 lid 2 sub b UMVo (gelijk of met het merk overeenstemmend teken gebruikt voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten, leiden tot verwarringsgevaar) en art. 9 lid 2 sub c UMVo (gelijk of overeenstemmend teken met bekend merk gebruikt voor gelijke, overeenstemmende, of niet-overeenstemmende waren of diensten, waarbij zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit (‘kielzog varen’) of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheiden vermogen (‘verwatering’) of de reputatie van het merk (‘reputatieschade’)). Dit uitsluitend recht [6] is niet absoluut, omdat de uitoefening daarvan beperkingen kent; art. 14 lid 1 sub b jo. lid 2 UMVo verschaft daarop onder de voorwaarde dat dit strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, een beperking voor onder meer niet-onderscheidende tekens of aanduidingen waarmee (onder andere) een soort, hoedanigheid of ander kenmerk van de waar wordt aangegeven [7] . Dit geeft uitdrukking aan de zogenoemde ‘Freihaltebedürfnis’, de behoefte van marktdeelnemers om ondanks merkenmonopolies in het economisch verkeer op eerlijke wijze beschrijvende aanduidingen te kunnen gebruiken voor hun producten of diensten [8] .
3.4
Art. 14 UMVo komt pas in beeld als in beginsel sprake is van merkinbreuk op één of meer gronden uit art. 9 UMVo [9] en de aangesproken partij zich verweert met een beroep op art. 14 lid 1 UMVo [10] . Het is aan de rechter om op basis van een volledig onderzoek van de zaak te beoordelen of dit verweer slaagt [11] . Het gaat erom dat in een
concreet gevalwordt onderzocht of de derde tekens of aanduidingen gebruikt
die verband houden meteen van de kenmerken van de door hem verhandelde waar of verrichte dienst. Als dit het geval is, dan valt het gebruik onder de werkingssfeer van art. 14 lid 1 onder b UMVo, maar moet ook nog voldaan zijn aan art. 14 lid 2 UMVo: zodanig gebruik moet in overeenstemming zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (loyaliteitsverplichting) [12] .
concreet gevalwordt onderzocht of de derde tekens of aanduidingen gebruikt
die verband houden meteen van de kenmerken van de door hem verhandelde waar of verrichte dienst. Als dit het geval is, dan valt het gebruik onder de werkingssfeer van art. 14 lid 1 onder b UMVo, maar moet ook nog voldaan zijn aan art. 14 lid 2 UMVo: zodanig gebruik moet in overeenstemming zijn met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (loyaliteitsverplichting) [12] .
3.5
Dit lid 2 behelst volgens het HvJEU in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder [13] . Van ‘deloyaal handelen’ is sprake wanneer: (i) het merk zodanig wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat; (ii) zulk gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan (kielzog varen); (iii) de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan (reputatieschade); of (iv) de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is [14] . Dit is geen limitatieve opsomming, want (on)eerlijk gebruik uit art. 14 lid 2 UMVo is een open norm [15] . Aan de hand van alle relevante omstandigheden moet de rechter dat gebruik conform de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel bepalen [16] . Daarbij is in ieder geval van belang dat de globale presentatie van het door de derde in de handel gebrachte product in aanmerking wordt genomen, in het bijzonder de manier waarop het merk waarvan de derde niet de houder is in deze presentatie is opgenomen, de wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen dit merk en het merk of teken van de derde, alsmede de inspanning die de derde levert om zich ervan te vergewissen dat de consumenten zijn waren onderscheiden van de waren waarvan hij niet de merkhouder is [17] . Kort Begrip geeft t.a.p. aan dat mee kan wegen of de gebruiker van het teken dit
niet in wezen als merk gebruikt. Dat is in de kern ook hetgeen partijen in onze zaak verdeeld houdt.
niet in wezen als merk gebruikt. Dat is in de kern ook hetgeen partijen in onze zaak verdeeld houdt.
De cassatieklachten
3.6
Volgens
subonderdeel 1.1miskent het hof in rov. 6.4-6.5 dat art. 14 lid 1 sub b UMVo, tweede gedeelte (‘tekens of aanduidingen…die betrekking hebben op…kenmerken van de waren…’) een strenge maatstaf inhoudt, waarbij
subonderdeel 1.1miskent het hof in rov. 6.4-6.5 dat art. 14 lid 1 sub b UMVo, tweede gedeelte (‘tekens of aanduidingen…die betrekking hebben op…kenmerken van de waren…’) een strenge maatstaf inhoudt, waarbij
a.) het om
louter beschrijvende aanduidingenmoet gaan, waarbij uitgesloten is dat het in aanmerking komende publiek het teken (mede) opvat als aanduiding van herkomst van de waren uit een bepaalde onderneming [18] ; en/of
louter beschrijvende aanduidingenmoet gaan, waarbij uitgesloten is dat het in aanmerking komende publiek het teken (mede) opvat als aanduiding van herkomst van de waren uit een bepaalde onderneming [18] ; en/of
b.) daarvoor vereist is dat een voldoende direct en specifiek verband is tussen het teken of de aanduiding en de kenmerken van de waren, waardoor het relevante publiek meteen, zonder noodzaak tot verder nadenken het teken of de aanduiding zal opvatten als een beschrijving van (een kenmerk van) de waren of diensten. Als de consument moet gaan interpreteren of nadenken wat dat verband zou kunnen zijn, is daaraan volgens de klacht niet voldaan [19] .
Het hof heeft dat voorgaande volgens de klacht miskend, althans een onbegrijpelijk oordeel gegeven om de volgende redenen:
(i) In rov. 6.5 wordt overwogen dat het woord ‘nitro’ weliswaar, door het gebruik van stikstof als energiebron voor stikstofmotoren, ook wordt gebruikt in de betekenis van ‘flitsend’ of ‘energiek’, maar dat dit, anders dan Puma aanvoert, niet betekent dat ‘nitro’ daarmee is verworden tot een fantasiewoord dat niet (meer) naar stikstof verwijst. Daarmee is miskend dat ‘nitro’ geen louter beschrijvende aanduiding is, omdat ‘nitro’ óók wordt gebruikt in de betekenis van ‘flitsend’, of ‘energiek’;
(ii) en/althans is miskend dat de gemiddelde consument van hardloopschoenen in Europa niet meteen, zonder noodzaak tot verder nadenken, ‘nitro’ opvat als een beschrijving van (een kenmerk van) Brooks’ hardloopschoenen, omdat hij daarvoor moet nadenken en interpreteren in welke betekenis ‘nitro’ hier wordt gebruikt;
(iii) althans is dat miskend, omdat die gemiddelde consument daarvoor verschillende denkstappen moet zetten: (1) ‘nitro’ is een afkorting van nitrogen, (2) nitrogen verwijst naar het injecteren van stikstof in hardloopschoenzolen tijdens het productieproces, en (3) het resultaat hiervan is een hardloopschoen met een betere softness of (dempings-)kwaliteit [20] .
3.7
Deze klachten zijn tevergeefs, omdat die van een onjuiste, te strikte maatstaf uitgaan voor de beperking van art. 14 lid 1 sub b UMVo. Waar het om gaat, is dat tekens of aanduiding(en) worden gebruikt die verband houden met of betrekking hebben op een van de kenmerken van de (in dit geval) verhandelde waar: hardloopschoenen met een met stikstof bewerkte zool voor betere schokdemping, voor de beoordeling waarvan de rechter rekening moet houden met de omstandigheden van het geval. Dat een aanduiding op zich meer betekenissen kan hebben, sluit helemaal niet uit dat die aanduiding daardoor niet meer geschikt is om kenmerken van de betreffende waar te beschrijven (zo ook s.t. Brooks 2.3 en 2.12) en dat het publiek hier verboden denkstappen zou moeten zetten
in deze context, te weten met stikstofinjecteertechnologie vervaardigde hardloopschoenen, valt niet in te zien. De criteria zijn hiervoor de revue gepasseerd in 3.4 en 3.5 en het hof heeft de beperkingsmaatstaf correct toegepast door in rov. 6.4-6.5 te onderzoeken hoe
in deze context(het hof onderstreept die woorden niet voor niets in rov. 6.5) Brooks het teken ‘nitro’ gebruikt, daarbij aangevend dat deze aanduiding nooit op zichzelf wordt gebruikt, maar altijd in combinatie met andere woorden waarbij steeds wordt uitgelegd hoe Brooks de stikstofinjecteertechnologie toepast bij de betreffende hardloopschoenmodellen waarvoor zij de aanduiding ‘nitro’ gebruikt. Vervolgens is het hof in rov. 6.5 tot het voorlopig oordeel gekomen dat het voor het relevante publiek
in die contextduidelijk is dat ‘nitro’ als afkorting van nitrogen wordt gebruikt en dat Brooks hiermee verwijst naar het injecteren van stikstof in de zolen van haar hardloopschoenen teneinde een optimale schokdemping te krijgen. Daarvoor zijn helemaal geen verboden denkstappen nodig en het hof geeft zo aan dat Brooks zodoende ‘nitro’ uitsluitend gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van haar hardloopschoenen in de zin van art. 14 lid 1 sub b UMVo. Dat ‘nitro’
in een andere context, bij stikstofmotoren, ook ‘flitsend’ of ‘energiek’ kan betekenen, doet daar volgens het voorshandse hofoordeel niet aan af en dat is naar ik meen niet onjuist en goed te volgen. Dat is immers een adequate weerlegging van Puma’s stelling dat hier geen sprake zou zijn van een louter beschrijvende aanduiding door de relevante context te verlaten en stikstofmotoren erbij te halen; het in aanmerking komende publiek voor hardloopschoenen vindt schokdemping van die schoenen belangrijk en is ongetwijfeld niet bezig met brandstof voor stikstofmotoren, een oneigenlijk aspect dat hier deze hardloopschoenenzaak wordt ingefietst. Daar stuiten de klachten al integraal op af.
in deze context, te weten met stikstofinjecteertechnologie vervaardigde hardloopschoenen, valt niet in te zien. De criteria zijn hiervoor de revue gepasseerd in 3.4 en 3.5 en het hof heeft de beperkingsmaatstaf correct toegepast door in rov. 6.4-6.5 te onderzoeken hoe
in deze context(het hof onderstreept die woorden niet voor niets in rov. 6.5) Brooks het teken ‘nitro’ gebruikt, daarbij aangevend dat deze aanduiding nooit op zichzelf wordt gebruikt, maar altijd in combinatie met andere woorden waarbij steeds wordt uitgelegd hoe Brooks de stikstofinjecteertechnologie toepast bij de betreffende hardloopschoenmodellen waarvoor zij de aanduiding ‘nitro’ gebruikt. Vervolgens is het hof in rov. 6.5 tot het voorlopig oordeel gekomen dat het voor het relevante publiek
in die contextduidelijk is dat ‘nitro’ als afkorting van nitrogen wordt gebruikt en dat Brooks hiermee verwijst naar het injecteren van stikstof in de zolen van haar hardloopschoenen teneinde een optimale schokdemping te krijgen. Daarvoor zijn helemaal geen verboden denkstappen nodig en het hof geeft zo aan dat Brooks zodoende ‘nitro’ uitsluitend gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van haar hardloopschoenen in de zin van art. 14 lid 1 sub b UMVo. Dat ‘nitro’
in een andere context, bij stikstofmotoren, ook ‘flitsend’ of ‘energiek’ kan betekenen, doet daar volgens het voorshandse hofoordeel niet aan af en dat is naar ik meen niet onjuist en goed te volgen. Dat is immers een adequate weerlegging van Puma’s stelling dat hier geen sprake zou zijn van een louter beschrijvende aanduiding door de relevante context te verlaten en stikstofmotoren erbij te halen; het in aanmerking komende publiek voor hardloopschoenen vindt schokdemping van die schoenen belangrijk en is ongetwijfeld niet bezig met brandstof voor stikstofmotoren, een oneigenlijk aspect dat hier deze hardloopschoenenzaak wordt ingefietst. Daar stuiten de klachten al integraal op af.
3.8
Voor de striktere maatstaf die Puma hier ingang probeert te doen vinden vind ik ook geen steun in de merkenliteratuur [21] of (hoogste) merkenrechtspraak [22] . Puma verwijst ter onderbouwing naar een aantal uitspraken [23] met een hoofdrol voor het arrest
Hölterhoff/Freieisleben, al aangehaald, en een hierna te bespreken passage uit Tekst & Commentaar IE [24] .
Hölterhoff/Freieisleben, al aangehaald, en een hierna te bespreken passage uit Tekst & Commentaar IE [24] .
3.9
De betreffende merken die in
Hölterhoff/Freieislebeneen rol speelden zagen op bepaalde typen slijpvormen van edelstenen. Het Luxemburgse Hof heeft in die zaak geoordeeld dat een merkhouder zich niet op zijn merkrechten kan beroepen wanneer een derde (in de betreffende zaak was dat een handelaar in edelstenen die deze hetzij zelf sleep, ofwel inkocht bij andere handelaren, en zowel stenen van eigen makelij, als bij derden ingekochte waren verhandelde) in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt dat de waren uit zijn eigen productie afkomstig zijn en hij de betrokken merken uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waren (in dit geval: hetzij rondgeslepen stenen met facetten die straalsgewijs vanaf het centrum lopen, dan wel vierkant geslepen stenen met een spits toelopend diagonaal kruis),
zodat is uitgesloten dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een herkomstaanduiding wordt opgevat [25] . Een vrij specifieke casus [26] en dit arrest spoort in die zin met de nu in cassatie bestreden hofuitspraak dat de portee daarvan ook is dat het vanwege de door het hof beschreven wijze waarop Brooks de aanduiding ‘nitro’ hanteert – alleen maar de stikstofinjectiezooltechniek beschrijvend en niet meer dan dat – ook
in die contextuitgesloten is dat dit teken in het economisch verkeer als herkomstaanduiding van de betreffende hardloopschoenen kan worden gezien [27] . Anders gezegd: rov. 6.4-6.5 schenden de in subonderdeel 1.1.a. geformuleerde norm die refereert aan
Hölterhoff/Freieslebendan ook niet, maar zijn daar juist mee in lijn, zoals uiteengezet. Dat dit arrest steun zou bieden voor de in subonderdeel 1.1.b uitgewerkte maatstaf, is ten dele te volgen: een voldoende direct en specifiek verband tussen teken of aanduiding en de kenmerken van de waren: ja, zeker en dat daarvan hier sprake is, heeft het hof ook uiteengezet, namelijk met de stikstofinjecteertechniek voor de zolen van de betreffende hardloopschoenen. Maar dat dat zou betekenen dat de consument dat meteen ‘zonder verder nadenken of interpreteren’ zou moeten zien, is niet op dit arrest te baseren. Die notie is afkomstig uit de in de PI in voetnoot 3 geciteerde rechtspraak over de absolute weigeringsgrond van art. 7 lid 1 sub b UMVo, die bovendien niet eenduidig is, zoals die voetnoot ook terecht aangeeft. Volgens Puma (s.t. 1.13) is deze rechtspraak ook relevant voor art. 14 lid 1 sub b UMVo, omdat die laatste bepaling slechts van toepassing zou zijn als sprake is van
louter beschrijvend gebruik in de gekwalificeerde zin als bepleit in subonderdeel 1.1.i– waarvan geen sprake zou kunnen zijn als de aanduiding ook nog een andere betekenis kan hebben in een heel ander verband, maar dat uitgangspunt is hiervoor in verwerpende zin besproken, zodat deze vergelijking daar al op strandt. Overigens hoeft het in aanmerking komende publiek bij hardloopschoenen vanwege de door het hof uiteengezette wijze waarop Brooks het teken ‘nitro’ hanteert helemaal niet verder na te denken of te interpreteren wat dit zou betekenen hier, maar is voor dat publiek meteen duidelijk dat dat doelt op stikstofinjecteertechnologie van hardloopschoenzolen om een optimale demping te verkrijgen (in gelijke zin s.t. Brooks 2.7-2.8 en 2.14). Brooks geeft bij s.t. 2.9 terecht aan dat de rechtspraak over absolute weigeringsgrond uit art. 7 lid 2 sub b UMVo niet één op één is door te trekken naar art. 14 lid 1 sub b UMvo. Bij de absolute weigeringstoets gaat het anders dan bij art. 14 lid 1 sub b UMVo om een deels abstracte toets [28] . Dus de in subonderdeel 1.1.b geformuleerde norm is niet geschonden door het hof.
Hölterhoff/Freieislebeneen rol speelden zagen op bepaalde typen slijpvormen van edelstenen. Het Luxemburgse Hof heeft in die zaak geoordeeld dat een merkhouder zich niet op zijn merkrechten kan beroepen wanneer een derde (in de betreffende zaak was dat een handelaar in edelstenen die deze hetzij zelf sleep, ofwel inkocht bij andere handelaren, en zowel stenen van eigen makelij, als bij derden ingekochte waren verhandelde) in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt dat de waren uit zijn eigen productie afkomstig zijn en hij de betrokken merken uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waren (in dit geval: hetzij rondgeslepen stenen met facetten die straalsgewijs vanaf het centrum lopen, dan wel vierkant geslepen stenen met een spits toelopend diagonaal kruis),
zodat is uitgesloten dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een herkomstaanduiding wordt opgevat [25] . Een vrij specifieke casus [26] en dit arrest spoort in die zin met de nu in cassatie bestreden hofuitspraak dat de portee daarvan ook is dat het vanwege de door het hof beschreven wijze waarop Brooks de aanduiding ‘nitro’ hanteert – alleen maar de stikstofinjectiezooltechniek beschrijvend en niet meer dan dat – ook
in die contextuitgesloten is dat dit teken in het economisch verkeer als herkomstaanduiding van de betreffende hardloopschoenen kan worden gezien [27] . Anders gezegd: rov. 6.4-6.5 schenden de in subonderdeel 1.1.a. geformuleerde norm die refereert aan
Hölterhoff/Freieslebendan ook niet, maar zijn daar juist mee in lijn, zoals uiteengezet. Dat dit arrest steun zou bieden voor de in subonderdeel 1.1.b uitgewerkte maatstaf, is ten dele te volgen: een voldoende direct en specifiek verband tussen teken of aanduiding en de kenmerken van de waren: ja, zeker en dat daarvan hier sprake is, heeft het hof ook uiteengezet, namelijk met de stikstofinjecteertechniek voor de zolen van de betreffende hardloopschoenen. Maar dat dat zou betekenen dat de consument dat meteen ‘zonder verder nadenken of interpreteren’ zou moeten zien, is niet op dit arrest te baseren. Die notie is afkomstig uit de in de PI in voetnoot 3 geciteerde rechtspraak over de absolute weigeringsgrond van art. 7 lid 1 sub b UMVo, die bovendien niet eenduidig is, zoals die voetnoot ook terecht aangeeft. Volgens Puma (s.t. 1.13) is deze rechtspraak ook relevant voor art. 14 lid 1 sub b UMVo, omdat die laatste bepaling slechts van toepassing zou zijn als sprake is van
louter beschrijvend gebruik in de gekwalificeerde zin als bepleit in subonderdeel 1.1.i– waarvan geen sprake zou kunnen zijn als de aanduiding ook nog een andere betekenis kan hebben in een heel ander verband, maar dat uitgangspunt is hiervoor in verwerpende zin besproken, zodat deze vergelijking daar al op strandt. Overigens hoeft het in aanmerking komende publiek bij hardloopschoenen vanwege de door het hof uiteengezette wijze waarop Brooks het teken ‘nitro’ hanteert helemaal niet verder na te denken of te interpreteren wat dit zou betekenen hier, maar is voor dat publiek meteen duidelijk dat dat doelt op stikstofinjecteertechnologie van hardloopschoenzolen om een optimale demping te verkrijgen (in gelijke zin s.t. Brooks 2.7-2.8 en 2.14). Brooks geeft bij s.t. 2.9 terecht aan dat de rechtspraak over absolute weigeringsgrond uit art. 7 lid 2 sub b UMVo niet één op één is door te trekken naar art. 14 lid 1 sub b UMvo. Bij de absolute weigeringstoets gaat het anders dan bij art. 14 lid 1 sub b UMVo om een deels abstracte toets [28] . Dus de in subonderdeel 1.1.b geformuleerde norm is niet geschonden door het hof.
3.1
Ook voor
Polyglot(uitleg van de toenmalige inbreukbepaling art. 13A lid 1 Benlux Merkenwet (oud) door het Benelux Gerechtshof) en
Route 66(een toepassing van
Polyglotdoor het hof getoetst door de Hoge Raad) geldt dat die niet zagen op de nu aan de orde zijnde beperking in de uitoefening van het merkenrecht. Wel spoort ook de oplossing in
Polyglotdat gebruik van een beschrijvende term als zodanig niet verboden kan worden door de merkhouder, maar wel als het gebruik van die term moet worden gezien als onderscheidingsteken van waren of diensten, dus: als herkomstaanduiding [29] , met de lijn van het hof in rov. 6.4-6.5 en met
Hölterhoff/Freiesleben: beschrijvend hanteren staat vrij, maar het mag niet uitmonden in gebruik ‘als merk’, dus: als herkomstaanduiding.
Polyglot(uitleg van de toenmalige inbreukbepaling art. 13A lid 1 Benlux Merkenwet (oud) door het Benelux Gerechtshof) en
Route 66(een toepassing van
Polyglotdoor het hof getoetst door de Hoge Raad) geldt dat die niet zagen op de nu aan de orde zijnde beperking in de uitoefening van het merkenrecht. Wel spoort ook de oplossing in
Polyglotdat gebruik van een beschrijvende term als zodanig niet verboden kan worden door de merkhouder, maar wel als het gebruik van die term moet worden gezien als onderscheidingsteken van waren of diensten, dus: als herkomstaanduiding [29] , met de lijn van het hof in rov. 6.4-6.5 en met
Hölterhoff/Freiesleben: beschrijvend hanteren staat vrij, maar het mag niet uitmonden in gebruik ‘als merk’, dus: als herkomstaanduiding.
3.11
De verwijzing naar het T&C commentaar van Geerts op art. 2.23 BVIE overtuigt evenmin ter ondersteuning van de stelling dat een term die meerdere betekenissen kan hebben (in verschillende contexten) op voorhand om die reden al is uitgesloten bij toepassing van de beperkingen uit art. 14 UMVo. Puma verwijst hiervoor naar dit commentaar [30] : “
Verdedigd kan worden dat wanneer de gebruiker de beschrijvende aanduiding zo gebruikt dat het als merkgebruik zal worden gepercipieerd, niet meer sprake is van louter beschrijvend gebruik; de merkhouder zou dan ook kunnen stellen, dat gehandeld wordt in strijd met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel”. Dit is lijkt mij iets anders [31] en congrueert helemaal met de hiervoor besproken lijnen uit
Hölterhoff/Freieslebenen
Polyglot. Het hof geeft hier juist gemotiveerd aan dat Brooks het teken of de aanduiding ‘nitro’ helemaal niet ‘als merk’ gebruikt, maar daarentegen als beschrijving van het kenmerk dat in de zool van de betreffende hardloopschoen stikstofinjectietechnologie wordt toegepast om tot een optimale schokdemping te komen. Gebruik van een teken ‘als merk’ wil zeggen: ter onderscheiding van waren of diensten [32] en het hof geeft duidelijk aan dat daarvan naar voorlopig oordeel geen sprake is. Ik zie niet hoe uit de geciteerde passage zou moeten volgen dat een term die meerdere betekenissen kan hebben op voorhand is uitgesloten voor de kenmerkbeschrijvingsbeperking onder art. 14 UMVo (of een vergelijkbare bepaling als art. 2.23 BVIE). Subonderdeel 1.1 treft gelet op dit alles geen doel.
Verdedigd kan worden dat wanneer de gebruiker de beschrijvende aanduiding zo gebruikt dat het als merkgebruik zal worden gepercipieerd, niet meer sprake is van louter beschrijvend gebruik; de merkhouder zou dan ook kunnen stellen, dat gehandeld wordt in strijd met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel”. Dit is lijkt mij iets anders [31] en congrueert helemaal met de hiervoor besproken lijnen uit
Hölterhoff/Freieslebenen
Polyglot. Het hof geeft hier juist gemotiveerd aan dat Brooks het teken of de aanduiding ‘nitro’ helemaal niet ‘als merk’ gebruikt, maar daarentegen als beschrijving van het kenmerk dat in de zool van de betreffende hardloopschoen stikstofinjectietechnologie wordt toegepast om tot een optimale schokdemping te komen. Gebruik van een teken ‘als merk’ wil zeggen: ter onderscheiding van waren of diensten [32] en het hof geeft duidelijk aan dat daarvan naar voorlopig oordeel geen sprake is. Ik zie niet hoe uit de geciteerde passage zou moeten volgen dat een term die meerdere betekenissen kan hebben op voorhand is uitgesloten voor de kenmerkbeschrijvingsbeperking onder art. 14 UMVo (of een vergelijkbare bepaling als art. 2.23 BVIE). Subonderdeel 1.1 treft gelet op dit alles geen doel.
3.12
De motiveringsklacht uit
subonderdeel 1.2is dat het oordeel in de slotzin van rov. 6.5 dat Brooks de term ‘nitro’ uitsluitend gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van hardloopschoenen, ontoereikend is gemotiveerd, omdat dit tegenstrijdig is met de passage uit rov. 6.5 dat aan Puma kan worden toegegeven dat het woord ‘nitro’ door het gebruik van stikstof als energiebron voor stikstofmotoren, ook wordt gebruikt in de betekenis van ‘flitsend’, of ‘energiek’ [33] . Als het woord ‘nitro’ óók wordt gebruikt in die betekenis, dan kan de term ‘nitro’ niet tegelijkertijd uitsluitend worden gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van hardloopschoenen.
subonderdeel 1.2is dat het oordeel in de slotzin van rov. 6.5 dat Brooks de term ‘nitro’ uitsluitend gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van hardloopschoenen, ontoereikend is gemotiveerd, omdat dit tegenstrijdig is met de passage uit rov. 6.5 dat aan Puma kan worden toegegeven dat het woord ‘nitro’ door het gebruik van stikstof als energiebron voor stikstofmotoren, ook wordt gebruikt in de betekenis van ‘flitsend’, of ‘energiek’ [33] . Als het woord ‘nitro’ óók wordt gebruikt in die betekenis, dan kan de term ‘nitro’ niet tegelijkertijd uitsluitend worden gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van hardloopschoenen.
3.13
Deze klacht is in wezen een gedeeltelijke herhaling van zetten uit subonderdeel 1.1. Voor toepassing van de merkrechtuitoefeningsbeperking dat het teken beschrijvend is voor het kenmerk dat we te maken hebben met stikstofinjectietechniek in de zool, is de in de klacht veronderstelde exclusieve betekenis van de term ‘nitro’ in dié zin (zodat ‘nitro’ niet in een
anderecontext iets
andersmag betekenen) geen vereiste, zo is bij de vorige klacht besproken. Het gaat om de context van hardloopschoenzolentechniek, niet die van stikstofmotoren. Van een tegenstrijdig oordeel is helemaal geen sprake en dat hier sprake is van gebruik van ‘nitro’ als kenmerkaanduiding dat voldoet aan art. 14 UMVo is (voor kort geding zeker) bepaald toereikend gemotiveerd. Daar stuit subonderdeel 1.2 dan ook op af.
anderecontext iets
andersmag betekenen) geen vereiste, zo is bij de vorige klacht besproken. Het gaat om de context van hardloopschoenzolentechniek, niet die van stikstofmotoren. Van een tegenstrijdig oordeel is helemaal geen sprake en dat hier sprake is van gebruik van ‘nitro’ als kenmerkaanduiding dat voldoet aan art. 14 UMVo is (voor kort geding zeker) bepaald toereikend gemotiveerd. Daar stuit subonderdeel 1.2 dan ook op af.
3.14
De motiveringsklacht uit
subonderdeel 1.3is dat wanneer de in subonderdeel 1.1 bedoelde maatstaf niet is miskend, er sprake is van ontoereikende motivering, nu Puma heeft aangevoerd dat het in aanmerking komende publiek de term ‘nitro’, zoals gebruikt door Brooks, niet direct opvat als een beschrijving van (een kenmerk van) Brooks’ hardloopschoenen, omdat het daarvoor verschillende denkstappen moet zetten [34] . Het hof heeft dit betoog niet met een voldoende kenbare motivering verworpen, zodat zijn conclusie dat Brooks de term ‘nitro’ gebruikt in overeenstemming met art. 14 lid 1 sub b UMVo, onbegrijpelijk is.
subonderdeel 1.3is dat wanneer de in subonderdeel 1.1 bedoelde maatstaf niet is miskend, er sprake is van ontoereikende motivering, nu Puma heeft aangevoerd dat het in aanmerking komende publiek de term ‘nitro’, zoals gebruikt door Brooks, niet direct opvat als een beschrijving van (een kenmerk van) Brooks’ hardloopschoenen, omdat het daarvoor verschillende denkstappen moet zetten [34] . Het hof heeft dit betoog niet met een voldoende kenbare motivering verworpen, zodat zijn conclusie dat Brooks de term ‘nitro’ gebruikt in overeenstemming met art. 14 lid 1 sub b UMVo, onbegrijpelijk is.
3.15
Deze klacht is bij subonderdeel 1.1 ook al verwerpend besproken, omdat hierin sprake is van ‘context-verlating’ die geen steun vindt in het merkenrecht: er is geen sprake van dat het publiek het teken in de hardloopschoenencontext niet direct zou opvatten als een beschrijving van een kenmerk van Brooks’ hardloopschoenen en er hoeven geen verschillende denkstappen te worden gezet daarvoor als binnen de relevante context wordt gebleven. Voor zover de klacht zo moet worden opgevat dat ten onrechte niet expliciet het denkstappen-nemen-verhaal is verworpen, heeft te gelden dat dit betoog in rov. 6.4-6.5 impliciet is verworpen, hetgeen (zeker in kort geding) geen nadere motivering behoefde. Ook subonderdeel 1.3 is tevergeefs voorgesteld.
3.16
Subonderdeel 1.4 richt een volgende motiveringsklacht tegen het oordeel in de slotzin van rov. 6.5 dat Brooks de term ‘nitro’ uitsluitend gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van (de zolen van) hardloopschoenen. Dat is volgens de klacht ontoereikend gemotiveerd, omdat het hof:
(a) dit oordeel baseert op overwegingen die zien op het gebruik van stikstof tijdens het productieproces [35] en niet op een kenmerk van Brooks’ hardloopschoenen zelf; en/of
(b) miskent dat het injecteren van stikstof slechts één onderdeel is van het gehele fabricageproces: voor het bereiken van het gewenste ‘softness’- resultaat is bijvoorbeeld het gebruik van een juist basismateriaal voor een middenzool vereist, welk materiaal als gevolg van de stikstofinjectie uitzet en zacht wordt [36] .
3.17
Subonderdeel 1.4.(a) mist feitelijke grondslag. Het gewraakte oordeel is niet alleen gebaseerd op overwegingen die zien op het gebruik van stikstof tijdens het productieproces. Het hof heeft bepaald ook oog gehad voor het gebruik van stikstof als kenmerk van Brooks’ hardloopschoenen zelf. In het begin van rov. 6.4 wordt overwogen dat Brooks het teken ‘nitro’ gebruikt in uitingen over haar hardloopschoenen die een zool hebben met stikstof-infusie. In die uitingen wordt
juist deze eigenschapvan haar hardloopschoenen onder de aandacht gebracht. Vervolgens overweegt het hof dat Brooks in haar uitingen een verband legt tussen de techniek van het injecteren met stikstof en de omstandigheid dat dit een positief effect heeft (namelijk
softness) op de (zool van de) hardloopschoen. Het gebruik van stikstof gedurende het productieproces wordt dus door Brooks naar het voorlopig hofoordeel duidelijk in verband gebracht met een kenmerk van de hardloopschoen: een zachtere zool met betere demping.
juist deze eigenschapvan haar hardloopschoenen onder de aandacht gebracht. Vervolgens overweegt het hof dat Brooks in haar uitingen een verband legt tussen de techniek van het injecteren met stikstof en de omstandigheid dat dit een positief effect heeft (namelijk
softness) op de (zool van de) hardloopschoen. Het gebruik van stikstof gedurende het productieproces wordt dus door Brooks naar het voorlopig hofoordeel duidelijk in verband gebracht met een kenmerk van de hardloopschoen: een zachtere zool met betere demping.
3.18
Ook de klacht van subonderdeel 1.4(b) zie ik geen doel treffen. Dat stikstofinjectie alleen nog niet volstaat, is niet beslissend: dat injectie-aspect in het productieproces leidt ertoe dat de zool zachter wordt en beter dempt. Brooks legt, blijkens rov. 6.4, op dit aspect van de productie de nadruk in haar uitingen waarin zij de term ‘nitro’ gebruikt. Deze klacht is ook te verwerpen op cassatie-techniek, omdat Puma niet verwijst naar vindplaatsen in de gedingstukken waarin zij heeft gesteld dat Brooks ‘nitro’ niet beschrijvend kan gebruiken in de zin van art. 14 lid 1 sub b UMVo nu de productie van een zachtere zool meer vergt dan alleen stikstofinjectie. Zij verwijst naar haar plta HB onder 10, maar daarin wordt alleen betwist dat Puma de term ‘nitro’ beschrijvend zou gebruiken en gesteld dat ‘NITRO’ als herkomstteken functioneert en op zichzelf niks beschrijft. Ook de verwijzing naar de plta EA onder 4.2-4.3 van Brooks kan Puma hier niet baten. Hierin heeft Brooks slechts globaal het proces omschreven hoe zij de middenzool met stikstof bewerkt. Subonderdeel 1.4 kan daarmee niet tot cassatie leiden.
3.19
Het hof is in rov. 6.4-6.5 volgens
subonderdeel 1.5van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan door Brooks’ uiteenlopende gebruik van de term ‘nitro’ niet separaat te beoordelen, maar door alle gebruikswijzen gezamenlijk te beoordelen. Elk gebruik van ‘nitro’ door Brooks had het hof op zijn eigen merites moeten beoordelen, omdat daartussen verschil bestaat [37] .
subonderdeel 1.5van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan door Brooks’ uiteenlopende gebruik van de term ‘nitro’ niet separaat te beoordelen, maar door alle gebruikswijzen gezamenlijk te beoordelen. Elk gebruik van ‘nitro’ door Brooks had het hof op zijn eigen merites moeten beoordelen, omdat daartussen verschil bestaat [37] .
3.2
De klacht mist feitelijke grondslag. In de bestreden overwegingen heeft het hof wel degelijk oog gehad voor de verschillende door Brooks gebruikte uitingen van de term ‘nitro’. In rov. 6.4 overweegt het immers dat Brooks het teken ‘nitro’ gebruikt
in uitingenover haar hardloopschoenen die een zool hebben met stikstof-infusie en dat
in die uitingenjuist deze eigenschap van haar hardloopschoenen (een kenmerk van de waar dus) onder de aandacht wordt gebracht. En
uit de overgelegde stukkenvolgt, aldus het hof, dat Brooks de term ‘nitro’ nooit op zichzelf gebruikt maar steeds in combinatie met andere woorden, waarna verschillende voorbeelden volgen van de wijze waarop Brooks de term ‘nitro’ gebruikt: ‘Nitro-Infused Softness’, ‘Nitro-infuse your run’ en ‘Run on Nitro’. Daarnaast oordeelt het hof aan het slot van rov. 6.4 dat Brooks onweersproken heeft aangevoerd dat zij de stikstofinjecteertechnologie toepast bij alle hardloopschoenmodellen waarvoor zij de omstreden aanduidingen gebruikt en dat Brooks
voldoende met stukkenheeft onderbouwd dat zij, waar zij de term ‘nitro’ gebruikt,
steedseen uitleg geeft over die technologie. Dit is geen ‘rechtens onjuiste benadering’, zoals de klacht het formuleert. De voorbeelden uit de klacht: bij ‘Run on Nitro’ zijn ‘meer denkstappen’ nodig dan bij ‘Nitro-Infused Softness’, omdat men niet op stikstof rent, maar op hardloopschoenen voorzien van zolen gemaakt met stikstofinjecteertechnologie – het kan niet tot cassatie leiden; de ‘denkstappen’ zijn bij de bespreking van onderdeel 1 al aan de orde geweest. Voor zover de klacht eist dat elk gebruik van ‘nitro’ op zijn eigen merites moet worden beoordeeld, vindt dat voor de beoordeling van art. 14 lid 1 sub b UMVo geen steun in het recht. Zeker voor kort geding heeft het hof voldoende duidelijk gemaakt waarom het voorshands oordeelt dat in alle uitingen van Brooks sprake is van kenmerkbeschrijving en niet van merkgebruik. De klacht faalt.
in uitingenover haar hardloopschoenen die een zool hebben met stikstof-infusie en dat
in die uitingenjuist deze eigenschap van haar hardloopschoenen (een kenmerk van de waar dus) onder de aandacht wordt gebracht. En
uit de overgelegde stukkenvolgt, aldus het hof, dat Brooks de term ‘nitro’ nooit op zichzelf gebruikt maar steeds in combinatie met andere woorden, waarna verschillende voorbeelden volgen van de wijze waarop Brooks de term ‘nitro’ gebruikt: ‘Nitro-Infused Softness’, ‘Nitro-infuse your run’ en ‘Run on Nitro’. Daarnaast oordeelt het hof aan het slot van rov. 6.4 dat Brooks onweersproken heeft aangevoerd dat zij de stikstofinjecteertechnologie toepast bij alle hardloopschoenmodellen waarvoor zij de omstreden aanduidingen gebruikt en dat Brooks
voldoende met stukkenheeft onderbouwd dat zij, waar zij de term ‘nitro’ gebruikt,
steedseen uitleg geeft over die technologie. Dit is geen ‘rechtens onjuiste benadering’, zoals de klacht het formuleert. De voorbeelden uit de klacht: bij ‘Run on Nitro’ zijn ‘meer denkstappen’ nodig dan bij ‘Nitro-Infused Softness’, omdat men niet op stikstof rent, maar op hardloopschoenen voorzien van zolen gemaakt met stikstofinjecteertechnologie – het kan niet tot cassatie leiden; de ‘denkstappen’ zijn bij de bespreking van onderdeel 1 al aan de orde geweest. Voor zover de klacht eist dat elk gebruik van ‘nitro’ op zijn eigen merites moet worden beoordeeld, vindt dat voor de beoordeling van art. 14 lid 1 sub b UMVo geen steun in het recht. Zeker voor kort geding heeft het hof voldoende duidelijk gemaakt waarom het voorshands oordeelt dat in alle uitingen van Brooks sprake is van kenmerkbeschrijving en niet van merkgebruik. De klacht faalt.
3.21
De klacht van
onderdeel 2.1stelt in de kern dat het hof in rov. 6.6 de eerlijke gebruiken-toets van art. 14 lid 2 UMVo, de loyaliteitsverplichtingentoets, heeft miskend. De klacht poneert dat de omvang van de loyaliteitsverplichting afhangt van a) de mate van identiteit/overeenstemming tussen merk en teken, b) dito tussen de waren/diensten van beiden en c) het onderscheidend vermogen, de reputatie en bekendheid van het merk. Naar mate meer overeenstemming tussen merk/teken en waren en des te groter onderscheidend vermogen/reputatie/bekendheid van het merk, des te groter de omvang van de loyaliteitsverplichting jegens de merkhouder [38] . Het hof heeft de eerlijk gebruiken-toets onjuist toegepast, omdat het niet heeft onderzocht:
onderdeel 2.1stelt in de kern dat het hof in rov. 6.6 de eerlijke gebruiken-toets van art. 14 lid 2 UMVo, de loyaliteitsverplichtingentoets, heeft miskend. De klacht poneert dat de omvang van de loyaliteitsverplichting afhangt van a) de mate van identiteit/overeenstemming tussen merk en teken, b) dito tussen de waren/diensten van beiden en c) het onderscheidend vermogen, de reputatie en bekendheid van het merk. Naar mate meer overeenstemming tussen merk/teken en waren en des te groter onderscheidend vermogen/reputatie/bekendheid van het merk, des te groter de omvang van de loyaliteitsverplichting jegens de merkhouder [38] . Het hof heeft de eerlijk gebruiken-toets onjuist toegepast, omdat het niet heeft onderzocht:
(a) of het teken ‘nitro’ zoals gebruikt door Brooks gelijk is aan of overeenstemt met het woordmerk NITRO [39] en/of het Uniebeeldmerk (de Merken) [40] ;
(b) of het teken ‘nitro’ zoals gebruikt door Brooks betrekking heeft op (kenmerken van) dezelfde waren of soortgelijke waren als die waarvoor de Merken zijn ingeschreven;
(c) het onderscheidend vermogen, de reputatie en de bekendheid van de Merken.
Door deze punten niet te onderzoeken, heeft het hof miskend dat het niet heeft kunnen oordelen over de loyaliteitsverplichting van Brooks tegenover de legitieme belangen van Puma, aldus de klacht.
3.22
Deze rechtsklacht gaat niet op. De vraag wanneer het gebruik van een merk niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel volgens art. 14 lid 2 UMVo is een open norm. Het Hof van Justitie heeft verschillende voorbeelden gegeven, maar het is altijd aan de nationale rechter om op grond van een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden vast te stellen of het gebruik van een merk in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, de loyaliteitsverplichting jegens de legitieme belangen van de merkhouder. Hierbij moeten een aantal aspecten in aanmerking worden genomen, die ook door het hof zijn onderkend en voorop gesteld in rov. 6.3 [41] .
3.23
Wat opvalt in rov. 6.6 is dat het hof benadrukt dat Puma 1)
onvoldoende aannemelijkheeft gemaakt dat de wijze waarop Brooks de aanduiding ‘nitro’ hanteert deloyaal gebruik van die aanduiding oplevert gelet op de gerechtvaardigde belangen van Puma als merkhouder. Het hof analyseert dat Puma heeft aangedragen dat er voor Brooks geen noodzaak bestaat om ‘nitro’ te gebruiken en zij een andere keuze had moeten maken, maar overweegt dat 2) ‘noodzaak’ geen voorwaarde is voor gebruik ex art. 14 lid 1 sub b UMVo, onder verwijzing naar rov. 6.3. Ook de stelling dat het publiek kan menen dat Puma en Brooks economisch verbonden zijn door bijvoorbeeld een licentie acht het hof 3)
onvoldoende onderbouwdin rov. 6.6. Als verdere elementen voor afwijzing van Puma’s claim van deloyaal gebruik van ‘nitro’ geeft het hof aan 4) dat Brooks onweersproken heeft gesteld marktleider te zijn voor hardloopschoenen en dus geen suggestie van een commerciële band met Puma wil of nodig heeft en 5) bij haar reclame-uitingen met ‘nitro’ ook steeds haar eigen merk Brooks gebruikt. Dan volgt in rov. 6.6 de passage 6) dat Brooks er onderbouwd met producties op heeft gewezen dat Puma de aanduiding ‘nitro’ in een aantal gevallen ook zelf beschrijvend gebruikt (in combinatie met haar merk Puma) en 7) het feit dat dat in hoofdletters gebeurt dat niet anders maakt. Aldus is de deloyaliteitsclaim van Puma afgedaan op het niet voldoen aan de (kortgeding-)stelplicht zijdens Puma (elementen 1), 3), 4), 5), 6)), terwijl elementen 2) en 7) een nadere voorlopige beoordeling behelzen. Hieruit volgt ook al dat het hof voor kort geding ampel werk heeft gemaakt van de loyaliteitstoets en daarbij niet gehouden was ambtshalve de in de klacht opgeworpen punten expliciet mee te nemen.
onvoldoende aannemelijkheeft gemaakt dat de wijze waarop Brooks de aanduiding ‘nitro’ hanteert deloyaal gebruik van die aanduiding oplevert gelet op de gerechtvaardigde belangen van Puma als merkhouder. Het hof analyseert dat Puma heeft aangedragen dat er voor Brooks geen noodzaak bestaat om ‘nitro’ te gebruiken en zij een andere keuze had moeten maken, maar overweegt dat 2) ‘noodzaak’ geen voorwaarde is voor gebruik ex art. 14 lid 1 sub b UMVo, onder verwijzing naar rov. 6.3. Ook de stelling dat het publiek kan menen dat Puma en Brooks economisch verbonden zijn door bijvoorbeeld een licentie acht het hof 3)
onvoldoende onderbouwdin rov. 6.6. Als verdere elementen voor afwijzing van Puma’s claim van deloyaal gebruik van ‘nitro’ geeft het hof aan 4) dat Brooks onweersproken heeft gesteld marktleider te zijn voor hardloopschoenen en dus geen suggestie van een commerciële band met Puma wil of nodig heeft en 5) bij haar reclame-uitingen met ‘nitro’ ook steeds haar eigen merk Brooks gebruikt. Dan volgt in rov. 6.6 de passage 6) dat Brooks er onderbouwd met producties op heeft gewezen dat Puma de aanduiding ‘nitro’ in een aantal gevallen ook zelf beschrijvend gebruikt (in combinatie met haar merk Puma) en 7) het feit dat dat in hoofdletters gebeurt dat niet anders maakt. Aldus is de deloyaliteitsclaim van Puma afgedaan op het niet voldoen aan de (kortgeding-)stelplicht zijdens Puma (elementen 1), 3), 4), 5), 6)), terwijl elementen 2) en 7) een nadere voorlopige beoordeling behelzen. Hieruit volgt ook al dat het hof voor kort geding ampel werk heeft gemaakt van de loyaliteitstoets en daarbij niet gehouden was ambtshalve de in de klacht opgeworpen punten expliciet mee te nemen.
3.24
Puma’s verwijzing naar punt 67 van de conclusie van A-G Stix-Hackl vóór
Gerolsteiner Brunnen/Putsch, net aangehaald, kan haar in dit verband ook niet baten. Die zaak ging over het gebruik van een geografische herkomstaanduiding als merk en de met art. 14 lid 1 sub b UMVo overeenkomende toets uit art. 6 lid 1 sub b van de Eerste Merkenrichtlijn: is dat in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel? Stix-Hackl stelt voorop dat uit de formulering van het betreffende artikel al volgt dat niet ieder gebruik als merk is toegestaan (punt 63) en dat ingevolge het
BMW-Deenik-arrest een loyaliteitsverlichting geldt tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Eerlijk gebruik in nijverheid en handel hangt volgens de A-G af van twee elementen, namelijk het merk en de wijze waarop het teken wordt gebruikt en van daaruit bezien is het gebruik als merk mede een voorwaarde die bij de loyaliteitstoets in aanmerking moet worden genomen (punt 64). ‘
Per geval moet worden gekeken naar de concrete omstandigheden en de wederzijdse belangen van de betrokken partijen’ aldus de A-G in punt 65, waarna zij aangeeft dat Gerolsteiner Brunnen ten onrechte stelt dat van deze individuele toetsing kan worden afgezien op grond van een eventueel vermoeden van schending door gebruik van het teken als merk. In punt 67 komt de A-G toe aan de omstandigheden die de uitkomst van die individuele toetsing van beide elementen zouden kunnen beïnvloeden:
Gerolsteiner Brunnen/Putsch, net aangehaald, kan haar in dit verband ook niet baten. Die zaak ging over het gebruik van een geografische herkomstaanduiding als merk en de met art. 14 lid 1 sub b UMVo overeenkomende toets uit art. 6 lid 1 sub b van de Eerste Merkenrichtlijn: is dat in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel? Stix-Hackl stelt voorop dat uit de formulering van het betreffende artikel al volgt dat niet ieder gebruik als merk is toegestaan (punt 63) en dat ingevolge het
BMW-Deenik-arrest een loyaliteitsverlichting geldt tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Eerlijk gebruik in nijverheid en handel hangt volgens de A-G af van twee elementen, namelijk het merk en de wijze waarop het teken wordt gebruikt en van daaruit bezien is het gebruik als merk mede een voorwaarde die bij de loyaliteitstoets in aanmerking moet worden genomen (punt 64). ‘
Per geval moet worden gekeken naar de concrete omstandigheden en de wederzijdse belangen van de betrokken partijen’ aldus de A-G in punt 65, waarna zij aangeeft dat Gerolsteiner Brunnen ten onrechte stelt dat van deze individuele toetsing kan worden afgezien op grond van een eventueel vermoeden van schending door gebruik van het teken als merk. In punt 67 komt de A-G toe aan de omstandigheden die de uitkomst van die individuele toetsing van beide elementen zouden kunnen beïnvloeden:
“67. Aangaande het ingeschreven merk wijs ik erop dat, zoals de Commissie terecht benadrukt, de beoordeling van de belangen van de merkhouder in wezenlijke mate afhangt van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk en zijn reputatie. [42] De belangen van de merkhouder lijken minder beschermenswaardig wanneer het verwarringsgevaar althans ten dele aan hem zelf te wijten valt, bijvoorbeeld wanneer het ingeschreven merk uit beschrijvende aanduidingen bestaat die pas door het gebruik een onderscheidend vermogen hebben gekregen. Ook de reputatie van het merk speelt een rol: hoe beter deze is, des te waarschijnlijker het is dat de naam van de betrokken waren of diensten en de waarde van het merk worden geschaad door het gebruik van een aanduiding die niet alleen beoogt de kenmerken van het product te beschrijven [43] .”
3.25
Ik lees hierin niet (evenmin als Brooks, zie s.t. 2.30) dat de A-G betoogt dat de rechter bij de eerlijke gebruiken-toets
altijdmoet toetsen aan de door het subonderdeel aangedragen aspecten (a) t/m (c). Deze punten komen ook niet terug in het arrest
Gerolsteiner Brunnen/Putschzelf en ook niet in de latere rechtspraak van het Hof van Justitie die betrekking heeft op art. 14 lid 2 UMVo [44] . Waar het volgens de A-G om gaat bij de loyaliteitstoets is de concrete omstandigheden en wederzijdse belangen van de betrokken partijen en dit betreft een individuele toets. Zij vervolgt dan ook in punt 68-70 met aangeven dat het er in wezen om gaat om te kijken of het gebruik van de aanduiding opschuift richting gebruik ‘als merk’, dus niet om de plaats van herkomst (de betreffende bron) aan te geven, maar om te suggereren dat de mineraalwaterproducten in verband zijn te brengen met een bepaalde onderneming. Die toets heeft het hof in onze zaak ook aangelegd.
altijdmoet toetsen aan de door het subonderdeel aangedragen aspecten (a) t/m (c). Deze punten komen ook niet terug in het arrest
Gerolsteiner Brunnen/Putschzelf en ook niet in de latere rechtspraak van het Hof van Justitie die betrekking heeft op art. 14 lid 2 UMVo [44] . Waar het volgens de A-G om gaat bij de loyaliteitstoets is de concrete omstandigheden en wederzijdse belangen van de betrokken partijen en dit betreft een individuele toets. Zij vervolgt dan ook in punt 68-70 met aangeven dat het er in wezen om gaat om te kijken of het gebruik van de aanduiding opschuift richting gebruik ‘als merk’, dus niet om de plaats van herkomst (de betreffende bron) aan te geven, maar om te suggereren dat de mineraalwaterproducten in verband zijn te brengen met een bepaalde onderneming. Die toets heeft het hof in onze zaak ook aangelegd.
3.26
In haar s.t. 2.6-2.7 verwijst Puma verder nog naar het
Anheuscher-Busch-arrest [45] en een artikel van Anemaet [46] , maar ook die verschaffen geen overtuigende onderbouwing voor hetgeen de rechtsklacht aandraagt.
Anheuscher-Buschging om de vraag wanneer een met een merk overeenstemmende
handelsnaamwordt gebruikt overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel [47] . Ten aanzien van die specifieke vraag oordeelde het Hof, onder andere, dat rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen (kielzog varen heet dat in merkenrechtjargon) [48] . Het Hof heeft hierin niet geoordeeld dat
altijdbij
iedereeerlijke gebruiken-toets van art. 14 lid 2 UMVo rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat het merk een zekere bekendheid geniet waaruit een derde voordeel zou kunnen halen. Deze eis komt, als gezegd, ook niet terug in andere rechtspraak van het Hof van Justitie [49] . Ook in het artikel van Anemaet lees ik niet dat uit de rechtspraak van het Hof zou volgen dat de rechter altijd de door het subonderdeel aangedragen aspecten moet meewegen in de eerlijke gebruiken-toets. Zij betoogt dat de rechter een meer empirische benadering zou moeten uitvoeren bij de eerlijke gebruiken-toetst op basis waarvan wordt gekeken naar de inspanningen die derden hebben verricht om schade aan het merk te voorkomen en of consumenten het potentieel inbreukmakende gebruik anders waarnemen vanwege deze inspanningen [50] . Puma verwijst ook niet naar specifieke pagina’s waarin de door haar aan Anemaet toegeschreven opvatting te vinden is.
Anheuscher-Busch-arrest [45] en een artikel van Anemaet [46] , maar ook die verschaffen geen overtuigende onderbouwing voor hetgeen de rechtsklacht aandraagt.
Anheuscher-Buschging om de vraag wanneer een met een merk overeenstemmende
handelsnaamwordt gebruikt overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel [47] . Ten aanzien van die specifieke vraag oordeelde het Hof, onder andere, dat rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen (kielzog varen heet dat in merkenrechtjargon) [48] . Het Hof heeft hierin niet geoordeeld dat
altijdbij
iedereeerlijke gebruiken-toets van art. 14 lid 2 UMVo rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat het merk een zekere bekendheid geniet waaruit een derde voordeel zou kunnen halen. Deze eis komt, als gezegd, ook niet terug in andere rechtspraak van het Hof van Justitie [49] . Ook in het artikel van Anemaet lees ik niet dat uit de rechtspraak van het Hof zou volgen dat de rechter altijd de door het subonderdeel aangedragen aspecten moet meewegen in de eerlijke gebruiken-toets. Zij betoogt dat de rechter een meer empirische benadering zou moeten uitvoeren bij de eerlijke gebruiken-toetst op basis waarvan wordt gekeken naar de inspanningen die derden hebben verricht om schade aan het merk te voorkomen en of consumenten het potentieel inbreukmakende gebruik anders waarnemen vanwege deze inspanningen [50] . Puma verwijst ook niet naar specifieke pagina’s waarin de door haar aan Anemaet toegeschreven opvatting te vinden is.
3.27
Het oordeel van het hof in rov. 6.6 is volgens
subonderdeel 2.2verder ontoereikend gemotiveerd, omdat het hof daarin zonder kenbare motivering voorbijgegaan is aan essentiële stellingen van Puma dat:
subonderdeel 2.2verder ontoereikend gemotiveerd, omdat het hof daarin zonder kenbare motivering voorbijgegaan is aan essentiële stellingen van Puma dat:
(b) de Merken bekende merken zijn als bedoeld in art. 9 lid 2 sub c UMVo [52] ; zij hebben een normaal of vergroot onderscheidend vermogen en hebben een reputatie opgebouwd door Puma’s marketinginspanningen en haar intensieve merkgebruik [53] ; en
Stellingen (a) en (b) zijn essentieel omdat zij, indien gegrond, de conclusie kunnen (helpen) dragen dat de op Brooks rustende loyaliteitsverplichting omvangrijk is en dat Brooks deze niet heeft nageleefd. Stelling (c) is essentieel omdat Puma daarin expliciet erop heeft gewezen dat de rechter gehouden is het onderscheidend vermogen mee te wegen, omdat zelfs een refererend teken als gevolg van intensief gebruik normaal of zelfs vergroot onderscheidend vermogen kan verkrijgen [55] .
3.28
De stellingen waar het subonderdeel naar verwijst zijn in de door Puma in de procesinleiding aangegeven vindplaatsen
nietingenomen in het kader van de vraag of sprake is van merkgebruik in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (art. 14 lid 2 UMVo):
nietingenomen in het kader van de vraag of sprake is van merkgebruik in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (art. 14 lid 2 UMVo):
- Stelling (a) is betrokken in het kader van een betoog dat sprake is van een merkinbreuk op grond van art. 9 UMVo (Puma plta EA 13, 17 en Puma plta HB 23).
- De eerste stelling van (b) is ingenomen in het kader van een algemene uiteenzetting van de wijze waarop Puma het merk ‘NITRO’ gebruikt (dgv 2.1) en in het kader van een betoog dat sprake is van merkinbreuk (dgv 5.8 en mvg 76).
- De twee andere stellingen van (b) zijn (ook) betrokken in het kader van een algemene uiteenzetting van de wijze waarop Puma het merk ‘NITRO’ gebruikt en optreedt tegen derden (dgv 2.4-2.9, Puma plta EA 5-9, 44), in het kader van een betoog dat Puma zich op geldige merken beroept ondanks de door Brooks aanhangig gemaakte nietigheidsacties bij EUIPO (dgv 6.9-6.11), in het kader van merkinbreuk (Puma plta EA 18 en Puma plta HB 24) of als onderdeel van een grief tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het verdedigbaar is dat het merk ‘NITRO’ geen onderscheidend vermogen heeft (mvg 31-38, 43-45 en Puma plta HB 7-8).
- Stelling (c) is (ook) slechts ingenomen in het kader van de vraag of ‘nitro’ onderscheidend vermogen heeft als onderdeel van een grief tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het verdedigbaar is dat het merk ‘NITRO’ geen onderscheidend vermogen heeft (mvg 42-45).
3.29
Omdat Puma deze stellingen niet heeft betrokken in het kader van art. 14 lid 2 UMVo, hoefde het hof hier niet op te responderen bij zijn toepassing van die bepaling. Daarnaast missen deze stellingen, in de context waarin zij wel zijn ingenomen, belang voor het uiteindelijke oordeel van het hof dat Brooks zich kan beroepen op de beperking van art. 14 lid 1 sub b UMVo (in gelijke zin s.t. Brooks 2.35). Bij deze stand van zaken was het hof immers niet gehouden om te onderzoeken of sprake was van een merkinbreuk, of Puma zich op geldige merken beroept ondanks de door Brooks aanhangig gemaakte nietigheidsacties bij EUIPO en ook niet of het merk ‘NITRO’ onderscheidend vermogen heeft. De tegenwerping van Puma bij Repliek 10 dat het hof dit op grond van art. 25 Rv ambtshalve had moeten aanvullen in het kader van de loyaliteitstoets lijkt mij onjuist en bovendien een tardieve klacht die niet in de PI voorkomt.
3.3
Ten overvloede merk ik op dat het hof heeft gerespondeerd op de stellingen die Puma
welin het kader van art. 14 lid 2 UMVo heeft ingenomen (zo ook s.t. Brooks 2.34). Puma heeft gesteld dat het gebruik van Brooks van de term ‘nitro’ niet kwalificeert als ‘eerlijk gebruik’, omdat (i) voor Brooks geen enkele noodzaak bestaat een teken te gebruiken dat identiek is aan de Merken, ter onderscheiding van identieke waren (mvg 67) en (ii) het publiek kan menen dat Brooks en Puma economisch verbonden zijn zodat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hen bestaat (mvg 68-71). Op deze stellingen is het hof in rov. 6.6 ingegaan. ‘Noodzaak’ is, aldus het hof met een verwijzing naar het kader in rov. 6.3, geen voorwaarde voor het gebruik als bedoeld in art. 14 lid 1 sub b UMVo. En stelling (ii) heeft Puma onvoldoende onderbouwd, zeker in het licht van de onweersproken stelling van Brooks dat zij marktleider is op de relevante markt van hardloopschoenen en dat zij dus ook geen commerciële band met Puma wil (of hoeft te) suggereren. Daarbij geldt ook dat Brooks in de reclame-uitingen waarin de term ‘nitro’ voorkomt steeds haar eigen merk (Brooks) gebruikt en dat Puma de term ‘nitro’ zelf ook in een aantal gevallen beschrijvend (en in combinatie met het merk Puma) gebruikt.
welin het kader van art. 14 lid 2 UMVo heeft ingenomen (zo ook s.t. Brooks 2.34). Puma heeft gesteld dat het gebruik van Brooks van de term ‘nitro’ niet kwalificeert als ‘eerlijk gebruik’, omdat (i) voor Brooks geen enkele noodzaak bestaat een teken te gebruiken dat identiek is aan de Merken, ter onderscheiding van identieke waren (mvg 67) en (ii) het publiek kan menen dat Brooks en Puma economisch verbonden zijn zodat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hen bestaat (mvg 68-71). Op deze stellingen is het hof in rov. 6.6 ingegaan. ‘Noodzaak’ is, aldus het hof met een verwijzing naar het kader in rov. 6.3, geen voorwaarde voor het gebruik als bedoeld in art. 14 lid 1 sub b UMVo. En stelling (ii) heeft Puma onvoldoende onderbouwd, zeker in het licht van de onweersproken stelling van Brooks dat zij marktleider is op de relevante markt van hardloopschoenen en dat zij dus ook geen commerciële band met Puma wil (of hoeft te) suggereren. Daarbij geldt ook dat Brooks in de reclame-uitingen waarin de term ‘nitro’ voorkomt steeds haar eigen merk (Brooks) gebruikt en dat Puma de term ‘nitro’ zelf ook in een aantal gevallen beschrijvend (en in combinatie met het merk Puma) gebruikt.
3.31
In dit een en ander vindt subonderdeel 2.2 zijn Waterloo.
3.32
Met
subonderdeel 2.3voert Puma nog een motiveringsklacht aan tegen rov. 6.6, omdat daarin aan essentiële stellingen van Puma zijn gepasseerd. Puma heeft gemotiveerd gesteld dat Brooks door haar gebruik van ‘nitro’ ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan de Merken [56] . Deze stelling is, gezien het kader in rov. 6.3 [57] , voor de toepassing van art. 14 lid 2 UMVo essentieel omdat zij, indien gegrond, dwingt tot de conclusie dat Brooks’ gebruik van de term ‘nitro’ niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
subonderdeel 2.3voert Puma nog een motiveringsklacht aan tegen rov. 6.6, omdat daarin aan essentiële stellingen van Puma zijn gepasseerd. Puma heeft gemotiveerd gesteld dat Brooks door haar gebruik van ‘nitro’ ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan de Merken [56] . Deze stelling is, gezien het kader in rov. 6.3 [57] , voor de toepassing van art. 14 lid 2 UMVo essentieel omdat zij, indien gegrond, dwingt tot de conclusie dat Brooks’ gebruik van de term ‘nitro’ niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
3.33
De stelling dat Brooks door haar gebruik van ‘nitro’ ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan de Merken is in de aangegeven vindplaatsen
nietbetrokken in het kader van de eerlijke gebruiken-toets van art. 14 lid 2 UMVo. Zij maakt deel uit van een betoog dat sprake is van een merkinbreuk op grond van art. 9 lid 2 sub c UMVo. Mvg 73-74 staan alleen onder het kopje “
Geen beschrijvend gebruik want: geen eerlijk gebruik”, maar in deze randnummers wordt op geen enkele wijze aangesloten bij, of verwezen naar, art. 14 lid 2 UMVo (zo ook s.t. Brooks 2.38 2e gedachtestreepje, 2e alinea). Integendeel: ook hier worden de stellingen ingenomen in het kader van een betoog dat sprake is van merkinbreuk op grond van art. 9 lid sub c UMVo. Er zijn dan ook geen essentiële stellingen gepasseerd in de door de klacht bedoelde zin. De klacht faalt dus bij gebrek aan feitelijke grondslag.
nietbetrokken in het kader van de eerlijke gebruiken-toets van art. 14 lid 2 UMVo. Zij maakt deel uit van een betoog dat sprake is van een merkinbreuk op grond van art. 9 lid 2 sub c UMVo. Mvg 73-74 staan alleen onder het kopje “
Geen beschrijvend gebruik want: geen eerlijk gebruik”, maar in deze randnummers wordt op geen enkele wijze aangesloten bij, of verwezen naar, art. 14 lid 2 UMVo (zo ook s.t. Brooks 2.38 2e gedachtestreepje, 2e alinea). Integendeel: ook hier worden de stellingen ingenomen in het kader van een betoog dat sprake is van merkinbreuk op grond van art. 9 lid sub c UMVo. Er zijn dan ook geen essentiële stellingen gepasseerd in de door de klacht bedoelde zin. De klacht faalt dus bij gebrek aan feitelijke grondslag.
4.Conclusie
Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden
A-G