Conclusie
C 95/042 HR
Mr. Langemeijer
Zitting 17 november 2000
Conclusie inzake:
Beaphar B.V.
tegen
Nederlandse Dermolin Maatschappij Nederma B.V.
Edelhoogachtbaar College,
In deze merkenzaak, over hartvormige gisttabletten voor dieren, kan de behandeling van het cassatieberoep worden hervat na de beantwoording van prejudiciële vragen.
1. Het procesverloop
1.1. Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het gerechtshof te Arnhem van 15 november 1994(1). Voor de relevante feiten en het procesverloop tot dan toe, moge worden verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 29 maart 1996 en de daaraan voorafgaande conclusie van de A-G Koopmans(2). De Hoge Raad heeft vragen voorgelegd aan het Benelux-Gerechtshof. Op 19 december 1997 heeft het Benelux-Gerechtshof uitspraak gedaan(3).
1.2. In de procedure voor het Benelux-Gerechtshof hebben partijen bovendien de vraag aan de orde gesteld, wat voor dit geschil de betekenis is van de op 1 januari 1996 in werking getreden wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) in verbinding met de Eerste Richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten. Het Benelux-Gerechtshof overweegt hieromtrent:
"1° dat de vragen van de Hoge Raad uitsluitend betrekking hebben op een tweetal geschilpunten die het debat ook in de feitelijke instanties van meet af aan hebben beheerst, te weten of ten tijde van het instellen van de vordering in conventie - 7 april 1992 - op grond van de toenmalige feitelijke omstandigheden het door Beaphar uit hoofde van het depot van 22 oktober 1985 verkregen recht op het vormmerk "hart" was vervallen, dan wel of het onderscheidend vermogen waarover dit merk ten tijde van zijn deponering beschikte, in zodanige mate verloren was gegaan dat Beaphar zich toen op grond van dit merk niet (meer) vermocht te verzetten tegen gebruik van de hartvorm voor gisttabletten dat leidt tot het in de handel brengen van hartvormige gisttabletten onder een eigen benaming en met vermelding van een andere leverancier dan Beaphar; en
2° dat deze geschilpunten naar hun aard enkel beslist konden en - gezien het rechtszekerheidsbeginsel - enkel beslist kunnen worden met toepassing van het ten tijde van het instellen van de vordering in conventie geldende recht, te weten de oude BMW die toen nog niet richtlijn-conform behoefde te worden uitgelegd."(4)
1.3. Ter terechtzitting van de Hoge Raad hebben partijen, naar aanleiding van het antwoord van het Benelux-Gerechtshof, hun standpunten schriftelijk nader toegelicht. Nederma heeft gerepliceerd.
2. Bespreking van het principaal en het voorwaardelijk incidenteel cassatiemiddel
2.1. Onderdeel 2 van het principaal cassatiemiddel(5) klaagt over een onjuiste rechtsopvatting, waarvan het hof zou zijn uitgegaan in de rov. 5.1 - 5.4.
In onderdeel 3 betoogt Beaphar dat, in een geval waarin, naast de merkhouder, ook andere ondernemingen met toestemming van de merkhouder het merk gebruiken en het merk daardoor niet langer door het publiek kan worden opgevat als een verwijzing naar de herkomst van de desbetreffende waren uit één bepaalde onderneming, dit laatste feit niet mag worden tegengeworpen aan de merkhouder die tegen merkinbreuk wil optreden.
In onderdeel 4 voegt Beaphar toe, dat niet bepalend is de constatering dat het publiek door de omstandigheid dat verscheidene ondernemers met toestemming van de merkhouder een en hetzelfde teken (nl. de hartvorm) voor deze waren gebruiken wordt verhinderd om de waren te herkennen als van één onderneming afkomstig. Volgens Beaphar komt het erop aan - en had het hof dus moeten onderzoeken -, of er een relevant deel van het publiek is, dat de waren van de merkhouder wél kan herkennen als waren die van één bepaalde onderneming afkomstig zijn. Deze situatie zal zich volgens Beaphar met name voordoen in het geval dat de merkhouder het grootste deel van de markt voor hartvormige gisttabletten in handen heeft: het grootste deel van het in aanmerking komende publiek zal in die situatie nimmer worden geconfronteerd met hartvormige gisttabletten van andere ondernemingen dan van die ene onderneming. Het onderdeel verbindt hieraan een rechtsklacht en subsidiair een motiveringsklacht.
2.2. In het arrest van 29 maart 1996 (rov. 4.3) heeft de Hoge Raad deze klachten van Beaphar samengevat als: het betoog dat deze rechtsoverwegingen blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting omdat het hof, ervan uitgaande dat de hartvorm als teken zich ertoe leent om de waren van Beaphar te onderscheiden, ten onrechte aan de hartvorm bescherming heeft onthouden op de grond dat Beaphar zelf een marktsituatie in de hand heeft gewerkt waarvan niet (meer) kan worden gezegd dat de hartvorm daadwerkelijk de functie vervult het publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen.
2.3. Het aldus samengevatte betoog heeft de Hoge Raad allereerst aanleiding gegeven tot het stellen van vraag 1a:
Wanneer in het kader van de vraag of sprake is van inbreuk op een vormmerk, de beschermingsomvang van dat merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, en zich de situatie voordoet dat de houder van dat vormmerk de door hem in die vorm geproduceerde waren onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer brengt en daarnáást andere marktdeelnemers heeft toegestaan om van hen afkomstige soortgelijke waren met gebruikmaking van dezelfde vorm in het verkeer te brengen, doch met andere benaming(en) en/of met een eigen woord- en/of beeldmerk, moet dan worden aangenomen dat dat vormmerk aan onderscheidend vermogen heeft ingeboet of dat dit onderscheidend vermogen verloren is gegaan op de grond dat die vorm het publiek niet (meer) in staat stelt de waar als afkomstig van de onderneming van de merkhouder, althans als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen?
2.4. Het Benelux-Gerechtshof heeft hierop voor recht verklaard:
In de in de vraag onder 1 (a) omschreven situatie waarin de als merk gedeponeerde vorm van de waar het publiek niet (meer) in staat stelt die waar als afkomstig van de merkhouder, althans als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen met als gevolg dat het vormmerk onderscheidend vermogen mist, kan de merkhouder zich niet met een beroep op het hem toekomende recht op dat vormmerk ertegen verzetten dat de in de desbetreffende vorm geproduceerde waar door derden in het verkeer wordt gebracht.
Bij de beantwoording van deze vraag achtte het Benelux-Gerechtshof niet van belang, of het verlies van onderscheidend vermogen van het vormmerk kan worden toegerekend aan toedoen of nalaten van de merkhouder (dat was het antwoord op vraag 1b van de Hoge Raad).
2.5. Aan de hand van dit antwoord kan thans worden geconstateerd dat de rechtsopvatting, welke Beaphar heeft verdedigd in de onderdelen 2 en 3 van het principaal cassatiemiddel, niet de juiste is. Na de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof heeft Beaphar het debat over deze onderdelen gestaakt.
2.6. Wél volhardt Beaphar in onderdeel 4. In zijn conclusie (sub 14) voor het arrest van 29 maart 1996 heeft de A-G Koopmans zich op het standpunt gesteld dat (ook) onderdeel 4 uitgaat van een verkeerde lezing van het bestreden arrest, omdat het hof in de rov. 5.1 - 5.4 de beschermingsomvang behandelt en niet de vraag of het teken een geldig merk is. In het arrest van 29 maart 1996 komt dit punt in meer algemene zin terug (rov. 4.2):
"Uit het in 4.1 overwogene vloeit voort dat de onderdelen 2.1 tot en met 4 (...) feitelijke grondslag missen, voor zover zij ervan uitgaan dat het Hof zich in rov. 5.1 tot en met 5.6 heeft uitgesproken over de vraag of de hartvorm voor gisttabletten zich als teken ertoe leent om de waren van Beaphar te onderscheiden en aldus beantwoordt aan de vereisten die de BMW voor de geldigheid van een merk stelt."
Nederma leidt thans uit deze overweging af dat onderdeel 4 niet meer ter discussie kan komen, behalve voor zover de klacht berustte op de in rov. 4.3 van het tussenarrest bedoelde rechtsopvatting waarop de prejudiciële vraag betrekking had(6). Het tussenarrest heeft m.i. slechts de consequentie dat in dit stadium van het geding ervan uitgegaan moet worden, dat de hartvorm in beginsel geschikt is om als merk voor dergelijke waren te dienen; aan de orde is thans de vraag of het onderscheidend vermogen van het merk verloren is gegaan. De klacht van onderdeel 4 is dus nog niet afgehandeld.
2.7. Aan onderdeel 4 was in het arrest van 29 maart 1996 vraag 1c gewijd:
"Moet, bij bevestigende beantwoording van de voorafgaande vragen(7), worden aangenomen dat het verlies van onderscheidend vermogen van het vormmerk van zodanige betekenis is, dat de houder van het merk zijn concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn recht kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken, ook wanneer een belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waren wel zal herkennen als afkomstig van de onderneming van de merkhouder althans als afkomstig van één bepaalde onderneming, waarbij opmerking verdient dat, naar Beaphar heeft gesteld, haar aandeel in de markt van hartvormige gisttabletten meer dan 50 % bedraagt?"
Het Benelux-Gerechtshof antwoordde op deze vraag:
"Daarbij is niet van belang (...) dat het publiek(8) de door de merkhouder in de desbetreffende vorm geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waar wel herkent als afkomstig van de onderneming van de merkhouder althans van één bepaalde onderneming."
2.8. Beaphar betoogt dat het Benelux-Gerechtshof bij de beantwoording van vraag 1c uitsluitend het oog heeft gehad op de in rov. 20 beschreven situatie, waarin het publiek niet (meer) in staat is de desbetreffende waar op grond van de hartvorm als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen. Volgens Beaphar geeft het antwoord van het BenGH geen uitsluitsel over onderdeel 4, welk onderdeel impliceert dat in de bestreden beslissing te lichtvaardig is aangenomen dát er sprake is van een situatie waarin het publiek niet (meer) in staat is de desbetreffende waar op grond van de hartvorm als afkomstig van een bepaalde onderneming te herkennen(9). In haar laatste gedingstuk in cassatie (punt 10) omschrijft Beaphar haar klacht aldus:
"De klacht van onderdeel 4 (...) is nu juist, dat het Gerechtshof het enkele feit van de aanwezigheid van aanbieders van overeenstemmende vormen onder hun eigen namen, heeft aangemerkt als een voldoende grond om te besluiten tot (volledig) verlies van onderscheidend vermogen; en dat het Hof niet heeft onderzocht of in de feitelijke marktsituatie een belangrijk deel van het publiek desondanks wèl het ten gunste van Beaphar gedeponeerde vormmerk is blijven herkennen als een verwijzing naar alléén (de waren van) Beaphar; terwijl de stellingen van Beaphar waarnaar dit middelonderdeel verwijst(10) er wèl toe strekten, dat dit geval zich in de feitelijke marktsituatie voordeed."
2.9. In rov. 20 van het arrest van het Benelux-Gerechtshof valt inderdaad te lezen dat het BenGH bij beantwoording van de onder 1 geformuleerde vragen ervan uitgaat dat deze betrekking hebben op een (...) marktsituatie waarin het publiek niet (meer) in staat is de desbetreffende waar op grond van de hartvorm als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen. Bij dat uitgangspunt doet evenmin ter zake (de in vraag 1c genoemde omstandigheid) dat een (belangrijk) deel van het publiek de door de merkhouder in de als merk gedeponeerde vorm geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waar nog wel zal herkennen als afkomstig van één bepaalde onderneming, nu deze omstandigheid onverlet laat dat het vormmerk zelf onderscheidend vermogen mist (rov. 24).
2.10. De rechtsklacht van onderdeel 4 mist n.m.m. feitelijke grondslag, omdat het oordeel van het hof niet enkel is gegrond op de omstandigheid dat een andere aanbieder op de markt verschijnt met gisttabletten in de hartvorm. Het hof noemt meerdere aanbieders van gisttabletten in de hartvorm en heeft daarbij kennelijk het oog op de door Nederma opgegeven ondernemingen, die in rov. 5.1 worden opgesomd, waaronder tenminste één algemeen bekende onderneming (de Hema). Spoor stelt in zijn NJ-noot onder het BenGH-arrest (sub 5) dat niet de mate waarin het merk daadwerkelijk herkend wordt beslissend is, maar de mogelijkheid om op het merk te vertrouwen. Zelfs de groep van (potentiële) klanten, die de hartvorm wel als merk van één aanbieder beschouwden omdat zij nog nooit met een hartvormig gisttablet van een andere ondernemer zijn geconfronteerd, kunnen op ieder ogenblik aan het twijfelen worden gebracht door een confrontatie met (reclame voor) een hartvormig gisttablet van een andere aanbieder dan Beaphar. Kennelijk heeft het hof de mogelijkheid van een dergelijke confrontatie niet slechts als een theoretische gezien, maar als een reële factor die het onderscheidend karakter aan de hartvorm van de tabletten heeft ontnomen. Onderzoek naar het aantal (potentiële) klanten dat op de peildatum reeds geconfronteerd was met hartvormige gisttabletten van een andere ondernemer - voor zover dergelijk onderzoek al praktisch uitvoerbaar zou zijn - heeft in deze opvatting geen beslissende betekenis.
2.11. De motiveringsklacht van onderdeel 4 treft n.m.m. geen doel, omdat het hof in de stellingen van Beaphar - en in het bijzonder in de in het middel aangehaalde passages uit het pleidooi zijdens Beaphar in hoger beroep - niet de stelling behoefde te lezen, welke Beaphar in cassatie verdedigt. De in hoger beroep gestelde omstandigheid dat Beaphar een marktaandeel van 60 % heeft, in elk geval meer dan 50 %, staat niet in de weg aan het feitelijk oordeel dat een situatie is ontstaan waarin het in aanmerking komende publiek niet of niet langer in staat is, de desbetreffende waar op grond van de hartvorm als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen.
2.12. Onderdeel 5 is gericht tegen de rov. 6 en 7 van het bestreden arrest. Subonderdeel 5.1 bouwt voort op de klachten in de vorige onderdelen en deelt het lot daarvan. De subonderdelen 5.2 en 5.3 hebben betrekking op de inlichtingen die het hof heeft gevraagd over de marktsituatie in het buitenland(11). Met de A-G Koopmans (conclusie sub 17) meen ik, dat deze klacht nimmer tot cassatie kan leiden, omdat het hof nog geen eindbeslissing heeft gegeven (art. 399 Rv Pro).
2.13. Nu de voorwaarde, waaronder het incidenteel cassatiemiddel is voorgesteld, niet is vervuld, kan dit onbesproken blijven.
3. Conclusie
De conclusie strekt tot verwerping van het principaal cassatieberoep.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
1 IER 1995, nr. 13.
2 NJ 2000, 573 m.nt. J.H. Spoor onder nr. 574.
3 NJ 2000, 574 m.nt. J.H. Spoor; BIE 1998 nr. 44 m.nt. Ste. Partijen hebben het debat in cassatie eerst in mei 2000 hervat.
4 Rov. 14; cursivering van het BenGH zelf.
5 Onderdeel 1 bevat geen klacht.
6 Repliek na verwijzing in cassatie d.d. 9 juni 2000 punt 6.
7 Dus: als het onderscheidend vermogen verloren is gegaan. Zie vraag 1a hierboven.
8 In de hiermee corresponderende rov. 24 spreekt het BenGH van: "een belangrijk deel van het publiek".
9 Vgl. de s.t. zijdens Beaphar d.d. 29 september 1995, blz. 19-20.
10 Dat waren de alinea's 5 en 9 in de pleitnota van Beaphar in appèl. Alinea 5 omvat enkele feitelijke marktgegevens voor Nederland, waarvan het belangrijkste is dat Beaphar ongeveer 60 % van de markt produceert, Nederma ca. 35 % en enkele zeer kleine aanbieders tezamen de resterende 5 %. In alinea 9 wordt benadrukt dat de hartvormige gisttabletten die in de Benelux op de markt zijn (naar ik aanneem: buiten die van Nederma) met licentie van Beaphar verhandeld worden.
11 Vgl. de s.t. zijdens Beaphar d.d. 19 mei 2000 sub 13.