Conclusie
C 98/145 HR
Mr. Langemeijer
Zitting 26 mei 2000
Conclusie inzake:
(bij vervroeging) Hermans Groep BV
tegen
1. Gillette Nederland BV
2. The Gillette Company Inc.
Edelhoogachtbaar College,
In dit kort geding, waarin een inbreuk op een merkrecht is aangenomen, staan in cassatie onder meer ter discussie: de geldige reden van art. 13 A, lid 1 onder d, BMW en de reikwijdte van de uitzondering voor onderdelen en accessoires van art. 13 A, lid 6 onder c, BMW.
1. De feiten en het procesverloop
1.1. In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan1:
1.1.1. Gillette is fabrikant van scheermesjes. In 1971 kwam Gillette als eerste op de markt met een scheersysteem met dubbele mesjes (het G-II systeem); in 1977 werd het systeem onder de naam Contour door Gillette ook toegepast op een apparaat met een beweegbare scheerkop. Zowel het G-II systeem als het Contoursysteem worden nog steeds gebruikt en verkocht, ook door Gillette.
1.1.2. In 1989 kwam Gillette met een nieuw scheer-systeem, genaamd Sensor, op de markt. In de oudere technieken worden de mesjes in de scheerkop vastgezet. De Sensor-scheerkop daarentegen bevat twee onafhankelijk van elkaar beweegbare mesjes. Deze mesjes rusten op in de scheerkop opgenomen veren, waardoor zij in de scheerkop worden teruggedrukt als zij obstakels tegenkomen. De constructie maakt het voorts mogelijk de achterzijde van de kop open te laten, wat de reiniging vergemakkelijkt. In 1993 werd een verbeterde versie, Sensor Excel, door Gillette geïntroduceerd.
1.1.3. De diverse elementen van de Sensor-techniek worden wereldwijd door octrooien beschermd. Gillette is de enige producent van Sensor-mesjes en brengt deze slechts onder haar eigen merk op de markt.
1.1.4. Gillette heeft recht op de volgende merkregistraties: het woordmerk GILLETTE, de woordmerken SENSOR, SENSOR EXCEL, SENSOR SPORT en SENSOR FLEX2 en het woord- en beeldmerk nr. 526735 (voorstellende een witte gestyleerde hoofdletter G op een vierkant fond, met op de plaats van de schreef drie horizontale streepjes). Al deze merken zijn ingeschreven voor scheermesjes en scheerapparaten met toebehoren.
1.1.5. Sinds circa oktober 1995 brengt de Hermans Groep (in de gedingstukken telkens aangeduid met haar handelsnaam A & P) scheermesjes op de markt in een kartonnen verpakking. Op de voorzijde van deze verpakking is op een grijze ondergrond in witte letters vermeld: “Deze scheermesjes passen op het Sensor apparaat van Gillette”3. Dezelfde zin staat op de achterzijde van de verpakking, bovenaan de tekst en vetgedrukt. Op de achterzijde van haar verpakking vermeldt A & P onderaan: “Gillette en Sensor zijn geregistreerde handelsmerken van The Gillette Company”.
1.2. Bij inleidende dagvaarding d.d. 24 januari 1996 - dus ná de inwerkingtreding van de herziening van de Benelux Merkenwet per 1 januari 1996 - heeft Gillette A & P in kort geding gedagvaard terzake van merkinbreuk en onrechtmatige daad. De korte inhoud van de vorderingen is opgenomen in rov. 1 van het thans bestreden arrest.
1.3. A & P heeft verweer gevoerd en een vordering in reconventie ingediend. De eis in reconventie speelt in cassatie geen rol en blijft verder onbesproken. In conventie heeft A & P ten aanzien van de beweerde merkinbreuk het verweer gevoerd dat het gebruik van de woordmerken Gillette en Sensor haar geoorloofd is krachtens art. 13 A, lid 6 onder c, BMW en dat zij bovendien een geldige reden heeft voor het gebruik, als bedoeld in art. 13 A, lid 1 onder d, BMW. A & P heeft daartoe aangevoerd dat haar mesjes op geen andere hier te lande verkrijgbare houder passen dan de door Gillette geproduceerde Sensor-houders. De gewraakte mededeling op de verpakking is volgens A & P dus correct en noodzakelijk ter informatie van het winkelend publiek. Volgens A & P is er geen aanleiding voor de vrees van Gillette dat het publiek in de waan wordt gebracht dat de A & P-mesjes van Gillette afkomstig zouden zijn.
1.4. De president van de rechtbank te ’s-Gravenhage heeft bij vonnis van 14 februari 1996 de vorderingen in conventie, voor zover thans van belang, toegewezen in de navolgende formulering:
“a. Verbiedt A & P ingaande 14 dagen na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de rechten van Gillette op de merken GILLETTE en SENSOR door die te vermelden op de verpakking van de ten processe bedoelde A & P-mesjes, anders dan op zodanige wijze dat het aan het kopende publiek duidelijk is dat het met de A & P-mesjes een produkt aanschaft dat zich onderscheidt van de mesjes van het Sensor-systeem, en verbiedt A & P in het bijzonder op de verpakking van de ten processe bedoelde A & P-mesjes gebruik te (doen) maken van de aanduiding Deze scheermesjes passen op het Sensor apparaat van Gil(l)ette of Gil(l)ette en Sensor zijn geregistreerde handelsmerken van The Gil(l)ette Company.
b. Verbiedt A & P ingaande 14 dagen na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op het recht van Gillette op het in r.o. 1 onder e afgebeelde merk4, en verbiedt A & P in het bijzonder op de meerbedoelde verpakking drie of meer witte of lichtgekleurde parallelle strepen af te beelden;
c. Verbiedt A & P ingaande 14 dagen na betekening van dit vonnis de suggestie te (doen) wekken dat Gillette direct of indirect iets te maken heeft met (de produktie van) de door A & P verkochte scheermesjes en/of met A & P, en verbiedt A & P in het bijzonder gebruik te maken van de aanduiding “The Gil(l)lette Company”, of iedere andere verwijzing naar (het bedrijf van) Gillette;
d. Beveelt A & P de raadsman van Gillette binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis volledige en juiste opgave te doen van het totaal aantal door of in opdracht van A & P geproduceerde verpakkingen als ten processe bedoeld, een en ander gestaafd met facturen;
e. (…)” (volgt dwangsomsanctie enz.).
1.5. A & P is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te ’s-Gravenhage. Gillette heeft incidenteel geappelleerd. Het hof heeft in zijn arrest van 5 maart 1998 het incidenteel appel verworpen en op het principaal hoger beroep het bestreden vonnis vernietigd voor wat betreft de onder a, b en c toegewezen inbreukverboden en de onder e opgelegde dwangsommen, voor zover betrekking hebbend op die inbreukverboden. Opnieuw rechtdoende, nam het hof geen inbreuk aan op het bovengenoemde woord- en beeldmerk van Gillette (rov. 6). Het hof nam wel aan dat A & P inbreuk maakte op de woordmerken van Gillette, maar achtte een gewijzigde formulering van het verbod noodzakelijk (rov. 10 en 11). Voor een verbod als onder c toegewezen zag het hof onvoldoende reden naast het onder a toegewezen verbod (rov. 13). Een en ander resulteerde, voor zover in cassatie van belang, in een dictum waarbij, op straffe van een dwangsom, A & P werd verboden ingaande 14 dagen na betekening van het arrest inbreuk te maken op de rechten van Gillette op de merken Gillette en Sensor en in het bijzonder door gebruik te maken van de aanduidingen “Gillette” en/of “Sensor” of van met die aanduidingen overeenstemmende tekens op haar verpakkingen, behoudens de vermelding:
“Deze scheermesjes zijn niet van The Gillette Company. Zij kunnen (wel) tezamen met de Sensor-houder van Gillette worden gebruikt."
1.6. A & P heeft tijdig (art. 295 lid 4 Rv Pro) cassatieberoep ingesteld. Gillette heeft geconcludeerd tot verwerping van dit beroep en heeft van haar kant incidenteel cassatieberoep ingesteld. Nadat A & P had geconcludeerd tot verwerping daarvan, hebben beide partijen hun standpunten schriftelijk toegelicht, met re- en dupliek.
2. Bespreking van het principaal cassatiemiddel
2.1. Onderdeel 3.2 van het middel - de onderdelen 1 en 2 en subonderdeel 3.1 bevatten geen klacht - keert zich tegen de tweede alinea van rov. 10. Het hof overwoog:
“(…) Naar het oordeel van het hof zijn de bewoordingen van de aanduidingen “Sensor” en “Gillette” op de verpakking op zich zelf niet misleidend. Immers, uit de aanduiding “past op het Sensor apparaat van Gillette” volgt dat de scheermesjes van A & P kunnen worden gebruikt tezamen met de Sensor-houder en tevens dat deze scheermesjes geen scheermesjes van Gillette zijn. Niettemin is op grond van de veelheid van de aanduidingen “Sensor” en “Gillette” op de voor- en achterzijde van de verpakking aannemelijk dat daardoor bij het (daarvoor in aanmerking komende) publiek de indruk zal worden gewekt dat het gaat om scheermesjes volgens eenzelfde techniek en van (nagenoeg) eenzelfde kwaliteit als die van Sensor, dan wel om een B-merk in relatie tot het bekende merk van Gillette als A-merk. Daarbij komt dat op de verpakking weliswaar is vermeld “Gillette en Sensor zijn geregistreerde handelsmerken van The Gillette Company”, maar de verpakking niet een disclaimer bevat zoals bijvoorbeeld “deze scheermesjes zijn niet van The Gillette Company”.
Gelet hierop kan niet worden aangenomen dat hier sprake is van eerlijk gebruik. Dit brengt mee dat A & P zich niet op de uitzonderingsbepaling van art. 13 A lid 6, aanhef en onder c, BMW kan beroepen. (…)”
2.2. De president heeft in rov. 7 van zijn vonnis vooropgesteld dat het hier gaat om ander gebruik van de merken dan ter onderscheiding van waren, derhalve om een gebruik als bedoeld in art. 13 A, lid 1 aanhef en onder d, BMW. Deze bepaling luidt:
Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:
(…)
d. elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
2.3. Het hof is kennelijk, met de president, van oordeel dat door het gebruik door A & P in het economisch verkeer van de merken Gillette en Sensor van Gillette ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van deze merken. Waarin dit voordeel resp. dit afbreukrisico gelegen is, wordt duidelijk uit het vonnis van de president, rov. 11:
“Hoewel niet gezegd kan worden dat het in de A & P-mesjes toegepaste systeem in absolute zin minderwaardig of ondeugdelijk is (…) valt niet te ontkennen dat het publiek dat, bijvoorbeeld onder invloed van de omvangrijke reclamecampagnes of de populariteit van het Sensor-systeem, meent bij A & P dergelijke mesjes onder het A & P-huismerk aan te schaffen, misleid wordt wanneer het in plaats daarvan de traditionele G II-mesjes geleverd krijgt, voor ongeveer de dubbele prijs. Zowel indien de kopers die misleiding op enig moment onderkennen als wanneer dat niet het geval is, bestaat de aanzienlijke kans dat Gillette schade lijdt. In het eerste geval doordat haar merk Sensor in verband wordt gebracht met “ouderwetse” mesjes, in het tweede geval doordat de kans bestaat dat de argeloze gebruiker tot de bevinding komt dat de veel aangeprezen Sensor-mesjes niet beter presteren dan zijn oude G II-mesjes.”
Grief IV van A & P in appèl keerde zich niet tegen de toepassing van art. 13 A, lid 1 onder d, BMW als zodanig, maar tegen het oordeel dat A & P voor het gebruik geen “geldige reden” heeft als bedoeld in dat artikellid, respectievelijk tegen het oordeel dat A & P geen beroep toekomt op de uitzonderingsregel van art. 13 A, lid 6 onder c (zie rov. 7 hof). Het hof heeft, aan het slot van de eerste alinea van rov. 10, aannemelijk geacht dat de A & P-scheermesjes, hoewel geavanceerder dan de G II- en Contourmesjes van Gillette, niet zó geavanceerd zijn als de Sensor-mesjes van Gillette en volgens het publiek minder voldoen dan de Sensor-mesjes van Gillette.
2.4. Art. 13 A, lid 6, BMW bepaalt, voor zover thans van belang:
Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde:
(…)
c. van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven;
een en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.5
2.5. Onderdeel 3.2 valt uiteen in drie subonderdelen. Subonderdeel 3.2.1 klaagt dat de door het hof genoemde “veelheid” van de aanduidingen “Sensor” en “Gillette” op de verpakking van de A & P-mesjes onvoldoende is om aan te nemen dat er geen sprake is van een “eerlijk gebruik” in de zin van de slotzin van art. 13 A, lid 6, BMW. Subsidiair verbindt het middel hieraan een motiveringsklacht.
2.6. Het gaat hier om een oud vraagstuk in het merkenrecht. Wanneer een fabrikant of handelaar goederen wil verkopen, die geschikt zijn voor inbouw in (of voor gebruik met) een merkartikel van een ander, moet deze fabrikant of handelaar op de een of andere wijze aan het publiek kenbaar kunnen maken dat zijn product geschikt is voor deze inbouw (of voor dat gebruik). Het vraagstuk speelt vooral in de automobielbranche, waar een levendige handel in onderdelen bestaat, maar ook in de IT-sector (bijv. de aanduiding “IBM-compatible”). Daartegenover staat het belang van de merkhouder, die schade aan de reputatie van zijn merk vreest indien originele onderdelen in zijn merkartikelen worden vervangen door onderdelen van mindere kwaliteit. Om aan te geven dat een product geschikt is voor inbouw in (of voor gebruik met) een bepaald merkartikel, is een zakelijke mededeling van die strekking in beginsel voldoende6. De problematiek is recent voorgelegd aan het HvJ EG, reden waarom in deze conclusie met een summiere aanduiding van de problematiek kan worden volstaan7. Het Hof van Justitie (rov. 61) bespreekt de vraag, wat eerlijke gebruiken in nijverheid en handel inhouden. In dat verband maakt het hof gewag van een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder.
2.7. Onder commerciële druk bestaat een natuurlijke verleiding om, bij de noodzakelijke vermelding van de bestemming van de waar, aan te haken bij de reputatie van het merkartikel, waarvoor (of voor gebruik waarmee) de waar bestemd is. Zo’n geval doet zich hier voor. A & P heeft zich niet beperkt tot een zakelijke mededeling op de verpakking dat de A & P-mesjes bruikbaar zijn in de Sensor- c.q. Gillette- mesjeshouders, maar bedient zich volgens het hof van een “veelheid” van aanduidingen Sensor en Gillette, waardoor bij het in aanmerking komende publiek een bepaalde indruk wordt gewekt (te weten: dat het gaat om scheermesjes van eenzelfde techniek en van (nagenoeg) dezelfde kwaliteit als die van Sensor, dan wel om een B-merk in relatie tot het bekende merk van Gillette als A-merk). Deze redenering van het hof geeft m.i. geen blijk van een onjuiste opvatting van het begrip eerlijk gebruik in art. 13 A, lid 6, BMW, noch van een onjuiste opvatting van datzelfde begrip in art. 6, lid 1 onder c, van de Richtlijn. Anders dan het subonderdeel stelt, behoefde het hof niet vast te stellen dat door de handelwijze van A & P verwarring bij het publiek kan ontstaan omtrent de herkomst van de waar. De eis van verwarringsgevaar behoort tot het bepaalde in art. 5, eerste lid onder b, van de Richtlijn. In de cassatierepliek (sub 5 en 6) betoogt A & P dat art. 13 A, lid 6 onder c, BMW zodanig dient te worden uitgelegd dat merkgebruik ter aanduiding van de bestemming van waren, slechts merkinbreuk oplevert indien er gevaar voor verwarring ten aanzien van de herkomst van de waren kan ontstaan. A & P wijst hiertoe op de considerans van de Richtlijn (“overwegende dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen (…)”). Deze stelling overtuigt niet. De tekst van de considerans sluit andere functies van het merk niet uit. Reeds lang wordt erkend dat merken méér functies hebben dan uitsluitend het kenbaar maken van de herkomst van de waar8.
2.8. De motiveringsklacht van dit subonderdeel faalt, omdat het hof op inzichtelijke gronden, die de gevolgtrekking kunnen dragen, tot het oordeel is gekomen dat deze handelwijze van A & P geen “eerlijk gebruik” in de zin van art. 13 A, lid 6, BMW is. In productie 1 van Gillette in eerste aanleg (de afbeeldingen van de voor- en achterzijde van de verpakking van de scheermesjes van A & P) is de betrekkelijk geprononceerde wijze te zien, waarop A & P tot driemaal toe (1 maal aan de voorzijde, 2 maal aan de achterzijde) naar Gillettes merken verwijst. Het hof kón, als rechter die over de feiten oordeelt, hieruit afleiden dat deze verwijzingen verder gingen dan hetgeen past binnen de grenzen van eerlijke gebruiken in nijverheid en handel om de bestemming van de waar van A & P aan te geven. Het hof heeft in rov. 10 bovendien gesproken van het bekende merk van Gillette. Bij waren, die bestemd zijn voor inbouw in (of voor gebruik met) artikelen van een bekend merk, kan de aanduiding van de bestemming relatief sober zijn, indien het in aanmerking komende publiek onmiddellijk begrijpt waarvoor de waren bestemd zijn.
2.9. De motiveringsklacht van subonderdeel 3.2.2 faalt om eenzelfde reden. Dat het hof de vermelding “past op het Sensor apparaat van Gillette” op de verpakking van A & P op zich niet misleidend acht, is geenszins onverenigbaar met het oordeel dat de veelheid van de aanduidingen “Sensor” en “Gillette” bij het publiek de in het arrest omschreven indruk wekt. Het hof is van oordeel dat deze indruk slechts kan worden weggenomen door een zgn. disclaimer: een waarschuwing aan het publiek dat de A & P-mesjes niet van Gillette afkomstig zijn. Het hof kon tot het oordeel komen dat de aanduiding “past op het Sensor apparaat van Gillette”, hoewel daaruit kan worden afgeleid dat de mesjes in de verpakking van A & P niet van Gillette zijn, tegenover de veelheid van verwijzingen naar de Gillette-merken onvoldoende is als disclaimer. In het dictum heeft het hof de tekst vastgesteld van een disclaimer die het hof noodzakelijk achtte. Uit het arrest kan niet worden afgeleid dat het hof van oordeel is dat in het algemeen uitsluitend sprake kan zijn van een “eerlijk gebruik” in de zin van art. 13 A, lid 6, BMW indien het gebruik van het merk vergezeld gaat van een disclaimer.
2.10. De motiveringsklacht in subonderdeel 3.2.3 benadrukt onder (a) dat de vermelding “Deze scheermesjes passen op het Sensor-apparaat van Gillette” geen misleidende informatie bevat. Het subonderdeel benadrukt onder (b) dat de vermelding nodig is om de bestemming van de A & P-mesjes aan te geven. Het benadrukt onder (c) dat de mededeling “Gillette en Sensor zijn geregistreerde handelsmerken van The Gillette Company” evenmin misleidend is; deze clausule dient nota bene het belang van Gillette zelf. Onder (d) acht het subonderdeel onduidelijk wat het hof hier verstaat onder een “B-merk”.
2.11. De klachten onder a, b en c gaan m.i. niet op. Aangenomen dat de mededelingen op de verpakking van A & P, ieder afzonderlijk beschouwd, niet misleidend zijn, kan de rechter niettemin tot het oordeel komen dat de mededelingen gezamenlijk en in onderling verband beschouwd wél een onjuiste indruk wekken bij het publiek. Daarbij komt, dat het oordeel van het hof niet uitsluitend is gebaseerd op het aantal malen dat op de A & P-verpakking naar de merken van Gillette wordt verwezen, maar ook op de wijze waarop die verwijzing plaatsvindt. Zo wordt in de feitenvaststelling onder meer vermeld dat de desbetreffende mededeling op de achterzijde van de A & P-verpakking vet gedrukt is en dat deze niet ergens midden in de tekst, maar bovenaan - en dus meer in het oog vallend - is afgedrukt.
2.12. De klacht onder d leidt evenmin tot cassatie. De termen “A-merk” en “B-merk” hebben niet een juridisch bepaalde betekenis. Mede gelet op het in feitelijke aanleg gevoerde debat, is aannemelijk dat het hof in de desbetreffende rechtsoverweging heeft gedacht aan scheermesjes van Gillette die om prijstechnische reden onder een ander merk (bijv. het huismerk van een winkel) te koop worden aangeboden.
2.13. Onderdeel 3.3 richt zich tegen het slot van rov. 10, waar het hof overwoog:
“Het bovenstaande geldt eveneens voor het beroep van A & P op een geldige reden als bedoeld in art. 13A, lid 1 onder d, BMW. Niet aannemelijk is dat de veelheid van de aanduidingen noodzakelijk is om de bestemming van de scheermesjes aan te geven. (…)”
Subonderdeel 3.3.1 vormt een herhaling van de klachten van onderdeel 3.2 en faalt op dezelfde gronden. Subonderdeel 3.3.2 verwijt het hof een ander criterium te hebben aangelegd. Dit verwijt mist feitelijke grondslag. Het was A & P, die zich op een geldige reden (art. 13 A, lid 1, BMW) heeft beroepen naast een beroep op de uitzondering van art. 13 A, lid 6, aanhef en sub c, BMW. Het hof moest het beroep op de geldige reden (lid 1) dus afzonderlijk beoordelen. Bij de beoordeling kon het hof evenwel volstaan met een verwijzing naar “het bovenstaande”. Het oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en de motivering voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Subonderdeel 3.3.2 treft geen doel. Subonderdeel 3.3.3 veronderstelt dat het hof niet heeft vastgesteld dat door de vermelding van de merken van Gillette op de verpakking van A & P onrechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van die merken. Deze klacht mist feitelijke grondslag: zie alinea 2.3 hierboven. Onderdeel 3 faalt derhalve in zijn geheel.
2.14. Onderdeel 4 is gericht tegen de laatste alinea van rov. 11, waarin het hof de tekst van de zgn. disclaimer vaststelt. Het in dit onderdeel aangesneden probleem zit echter niet in de tekst van rov. 11, maar in de bewoordingen van het dictum. Het verbod, zoals het hof dit in het dictum heeft geformuleerd, houdt een verbod in om gebruik te maken van de aanduidingen “Gillette” en/of “Sensor”, of daarmee overeenstemmende tekens, behoudens de door het hof zelf geformuleerde tekst. Zó geformuleerd, gaat het verbod m.i. verder dan rechtens noodzakelijk. Wanneer de gebruiker van het merk (in casu: A & P) zich beperkt tot een zakelijke aanduiding van de bestemming van de waar - bijv. de aanduiding: “Deze scheermesjes kunnen tezamen met de Sensor-houder van Gillette worden gebruikt” -, kan de gebruiker - tenzij het standpunt van Gillette in het incidenteel cassatiemiddel zou worden aanvaard - een beroep doen op de uitzonderingsregel van art. 13 A, lid 6, BMW, welke correspondeert met art. 6, lid 1 onder c, van de Richtlijn. Het is niet nodig dat de gebruiker er uitdrukkelijk bij vermeldt dat de scheermesjes niet van The Gillette Company zijn. Tegen het dictum heeft A & P in cassatie geen klacht gericht.
2.15. Uit rov. 11 in samenhang met rov. 10 blijkt dat het hof een andere redenering heeft gevolgd. In de zienswijze van het hof wordt door de veelheid van verwijzingen op de verpakking van A & P naar de merken van Gillette een bepaalde indruk bij het publiek gevestigd. A & P had deze indruk kunnen wegnemen door op de onderhavige verpakking uitdrukkelijk te vermelden dat de aangeboden scheermesjes niet van The Gillette Company zijn; in dat geval zou de verpakking van A & P volgens het hof toelaatbaar zijn geweest. Nu de door het hof geformuleerde disclaimer ontbreekt, blijft de onjuiste indruk van het publiek bestaan. De tegen rov. 11 gerichte klachten van onderdeel 4 falen om deze reden.
2.16. Onderdeel 5 is gericht tegen rov. 15. Het bouwt voort op de voorgaande klachten en deelt dus het lot daarvan.
3. Bespreking van de incidentele cassatiemiddelen
3.1. Gillette vordert, onafhankelijk van het lot van het principaal cassatieberoep, de vernietiging van het bestreden arrest. De praktische betekenis van het incidenteel cassatieberoep is, dat in de opvatting van Gillette iedere vermelding door A & P op haar verpakking van de merknamen van Gillette uit den boze is, zelfs indien de vermelding beperkt blijft tot een tekst met disclaimer, zoals door het hof geformuleerd.
3.2. Middel I keert zich tegen rov. 9, waar het hof overwoog:
“Anders dan Gillette betoogt, gaat het hof ervan uit dat het scheermesje van A & P een (essentieel) onderdeel in voormelde zin vormt van het scheergerei, bestaande uit een houder en een scheermesje. Aannemelijk is dat dit scheermesje niet of nauwelijks kan functioneren zonder de houder. (…)”
Het middel betoogt in vier subonderdelen, kort samengevat, dat het hof ten onrechte of op onbegrijpelijke gronden het scheermesje beschouwt als een “onderdeel” (in de zin van art. 13 A, lid 6 onder c, BMW) van het scheergerei. In de opvatting van Gillette zijn de scheermesjes zowel technisch als commercieel het product, waarom het gaat. Als er al onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen hoofdzaak en onderdeel van het scheergerei, dan vormen de mesjes de hoofdzaak en niet slechts een onderdeel. In ieder geval kan de goedkope houder (het “stokje”) volgens Gillette niet als het hoofdbestanddeel van het scheergerei worden aangemerkt. De schriftelijke toelichting van Gillette (onder 19) ontleent een voorbeeld aan het spraakgebruik: onder deze uitzonderingsregel mag een autobedrijf wel de door hem geproduceerde motorkappen aanbieden met de aanduiding “past op een Citroën Xantia”, maar is het niet geoorloofd auto’s te verkopen met de aanduiding: “deze auto past bij de motorkap van een Citroën Xantia”.
3.3. Zoals Gillette (s.t. sub 17-18) zelf al opmerkt, ontbreekt een authentieke interpretatie van de term onderdeel in art. 13 A, lid 6 onder c, BMW. In de tot 1 januari 1996 geldende tekst van de BMW ontbrak een dergelijke bepaling9. De bepaling van art. 13 A, lid 6 onder c, BMW is rechtstreeks ontleend aan art. 6, lid 1 onder c, van de Richtlijn. De preambule van de Richtlijn geeft geen uitsluitsel over de uitleg van deze term. Ook de Franse tekst van art. 13 A, lid 6 sub c, BMW (“lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée”) en van de slotzin van lid 6 (“pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale”) biedt geen nieuw inzicht. Gillette beroept zich o.m.10 op P. Mathély, Le nouveau droit français des marques (1994), blz. 199-201, waar deze schrijft dat het moet gaan om een accessoire of onderdeel. Hij vervolgt, onder verwijzing naar Franse jurisprudentie van vóór de Richtlijn:
“Cela signifie que le produit ou le service, qui va bénéficier de la tolérance, ne doit pas être un objet principal, mais doit être seulement un objet entrant dans la composition de l’objet marqué, ou un moyen assurant le fonctionnement de cet objet. En ce sens, il a été clairement jugé:
- la mesure d’exception, autorisant l’usage de la marque pour indiquer la destination d’un accessoire, ne s’applique pas à un produit principal, qui n’est pas un accessoire (…).
- la cartouche de gaz est un élément fondamental qui n’est pas un accessoire d’un réchaud, notamment pour le camping: elle ne peut bénéficier de l’exception autorisant l’usage de la marque pour indiquer la destination de l’objet (…)”.
Voorts beroept Gillette zich op uitspraken van een rechtbank in Bilbao van 6 juni 1997, van een rechtbank in Madrid van 27 november 1998 en van een rechtbank in Stockholm van 1 december 199811, in welke gedingen telkens Gillette (althans een van haar dochter- resp. zustermaatschappijen) procespartij was. In deze uitspraken werd, overeenkomstig het thans door Gillette verdedigde standpunt, overwogen dat de mesjes van de concurrent niet beschouwd kunnen worden als een accessoire of onderdeel ten opzichte van het Gillette-scheergerei (bestaande uit houder met mesjes).
3.4. Veronderstellenderwijs meegaand in de gedachte van Gillette dat de scheermesjes de hoofdzaak vormen van het scheergerei, en niet slechts een onderdeel daarvan, is daarmee nog niet gegeven dat het beroep van A & P op de uitzonderingsregel van art. 13 A, lid 6 onder c, BMW moet worden verworpen. De wijze waarop Gillette deze uitzonderingsregel telkens aanduidt als “de onderdelen-exceptie” zou haast doen vergeten dat volgens de tekst van de BMW (en van de Richtlijn) niet beslissend is of het product van A & P een onderdeel of accessoire is. De regel van art. 13 A, lid 6, BMW hanteert immers als criterium: of het gebruik van het merk nodig is om de bestemming van een product of dienst aan te geven. De noodzaak van het gebruik van andermans merk om de bestemming van de waar aan te geven doet zich met name voor bij onderdelen en accessoires, maar is daartoe niet beperkt. Te denken valt aan aanduidingen als: “rijdt ook op AA-benzine”, “kan ook met een BB-stekker worden gebruikt”, “verwijdert ook CC-vlekken”, “gespecialiseerd in reparatie van DD-artikelen”, enz. Allemaal gevallen, waarin het aangeprezen product of de aangeprezen dienst wordt gebruikt in combinatie met het merkproduct van een ander. Het ene product staat niet per se als minor tegenover het andere product als maior. Of een dergelijk gebruik van andermans merk toelaatbaar is, hangt ervan af of het gebruik nodig is om de bestemming van de waar aan te geven. Het antwoord op die vraag is, op zijn beurt, weer afhankelijk van de eerlijke gebruiken in de nijverheid en handel en daarbij is, zoals het HvJ EG in het aangehaalde BMW/Deenik-arrest besliste, een loyaliteitsverplichting ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder van belang.
3.5. Het voorgaande betekent dat middel I, in al zijn subonderdelen, niet tot cassatie leidt omdat niet beslissend is of de scheermesjes zich tot het scheergerei (bestaande uit de combinatie van mesje en mesjeshouder) verhouden als onderdeel ten opzichte van de hoofdzaak. De aanduiding dat de A & P-mesjes kunnen worden gebruikt tezamen met de Sensor-houder van Gillette is een aanduiding, waarmee de bestemming van de waar van A & P wordt aangegeven. In beginsel kan dus een beroep worden gedaan op de uitzonderingsregel van art. 13 A, lid 6 onder c, BMW. Of dat beroep slaagt, vormt het onderwerp van middel II.
3.6. Middel II, onderdeel 1, opent met een voorwaardelijke motiveringsklacht. Deze mist feitelijke grondslag, omdat het hof inderdaad heeft bedoeld dat de tekst, zoals in het dictum geformuleerd, een gebruik van de merken van Gillette oplevert dat nodig is om de bestemming van de waar van A & P aan te geven.
3.7. Onderdeel 2 verwijt het hof een onjuiste rechtsopvatting. Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat het hof aan het slot van rov. 9 duidelijk maakt welke maatstaf het hof hanteert en deze wettelijke maatstaf dezelfde is als door Gillette wordt bepleit. Als de A & P-mesjes kunnen worden gebruikt in de Sensor-houder van Gillette, is dat in beginsel een voor de bestemming van de A & P-mesjes relevante eigenschap.
3.8. Onderdeel 3 vormt de kern van het middel. Gillette heeft in feitelijke instanties, kort samengevat, aangevoerd dat een verwijzing op de A & P-verpakking naar de merken van Gillette niet nodig is:
a) omdat de bestemming van de A & P-mesjes uitstekend kan worden aangegeven met een omschrijving van het scheersysteem, zonder daarbij de namen Gillette en Sensor te gebruiken; ten bewijze hiervan betoogde Gillette dat onder de vlag van diverse andere zgn. huismerken scheermesjes worden verkocht die op de houders van Gillette passen zonder dat bij de verkoop van die mesjes gebruik wordt gemaakt van de merken van Gillette.
b) omdat A & P met Gillette in concurrentie kan treden door haar mesjes te verkopen tezamen met een in de handel verkrijgbare houder (de zgn. MBC-houder); de gebruiker van A & P-mesjes is dus niet aangewezen op de houder van Gillette.
3.9. De onder (a) aangevoerde klacht komt mij gegrond voor. Als het waar is, dat voor het aanduiden van de bestemming van de waar niet nodig is andermans merk te gebruiken, omdat voldoende alternatieve mogelijkheden beschikbaar zijn om de bestemming doeltreffend te beschrijven, is niet voldaan aan één van de voorwaarden van art. 13 A, lid 6 onder c, BMW. Daaraan doet niet af dat, door een disclaimer, verwarringsgevaar tussen de mesjes van A & P en die van Gillette voldoende wordt uitgesloten. Het gaat hier om een essentiële stelling van Gillette, waaraan het hof om onbekende redenen voorbij is gegaan. De gegrondbevinding van deze klacht noopt tot vernietiging van het bestreden arrest, teneinde de juistheid van deze stelling alsnog door de feitenrechter te laten onderzoeken. De praktische betekenis van de klacht moge duidelijk zijn: indien een alternatieve aanduiding, d.w.z. een aanduiding zonder andermans merk te noemen12, voor het in aanmerking komende publiek even duidelijk is, is er geen noodzaak voor het gebruik van een aanduiding, waarbij andermans merk wél wordt genoemd.
3.10. In de s.t. zijdens A & P (sub 2.6 e.v.) wordt ter verdediging van het bestreden arrest nog gewezen op rov. 64 van het HvJ EG-arrest inzake BMW/Deenik, waarmee A & P wil betogen dat aan de loyaliteitsverplichting tegenover de merkhouder (in dit geval: Gillette) is voldaan wanneer verwarring uitgesloten is en het merk (in dit geval: de merken van Gillette op de verpakking van A & P) niet zodanig wordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat een commerciële band bestaat tussen de derde onderneming (in dit geval: A & P) en die van de merkhouder, zoals een distributie- of andere bijzondere relatie. Dit betoog gaat niet op. Uit het arrest inzake BMW/Deenik, dat was toegesneden op de toen gestelde prejudiciële vragen, kan m.i. niet worden afgeleid dat de noodzaak van art. 13 A, lid 6 onder c, BMW wordt afgemeten aan het antwoord op de vraag of verwarringsgevaar is uitgesloten.
3.11. Het onder (b) aangevoerde argument van Gillette (dat A & P de vermelding van de Gillette-merken evengoed achterwege had kunnen laten) gaat in zijn algemeenheid niet op. Wanneer bijv. een fabrikant van stofzuigerzakken op de verpakking wil vermelden: “geschikt voor de stofzuigers van de navolgende merken: DD, EE type 240 en 340, FF” enz. kan de merkhouder van stofzuigers merk DD, die zelf graag ook stofzuigerzakken wil verkopen, deze concurrentie niet tegenhouden met het argument dat de desbetreffende fabrikant de vermelding DD evengoed had kunnen weglaten en had kunnen volstaan met het noemen van de merken EE en FF. Voor de fabrikant van de stofzuigerzakken is het van belang, de bestemming van zijn waar, dus de gebruiksmogelijkheden van de zakken in diverse typen stofzuigers, zo ruim mogelijk aan te duiden. De term “nodig” in art. 13 A, lid 6 onder c, BMW mag m.i. niet worden uitgelegd als: onontkoombaar, maar behoort te worden gezet in de sleutel van de eerlijke gebruiken in de nijverheid en handel. Echter, uitgaande van die gebruiken blijft het argument van Gillette onbeantwoord dat de houder maar een onbetekenende bijzaak is (de houder wordt kennelijk tegen kostprijs weggegeven), dat er geen reële behoefte bij de afnemers bestaat om mesjeshouders van het ene merk te combineren met mesjes van een ander merk (men kan evengoed een nieuwe mesjeshouder met mesje(s) kopen) en dat A & P de nagenoeg waardeloze houder van Gillette in feite slechts gebruikt als “opstapje” om te kunnen aanhaken bij het bekende merk van Gillette. Aldus gelezen, schiet de weerlegging van dit argument door het hof tekort en is onderdeel 3 gegrond.
4. Conclusie
De conclusie strekt tot verwerping van het principaal cassatieberoep en, op het incidenteel cassatieberoep: tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof.
De Procureur-Generaal
bij de Hoge Raad der Nederlanden,
Zie rov. 3 van het bestreden arrest, in verbinding met rov. 1 van het vonnis in eerste aanleg, enigszins ingekort. Gillette Nederland BV en The Gillette Company Inc. worden in het vonnis gezamenlijk aangeduid als: Gillette.
2 Voor de depotnummers: zie het vonnis in eerste aanleg.
3 De tekst vermeldt door een spelfout “Gilette”. Tussen partijen staat vast dat dit gelezen moet worden als: “Gillette”. In deze conclusie wordt steeds (zo nodig óók in citaten) de verbeterde spelling gehanteerd.
4 Bedoeld is het woord- en beeldmerk, in deze conclusie onder 1.1.4 genoemd.
5 Lid 6 dankt zijn bestaan aan art. 6 van Pro de Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 (89/104/EEG) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEG 1989, L 40; ook opgenomen in S & J 47-I en in R. Barents, Industriële en intellectuele eigendom (1999).
6 Als voor dit cassatieberoep niet van belang, kan thans in het midden blijven of deze zakelijke mededeling mag worden gedaan in de vorm van de afbeelding van een beeldmerk van het merkartikel, voor inbouw waarin of voor gebruik waarmee de waar bestemd is.
7 HvJ EG 23 februari 1999, Jur. 1999-2, I-905 (BMW/Deenik), IER 1999, 16 m.nt. RdR, na verwijzing door HR 7 februari 1997, NJ 1997, 314 m.nt. DWFV.
8 Zoals de reclamefunctie, de garantiefunctie enz. Zie: Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992) nrs. 1 - 46. In HvJ EG 4 november 1997, rov. 39, C-337/95, IER 1997, 55 (Dior/Evora) wordt bijv. de reclamefunctie genoemd.
9 Zie voor het oude recht: Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992) nrs.1168-1169 en nr. 1211.
10 Gillette (s.t. sub 20) beroept zich ook op K.-H. Fezer, Markenrecht, aant. 57-61 op par. 23 Markengesetz. T.a.p. worden “Zubehör und Ersatzteile” gesteld tegenover “Originalprodukte” of “Hauptware”. Uit de tekst kan ik echter niet afleiden dat het Duitse recht vereist dat de waar, ter aanduiding van de bestemming waarvan het merk van een ander wordt gebruikt, zich fysiek of overdrachtelijk verhoudt als een minor tegenover het merkartikel van die ander als de maior.
11 Alle in copie en vertaald in het Engels als bijlage bij de s.t. gevoegd.
12 Gillette, s.t. 38, geeft als alternatieve mogelijkheden: de aanduiding “draaibare scheermesjes” of: mesjes voor een “beweegbaar systeem”, “beweegbare kop”.