Conclusie
Rek.nr. R99/112HR (N.A.) Mr Strikwerda
Parket, 4 febr. 2000 conclusie inzake
1. British-American Tabacco
Company Ltd
2. Peter Jackson (Overseas) Ltd
tegen
Tabacco Exporters Freezone
Aruba N.V.
Edelhoogachtbaar College,
1. Verzoekster van cassatie sub 1, hierna: BAT, is rechthebbende van het gecombineerde woord- en beeldmerk BELMONT EXTRA SUAVE. Verzoekster van cassatie sub 2, hierna: Jackson, is een volle dochter van BAT en rechthebbende van het merk DU MAURIER. De inschrijvingen van deze merken hebben plaatsgevonden voordat verweerster in cassatie, hierna: TEFA, op 13 oktober 1997 bij het Merkenbureau op Curaçao het merk DU MONT EXTRA SUAVE inschreef. Alle merken hebben betrekking op, kort gezegd, tabakswaren.
2. BAT en Jackson hebben op 7 mei 1998 bij het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, een verzoekschrift ingediend strekkende tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk DU MONT EXTRA SUAVE op grond van art. 10 lid 1 sub b Merkenlandsverordening (Landsverordening van 16 november 1961, P.B. 1961 no. 191). Zij hebben daartoe gesteld dat DU MONT onmiskenbaar een combinatie is van hun merken DU MAURIER en BELMONT, en dat de ingeschreven toevoeging EXTRA SUAVE qua lettertype nagenoeg gelijk is aan de bij het merk BELMONT toegevoegde woorden EXTRA SUAVE, terwijl de toevoegingen visueel grote gelijkenis vertonen. Het merk DU MONT EXTRA SUAVE stemt daarom zodanig overeen met hun merken, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, aldus BAT en Jackson.
3. TEFA heeft verweer gevoerd en onder meer betwist dat van overeenstemming tussen de merken van BAT en Jackson met haar merk sprake is.
4. Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft bij beschikking van 15 september 1998 het verzoek van BAT en Jackson afgewezen. Het Gerecht achtte de stelling van BAT en Jackson dat DU MONT beschouwd moet worden als een samentrekking van DU MAURIER en BELMONT te ver gezocht en was van oordeel dat alleen al om die reden het verzoek niet kan worden toegewezen (r.o. 7).
5. BAT en Jackson zijn van de beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg in hoger beroep gekomen bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, doch tevergeefs: bij beschikking van 6 april 1999 heeft het Hof de beschikking waarvan beroep bekrachtigd. Daartoe overwoog het Hof, puntsgewijs weergegeven, het volgende.
(i) De stelling van BAT en Jackson, inhoudende dat DU MONT als een samenvoeging van DU MAURIER en BELMONT moet worden beschouwd, kan niet als juist worden beschouwd (r.o. 2.2).
(ii) Voorts zijn de merken DU MAURIER en BELMONT beschermd, maar niet het afzonderlijke deel DU en de afzonderlijke lettergreep MONT (r.o. 2.2).
(iii) BAT en Jackson verdedigen niet dat het gebruik van de toevoeging EXTRA SUAVE als zodanig als inbreukmakend moet worden beschouwd, maar wel het gebruik van deze toevoeging met een overeenstemmend lettertype (r.o. 2.1). Het voor het weergeven van EXTRA SUAVE gebruikte lettertype is echter dermate algemeen voorkomend dat dit geen onderscheidend vermogen heeft (r.o. 2.3).
(iv) Ook het geheel DU MONT EXTRA SUAVE is, auditief, visueel en begripsmatig beschouwd, niet zodanig gelijk aan de beeld- en woordmerken BELMONT EXTRA SUAVE en DU MAURIER dat er gevaar aanwezig is dat bij het publiek verwarring ontstaat (r.o. 2.4).
6. BAT en Jackson zijn tegen de beschikking van het Hof (tijdig) in cassatie gekomen met een uit verscheidene onderdelen opgebouwd middel. TEFA heeft geen verweerschrift in cassatie ingediend.
7. Ik bespreek eerst onderdeel IV van het middel. Het onderdeel komt met een aantal rechts- en motiveringsklachten op tegen r.o. 2.4 van de bestreden beschikking en is kennelijk geïnspireerd op het arrest van de Hoge Raad van 16 april 1999, NJ 1999, 697 nt. P.B. Hugen-holtz, IER 1999, blz. 161, nt. F.W. Grosheide.
8. Met betrekking tot de werkwijze van de rechter bij de beoordeling van de vraag of er - onder de Merkenlandsverordening - sprake is van inbreuk op een (beeld-)merk overweegt de Hoge Raad in genoemd arrest (r.o. 3.7) dat de rechter bij de het waarderen van de uitkomst van zijn vergelijking van het ingeroepen en aangevallen merk een aantal merkenrechtelijke, uit de beschermingsomvang van het merkrecht voortvloeiende regels in acht heeft te nemen. De Hoge Raad vervolgt:
"Van deze regels is hier vooreerst van belang de regel volgens welke rechter, wanneer hij in het kader van de inbreukvraag de uitkomsten van een vergelijking als voormeld waardeert, daarbij meer gewicht hoort te hechten aan de punten van overeenstemming dan die van verschil. Voorts is van belang dat de rechter zich bij zijn waardering niet tot de uitkomsten van zijn vergelijking mag beperken, maar ook de andere relevante omstandigheden van het geval in zijn oordeel dient te betrekken. Daartoe behoren onder meer het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het oudere merk (...). In dit een en ander ligt besloten dat het oordeel over de vraag of er sprake is van inbreuk, niet van zuiver feitelijke aard is en daarom zodanig moet worden gemotiveerd dat partijen en de cassatierechter in staat zijn om na te gaan of de rechter die over de feiten oordeelt bij het vormen ervan vorenbedoelde merkenrechtelijke regels in acht heeft genomen."
Met dit laatste wil volgens de Hoge Raad niet gezegd zijn dat de rechter steeds in zijn motivering tot uitdrukking moet brengen dat hij deze regels in acht heeft genomen, maar wel
"dat zijn motivering op dit stuk geen ruimte voor gerede twijfel laat."
9. Centraal in onderdeel IV staat de klacht dat de aangevallen r.o. 2.4 en ook de overige rechtsoverwegingen geen enkele motivering bevatten op grond waarvan kan worden nagegaan of en zo ja met welk resultaat het Hof de door de Hoge Raad in voormeld arrest genoemde merkenrechtelijke regels in acht heeft genomen.
10. Deze klacht is gegrond. Daargelaten of het Hof de door de Hoge Raad genoemde merkenrechtelijke regels in acht heeft genomen (de bestreden beschikking is gegeven vóór de uitspraak van het arrest van de Hoge Raad), ben ik met het middel van oordeel dat de beschikking van het Hof in ieder geval niet voldoet aan de door de Hoge Raad gestelde motive-ringseisen.
11. Anders dan het onderdeel betoogt, meen ik dat het Hof zich bij de vergelijking van de ingeroepen merken met het aangevallen merk heeft willen laten leiden door de totaalindruk ervan ("... het geheel "Du MONT Extra Suave' is, auditief, visueel en begripsmatig beschouwd, niet zodanig gelijk aan de beeld- en woordmerken 'Belmont Extra Suave' en 'Du Maurier' ..."). De vraag of deze aanpak samenvalt met, dan wel slechts hulpmiddel vormt bij de toepassing van de door de Hoge Raad geformuleerde regel dat de rechter bij de waardering van de uitkomst van zijn vergelijking meer gewicht behoort te hechten aan de punten van overeenstemming dan die van verschil (zie daarover Grosheide, IER 1999, blz. 164), kan hier in het midden blijven, nu in de bestreden beschikking een analyse van wat in die totaalindruk dan de punten van verschil en overeenstemming zijn geheel ontbreekt, en (dus) evenmin wordt ingegaan op de vraag waarom, in die totaalindruk, aan de punten van overeenstemming minder betekenis toekomt dan aan de punten van verschil. Het Hof is op dit punt in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten.
12. Of het Hof de tweede door de Hoge Raad genoemde merkenrechtelijk regel in acht heeft genomen (de rechter mag zich bij zijn waardering niet tot de uitkomsten van zijn vergelijking beperken, maar dient ook de andere relevante omstandigheden van het geval in zijn oordeel te betrekken), kan niet uit de bestreden beschikking worden opgemaakt. Het Hof heeft aan de door partijen ingeroepen omstandigheden van het geval geen overwegingen gewijd. Met name heeft het Hof geen kenbare aandacht besteed aan de stelling van BAT en Jackson dat met name BELMONT een sterk en beroemd merk is (zie o.a. beroepschrift, onder 7; mondelinge uiteenzetting in hoger beroep, blz. 2), noch ook aan de stelling van BAT en Jackson dat TEFA erop uit is hun merken na te bootsen en verwikkeld is in een andere procedure terzake van inbreukmakend gebruik van het merk BELMONT en BELMONT EXTRA SUAVE (zie o.a. beroepschrift, onder 7). Ook op dit punt is het Hof derhalve in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten.
13. De centrale klacht van onderdeel IV acht ik daarom gegrond, zodat de bestreden beschikking niet in stand kan blijven en verwijzing zal moeten volgen.
14. Wat de overige onderdelen van het middel betreft, teken ik het volgende aan.
15. Onderdeel I van het middel, dat klaagt dat het Hof in r.o. 2.1 van zijn beschikking de stellingen van BAT en Jackson onvolledig heeft weergegeven en daardoor in zijn motiverings-plicht is tekortgeschoten, is tevergeefs voorgesteld.
16. Beslissend voor het antwoord op de vraag of het Hof aan zijn motiveringsplicht heeft voldaan is niet of het Hof de stellingen van BAT en Jackson volledig heeft weergegeven, maar of het Hof de stellingen van BAT en Jackson, voor zover essentieel, heeft onderzocht en daarop heeft gerespondeerd. Voor zover onderdeel I - mede - strekt ten betoge dat het Hof op de niet-weergegeven stellingen van BAT en Jackson niet heeft gereageerd, mist het zelfstandige betekenis naast onderdeel IV.
17. Onderdeel II van het middel is opgebouwd uit drie subonderdelen en keert zich tegen r.o. 2.2 van de bestreden beschikking.
18. De subonderdeel a en b nemen stelling tegen het oordeel van het Hof dat DU MONT niet als een samenvoeging kan worden beschouwd van het DU uit DU MAURIER en het MONT uit BELMONT, en dat het afzonderlijke deel DU en de afzonderlijke lettergreep MONT op zichzelf niet zijn beschermd.
19. Ook deze klachten missen naar mijn oordeel zelfstandige betekenis naast onderdeel IV. Na verwijzing zal alsnog moeten worden onderzocht of - in het licht van de regel dat meer ge-wicht gehecht behoort te worden aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil - het verschil tussen DU MONT enerzijds en DU MAURIER en BELMONT anderzijds, kan opwegen tegen de punten van overeenstemming. In die afweging gaat het niet om de vraag of de afzonderlijke delen of lettergrepen van de aangevallen merken aanspraak op (afzonderlijke) bescherming kunnen maken, maar wat, in het licht van de andere relevante omstandigheden van het geval, zoals met name de mate van bekendheid van de ingeroepen merken, hun betekenis is voor het gevaar van verwarring en dus voor de beschermingsomvang van de ingeroepen merken.
20. Subonderdeel c klaagt dat het tussen haakjes geplaatste gedeelte van r.o. 2.2 onbegrijpelijk is, nu het Hof nalaat aan te geven wat de betekenis daarvan is voor het bereiken van zijn beslissing in r.o. 2.4.
21. De klacht faalt m.i. Kennelijk gaat het hier om een feitelijke vaststelling, die bedoeld is als inleiding op hetgeen het Hof overweegt in r.o. 2.3.
22. Onderdeel III van het middel komt op tegen het oordeel van het Hof, in r.o. 2.3, dat het voor EXTRA SUAVE gebruikte lettertype zo algemeen voorkomend is dat het geen onderschei-dend vermogen heeft.
23. Het onderdeel is gegrond. Het Hof heeft miskend dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd. Het komt er dus niet op aan of de in het gebezigde lettertype aangebrachte toevoeging EXTRA SUAVE op zichzelf beschouwd onderscheidend vermogen heeft, maar of deze toevoeging in dat lettertype als onderdeel van het aangevallen merk een factor is die kan bijdragen aan het gevaar van verwarring.
De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en tot verwijzing van de zaak ter verdere behandeling en beslissing naar dat Hof.
De Procureur-Generaal
bij de Hoge Raad der Nederlanden,