ECLI:NL:HR:2015:1872

Uitspraak

10 juli 2015

Eerste Kamer

nr. 13/06004

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. De rechtspersoon naar vreemd recht CHENGDU XINGRAPHICS CO. LTD,
gevestigd te Chengdu, China,

2. [eiseres 2],
gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes,

t e g e n

de rechtspersoon naar vreemd recht AGFA GRAPHICS N.V.,
gevestigd te Mortsel, België,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaten: mr. R.P.J.L. Tjittes en mr. L. Kelkensberg.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Xingraphics c.s. en Agfa.

1.Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het vonnis in de zaak 314619/HA ZA 08-2157 van de rechtbank ’s-Gravenhage van 22 juli 2009;

b. de arresten in de zaak 200.052.587/01 van het gerechtshof ’s-Gravenhage van 29 maart 2011 en 29 januari 2013.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2.Het geding in cassatie

Tegen de arresten van het hof hebben Xingraphics c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Agfa heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Agfa mede door mr. D.F. de Lange.

De conclusie van de waarnemend Advocaat-Generaal A. Hammerstein strekt tot vernietiging en verwijzing.

De advocaten van Xingraphics c.s. en Agfa hebben ieder bij brief van 30 januari 2015 op die conclusie gereageerd.

3.Beoordeling van het middel

3.1

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Agfa en Pakon Inc. zijn gezamenlijk houdster van het Europees octrooi EP 0.823.327 B1 (hierna: het octrooi) dat, zoals blijkt uit de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal), is verleend voor ‘Method for making positive photosensitive lithographic printing plate’. De aanvraag voor het octrooi is ingediend op 5 augustus 1997, waarbij drie rechten van voorrang zijn ingeroepen. Op basis van de aanvraag zijn tevens drie afsplitsingen ingediend. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 10 november 2004. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen het octrooi is geen oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau.

(ii) Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt :

“1. A method for making a lithographic printing plate, which comprises a step of scanning and exposing a positive photosensitive lithographic printing plate having a positive photosensitive composition having no photosensivity to ultraviolet light and showing a difference in solubility in an alkali developer as between an exposed portion and a non-exposed portion, which comprises, as components inducing the difference in solubility,

(a) a light-absorbing dye having an absorption band covering a part or whole of a wavelength region of from 650 to 1300 nm as a photo-thermal conversion material, and

(b) a high molecular compound, of which the solubility in an alkali developer is changeable mainly by a change other than a chemical change, formed on a support,

by means of a light ray belonging to a wavelength region of from 650 to 1300 nm and having a light intensity of at least 2 × 106 mJ/s•cm² which is sufficient to let the high molecular compound form an image.”

(iii) De Nederlandse vertaling van conclusie 1 luidt :

“1.Werkwijze voor het vervaardigen van een lithografische drukplaat, welke omvat het scannen en blootstellen van een positieve lichtgevoelige lithografische drukplaat die een positieve lichtgevoelige samenstelling zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht bezit en die een verschil in oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar vertoont evenals een al dan niet blootgesteld gedeelte, welke samenstelling als componenten die het verschil in oplosbaarheid induceren omvat:

(a) een licht-absorberende kleurstof met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van of een geheel golflengtengebied variërende van 650 tot 1300 nm, als fotothermisch conversiemateriaal; en

(b) een op een drager gevormde hoog-moleculaire verbinding waarvan de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is,

door middel van een licht behorende tot een golflengtengebied variërende van 650 tot 1300 nm en met een lichtintensiteit van ten minste 2 × 106 mJ/s•cm² die voldoende is om de hoog-moleculaire verbinding in een beeld om te zetten.”

(iv) De volgconclusies van het octrooi, conclusies 2 t/m 10, zijn alle (in)direct afhankelijk van conclusie 1.

(v) Volgens partijen kan conclusie 1 worden onderverdeeld in de volgende negen kenmerken:

“Werkwijze voor het vervaardigen van een lithografische drukplaat, welke omvat

1. het scannen en blootstellen

2. van een positieve lichtgevoelige lithografische drukplaat die een positieve lichtgevoelige samenstelling

3. zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht bezit en

4. die een verschil in oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar vertoont evenals een al dan niet blootgesteld gedeelte,

5. welke samenstelling als componenten die het verschil in oplosbaarheid induceren omvat:

(a) een licht-absorberende kleurstof met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van of een geheel golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm, als fotothermisch conversiemateriaal; en

6. (b) een op een drager gevormde

7. hoog-moleculaire verbinding

8. waarvan de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is,

9. door middel van een licht behorende tot een golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm en met een lichtintensiteit van ten minste 2 × 106 mJ/s•cm² die voldoende is om de hoog-moleculaire verbinding in een beeld om te zetten.”

(vi) Xingraphics is fabrikant van lithografische drukplaten van het door haar aangeduide type FIT, FIT X-tra, FIT Melior en FIT X-tra Melior (verder: de FIT-platen). Zij brengt de FIT-platen in Nederland op de markt via [eiseres 2].

3.2.1

Agfa heeft een procedure tegen Xingraphics c.s. ingesteld op grond van het versnelde regime in octrooizaken. In conventie heeft zij aangevoerd dat de FIT-platen als een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding moeten worden aangemerkt en dat Xingraphics c.s. indirecte inbreuk maken op het octrooi in Nederland door de FIT-platen in Nederland te leveren of aan te bieden. Agfa heeft onder meer een daartoe strekkende verklaring voor recht, een verbod en schadevergoeding gevorderd.

In reconventie hebben Xingraphics c.s. onder andere gevorderd dat het Nederlandse deel van het octrooi vernietigd wordt op de grond dat materie is toegevoegd, het octrooi niet nawerkbaar is en niet nieuw of inventief is, en dat ten opzichte van Agfa een ‘wapperverbod’ wordt uitgesproken.

3.2.2

De rechtbank heeft de vorderingen van Agfa afgewezen, zich gedeeltelijk onbevoegd verklaard ten aanzien van de vorderingen van Xingraphics c.s. en de overige vorderingen van Xingraphics c.s. afgewezen.

3.2.3

Tegen dit vonnis is Agfa in principaal hoger beroep gekomen, en Xingraphics c.s. in incidenteel hoger beroep. Xingraphics c.s. hebben tevens een incidentele vordering ingesteld tot primair een bevel op de voet van art. 843a Rv tot het verschaffen van een afschrift van bepaalde bescheiden, subsidiair een bevel op basis van art. 22 Rv om die bescheiden bij akte in het geding te brengen, en meer subsidiair een bevel op basis van art. 85 lid 2 Rv om die bescheiden ter griffie te deponeren.

3.2.4

Het hof heeft bij tussenarrest de incidentele vordering van Xingraphics c.s. afgewezen. Het hof heeft vervolgens bij eindarrest het vonnis, voor zover in conventie gewezen, vernietigd en de vorderingen van Agfa grotendeels toegewezen; in reconventie heeft het hof het vonnis bekrachtigd.

3.3

Onderdeel I van het middel richt zich tegen rov. 7-9 van het tussenarrest. Daarin heeft het hof, voor zover van belang, als volgt overwogen.

“7. Vaststaat dat de analyses en onderzoeken waarvan door Xingraphics c.s. afschrift wordt gevorderd, door Agfa niet volledig zijn overgelegd. Anders dan Xingraphics c.s. kennelijk willen betogen, kan in dit geding (althans op dit moment) niet worden aangenomen dat Agfa door niet de volledige analyses en onderzoeken over te leggen, de verplichting van artikel 21 Rv om de relevante feiten naar waarheid en met volledigheid te vermelden, heeft geschonden. De gedingstukken bevatten immers geen aanwijzingen dat de volledige analyses en onderzoeken een ander beeld te zien zouden geven dan uit de wel overgelegde analyses en onderzoeken naar voren komt. Agfa heeft betwist dat zij een selectie heeft gemaakt van de meest gunstige tests (pleitnota onder 35), terwijl Xingraphics c.s. zelf alleen maar de vraag hebben opgeworpen of de resultaten van de onderzoeken wellicht negatief zijn geweest voor Agfa (incidentele vordering onder 29). Zij hebben niet positief – voldoende onderbouwd – gesteld dat dit het geval is.

(…)

9. (…) Artikel 85 Rv kan Xingraphics c.s. niet baten reeds omdat zij ook aan dit artikel geen afdwingbare aanspraak op verkrijging van stukken kunnen ontlenen; indien stukken waarop een partij zich beroept, door deze in strijd met dat artikel niet worden overgelegd, dan heeft dat tot gevolg dat de rechter met die stukken geen rekening houdt. Artikel 120 lid 4 Rv heeft, anders dan Xingraphics c.s. menen, geen betrekking op stukken als bedoeld in artikel 85 Rv, maar op de gegevens die ingevolge artikel 111 lid 3 Rv in de dagvaarding moeten worden opgenomen.”

3.4

Onderdeel Ia bevat onder meer de klacht dat het hof het bepaalde in art. 85 Rv heeft geschonden. Deze klacht neemt tot uitgangspunt dat Agfa zich in hoger beroep nog op haar interne analyses heeft beroepen.
De gedingstukken laten echter geen andere conclusie toe dan dat Agfa genoemde interne analyses in hoger beroep niet meer aan haar vordering (mede) ten grondslag heeft gelegd. Zij heeft zich ter ondersteuning van haar vorderingen en stellingen uitsluitend beroepen op andere – wel overgelegde – bescheiden en onderzoeksrapporten.
Nu art. 85 Rv geen betrekking heeft op stukken waarop geen beroep wordt gedaan, kunnen de klachten van onderdeel Ia geen doel treffen.

3.5

Onder b.1 klaagt onderdeel I dat het hof in rov. 7 ten onrechte heeft overwogen dat op Xingraphics c.s. de stelplicht en de bewijslast rusten dat Agfa “een selectie heeft gemaakt van de meest gunstige tests”. De klacht kan wegens gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden nu het hof niet heeft overwogen dat op Xingraphics c.s. de stelplicht terzake rust, maar slechts dat Xingraphics c.s. hebben volstaan met het opwerpen van de vraag of de tests wellicht negatief voor Agfa zijn geweest. Het middel klaagt onder I.b.2 dat dit onbegrijpelijk is. Dit oordeel berust echter op een aan het hof als feitenrechter voorbehouden lezing van de gedingstukken, is niet onbegrijpelijk en kan in cassatie niet verder op juistheid worden onderzocht. De klacht faalt dus.

3.6

Onderdeel III richt zich tegen rov. 5.26-5.41 van het eindarrest en bestrijdt met motiveringsklachten de slotconclusie van het hof in rov. 5.41 van het eindarrest, waarin het hof bewezen acht dat de FIT-platen voldoen aan kenmerk 8 inzake de oplosbaarheid als bedoeld in conclusie 1 van het octrooi, zodat daarop (indirect) inbreuk wordt gemaakt door Xingraphics c.s. In rov. 5.41 oordeelt het hof als volgt.

“5.41. Op grond van de resultaten van de chemische analyses van de lichtgevoelige laag van de FIT-plaat voor en na belichting met een infraroodlaser en de resultaten van het onderzoek naar de reversibiliteit van de verhoging van de oplosbaarheid, acht het hof door Agfa bewezen dat de FIT-platen voldoen aan het kenmerk “dat de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is” uit conclusie 1 van het octrooi.”

3.7

De klachten richten zich uitsluitend tegen de overwegingen van het hof met betrekking tot de “resultaten van het onderzoek naar de reversibiliteit van de verhoging van de oplosbaarheid”. Agfa heeft aangevoerd dat belang bij deze klachten ontbreekt, nu de conclusie van het hof in rov. 5.41 tevens berust op de zelfstandig dragende grond dat de FIT-platen voldoen aan genoemd kenmerk uit conclusie 1 van het octrooi “op grond van de resultaten van de chemische analyses van de lichtgevoelige laag van de FIT-plaat voor en na belichting met een infraroodlaser”. Dienaangaande overweegt de Hoge Raad als volgt.

3.8.1

Het hof heeft met betrekking tot de beide in rov. 5.41 genoemde gronden en onderzoeken overwogen:

“5.14. Voorts is tussen partijen in geding hoe een chemische verandering in de coating van een drukplaat kan worden geconstateerd.

5.15.

Agfa stelt dat om een verschil in oplosbaarheid door hoofdzakelijk een niet-chemische verandering vast te stellen, de chemische samenstelling van een onbelichte plaat vergeleken kan worden met de chemische samenstelling van de plaat na belichting. Als beide chemische samenstellingen (binnen de experimentele fluctuaties) dezelfde zijn, dan is de verandering van de oplosbaarheid kennelijk hoofdzakelijk door een niet-chemische verandering veroorzaakt, aldus Agfa (zie MvG, 63).

5.16.

Xingraphics c.s. stellen daarentegen dat vaststelling van het kenmerk dient te geschieden aan de hand van de ‘Reversible Property Test’ zoals beschreven in alinea’s [0031] en [0106] t/ra [0108] van het octrooi (MvA/MvGilA, 130 en 140). Daartoe wordt door Xingraphics c.s. een beroep gedaan op de verleningsgeschiedenis, waarin de gemachtigde van de aanvrager op 13 januari 2003 aan het Europees Octrooibureau heeft geschreven (zie productie 5 Xingraphics c.s., tab 21):

“The presence or absence of the feature “a change other than a chemical change” in the present invention can be recognized by detecting the presence of “a reversible phenomenon such that when a photosensitive composition of the present invention once irradiated, is heated around 50 *C for 24 hours, the alkali solubility of the exposed portion once increased immediately after the exposure, often returns to a state close to the state prior to the exposure” as described on page 8, lines 7-14 of the present application.”

5.17.

Het hof is van oordeel dat de gemiddelde vakman die het octrooi heeft bestudeerd, de reversibiliteitstest uit het octrooi zeker zal overwegen als mogelijkheid voor zijn onderzoek of een drukplaat aan het kenmerk dat ‘de oplosbaarheid modificeerbaar is hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering’ voldoet. Het octrooi schrijft echter niet dwingend voor dat dit de enige manier zou zijn om het kenmerk te onderzoeken. De vakman zal ook andere mogelijkheden overwegen en bijvoorbeeld de samenstelling van de

coating van de drukplaat voor en na belichting vergelijken om te onderzoeken of een chemische verandering heeft plaatsgevonden (zoals ook Agfa heeft gedaan). Het vergelijken van samenstellingen is immers een aan de vakman algemeen bekende manier om een chemische verandering te detecteren. Om een chemische verandering in de coating van de drukplaat te onderzoeken zal de vakman die het octrooi heeft gelezen, ook overwegen om de samenstelling na belichten te vergelijken met de samenstelling voor belichting. De stelling van Xingraphics c.s. dat de reversibiliteitstest uit het octrooi de enige manier zou zijn om het kenmerk te onderzoeken, wordt door het hof verworpen.

5.18.

Agfa heeft de rapporten van twee onderzoeken overgelegd waarbij de samenstelling van FIT-platen na belichting wordt vergeleken met de samenstelling voor belichting om een chemische verandering in de FIT-platen te detecteren, zijnde:

- het ‘Bekaert-rapport’ van 11 december 2008 (productie 12 Agfa); en

- het ‘Analysis Report’ van 19 maart 2010 (productie 19 Agfa) met bijbehorend protocol (productie 18 Agfa).”.

3.8.2

Het hof bespreekt vervolgens de inhoud van de in rov. 5.18 genoemde rapporten van Agfa en de verweren daartegen van de zijde van Xingraphics c.s. in rov. 5.19-5.25. Daarop concludeert het hof als volgt.

“5.26. Agfa heeft blijkens haar ‘Analysis Report’ diverse, verschillende analyses uitgevoerd om de chemische samenstelling van de FIT-platen voor en na infrarood laserbelichting te vergelijken. De resultaten van alle analyses duiden erop dat geen chemische verandering plaatsvindt.

5.27.

Xingraphics c.s. hebben aangevoerd dat het wetenschappelijk onmogelijk is om op deze wijze de afwezigheid van een chemische verandering te bewijzen. Zelfs met een groot aantal bevestigende experimentele uitkomsten kan de waarheid van de hypothese dat er geen chemische verandering is, niet worden bewezen. Xingraphics c.s. voeren aan (onder aanhaling van Karl Popper) dat een enkel tegenvoorbeeld logischerwijze beslissend is om een hypothese te ontkrachten (zie MvA/MvGiIA, 178, onder a; pleitnota Xingraphics c.s., 62).

5.28.

Naar oordeel van het hof had het op de weg van Xingraphics c.s. gelegen om dit tegenvoorbeeld dan ook te geven. Xingraphics c.s. hebben slechts het vermoeden geponeerd dat V30 chemisch ontleedt, doch hebben geen resultaten van analyses of experimenten overlegd, waaruit blijkt dat in de FIT-platen V30 daadwerkelijk ontleedt. Het hof zal dan ook uitgaan van de deugdelijkheid van het ‘Analysis Report’ van Agfa, waarin de resultaten van alle analyses erop wijzen dat er geen chemische verandering heeft plaatsgevonden in de FIT-platen.”

3.9

In het licht van (1) zijn oordeel in rov. 5.17 dat de reversibiliteitstest niet de enige manier is om het kenmerk uit conclusie 1 van het octrooi te onderzoeken doch dat zulks, kort gezegd, ook kan op basis van de bedoelde door Agfa uitgevoerde onderzoeken, die niet de reversibiliteit betroffen en die zijn vermeld in het Analysis Report en (2) zijn oordeel in rov. 5.28 dat het hof zal uitgaan van de deugdelijkheid van het Analysis Report, waaruit kan worden geconcludeerd dat de resultaten van alle analyses erop wijzen dat er geen chemische verandering heeft plaatsgevonden in de FIT-platen, dient het oordeel van het hof aldus te worden gelezen dat de resultaten van de genoemde onderzoeken van Agfa zelfstandig dragend zijn voor de conclusie van het hof in rov. 5.41 van het eindarrest dat de FIT-platen voldoen aan genoemd kenmerk uit conclusie 1 van het octrooi. De klachten van onderdeel III bestrijden het oordeel van het hof aangaande deze onderzoeken van Agfa niet en kunnen dan ook wegens gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.

3.1

De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.11

Partijen zijn overeengekomen dat de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv bepaald dienen te worden op € 40.000,--, zowel in het geval van een vernietiging als in het geval van een verwerping van het cassatieberoep. De Hoge Raad zal die kosten dan ook toewijzen zoals hieronder te bepalen.

4.Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Xingraphics c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Agfa begroot op € 40.000,--.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren C.A. Streefkerk, C.E. Drion, G. Snijders en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op
10 juli 2015.