ECLI:NL:HR:2013:2042

• Datum uitspraak: 20 december 2013
• Publicatiedatum: 18 december 2013
• Zaaknummer: 10/00642
• Instantie: Hoge Raad
• Type: Uitspraak
• Rechtsgebied: Civiel recht
• Procedures: Cassatie
• Rechters: F.B. Bakels; A.M.J. van Buchem-Spapens; M.A. Loth; C.E. Drion; G. Snijders
• Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Uitsluiting van vordering op grond van ongeoorloofde mededinging door slaafse nabootsing en overgangsrecht in verband met wijziging van de Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

In deze zaak, die voor de Hoge Raad is gekomen, betreft het een cassatieprocedure waarin MAG Instrument Incorporated, een vennootschap uit Californië, de verwerende partijen Edco Eindhoven B.V. en P.P. Impex B.V. aanklaagt. De Hoge Raad behandelt de vraag of de vordering van MAG kan worden uitgesloten op basis van ongeoorloofde mededinging door slaafse nabootsing, zoals geregeld in artikel 14 lid 8 van de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW). De zaak is een vervolg op een eerder arrest van de Hoge Raad van 28 oktober 2011, waarin prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof zijn gesteld. Het Benelux-Gerechtshof heeft op 15 februari 2013 deze vragen beantwoord, waarbij het heeft geoordeeld dat de vordering van MAG niet kan worden gegrond op de oude tekst van artikel 14 lid 8 BTMW, die voor 1 december 2003 gold. De Hoge Raad heeft in zijn beoordeling bevestigd dat de vordering van MAG niet kan slagen, omdat de handelingen van Edco c.s. niet onder de bescherming van de nieuwe wetgeving vallen, en dat MAG zich vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regels niet kon verzetten tegen de handelingen van Edco c.s. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam en verwijst de zaak naar het gerechtshof Den Haag voor verdere behandeling. Tevens wordt Edco c.s. veroordeeld in de proceskosten van MAG, die zijn vastgesteld op een aanzienlijk bedrag. De uitspraak is gedaan op 20 december 2013.

Uitspraak

20 december 2013

Eerste Kamer

nr. 10/00642

RM/NH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

de vennootschap naar het recht van de staat Californië MAG INSTRUMENT INCORPORATED,

gevestigd te Ontario, Verenigde Staten van Amerika,

EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaten: aanvankelijk mr. R.A.A. Duk, thans mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch,

t e g e

1. EDCO EINDHOVEN B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

2. P.P. IMPEX B.V.,

gevestigd te Valkenswaard,

VERWEERSTERS in cassatie, eiseressen in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaat: aanvankelijk mr. J.C.A. Stevens, thans mr. W.A. Hoyng.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als MAG en Edco c.s.

1. Het verloop van het geding

De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059, NJ 2012/604, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg gesteld zoals vermeld in dat arrest.

De door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het Benelux-Gerechtshof bij arrest van 15 februari 2013, ECLI:NL:XX:2013:BZ4231, NJ 2013/212, beantwoord als hierna vermeld.

2. Het geding na aanhouding

De zaak is voor partijen nader schriftelijk toegelicht door hun advocaten.

De nadere conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt

- in het principale beroep tot vernietiging van het bestreden arrest, doch uitsluitend voor zover de Hoge Raad die in rov. 5.2.7 van het arrest van 28 oktober 2011 (ten aanzien van de auteursrechtelijke grondslag) al heeft aangekondigd; met verwerping van het principale beroep van MAG voor het overige,

- in het incidentele beroep: tot verwerping, overeenkomstig rov. 5.2.8 van het arrest van 28 oktober 2011.

De advocaten van MAG hebben bij brief van 27 september 2013 op die conclusie gereageerd.

3. Verdere beoordeling van het middel

3.1.1

De Hoge Raad verwijst voor de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan, naar rov. 3 van zijn hiervoor in 1 genoemde tussenarrest van 28 oktober 2011.

In dat tussenarrest is reeds beslist dat het voorwaardelijk incidentele beroep van Edco c.s., dat betrekking heeft op de auteursrechtelijke grondslag van de vordering van MAG, dient te worden verworpen (rov. 5.2.8). Ook is het principale onderdeel II verworpen, dat ziet op de merkenrechtelijke grondslag van de vordering (rov. 5.3.1-5.3.2). De Hoge Raad heeft ten aanzien van de auteursrechtelijke grondslag de aan het slot van de principale onderdelen I.1.a en I.1.b geformuleerde klacht gegrond bevonden (rov. 5.2.6-5.2.7).

Onderdeel III betreft de door MAG gestelde ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing). Onderdeel III.2 is reeds in het tussenarrest door de Hoge Raad verworpen. Thans zijn nog slechts de onderdelen III.1 en III.3 aan de orde.

3.1.2

Onderdeel III.1 is gericht tegen rov. 5.13 van het bestreden arrest. Het hof heeft geoordeeld dat de gestelde slaafse nabootsing de vordering van MAG niet kan dragen en heeft daartoe het volgende overwogen.

“Art. 14 lid 8 BTMW zoals dat tot 1 december 2003 luidde, sloot het instellen van een vordering wegens oneerlijke mededinging uit voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden. Aangezien de inleidende dagvaarding op een eerder tijdstip is uitgebracht geldt die uitsluiting in deze zaak. Daarbij komt dat de Alu zaklamp – gelet op de afwijkende vorm waar het de niet (louter) functionele kenmerken betreft – niet als een slaafse nabootsing van de Mag-Lite zaklampen kan worden aangemerkt.”

Naar de Hoge Raad in zijn tussenarrest (rov. 5.4.2) heeft overwogen, betoogt onderdeel III.1, kort gezegd, dat voor de beoordeling van de vorderingen van MAG het recht van toepassing is dat geldt vanaf 1 december 2003, zodat art. 14 lid 8 BTMW (oud), dat met ingang van dat tijdstip is vervallen, ten onrechte door het hof is toegepast.

De Hoge Raad heeft daarover de volgende prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof gesteld:

“1. Dient art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art.14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol?”

3.2

Het Benelux-Gerechtshof (hierna: BenGH) heeft naar aanleiding van deze vragen bij zijn hiervoor in 1 genoemde arrest van 15 februari 2013 voor recht verklaard:

“Met betrekking tot de eerste vraag:

Art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, dient aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen niet zijn begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol.

Met betrekking tot de tweede vraag:

Als regel van overgangsrecht moet worden aangenomen dat art. 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol.”

3.3.1

Uit de beantwoording door het BenGH van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen blijkt dat het hiervoor in 3.1.2 weergegeven oordeel van het hof juist is. Dat MAG zich vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol (1 december 2003) op grond van art. 14 lid 8 BTMW (oud) niet kon verzetten tegen de volgens haar onrechtmatige handelingen van Edco, blijkt uit rov. 5.4.5-5.4.7 van het tussenarrest van de Hoge Raad.

3.3.2

Het hiervoor overwogene brengt mee dat onderdeel III.1 faalt. Hieraan kan niet afdoen hetgeen MAG heeft opgemerkt in haar nadere schriftelijke toelichting. De daarin naar voren gebrachte stellingen van MAG worden verworpen op de gronden weergegeven in de nadere conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.7.1-3.7.2. De nieuwe klachten die naar aanleiding van het arrest van het BenGH alsnog bij nadere schriftelijke toelichting zijn aangevoerd, behoeven geen behandeling, gelet op het voorschrift van art. 407 lid 2 Rv.

Onderdeel III.3 behoeft bij gebrek aan belang geen behandeling.

3.4

De slotsom is dat in het principale beroep het bestreden arrest dient te worden vernietigd wegens gegrondheid van de onderdelen I.1.a en I.1.b (zie rov. 5.2.7 van het tussenarrest van de Hoge Raad). Het incidentele beroep moet worden verworpen, zoals hiervoor in 3.1.1 reeds overwogen.

3.5

Edco c.s. dienen zowel in het principale als in het incidentele beroep in de proceskosten te worden verwezen.

In haar nadere schriftelijke toelichting vordert MAG met betrekking tot de auteursrechtelijke grondslag van haar vordering vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv tot een bedrag van € 36.869,17. Edco c.s. hebben verweer gevoerd tegen het gevorderde bedrag.

Dit verweer wordt verworpen. MAG heeft specificaties overgelegd en haar vordering voldoende onderbouwd. De Hoge Raad zal de gevorderde kosten toewijzen als hierna vermeld. Voor toewijzing van verdere kosten met betrekking tot de andere grondslagen van de vordering bestaat geen grond.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 20 oktober 2009;

verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

in het principale en het incidentele beroep:

veroordeelt Edco c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van MAG begroot op € 537,14 aan verschotten en € 36.869,17 voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, M.A. Loth, C.E. Drion, en G. Snijders en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op
20 december 2013 .