Uitspraak
11 januari 2008
Eerste Kamer
Nr. C06/015HR
RM/MK
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
de vennootschap naar Duits recht HUGO BOSS A.G.,
gevestigd te Metzingen, Duitsland,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,
t e g e n
de vennootschap naar Duits recht REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH,
gevestigd te Hamburg, Duitsland,
VERWEERSTER in cassatie,
niet verschenen.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid onderscheidenlijk als Hugo Boss en Reemtsma.
1. Het geding in feitelijke instanties
Reemtsma heeft bij exploot van 13 augustus 1999 Hugo Boss gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd te verklaren voor recht dat de merkrechten van Hugo Boss ten aanzien van de Benelux-depots, opgesomd in alinea 4 van die dagvaarding, op grond van het bepaalde in art. 5 lid 2 onder a BMW (non usus) zijn vervallen, voorzover betreffende de diensten en waren in klasse 34, alsmede de doorhaling uit te spreken van de inschrijvingen van de depots waardoor de vervallen merkrechten zijn verkregen, voorzover betreffende de diensten en waren in klasse 34.
Hugo Boss heeft de vorderingen bestreden.
De rechtbank heeft bij vonnis van 13 februari 2002 de vorderingen toegewezen.
Tegen dit vonnis heeft Hugo Boss hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.
Bij arrest van 4 augustus 2005 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd, behoudens met betrekking tot een in cassatie niet van belang zijnd punt.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof heeft Hugo Boss beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Tegen Reemtsma is verstek verleend.
De zaak is voor Hugo Boss toegelicht door mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat bij de de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Hugo Boss is krachtens internationale inschrijvingen houdster van de volgende merkregistraties, die zich onder meer uitstrekken tot de Benelux:
- het woordmerk HUGO BOSS, gedeponeerd op 10 april 1987 (nr. 513257);
- het woordmerk BOSS, gedeponeerd op 11 september 1987 (nr. 515189);
- het beeldmerk BOSS/HUGO BOSS, gedeponeerd op 3 oktober 1987 (nr. 516345) en
- de beeldmerken HUGO/HUGO BOSS en BOSS/HUGO BOSS, gedeponeerd op 20 juli 1993 (nrs. 604811, resp. 606620).
Hugo Boss heeft deze merken doen inschrijven voor verschillende waren- en dienstenklassen, waaronder klasse 34 voor - kort gezegd - tabak, tabaksproducten en artikelen voor rokers.
(ii) Reemtsma houdt zich bezig met de productie en verhandeling van sigaretten. Zij is krachtens Benelux-merkendepots houdster van de volgende merkregistraties voor waren in klasse 34:
- het woordmerk BOSS, gedeponeerd op 24 november 1993 (nr. 542759);
- de beeldmerken BOSS VIRGINIA BLEND en BOSS LIGHTS gedeponeerd op 16 juni 1998 (nrs. 917878, resp. 917879).
(iii) Hugo Boss heeft gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren binnen de Benelux voor de waren in klasse 34 geen normaal gebruik van haar onder (i) genoemde merken gemaakt.
3.2 Reemtsma vordert in dit geding een verklaring voor recht dat de uit de hiervoor in 3.1 onder (i) genoemde depots voortvloeiende merkrechten van Hugo Boss vervallen zijn wegens het uitblijven van normaal gebruik van die merken (art. 5 lid 2 BMW, onderscheidenlijk art. 5 lid 3 zoals dat luidde tot 1 januari 1996). De rechtbank heeft de vordering toegewezen, het hof heeft de daartegen opgeworpen grieven ongegrond geoordeeld. In cassatie gaat het nog slechts om 's hofs verwerping van de stelling van Hugo Boss dat zij voor het niet-gebruik een geldige reden had. Hugo Boss heeft daartoe aangevoerd dat op grond van verschillende Europese en Nederlandse regelgevingen verregaande beperkingen gelden of dreigden te gaan gelden voor tabaksreclame, welke beperkingen zich ook (zouden kunnen) uitstrekken tot gebruik van merken voor andere waren dan tabaksproducten, wanneer die merken ook worden gebruikt voor tabaksproducten.
Het hof heeft daaromtrent geoordeeld (rov. 8) dat de door Hugo Boss gestelde feiten en omstandigheden niet kunnen worden aangemerkt als buiten de macht van Hugo Boss liggende en niet tot haar normale ondernemersrisico behorende omstandigheden die het normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, althans zo bezwaarlijk dat het gebruik daarvan naar in het economische verkeer gebruikelijke maatstaven in redelijkheid niet van haar kon worden verwacht.
3.3 Bij de beoordeling van het tegen dit oordeel in stelling gebrachte middel moet worden vooropgesteld dat de term 'geldige reden', zoals die laatstelijk voorkwam in art. 5 lid 2 BMW (thans art. 2.26 lid 2 BVIE), moet worden uitgelegd overeenkomstig de art. 10 lid 1 en 12 lid 1 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn), die sedert 1 januari 1996 in die bepalingen van de BMW, respectievelijk het BVIE, is geïmplementeerd. Nu de Richtlijn evenwel uiterlijk op 31 december 1992 in de nationale wetgeving van de lidstaten verwerkt diende te zijn, behoort ook het tot 1 januari 1996 gegolden hebbende art. 5 lid 3 BMW in de periode van 1 januari 1993 tot 1 januari 1996 richtlijnconform te worden uitgelegd.
3.4.1 De onderdelen I.2, I.3, I.6 en I.7, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, klagen over de uitleg die het hof aan art. 5 lid 2 BMW en 5 lid 3 (oud) BMW heeft gegeven, waarbij het zich heeft georiënteerd op BenGH 27 januari 1981, nr. A80/1, NJ 1981, 333 (Turmac/ Reynolds). Geklaagd wordt dat aan de uitdrukking 'geldige reden' in art. 10 en 12 van de Richtlijn een andere betekenis toekomt dan het hof, in het voetspoor van het Benelux-Gerechtshof in zijn evenbedoelde arrest, daaraan heeft gegeven, en dat van een geldige reden alleen dan geen sprake is, wanneer het uitblijven van normaal gebruik te wijten is aan een eigen toedoen van de merkhouder, of afhankelijk is van diens wil, terwijl het hof ten onrechte als eis heeft gesteld dat sprake moet zijn van omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico van de merkhouder behoren.
3.4.2 In zijn - na de bestreden uitspraak en de stukkenwisseling in cassatie gewezen - arrest van 14 juni 2007, nr. C-246/05 (Häupl/Lidl), heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beslist:
"Artikel 12, lid 1 van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat sprake is van een "geldige reden [...] voor het niet-gebruiken" van een merk bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen. Het staat aan de verwijzende rechter, de feiten van het hoofdgeding tegen de achtergrond van deze aanwijzingen te beoordelen."
Gelet op hetgeen het Hof van Justitie in rov. 53 heeft overwogen, is met het woord 'onredelijk' - in de procestaal Duits: unzumutbar - hier bedoeld dat de belemmeringen zodanig zijn dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verlangd het merk te gebruiken.
Aldus heeft het Hof van Justitie een uitleg aan art. 12 lid 1 van de Richtlijn gegeven - welke, blijkens hetgeen hiervoor in 3.3 is overwogen, ook moet gelden voor art. 5 lid 2 BMW, art. 2.26 lid 2 BVIE, alsmede voor art. 5 lid 3 (oud) BMW, te rekenen vanaf 1 januari 1993 - die enerzijds enger is dan de in de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof gehanteerde, waar het geldt het vereiste dat de belemmering rechtstreeks verband houdt met het merk, doch anderzijds ruimer, nu het Hof van Justitie niet eist dat de belemmering niet is gelegen in omstandigheden die tot het normale ondernemersrisico van de merkhouder behoren. De klachten zijn in zoverre gegrond.
3.5 Voor het tijdvak tot 1 januari 1993 heeft het hof terecht de maatstaf, zoals geformuleerd in het hiervoor in 3.4.1 vermelde arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981 toegepast. Onderdeel I.11 klaagt dat 's hofs oordeel (rov. 8) dat (ook in dat tijdvak) geen sprake is van een geldige reden voor het niet-normale gebruik van de merken onbegrijpelijk is in het licht van de omstandigheden waarop Hugo Boss zich in de feitelijke instanties heeft beroepen, zoals opgesomd in de cassatiedagvaarding onder 3 tot en met 15 en onderdeel I.9. Deze klacht treft doel. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom die omstandigheden niet kunnen worden aangemerkt als liggende buiten de macht van Hugo Boss en als niet behorende tot haar normale ondernemersrisico, noch waarom die het gebruik van de merken niet zo bezwaarlijk maken dat dat gebruik, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, niet van haar kan worden verwacht.
3.6 Het bestreden arrest kan dus niet in stand blijven en de overige onderdelen behoeven geen behandeling. Het verwijzingshof zal, te rekenen vanaf 1 januari 1993, de door het Hof van Justitie geformuleerde maatstaf dienen aan te leggen en, op de voet van hetgeen het Hof van Justitie in rov. 54 van zijn arrest heeft overwogen, moeten onderzoeken of het mogelijk is, dan wel van Hugo Boss in redelijkheid kan worden gevergd, dat zij haar ondernemingsbeleid zodanig wijzigt dat de door haar aangevoerde belemmering zich niet langer doet gevoelen. Voor de periode voorafgaand aan 1 januari 1993 zal dit onderzoek moeten geschieden aan de hand van de maatstaf, geformuleerd in het meergenoemde arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof 's-Gravenhage van 4 augustus 2005;
verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Reemtsma in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Hugo Boss begroot op € 444,11 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 11 januari 2008.