Uitspraak
19 december 2003
Eerste Kamer
Nr. C02/228HR en C02/280HR
JMH
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in beide zaken van:
1. ROCHE NEDERLAND B.V. gevestigd te Mijdrecht,
2. de vennootschap naar Amerikaans recht ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEMS INC., gevestigd te Somerville, New Jersey,
Verenigde Staten van Amerika,
3. de vennootschap naar Belgisch recht N.V. ROCHE S.A., gevestigd te Brussel, België,
4. de vennootschap naar Duits recht HOFFMANN-LA ROCHE ACTIEN-GESELLSCHAFT, gevestigd te Grensach-Wyhlen,
Bondsrepubliek Duitsland,
5. de vennootschap naar Frans recht PRODUITS ROCHE S.A., gevestigd te Neuilly sur Seine, Frankrijk,
6. de vennootschap naar Engels recht ROCHE PRODUCTS LIMITED, gevestigd te Welwyn Garden City,
Verenigd Koninkrijk,
7. de vennootschap naar Zwitsers recht F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G., gevestigd te Basel, Zwitserland,
8. de vennootschap naar Oostenrijks recht HOFFMANN-LA ROCHE WIEN GMBH., gevestigd te Wenen, Oostenrijk,
9. de vennootschap naar Zweeds recht ROCHE AB., gevestigd te Stockholm, Zweden,
EISERESSEN tot cassatie,
incidenteel verweersters,
advocaat: mr. R.S. Meijer,
tegen
1. [verweerder 1], wonende te [woonplaats], Verenigde Staten, van Amerika,
2. [verweerder 2], wonende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika,
VERWEERDERS in cassatie,
incidenteel eisers,
advocaat: mr. W. Taekema.
1. Het geding in feitelijke instanties
Verweerders in cassatie - verder te noemen: [verweerder] c.s. - en de vennootschap naar Amerikaans recht Immunomedics Inc., gevestigd te Morris Plains, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, hierna: Immunomedics, hebben bij exploiten van 24 maart 1997 eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Roche c.s. - op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en verkort weergegeven - gevorderd bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Roche c.s. te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen die direct dan wel indirect inbreuk maken op het Europees octrooi 0 131 627, niet alleen met betrekking tot Nederland, maar ook met betrekking tot directe of indirecte inbreuk in alle andere landen waarvoor dit octrooi van toepassing is. Daarnaast hebben zij enkele nevenvorderingen en subsidiaire vorderingen ingesteld, die in cassatie niet meer aan de orde zijn.
De buitenlandse Roche c.s. (verweersters in cassatie onder 2 tot en met 9) hebben vóór alle verweren de exceptie van onbevoegdheid van de Nederlandse rechter op geworpen. Roche Nederland B.V. en de buitenlandse Roche c.s. hebben, de laatsten subsidiair, de vorderingen in de hoofdzaak bestreden.
De rechtbank heeft bij vonnis van 1 oktober 1997 in het incident tot onbevoegdheid zich bevoegd verklaard tot kennisneming van de vorderingen. In de hoofdzaak heeft de rechtbank Immunomedics niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen en de vorderingen voor het overige afgewezen.
Tegen dit vonnis hebben [verweerder] c.s. en Immunomedics hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Daarbij hebben zij hun eis gewijzigd en samengevat in hoger beroep gevorderd bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad en op straffe van dwangsommen:
a. Roche c.s. te verbieden om op enigerlei wijze betrok ken te zijn bij handelingen die direct dan wel indirect inbreuk maken op genoemd Europees octrooi, zulks in alle landen die in dit octrooi zijn gedesigneerd;
b. Roche c.s. te bevelen om aan de raadsman van [verweerder] c.s. een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde lijst met de namen en adressen van de afnemers van de inbreukmakende producten en enige andere gegevens te verschaffen;
c. Roche c.s. te bevelen om alle aan derden afgeleverde preparaten welke inbreuk maken op genoemd Europees octrooi terug te halen, althans de afnemers aan te schrijven tot terugzending van deze preparaten tegen terugbetaling van de koopprijs op kosten van Roche c.s.;
d. Roche c.s. te bevelen om de nog in voorraad zijnde, teruggehaalde en teruggezonden preparaten welke inbreuk maken op genoemd Europees octrooi voor eigen rekening te vernietigen, en
e. Roche c. s. te veroordelen tot vergoeding van de door [verweerder] c.s. geleden schade dan wel, zulks ter keuze van hen, tot afdracht van de door hen door de octrooi-inbreuk genoten winst, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.
Bij tussenarrest van 15 februari 2001 heeft het hof de zaak naar de rol verwezen voor het nemen van een akte aan de zijde van Roche c.s.
Het hof heeft bij eindarrest van 27 juni 2002 het vonnis waarvan beroep vernietigd, behoudens voor zover Immunomedics daarbij niet-ontvankelijk is verklaard, welke niet-ontvankelijkverklaring werd bekrachtigd, en, in zoverre opnieuw rechtdoende:
1. Roche c.s. verboden onmiddellijk na de betekening van het arrest iedere directe inbreuk op het Europees octrooi 0 131 627, zulks in alle landen die in dit octrooi zijn gedesigneerd;
2. Roche Nederland bevolen om binnen zestig dagen na betekening van het arrest aan de raadsman van [verweerder] c.s. te verstrekken een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde lijst houdende de namen en adressen van de afnemers aan wie de preparaten, die inbreuk maken op het Europees octrooi 0 131 627 zijn geleverd, onder vermelding van de datum van de transactie met deze afnemers en de hoeveelheden van de inbreukmakende producten die het onderwerp vormen van deze transacties;
3. Roche c.s. veroordeeld bij iedere overtreding door een of meer van hen van het sub 1 vermelde verbod te betalen aan [verweerder] c.s. een dwangsom van € 10.000,--;
4. Roche Nederland veroordeeld bij overtreding van het sub 2 bedoelde bevel aan [verweerder] c.s. te betalen een dwangsom van € 10.000,- per dag dat zij in gebreke blijft aan dat bevel te voldoen;
5. Roche Nederland veroordeeld tot betaling aan [verweerder] c.s. van de door hen door de inbreuk door Roche Nederland op het Europees octrooi 0 131 267 geleden schade, nader te bepalen bij staat en te vereffenen volgens de Wet;
6. het meer of anders gevorderde afgewezen;
7. het vonnis voor het overige bekrachtigd, en
8. dit arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard, mits tegen zekerheidsstelling door [verweerder] c.s. van € 2 miljoen.
Beiden arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen beide arresten van het hof hebben Roche c.s. bij exploit van 19 juli 2002 (rolnr. C02/228) en bij exploit van 27 september 2002 (rolnr. C02/280) beroep in cassatie ingesteld. [Verweerder] c.s. heeft in de zaak (C62/228) incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaardingen en de conclusie van antwoord tevens houdende het incidenteel beroep in de zaak C02/228 zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
Partijen hebben telkens over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
Roche c.s. hebben hun zaak namens hun advocaat doen toelichten door mr. L.M. Schreuders-Ebbekink, advocaat bij de Hoge Raad, en [verweerder] c.s. hebben hun zaak doen toelichten door hun advocaat.
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt in beide zaken tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over de in deze conclusie aangeduide onderwerpen.
De advocaat van [verweerder] c.s. heeft bij brief van 19 juni 2003 op de conclusie gereageerd.
3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het principale beroep
3.1 Roche c.s. hebben te kennen gegeven dat het cassatiemiddel in de door haar op 19 juli 2002 uitgebrachte - en niet door haar, doch door [verweerder] c.s. aangebrachte - dagvaarding kan worden genegeerd. [Verweerder] c.s. hebben de niet-ontvankelijkheid van Roche c.s. in het bij dagvaarding van 27 september 2002 ingestelde cassatieberoep ingeroepen. [Verweerder] c.s. voeren daartoe aan dat Roche c.s. met het uitbrengen van de eerste dagvaarding, zonder daarbij enig voorbehoud te maken voor een nader cassatieberoep, jegens [verweerder] c.s. te kennen hebben gegeven te berusten in de bestreden uitspraken, voor zover zij daartegen in dat eerste beroep geen bezwaren hadden gericht. [Verweerder] c.s. hebben voorts aangevoerd dat Roche c.s. met het uitbrengen van de tweede dagvaarding in strijd met een goede procesorde hebben gehandeld.
3.2 Het beroep op niet-ontvankelijkheid is door [verweerder] c.s. niet bij conclusie van antwoord en derhalve, gelet op art. 411 lid 2 Rv., te laat gedaan, zodat daaraan moet worden voorbijgegaan.
3.3 Nu de middelen in de beide - binnen de cassatietermijn uitgebrachte - dagvaardingen deels op hetzelfde neerkomen - zonder onderling onverenigbaar te zijn - en [verweerder] c.s. niet hebben aangevoerd dat zij op enigerlei wijze in hun verweer in cassatie of in het instellen van hun incidentele cassatieberoep zijn benadeeld, verzetten de eisen van een goede procesorde zich niet tegen het uitbrengen van de tweede cassatiedagvaarding binnen de cassatietermijn. Ingevolge het verzoek van Roche c.s. zal de Hoge Raad het in de eerste dagvaarding opgenomen middel als ingetrokken beschouwen.
4. Beoordeling van het middel in het principale beroep
4.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) [Verweerder] c.s. zijn rechthebbenden op het Europees octrooi nr. 131.627, dat op 20 mei 1992 aan hen is verleend op hun aanvrage d.d. 20 januari 1984, voor "specific CEA-family antigens, antibodies specific thereto and their methods of use". In de octrooiaanvrage is beroep gedaan op prioriteit vanaf 21 januari 1983. Het octrooi strekt zich uit over de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden.
(ii) De conclusies 1 en 2 van het octrooi luiden in de authentieke Engelse tekst:
"1. A purified hybridoma-derived monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on carcinoembryonic antigen (CEA), said antibody being a Class III anti-CEA monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on 200,000 dalton CEA, but does not specifically bind to either meconium antigen or non-specific crossreacting antigen.
2. Pure meconium antigen, characterized in that:
it has a molecular weight of 185,000;
it has the a1 and ß1 and ß2 antigenic sites of CEA but lacks the gamma1 site."
De octrooiconclusies onder 3 tot en met 6 beschrijven een immunoproef-werkwijze voor het bepalen van carcino-embryonaal antigeen (CEA) in een serum- of plasmamonster, in diverse varianten. De conclusies onder 7 tot en met 10 beschrijven de daarvoor benodigde uitrusting ("immuno-assay kit").
(iii) Bij beslissing d.d. 23 maart 1995 van de Oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau is het door een derde (Behringwerke A.G.) ingestelde verzet verworpen en is het octrooi gehandhaafd in de vorm waarin het oorspronkelijk was verleend.
(iv) Het octrooi heeft betrekking op enzym-immunoassays. Daarbij wordt een bepaalde stof, in casu het antigeen CEA, gedetecteerd doordat een oplossing waarin dat antigeen wordt vermoed, in aanraking wordt gebracht met een vaste fase waarop een antilichaam is aangebracht dat specifiek reageert met het te detecteren antigeen en dat antigeen a.h.w. "vangt" en aldus bindt aan die vaste fase. Dit antilichaam wordt ook wel aangeduid als "capture antibody". Een reactie tussen een monoclonaal antilichaam en een antigeen vindt plaats doordat het desbetreffende antigeen een voor het monoclonale antilichaam specifieke bindingsplaats (epitoop) bezit.
Vervolgens wordt de aldus op de vaste fase gevormde combinatie van capture-antibody en antigeen in aanraking gebracht met een vloeistof waarin zich vrije antilichamen bevinden - eveneens specifiek voor het te detecteren antigeen - gekoppeld aan een enzym. Dit laatste anti-lichaam-met-enzym (ook wel aangeduid als "probe-antibody") bindt aan het op de vaste fase gebonden antigeen. Vervolgens wordt een enzym-substraat toegevoegd dat door het enzymgedeelte van de combinatie (vaste fase)-(capture-antibody)-(antigeen)-(probe-antibody)-(enzym) zal worden omgezet in, bijvoorbeeld, een kleurstof zodat de hoeveelheid "gevangen" antigeen kan worden gemeten.
(v) Voor zover hier van belang kunnen antilichamen worden onderverdeeld in drie klassen:
Klasse I: reageert zowel met CEA als met NCA en MA;
Klasse II:reageert alleen met CEA en NCA;
Klasse III:reageert uitsluitend met CEA.
(vi) Roche c.s., althans Roche Nederland B.V., brengen CEA-kits in het verkeer onder de merknaam Cobas Core CEA EIA. In deze kits wordt gebruik gemaakt van monoclonale antilichamen (MAb = monoclonal antibody) en wel: van de MAbs C 19 (als capture MAb) en T 84.66 (als probe MAb). In de bijsluiter bij hun Cobas Core CEA EIA-kits vermelden de Roche-vennootschappen:
"Two monoclonal antibodies are used as catcher and tracer antibodies. Both are highly specific for CEA-epitopes. No cross-reactivity was observed with Meconium antigen, NCA, NCA-2 and bilary glycoprotein I."
4.2.1 De Hoge Raad ziet aanleiding eerst onderdeel 5 te behandelen. Het richt zich tegen 's hofs beslissing (in rov. 4 van het tussenarrest en rov. 1 van het eindarrest) zich bevoegd te achten tot kennisneming van de vorderingen, ingesteld tegen de buiten Nederland gevestigde Roche-vennootschappen. Hoewel het onderdeel zulks niet met zoveel woorden vermeldt, neemt de Hoge Raad aan dat de desbetreffende klachten zich keren tegen de beslissingen tot bevoegdverklaring voor zover het betreft de vorderingen tot grensoverschrijdende maatregelen, overeenkomstig hetgeen Roche c.s. in het kader van de exceptie hebben gevorderd.
4.2.2 Het hof heeft het door Roche c.s. bij pleidooi herhaalde beroep op onbevoegdheid van de Nederlandse rechter kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen tot grensoverschrijdende maatregelen verworpen op de grond dat Roche c.s., nadat de rechtbank zich bevoegd had verklaard, geen incidenteel beroep tegen die beslissing hebben ingesteld, in hun memorie van antwoord wel hebben vermeld hun verweer van niet-inbreuk en het nietigheidsverweer te handhaven, maar het beroep op onbevoegdheid niet hebben genoemd, noch een algemene verwijzing naar de stukken van de eerste aanleg hebben opgenomen, doch daarentegen aldaar wel een opmerking hebben gemaakt over een door [verweerder] c.s. in hun memorie van grieven gemaakte vergissing door te verwijzen naar overwegingen van de rechtbank omtrent de bevoegdheid. Het heeft daaraan de gevolgtrekking verbonden dat [verweerder] c.s. redelijkerwijs ervan hebben mogen uitgaan dat de buitenlandse Roche-vennootschappen alsnog de rechtsmacht van de Nederlandse rechter wat betreft de grensoverschrijdende maatregelen op de voet van art. 18 EEX stilzwijgend hadden aanvaard, zodat Roche c.s. in strijd met een goede procesorde handelen door bij pleidooi alsnog die onbevoegdheid in te roepen.
4.2.3 Het onderdeel klaagt (in 5.1 en 5.2) terecht dat het hof aldus de devolutieve werking van het hoger beroep heeft miskend. Tenzij de desbetreffende Roche-vennootschappen hun bevoegdheidsverweer ondubbelzinnig hadden prijsgegeven, diende het hof dat in eerste aanleg verworpen verweer alsnog te onderzoeken, nu in hoger beroep de toewijsbaarheid van de vorderingen van [verweerder] c.s. wederom aan de orde was. Uit de hiervoor in 4.2.2 vermelde, door het hof vastgestelde feiten en omstandigheden heeft het hof niet kunnen afleiden dat van zodanig prijsgeven sprake is geweest.
4.2.4 Onderdeel 5.3 richt een rechts- en een motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof dat de meerbedoelde Roche-vennootschappen de rechtsmacht van de Nederlandse rechter op de voet van art. 18 EEX stilzwijgend hebben aanvaard. Voor zover het van de veronderstelling uitgaat dat het hof dat oordeel heeft gebaseerd op het feit dat die partijen ook verweer ten principale hebben gevoerd, mist het feitelijke grondslag, aangezien die veronderstelling, gelet op hetgeen hiervoor onder 4.2.2 is overwogen, onjuist is. Voor zover het onderdeel klaagt over de uitleg die het hof aan art. 18 EEX (en daarmee aan art. 18 EVEX) heeft gegeven, hebben Roche c.s. bij die klacht geen belang, nu uit hetgeen naar aanleiding van de onderdelen 5.1 en 5.2 is overwogen voorvloeit dat, indien mocht blijken dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter niet op art. 6 onder 1 EEX/EVEX kan stoelen - waaromtrent nader hierna onder 4.3.4 e.v. - het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen het bevoegdheidsverweer van die Roche-vennootschappen ingevolge de devolutieve werking van het appel alsnog zal dienen te behandelen.
4.3.1 In rov. 1 van zijn eindarrest heeft het hof een tweede grond voor de verwerping van het bevoegdheidsverweer opgenomen, door zich mede te verenigen met hetgeen de rechtbank dienaangaande had overwogen. Het hof heeft daarbij kennelijk het oog gehad op rov. 6 tot en met 14 van het vonnis van 1 oktober 1997.
4.3.2 Onderdeel 5.4 klaagt dat het hof aldus miskend heeft dat in zijn tussenarrest een uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissing omtrent het bevoegdheidsverweer was vervat, waaraan het daarom niet een extra grond mocht toevoegen.
4.3.3 Deze klacht faalt, nu het hof niet van zijn in het tussenarrest gegeven beslissing is teruggekomen. Geen rechtsregel belette het hof de verwerping van het bevoegdheidsverweer in zijn eindarrest mede op een aldaar alsnog bijgebrachte grond te doen steunen.
4.3.4 Onderdeel 5.5 is gericht tegen dat oordeel van het hof, dat zich, gelet op de hiervoor in 4.3.1 genoemde overwegingen van de rechtbank, aldus laat samenvatten:
- Naar de tekst van art. 6 onder 1 EEX, art. 6 onder 1 EVEX en art. 126 (oud) Rv. was de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tegen de medegedaagde Roche-vennootschappen (rov. 6 rechtbankvonnis).
- Die vennootschappen hebben, onder verwijzing naar HvJEG 27 september 1988, nr. 189/87, NJ 1990, 425, aangevoerd dat een goede rechtsbedeling niet vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting teneinde te vermijden dat, bij afzonderlijke berechting, onverenigbare uitspraken worden gegeven. Ter toelichting hebben zij gesteld dat voor elk land een afzonderlijk octrooi geldt. Dit argument gaat niet op. Het octrooi moet ingevolge art. 69 EOV in alle aangesloten landen op dezelfde wijze worden uitgelegd. Daarmee zou strijdig zijn dat in het ene aangewezen land wél een inbreuk wordt aangenomen en in het andere land niet. Bovendien behoren alle Roche-vennootschappen tot hetzelfde concern, hetgeen de samenhang tussen de vorderingen onderstreept (rov. 7-8 vonnis).
- Het Hof van Justitie heeft in rov. 11 en 12 van het arrest van 27 september 1988 verband gelegd met het begrip "samenhangende vorderingen" in art. 22 EEX. In een uitspraak over art. 22 EEX heeft het Hof van Justitie overwogen:
"Om een goede rechtsbedeling te verzekeren moet deze uitlegging ruim zijn en alle gevallen omvatten waarin er gevaar voor tegenstrijdige uitspraken bestaat, ook al kunnen de uitspraken afzonderlijk ten uitvoer worden gelegd en sluiten de rechtsgevolgen ervan elkaar niet uit." (HvJ EG 6 december 1994, C-406/92, NJ 1995, 659, rov. 53).
Nu in dat geval door het Hof van Justitie voldoende samenhang werd aangenomen, valt niet in te zien waarom de onderhavige vorderingen, betrekking hebbend op gestelde inbreuken op verschillende doch gelijkluidende Europese octrooien, niet voldoende zouden samenhangen om een beroep op art. 6 onder 1 EEX te rechtvaardigen (rov. 9 vonnis).
- Dit zou anders zijn indien de vordering tegen de gedaagden was ingesteld enkel met het doel een of meer van die gedaagden af te trekken van de rechter van het land van zijn woon- of vestigingsplaats (vgl. HvJEG 27 september 1988, rov. 9). Daarvan is in dit geval geen sprake (rov. 10 vonnis).
- De Roche-vennootschappen hebben zich in dit verband beroepen op HvJ EG 7 maart 1995, C-68/93, NJ 1996, 269, waarin het Hof van Justitie een restrictieve uitleg voorstond. Dat beroep gaat niet op omdat in dit arrest de uitleg van art. 5 onder 3 EEX aan de orde was. Bovendien, zelfs al zou uit dit arrest worden afgeleid dat uitzonderingen op de hoofdregel - de bevoegdheid van het forum rei - beperkt moeten worden uitgelegd, dan nog geldt dat, in dit geval, de vordering is aangebracht bij het forum rei van een der gedaagden. Bovendien zou bij een zó beperkte uitleg van art. 6 onder 1 EEX, daaraan vrijwel iedere betekenis worden ontnomen (rov. 11-12 vonnis).
- Al het vorenstaande geldt mede voor art. 6 onder 1 EVEX.
- Met betrekking tot Roche Diagnostic Systems Inc., gevestigd in de U.S.A., spelen EEX en EVEX geen rol en bestaat bevoegdheid op grond van art. 126 lid 7 (oud) Rv.
4.3.5 Het onderdeel stelt vragen van uitleg van art. 6 onder 1 EEX aan de orde, waaromtrent geen duidelijkheid bestaat. De Hoge Raad zal daarom, op de voet van het Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, terzake prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De door dat Hof te geven uitleg zal mede gelden voor art. 6 onder 1 EVEX, van belang voor de verweerders sub 7, 8 en 9.
4.3.6 Het Hof van Justitie kan bij beantwoording van de hierna onder 6 te stellen vragen van uitleg uitgaan van de feiten zoals deze hiervoor zijn vermeld onder 4.1. Als in cassatie vaststaande kan tevens gelden dat ieder van de Roche-vennootschappen sub 3 tot en met 9 de hiervoor in 4.1. sub (vi) bedoelde CEA-kits in het land waarin zij gevestigd is, in het verkeer brengt.
4.4 De in 4.3.5 bedoelde prejudiciële vragen hebben geen betrekking op de zaken tegen de verweerders onder 1 en 2, zodat in die zaken de overige onderdelen van het middel thans bespreking behoeven. Hetgeen hierna daaromtrent wordt overwogen geldt ook in de zaken tegen de overige verweerders, indien en voor zover de uitspraak van het Hof van Justitie niet zal leiden tot onbevoegdverklaring ten aanzien van die verweerders.
4.5 De onderdelen 1 tot en met 4 richten zich tegen rov. 11 van het tussenarrest, dat door het hof in zijn eindarrest is overgenomen. Daarin wordt onderzocht of het in de CEA-kits van Roche c.s. voorkomende monoclonale antilichaam MAb T84.66 onder de beschermingsomvang valt van conclusie 1 van het octrooi. Het middel behelst - gelet op HR 13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391, terecht - geen klacht over de maatstaf die het hof blijkens rov. 7 heeft gehanteerd voor de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi, aangezien die de juiste is. In rov. 11 heeft het hof allereerst vastgesteld welke eigenschappen het antilichaam volgens conclusie 1 van het octrooi bezit, die het daarbij heeft aangeduid met a, b en c, en heeft het vervolgens het in de CEA-kits van Roche c.s. voorkomende monoclonale antilichaam MAb T84.66 op die eigenschappen onderzocht.
4.6.1 Het hof heeft daarbij de tekst van conclusie 1 van het octrooi gebezigd zoals het die heeft vastgesteld in zijn arrest van 25 januari 2001 in een door twee Roche-vennootschappen aangespannen nietigheidsprocedure. Tegen het aldus door het hof gedeeltelijk verworpen nietigheidsverweer van Roche c.s. richt zich onderdeel 7, dat is voorgesteld voor het geval de onderdelen 1 tot en met 6 niet of slechts gedeeltelijk gegrond worden geoordeeld, welk geval zich, blijkens hetgeen hierna wordt overwogen, voordoet.
4.6.2 Het tegen 's hofs arrest van 25 januari 2001 gerichte cassatieberoep wordt door de Hoge Raad bij uitspraak van heden verworpen. Nu de in onderdeel 7 vervatte klachten zich niet onderscheiden van de cassatieklachten die Roche c.s. in die nietigheids-procedure hebben geformuleerd, kunnen deze op de in het arrest van heden in de nietigheidsprocedure vermelde gronden niet tot cassatie leiden.
4.7.1 Onderdeel 1 heeft betrekking op eigenschap (a) van conclusie 1. Het hof heeft naar aanleiding van het betoog van Roche c.s. dat het door haar gebruikte MAb T84.66 bindt aan CEA van 180.000 Da en niet specifiek aan CEA van 200.000 Da onderzocht of de vermelding in conclusie 1 dat het geclaimde antilichaam specifiek bindt aan de epitoop op 200.000 Da-CEA beperkend is bedoeld. Het is vervolgens tot een ontkennende beantwoording van die vraag gekomen, kort gezegd, door vast te stellen dat uit het octrooischrift blijkt dat het molecuulgewicht op een schatting berust en ten processe is gebleken dat CEA een ongewoon hoge mate van heterogeniteit in zijn molecuulgrootte kent in het bereik van 180.000 ± 20.000 Da. Daaraan heeft het hof de gevolgtrekking verbonden dat het 200.000 Da-CEA van conclusie 1 niet een andere stof is dan de CEA van 180.000 Da. Het hof heeft er daarbij op gewezen dat het ook in de nietigheidsprocedure tot die slotsom gekomen is.
4.7.2 Het onderdeel, dat zich tegen die gevolgtrekking keert met een beroep op het verleningsdossier van het octrooi waaruit blijkt dat de vermelding van het molecuulgewicht juist is opgenomen om het gevonden antilichaam te onderscheiden van het uit het Amerikaanse octrooi 4.349.528 (Wistar) bekende antilichaam, verliest uit het oog dat de nietigheidsprocedure heeft geleerd dat die tijdens de verleningsprocedure nagestreefde afbakening niet deugdelijk is geweest, juist omdat naar het onherroepelijke oordeel van het hof in die zaak CEA met een molecuulgewicht van 200.000 Da zich niet onderscheidt van dat met een molecuulgewicht van 180.000 Da. Hierop stuiten de klachten van dit onderdeel af.
4.8 De klachten van onderdeel 2 kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
4.9 Onderdeel 3 betreft de beslissing omtrent eigenschap (c) van conclusie 1.
Het hof heeft zijn oordeel dat MAb T84.66 uit de Roche-kit aan die eigenschap beantwoordt, doen steunen op een bij pleidooi in hoger beroep door [verweerder] c.s. overgelegd wetenschappelijk rapport waaromtrent het heeft overwogen dat de inhoud daarvan en de daaraan door [verweerder] c.s. verbonden conclusie door Roche c.s. niet zijn bestreden. Het onderdeel klaagt terecht dat het hof daarmee in de eerste plaats heeft miskend dat eigenschap (c) eerst sedert 's hofs arrest in de nietigheidsprocedure, dat van 25 januari 2001 dateert, deel uitmaakt van conclusie 1 en dat Roche c.s. in de onderhavige inbreukprocedure nadien, tot het thans bestreden tussenarrest, niet meer aan het woord zijn geweest. Van Roche c.s. kon immers niet worden gevergd dat zij in het onderhavige geding op die beslissing van het hof in de nietigheidsprocedure in die zin vooruitliepen dat zij een op dat nieuwe onderdeel van conclusie 1 betrekking hebbend, nog niet in het geding gebracht rapport bestreden. Terecht betoogt het onderdeel voorts dat het hof heeft gehandeld in strijd met de eisen van een goede procesorde door te oordelen dat Roche c.s. het rapport niet bestreden hebben, nu het rapport eerst bij pleidooi in het geding is gebracht en het hier, naar in 's hofs oordeel besloten ligt, om een biochemisch onderzoeksrapport gaat, waarvan bezwaarlijk kan worden verwacht dat het bij pleidooi en zonder nadere bestudering inhoudelijk wordt bestreden.
4.10 Onderdeel 4 richt de klachten van de voorgaande onderdelen ook tegen rov. 10 van het eindarrest, zodat het gegrond is, voor zover het hof aldaar heeft geoordeeld dat MAb T84.66 een klasse III anti-CEA antilichaam is dat ook voldoet aan eigenschap (c) van conclusie 1 van het octrooi.
4.11.1 Onderdeel 6 bestrijdt hetgeen het hof in rov. 10 en 11 van het eindarrest heeft beslist, voor zover het betreft inbreuken op de buitenlandse octrooien in de bundel van het Europese octrooi.
4.11.2 Onderdeel 6.1 voert aan dat het hof daarbij uit het oog heeft verloren dat de inbreukvraag voor de respectieve landen waar de buitenlandse Roche-vennootschappen zijn gevestigd dient te worden beoordeeld op basis van het in elk van die landen geldende octrooi, terwijl het hof, naar het in rov. 8 van het tussenarrest ook heeft overwogen, is uitgegaan van het octrooi zoals het dat in zijn uitspraak in de nietigheidsprocedure geldig heeft bevonden, welke uitspraak evenwel slechts gelding heeft voor het Nederlandse (deel van het) octrooi.
4.11.3 Deze klacht is gegrond. Het hof heeft ook de door de buitenlandse Roche-vennootschappen in haar onderscheiden landen op de markt gebrachte CEA-kits beoordeeld op de vraag of zij inbreuk maken op het octrooi, zoals dat in het arrest van 25 januari 2001 geldig is geacht. Die beslissing geldt, mede gelet op art. 16 lid 4 EEX, evenwel slechts voor Nederland.
4.11.4 Onderdeel 6.2 betoogt dat het hof zich van een oordeel omtrent inbreuk in het buitenland had dienen te onthouden nu, gelet op 's hofs eigen beslissing in de nietigheidszaak, serieuze aanwijzingen bestonden dat ook de buitenlandse gedeelten van het octrooi in de vorm waarin het was verleend, nietig zijn.
4.11.5 Deze klacht mist doel. De enkele omstandigheid dat er serieuze aanwijzingen bestaan dat een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi nietig is, behoeft de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent een gestelde inbreuk op dat octrooi door een partij te wier aanzien hij [overigens] rechtsmacht bezit, nu een eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit, zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd.
4.11.6 Onderdeel 6.3 kan niet tot cassatie leiden, nu de daaraan ten grondslag liggende opvatting, te weten dat voor de toewijzing van een grensoverschrijdend verbod voldaan dient te zijn aan zekere eisen van efficiency, geen steun vindt in het recht.
5. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep
5.1.1 Het middel in het incidentele beroep richt zich tegen hetgeen het hof in rov. 11 van zijn eindarrest heeft overwogen. Het eerste onderdeel klaagt dat het hof - indien moet worden aangenomen dat het hof dat inderdaad in rov. 11 en onderdeel 5 van het dictum heeft bedoeld te doen - Roche Nederland B.V. enkel heeft veroordeeld tot vergoeding van de schade, veroorzaakt door inbreuk op het Nederlandse deel van het octrooi en dat het die vennootschap ook had behoren te veroordelen tot vergoeding van schade voor inbreuken in de andere gedesigneerde landen, althans dat onbegrijpelijk is dat het dat niet heeft gedaan, nu het hof in rov. 10 heeft vastgesteld dat de Roche-vennootschappen afzonderlijk - dus ook Roche Nederland - de inbreukmakende kits in de gedesigneerde landen in het verkeer hebben gebracht.
5.1.2 Het onderdeel gaat terecht ervan uit dat rov. 11 en het dictum sub 5 aldus moeten worden begrepen dat de veroordeling van Roche Nederland B.V. slechts betrekking heeft op schade die is veroorzaakt door inbreuk op het Nederlandse gedeelte van het octrooi. Het mist evenwel feitelijke grondslag, voor zover het in rov. 10 leest dat het hof zou hebben geoordeeld dat ook Roche Nederland B.V. zich buiten Nederland aan octrooi-inbreuk heeft schuldig gemaakt. Het hof heeft, mede gelet op het gebruik van het woord 'afzonderlijk' in rov. 10, kennelijk bedoeld vast te stellen dat alle Roche-vennootschappen (met uitzondering van verweerder sub 2 die niet in een Europees land is gevestigd) in het land van haar vestiging op de respectieve gedeelten van het Europees octrooi inbreuk hebben gemaakt.
5.1.3 Uit het vorenstaande vloeit voort dat het tweede onderdeel, waaraan de veronderstelling ten grondslag ligt dat het hof Roche Nederland B.V. tot vergoeding van schade ook ten aanzien van de inbreuken buitenslands heeft veroordeeld, feitelijke grondslag mist.
5.2.1 Onderdeel 3 keert zich tegen 's hofs beslissing dat de vordering tot schadevergoeding tegen Roche Nederland B.V. toewijsbaar is, voor zover zij desbewust heeft gehandeld of geacht wordt desbewust te hebben gehandeld. Blijkens de toelichting bij repliek in cassatie strekt het onderdeel ten betoge dat de door het hof toegepaste, in art. 43 lid 2 van de Rijksoctrooiwet (1910) neergelegde regel dat ter zake van octrooi-inbreuk slechts schadevergoeding kan worden gevorderd van een inbreukmakende partij die desbewust gehandeld heeft, buiten toepassing dient te blijven, wegens onverenigbaarheid met art. 45 lid 1 van het TRIPs-verdrag.
5.2.2 Art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag luidt:
"The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity",
zodat daarin in een van die van art. 43 lid 2 ROW (1910) afwijkende maatstaf voor de toewijsbaarheid van een vordering tot schadevergoeding is voorzien.
5.2.3 De klacht treft doel. De bepaling van art. 45 lid 1 van het TRIPs-verdrag - waarvan de uitleg op het stuk van het octrooirecht, waarop de Europese Gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden, niet aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is opgedragen - dient, gelet op de bewoordingen daarvan, die in de Nederlandse rechtsorde toepasbaar zijn zonder nadere uitwerking te behoeven, te worden aangemerkt als een bepaling die naar haar inhoud een ieder kan verbinden, zodat het bepaalde in art. 43 lid 2 ROW (1910) - evenals dat in het gelijkluidende art. 70 lid 3 ROW 1995 - ingevolge art. 94 Gr.w moet wijken voor het voorschrift van art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag, voor zover het daarmee niet verenigbaar is.
5.3.1 Onderdeel 4 is gericht tegen de beslissing van het hof de tegen Roche c.s. ingestelde vordering tot winstafdracht af te wijzen omdat het hof tot een dergelijke veroordeling in de gegeven omstandigheden geen aanleiding zag. Het onderdeel klaagt dat het hof, wat de inbreuken hier te lande aangaat, niet begrijpelijk heeft gemotiveerd waarom het die vordering heeft afgewezen, in aanmerking genomen dat de octrooihouder ingevolgde de wet in beginsel recht op winstafdracht heeft.
5.3.2 Mede gelet op de in de conclusie van de Advocaat-Generaal in 4.12 geciteerde wetsgeschiedenis, moet worden aangenomen dat de octrooihouder recht heeft op afdracht van de door de inbreukmaker genoten winst - volgens art. 43 lid 3 ROW (1910) in plaats van, volgens art. 70 lid 3 ROW 1995 naast schadevergoeding - en dat de rechter niettemin slechts tot vergoeding van geleden schade kan veroordelen indien hij van oordeel is dat billijkheidsgronden, gelegen in de omstandigheden van het geval, voor een veroordeling tot winstafdracht geen aanleiding geven. Dat brengt mee dat de rechter die tot dat oordeel komt, inzicht dient te geven in de gronden die daartoe hebben geleid. In dat opzicht schiet de motivering van het hof tekort, mede in aanmerking genomen dat dit onderdeel van de vordering geen onderwerp van het processuele debat is geweest.
5.3.3 Voor zover het onderdeel de klacht richt tegen de afwijzing van de vordering ter zake van inbreuken in de andere gedesigneerde landen, behoeft het thans geen bespreking, op de grond, hierna naar aanleiding van het vijfde onderdeel vermeld.
5.4.1 Onderdeel 5 ziet op de afwijzing door het hof van de vordering tot vergoeding van schade (op te maken bij staat) tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen. Het hof heeft die vorderingen afgewezen omdat, kort gezegd, niet was gebleken dat ten aanzien van die vennootschappen is voldaan aan de vereisten voor schadevergoeding zoals die naar het recht van de landen van vestiging van de desbetreffende vennootschappen gelden.
5.4.2 Dit onderdeel is slechts van belang voor de zaken tegen de verweerders 2 tot en met 9. Nu de vraag naar de rechtsmacht van de Nederlandse rechter ten aanzien van die verweerders onderwerp van de te stellen prejudiciële vragen vormt, zal de bespreking van dit onderdeel worden aangehouden tot na de uitspraak van het Hof van Justitie.
6. Vragen van uitleg
De vragen van uitleg van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX), waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 4.3.5 overwogene, beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:
A. Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooi-inbreuk die een houder van een Europees octrooi heeft ingesteld tegen een in de Staat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder enerzijds en tegen verschillende, in andere Verdragsstaten dan die van de aangezochte rechter gevestigde verweerders anderzijds, van wie de octrooihouder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in een of meer andere Verdragsstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheid van art. 6, aanhef en onder 1 EEX?
B. Indien het antwoord op vraag A niet of niet zonder meer bevestigend luidt, onder welke omstandigheden is van zodanig verband dan sprake, en is daarbij bijvoorbeeld van belang
- of de verweerders behoren tot één en hetzelfde concern?
- of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, of de plaats van waar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang is?
- of de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van de verschillende verweerders dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn?
7. Beslissing
De Hoge Raad
verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 6 geformuleerde vragen uitspraak te doen;
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren A. Hammerstein, P.C. Kop, E.J. Numann en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 19 december 2003.