Uitspraak
13 juli 2001
Vakantiekamer
Nr. C99/288HR
CP
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
SHIELD MARK B.V., gevestigd te Rotterdam,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,
t e g e n
[verweerder] h.o.d.n. MEMEX, wonende te [woonplaats],
VERWEERDER in cassatie,
niet verschenen.
1.Het geding in feitelijke instantie
Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Shield Mark - heeft bij exploit van 8 februari 1995 op de voet van art. 329 Rv Pro. verweerder in cassatie - verder te noemen: [verweerder] - gedagvaard voor het Gerechtshof te 's-Gravenhage en gevorderd:
1. [Verweerder] te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van Shield Mark dan wel (op basis van de subsidiaire grondslag) [verweerder] te verbieden onrechtmatig te handelen jegens Shield Mark, meer in het bijzonder door haar te verbieden ieder gebruik van het merk [volgt de afbeelding van een notenbalk] of een daarmee overeenstemmend teken in de Benelux ter onderscheiding van de volgende waren en/of diensten:
electrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen dan warenklassen 9 en 16, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers, geregistreerde computerprogramma's, software, tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken, periodieken, reclame, zaken, opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en/of commerciële communicatie met bijbehorende of soortgelijke waren of diensten,
onder welk gebruik eveneens valt het opeenvolgend ten gehore (doen) brengen van de eerste negen noten van Für Elise, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,-- per overtreding;
2. [Verweerder] te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van Shield Mark dan wel (op basis van de subsidiaire grondslag) [verweerder] te verbieden onrechtmatig te handelen jegens Shield Mark, meer in het bijzonder door haar te verbieden ieder gebruik van
HET MERK BESTAAT UIT DE EERSTE NEGEN TONEN VAN FÜR ELISE
of een daarmee overeenstemmend teken in de Benelux ter onderscheiding van de volgende waren:
electrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen dan warenklassen 9 en 16, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers, geregistreerde computerprogramma's, software, tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken, periodieken, reclame, zaken, opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en/of commerciële communicatie met bijbehorende of soortgelijke waren of diensten,
onder welk gebruik eveneens valt het opeenvolgend ten gehore (doen) brengen van de eerste negen noten van Für Elise, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,-- per overtreding;
3. [Verweerder] te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van Shield Mark dan wel (op basis van de subsidiaire grondslag) [verweerder] te verbieden onrechtmatige te handelen jegens Shield Mark, meer in het bijzonder door haar te verbieden ieder gebruik van
HET MERK BESTAAT UIT DE OPEENVOLGENDE MUZIEKNOTEN E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A.
of een daarmee overeenstemmend teken in de Benelux ter onderscheiding van de volgende waren:
electrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen dan warenklassen 9 en 16, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers, geregistreerde computerprogramma's, software, tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken, periodieken, reclame, zaken, opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en/of commerciële communicatie met bijbehorende of soortgelijke waren of diensten,
onder welk gebruik eveneens valt het opeenvolgend ten gehore (doen) brengen van de eerste negen noten van Für Elise, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,-- per overtreding;
4. [Verweerder] te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van Shield Mark dan wel (op basis van de subsidiaire grondslag) [verweerder] te verbieden onrechtmatig te handelen jegens Shield Mark, meer in het bijzonder door haar te verbieden ieder gebruik van het merk
KUKELEKUUUUU
of een daarmee overeenstemmend teken in de Benelux ter onderscheiding van de volgende waren:
electrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen dan warenklassen 9 en 16, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers, geregistreerde computerprogramma's, software, tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken, periodieken, reclame, zaken, opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en/of commerciële communicatie met bijbehorende of soortgelijke waren of diensten,
onder welk gebruik eveneens valt het opeenvolgend ten gehore (doen) brengen van het geluid van een kraaiende haan, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,-- per overtreding;
5. [Verweerder] te veroordelen ten titel van schade vergoeding aan Shield Mark te betalen een bedrag van ƒ 5.000,--.
[verweerder] heeft de vordering bestreden.
Het Hof heeft bij arrest van 27 mei 1999 [verweerder] verboden in reclame-uitingen en in de ten processe bedoelde displays gebruik te maken van de eerste negen noten van Für Elise, op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,-- per overtreding alsmede [verweerder] verboden in het door hem aangeboden computerprogramma het geluid van een kraaiende haan op te nemen dat bij het opstarten weerklinkt, op straffe van een dwangsom van ƒ 1.000,-- per overtreding.
Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het Hof heeft Shield Mark beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Tegen de niet verschenen [verweerder] is verstek verleend.
De zaak is voor Shield Mark toegelicht door haar advocaat alsmede door mr. A.J.E. van den Bergen, advocaat bij de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.B. Bakels strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en tot aanhouding van de zaak in afwachting van het antwoord.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Shield Mark B.V. is rechthebbende op veertien merkdepots, ingeschreven in het register van het Benelux-Merkenbureau, aldaar weergegeven en nader aangeduid als volgt:
a. Het merk met het inschrijvingsnummer 517166. Dit merk is gedeponeerd op 5 juni 1992. Blijkens de overgelegde kopie van het afschrift uit het Benelux-register betreft het een "beeldmerk". Het is op dit afschrift als volgt afgebeeld:
Onder "Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten" is op het afschrift vermeld:
Kl35 Reclame en zaken.
Kl41 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.
b. Het merk met het depotnummer 835113. Dit merk is gedeponeerd op 7 oktober 1994. Blijkens de overgelegde kopie van het afschrift van de akte van depot betreft het een "beeldmerk". Het is identiek aan het onder a. genoemde beeldmerk.
Onder "Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten" is op het afschrift vermeld:
Kl9 Elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; geregistreerde computerprogramma's (software).
Kl16 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken.
c. Het merk met het inschrijvingsnummer 535083. Dit merk is gedeponeerd op 24 augustus 1993. Blijkens de overgelegde kopie van het afschrift uit het Benelux-register betreft het een "woordmerk". "Onder Woordmerk" is op genoemd afschrift vermeld:
Het merk bestaat uit de eerste negen tonen van Für Elise.
Onder "Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten" is op het afschrift vermeld:
Kl35 Reclame en zaken.
Kl41 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.
d. Het merk met het depotnummer 835115. Dit merk is gedeponeerd op 7 oktober 1994. Blijkens de overgelegde kopie van het afschrift van de akte van depot betreft het een "woordmerk". Het is identiek aan het onder c genoemde woordmerk, zij het dat het woordmerk in kapitale letters is vermeld.
Onder "K1asse-aanduiding en opgave van de waren en diensten" is op het afschrift vermeld:
Kl9 Elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; geregistreerde computerprogramma's (software).
K116 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken.
e. Het merk met het depotnummer 839419. Dit merk is gedeponeerd op 21 december 1994. Het merk is gedeponeerd voor de klassen 9, 16, 35 en 41. Blijkens de overgelegde kopie van de eerste bladzijde van de akte van depot betreft het een "woordmerk". Als woordmerk is aangegeven:
HET MERK BESTAAT UIT DE OPEENVOLGENDE MUZIEKNOTEN: E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A.
f. Het merk met het depotnummer 835114. Dit merk is gedeponeerd op 7 oktober 1994. Blijkens de overgelegde kopie van het afschrift van de akte van depot betreft het een "woordmerk". Onder "woordmerk" staat op dit afschrift vermeld:
KUKELEKUUUUU
Onder "Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten" is op het afschrift vermeld:
Kl9 Elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; geregistreerde computerprogramma's (software).
Kl16 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken.
Kl35 Reclame, beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Kl41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.
g. Het merk met het depotnummer 931687. Dit merk is gedeponeerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een "woordmerk". Onder "Woordmerk" is vermeld:
DE EERSTE NEGEN NOTEN VAN FÜR ELISE
Onder het kopje "In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen" staat vermeld: "Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid, gespeeld op een piano." Onder het kopje "Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten" is te lezen:
Kl16 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken.
Kl41 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.
Kl42 Juridische diensten.
h. Het merk met het depotnummer 931689. Dit merk is gedeponeerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een "woordmerk". Onder "Woordmerk" is vermeld:
DE EERSTE NEGEN NOTEN VAN FÜR ELISE
Onder het kopje "In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen" staat vermeld: "- Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid". Onder het kopje "Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten" is te lezen:
Kl16 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken.
Kl41 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.
Kl42 Juridische diensten.
i. Het merk met het depotnummer 931684. Dit merk is gedeponeerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een "woordmerk". Onder "Woordmerk" is vermeld:
E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A
Onder het kopje "In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen" staat vermeld: "- Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de opeenvolgende beschreven noten, gespeeld op een piano." Onder het kopje "Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten" is te lezen:
Kl16 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken.
Kl41 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.
Kl42 Juridische diensten.
j. Het merk met het depotnummer 931686. Dit merk is gedeponeerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een "woordmerk". Onder "Woordmerk" is vermeld:
E, DIS, E, DIS, E, B, D, C, A
Onder het kopje "In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen" staat vermeld: "- Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de opeenvolgende beschreven noten." Onder het kopje "Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten" is te lezen:
Kl16 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken.
Kl41 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.
Kl42 Juridische diensten.
k. Het merk met het depotnummer 931683. Dit merk is gedeponeerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een "beeldmerk". Onder het kopje "Afbeelding van het beeldmerk" is hetzelfde stukje notenbalk weergegeven als hierboven onder a. Onder het kopje "In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen" staat vermeld: "- Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de in de notenbalk (grafisch) weergegeven tonen, gespeeld op een piano." Onder het kopje "Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten" is te lezen:
Kl16 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken.
Kl41 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.
Kl42 Juridische diensten.
l. Het merk met het depotnummer 931688. Dit merk is gedeponeerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een "beeldmerk". Onder het kopje "Afbeelding van het beeldmerk" is hetzelfde stukje notenbalk weergegeven als hierboven onder a. Onder het kopje "In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen" staat vermeld: "- Klankmerk. Het merk wordt gevormd door de muzikale weergave van de in de notenbalk (grafisch) weergegeven tonen." Onder het kopje "Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten" is te lezen:
Kl16 Tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven en andere drukwerken; periodieken.
Kl41 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.
Kl42 Juridische diensten.
m. Het merk met het depotnummer 931682. Dit merk is gedeponeerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een "woordmerk". Onder "Woordmerk" is vermeld:
HET GEKRAAI VAN EEN HAAN
Onder het kopje "In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, k1eur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen" staat vermeld: "- Klankmerk. Het merk wordt gevormd door het beschreven geluid." Onder het kopje "Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten is te lezen:
Kl9 Elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere k1assen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; geregistreerde computerprogramma's (software).
Kl41 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.
Kl42 Juridische diensten.
n. Het merk met het depotnummer 931685. Dit merk is gedeponeerd op 2 februari 1999. Blijkens de overgelegde kopie van de ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau betreft het een "woordmerk". Onder "Woordmerk" is vermeld:
KUKELEKUUUUU
Onder het kopje "In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, vormmerk, kleur met of zonder beschrijving, onderscheidende elementen" staat vermeld: "- Klankmerk. Het merk is een onomatopee en staat voor het gekraai van een haan." Onder het kopje "Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten" is te lezen:
Kl9 Elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; geregistreerde computerprogramma's (software).
Kl41 Opvoeding en ontspanning, het organiseren van studiebijeenkomsten op het gebied van reclame, marketing, intellectuele eigendom en commerciële communicatie.
Kl42 Juridische diensten.
(ii) [Verweerder], die onder de naam "Memex" een juridische reclamebureau heeft, adviseert met name op het gebied van reclamerecht, merkenrecht, auteursrecht en in het algemeen op het gebied van de commerciële communicatie. [verweerder] houdt zich voorts bezig met het organiseren van seminars op het gebied van intellectuele eigendom en marketing en het (op dat gebied) uitgeven van nieuwsbrieven.
(iii) [Verweerder] is op 1 januari 1995 een reclamecampagne begonnen. In die reclame-uitingen wordt gebruik gemaakt van een herkenningsmelodie die bestaat uit de eerste negen noten (tonen) van 'Für Elise', die voorts klinken in zijn telefooncentrale en bij het uitnemen van hem afkomstige tijdschriften uit in boekhandels en kiosken geplaatste displays. [Verweerder] biedt een computerprogramma aan dat bij het starten het geluid van een kraaiende haan uit de computer laat weerklinken.
3.2 Aan haar hiervoor onder 1 vermelde vorderingen heeft Shield Mark, voor zover in cassatie van belang, in dit geding ten grondslag gelegd dat [verweerder] door zijn hiervoor in 3.1 onder (iii) weergegeven gedragingen inbreuk maakt op haar merkrechten, subsidiair onrechtmatig heeft gehandeld.
[Verweerder] heeft ten verwere aangevoerd, voor zover in cassatie van belang, dat
- klanken geen tekens zijn in de zin van art. 1 Eenvormige Pro Beneluxwet op de warenmerken (BMW);
- klanken niet kunnen dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden;
- klanken niet kunnen worden gedeponeerd;
- klankmerken in strijd zijn met het beginsel van rechtszekerheid;
- de specifieke door Shield Mark gedeponeerde klankmerken geen tekens zijn in de zin van art. 1 BMW Pro; en
- geen sprake is van overeenstemming tussen de door [verweerder] gebruikte uitvoering van de openingsmaten van 'Für Elise' en de desbetreffende merken van Shield Mark, noch tussen het door [verweerder] gebruikte hanengekraai en het desbetreffende merk.
3.3 Het Hof heeft de vorderingen van Shield Mark, voor zover die op merkenrechtelijke grondslag berusten, afgewezen, en de vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen van [verweerder] grotendeels toegewezen. De motivering van 's Hofs oordeel omtrent de merkenrechtelijke grondslag laat zich als volgt samenvatten:
(a) Hoewel de tekst van art. 1 BMW Pro er niet aan in de weg staat klanken als tekens in de zin van art. 1 BMW Pro aan te merken, hebben de Beneluxregeringen, ten tijde van de totstandkoming van het Benelux-verdrag inzake de warenmerken, klanken als tekens in de zin van art. 1 BMW Pro willen uitsluiten zolang geen adequate wijze van deponering van klankmerken bestond;
(b) De BMW en de daarbij behorende reglementen kennen geen regeling met betrekking tot het depot van klanken als merk;
(c) Het is niet aan de rechter van een der Beneluxlanden vast te stellen op welke wijze klankmerken gedeponeerd kunnen worden;
(d) Afgezien van dit alles kunnen de door Shield Mark verrichte depots niet als deugdelijke klankmerkdepots worden beschouwd, om de volgende redenen:
- De hiervoor in 3.1 (i) onder a. t/m f. vermelde depots betreffen, blijkens de tekst van de inschrijving, onderscheidenlijk beeld- en woordmerken; zij kunnen als zodanig niet worden aangemerkt als klankmerken;
- De hiervoor in 3.1 (i) onder g. t/m n. vermelde depots betreffen, blijkens de tekst van de inschrijving, eveneens onderscheidenlijk beeld- en woordmerken, terwijl deze tevens vermelden dat zij betrekking hebben op een klankmerk; zij kunnen wegens gemis aan duidelijkheid en ondubbelzinnigheid niet als geldige depots worden beschouwd.
(e) De hiervoor in 3.1 (i) onder a. en b. vermelde depots, waarin de afbeelding van een notenbalk als beeldmerk is gedeponeerd, maar die niet vermelden dat zij betrekking hebben op een klankmerk, stemmen niet overeen met de klanken van de aldus afgebeelde muzieknoten, die [verweerder] gebruikt, nu het gaat om een beeldmerk.
(f) De hiervoor in 3.1 (i) onder c. t/m f. vermelde depots van een woordmerk, die niet vermelden dat zij betrekking hebben op een klankmerk, stemmen evenmin overeen met de door [verweerder] gebruikte klanken.
3.4 Shield Mark bestrijdt de uitspraak van het Hof met een cassatiemiddel dat in vijf onderdelen uiteenvalt.
3.5. Het eerste onderdeel behelst een aantal klachten die opkomen tegen de hiervoor in 3.3 onder (a) tot en met (c) weergegeven oordelen van het Hof, die betrekking hebben op de uitleg van art. 1 BMW Pro en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen. Die wetsbepaling dient thans te worden uitgelegd in het licht van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn). Deze klachten stellen aldus de vraag aan de orde of art. 2 van Pro de Richtlijn, in het bijzonder gelet op de daarin opgenomen woorden "die vatbaar zijn voor grafische voorstelling", zich ertegen verzet dat klanken - die immers niet rechtstreeks visueel waarneembaar zijn - als merk kunnen worden gedeponeerd. Indien zulks niet het geval is, rijst de vraag of de Richtlijn juist ertoe verplicht klankmerken als merk te aanvaarden.
Bij ontkennende beantwoording van beide vragen zal de Hoge Raad te zijner tijd nader onderzoeken of de Beneluxwetgever geacht moet worden gebruik te hebben willen maken van de alsdan bestaande vrijheid klankmerken te aanvaarden.
3.6 De Hoge Raad zal het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij wijze van prejudiciële vraag verzoeken art. 2 van Pro de Richtlijn op dit punt uit te leggen.
3.7 Het tweede onderdeel keert zich tegen hetgeen het Hof in zijn hiervoor in 3.3 onder (d) weergegeven overweging heeft geoordeeld en roept de vraag op - voor het geval de zojuist in 3.5 bedoelde vraag van uitleg van art. 2 Richtlijn Pro aldus moet worden beantwoord dat die bepaling zich in ieder geval niet tegen het depot van klankmerken verzet - welke eisen de Richtlijn ten aanzien van klankmerken stelt aan de in art. 2 bedoelde Pro vatbaarheid voor grafische weergave van het teken en, in verband daarmede, aan de wijze waarop het depot van een dergelijk merk moet plaatsvinden.
3.8 Ook deze vraag zal de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorleggen.
3.9 In afwachting van de beantwoording van deze prejudiciële vragen behoeft het derde onderdeel, dat klaagt over het oordeel van het Hof, weergegeven in 3.3 onder (e.) en (f.), geen bespreking.
4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden toegepast
De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.
5. Vragen van uitleg
De vragen van uitleg van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, waarvan de Hoge Raad beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:
1.a. Dient art. 2 van Pro de Richtlijn aldus te worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat klanken of geluiden als merken worden aangemerkt?
b. Indien het antwoord op vraag 1.a ontkennend luidt: Brengt het door de Richtlijn in het leven geroepen stelsel mede dat klanken of geluiden als merken dienen te worden aangemerkt?
2.a. Indien het antwoord op vraag 1.a ontkennend luidt: Welke eisen stelt de Richtlijn ten aanzien van klankmerken aan de in art. 2 bedoelde Pro vatbaarheid voor grafische weergave van het teken en, in verband daarmede, aan de wijze waarop het depot van een dergelijk merk moet plaatsvinden?
b. Is in het bijzonder aan de onder a bedoelde eisen voldaan indien de klank of het geluid is gedeponeerd onderscheidenlijk in de vorm van:
- notenschrift;
- een omschrijving in woorden in de vorm van een onomatopee;
- een omschrijving in woorden op een andere wijze;
- een grafische voorstelling zoals een stemplaatje of sonagram;
- een aan het depotformulier toegevoegde geluidsdrager;
- een digitale vastlegging die via internet kan worden beluisterd;
- een combinatie van deze mogelijkheden;
- een ander middel, en zo ja, welk?
6. Beslissing
De Hoge Raad
verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren C.H.M. Jansen, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 13 juli 2001.