Uitspraak
23 februari 2001
Eerste Kamer
Rek.nr. 9089 (R97/154HR)
Hoge Raad der Nederlanden
Beschikking
in de zaak van:
UNILEVER N.V., gevestigd te Rotterdam,
VERZOEKSTER tot cassatie,
advocaat: jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper,
t e g e n
de rechtspersoon naar internationaal recht HET BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te 's-Gravenhage,
VERWEERDER in cassatie,
advocaat: mr. S.V. Langeveld.
1. Het verloop van het geding
Voor het procesverloop tot dusver verwijst de Hoge Raad naar zijn tussenbeschikking van 6 november 1998. Bij die tussenbeschikking heeft de Hoge Raad iedere verdere beslissing in deze zaak aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zou hebben gedaan in de zaak tussen Campina Melkunie B.V. en het Benelux-Merkenbureau (hierna: het BMB). Op 26 juni 2000 (NJ 2000, 551) heeft het Benelux-Gerechtshof uitspraak gedaan in die zaak, en ten aanzien van de onder I gestelde vraag voor recht verklaard:
Van een beslissing ingevolge art. 6ter BMW staat beroep in cassatie open indien en voorzover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat.
2. Het geding na aanhouding
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.B. Bakels strekt tot verwerping van het beroep met aanhouding van een beslissing over de proceskosten.
3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Ingevolge hetgeen het Benelux-Gerechtshof bij zijn hiervoor onder 1 vermelde uitspraak als antwoord op vraag I voor recht heeft verklaard, dient naar Nederlands burgerlijk procesrecht te worden beoordeeld of tegen de bestreden beschikking van het Hof beroep in cassatie openstaat. Nu de BMW niet anders bepaalt, stond tegen de bestreden beschikking van het Hof ingevolge art. 426 lid 1 Rv Pro. derhalve gedurende twee maanden na de dagtekening van de beschikking beroep in cassatie open.
4. Beoordeling van het middel
4.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Unilever heeft op 1 maart 1996 het beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een pot, gevuld met een gele substantie en voorzien van een etiket met de woorden
"UNOX", "CHICKEN TONIGHT" en "KERRIE" alsmede de woorden "smoorsaus voor kip" onder nummer 866.369 gedeponeerd voor de klassen 29: vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; eieren, melk en melkproducten t.w. boter, kaas, room, yoghurt, melkpoeder voor voedingsdoeleinden; eetbare oliën en vetten, en klasse 30: suiker, rijst, tapioca, sago, meel- en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; honing, melassestroop; gist, gistpoeder; zout, mosterd; azijn, sausen (m.i.v. slasausen); specerijen; deegwaren; pasta's.
(ii) Het BMB heeft Unilever bij brief van 4 juni 1996 laten weten de inschrijving van het depot 866.369 voorlopig (gedeeltelijk) te weigeren, en heeft als reden voor deze weigering opgegeven: "Aangezien de afbeelding van het teken UNOX CHICKEN TONIGHT (fig.) duidelijk betrekking heeft op smoorsaus voor kip, leidt het teken tot misleiding van het publiek voor alle andere in de klassen 29 en 30 genoemde waren dan smoorsaus voor kip (art. 6bis, eerste lid onder b. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken) (…)."
(iii) Na bezwaar van Unilever heeft het BMB op 27 januari 1997 de inschrijving van het depot voor de hiervoor onder (i) genoemde waren van de klassen 29 en 30 definitief geweigerd, onder mededeling dat het merk zal worden ingeschreven voor de klasse 30: smoorsaus voor kip.
(iv) Op 4 april 1996 heeft Unilever het beeldmerk bestaande uit de afbeelding van een pot, gevuld met een roodachtige substantie en voorzien van een etiket met de woorden "UNOX", "CHICKEN TONIGHT" en "HAWAÏ" alsmede de woorden "smoorsaus voor kip" onder nummer 868.723 gedeponeerd voor grotendeels dezelfde waren in de klassen 29 en 30 als hiervoor onder (i) vermeld.
(v) Op dezelfde gronden als hiervoor onder (ii) vermeld heeft het BMB op 18 maart 1997 ook de inschrijving van dit depot definitief geweigerd voor alle waren in de klassen 29 en 30, met uitzondering van smoorsaus voor kip.
4.2 Het Hof heeft het verzoek van Unilever om de inschrijving van de depots 866.369 en 868.723 ook te bevelen voor de geweigerde waren (behoudens voorzover het de waren vlees, vis, wild en vleesextracten in de klasse 29 betreft waarvoor Unilever haar verzoek heeft ingetrokken) afgewezen. Hetgeen het Hof, dat Unilever veroordeelde in de kosten van de procedure, daartoe heeft overwogen laat zich, voorzover in cassatie van belang, als volgt samenvatten.
A. Het BMB heeft zijn beslissingen tot weigering gegrond op art. 6bis lid 1 onder b in verbinding met art. 4 onder Pro 2 BMW. Bij de beoordeling van deze weigeringen moet uitgangspunt zijn het merk zoals het is gedeponeerd. Wijzigingen die daarin nadien in het gebruik zijn of zullen worden aangebracht, moeten dan ook buiten beschouwing blijven (rov. 3 en 4).
B. Unilever beroept zich tevergeefs op art. 5C lid 2 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op de gevolgen van het gebruik van een merk in een enigszins van het ingeschreven merk afwijkend vorm, en leent zich niet voor analoge toepassing bij de beoordeling van de vraag of de weigeringsgrond van misleiding van het publiek zich voordoet (rov. 5).
C. Door de vermelding van de woorden "CHICKEN TONIGHT" in combinatie met de woorden "smoorsaus voor kip" zal het publiek verwachten dat de merken betrekking hebben op smoorsaus voor kip. Daardoor zal het gebruik van de merken voor andere waren dan smoorsaus voor kip tot misleiding van het publiek kunnen leiden. Nu de depots mede zijn verricht voor dergelijke andere waren, is er in zoverre sprake van mogelijke misleiding als bedoeld in art. 4 onder Pro 2 BMW (rov. 6).
4.3 De onderdelen I a-d komen erop neer dat het Hof blijkens zijn beschikking heeft miskend dat art. 6bis lid 1 onder b in verbinding met art. 4, aanhef en onder 2, BMW in het licht van art. 14A, aanhef en onder 1.c, BMW en de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PbEG 1989, L40) aldus moet worden uitgelegd, dat inschrijving van een merk mag (en behoort te) worden geweigerd, dan wel dat nietigverklaring behoort te worden uitgesproken indien
- hetzij daadwerkelijk kan worden vastgesteld dat het merk door of vanwege de merkhouder wordt gebruikt of zal worden gebruikt op een wijze die misleiding van het publiek teweegbrengt, of in redelijkheid misleiding van het publiek doet vrezen;
- hetzij het merk bij iedere redelijkerwijs in aanmerking te nemen vorm van legitiem gebruik, tot misleiding of redelijke vrees voor misleiding aanleiding zal geven.
4.4 Voorzover deze onderdelen ervan uitgaan dat het Hof de gedeponeerde tekens als zodanig misleidend heeft geacht, missen zij feitelijke grondslag aangezien het Hof beide tekens als merk uitsluitend misleidend heeft geacht voor andere waren dan smoorsaus voor kip. In zoverre kunnen de onderdelen I a-d derhalve niet tot cassatie leiden.
4.5 Voorzover de onderdelen strekken ten betoge, dat het gedeponeerde teken moet worden beoordeeld onafhankelijk van de bijgevoegde warenlijst aan de hand van het redelijkerwijs te verwachten of daadwerkelijk vast te stellen gebruik dat daarvan zal worden gemaakt, falen zij omdat de opvatting die aan dit betoog ten grondslag ligt onjuist is. Of de inschrijving van een gedeponeerd teken moet worden geweigerd omdat het bij gebruik als merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden, dient, zoals ook tot uitdrukking is gebracht in de tekst van art. 4, aanhef en onder 2, BMW, te worden beoordeeld in samenhang met de bij het depot opgegeven waren, waarvoor het merk bestemd is.
4.6 De onderdelen falen evenzeer voorzover zij ertoe strekken dat het gedeponeerde teken weliswaar mede moet worden beoordeeld aan de hand van de bij het depot gedane opgave van de waren waarvoor het merk is bestemd, maar dat beslissende betekenis toekomt aan het redelijkerwijs te verwachten of daadwerkelijk vast te stellen - naar het middel stelt: in het onderhavige geval niet misleidende - gebruik dat daarvan zal worden gemaakt. Het BMB en de rechter dienen zich bij hun oordeel niet uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden (BenGH, 26 juni 2000, zaak A 98/2, NJ 2000, 551). In verband met de betekenis die bij dat oordeel toekomt aan de opgave van de waren waarvoor het merk bestemd is, kan echter, anders dan het middel wil, tot zodanige relevante feiten niet worden gerekend de omstandigheid dat de deposant voornemens is het teken zoals dat is gedeponeerd slechts te gebruiken voor waren waarbij dat niet tot misleiding van het publiek kan leiden.
4.7 Onderdeel I e (i) mist feitelijke grondslag. Het Hof heeft, anders dan het onderdeel tot uitgangspunt neemt, de stelling van Unilever dat de in het geding zijnde merken krachtens art. 5C lid 2 van het Verdrag van Parijs rechtmatig mogen worden gebruikt met weglating van de niet-onderscheidende woorden "smoorsaus voor kip" niet als juist aanvaard of in het midden gelaten. Het heeft die stelling in zijn rov. 5 verworpen. Onderdeel I e (i) kan derhalve niet tot cassatie leiden.
4.8 De onderdelen I e (ii) en (iii) bouwen voort op onderdeel I e (i) en kunnen derhalve evenmin tot cassatie leiden.
4.9 Onderdeel II voegt geen nieuwe gezichtspunten toe aan hetgeen in verband met onderdeel I naar voren is gebracht, en faalt daarom eveneens.
4.10 Onderdeel III keert zich tegen de door het Hof ten laste van Unilever uitgesproken kostenveroordeling met het betoog dat onaannemelijk is dat de BMW de mogelijkheid daartoe in de context van de art. 6bis en 6ter heeft willen openstellen. Het Hof heeft de vraag of een dergelijke kostenveroordeling mogelijk is bij beschikking van 3 juni 1999, BIE 1999, nr. 82 in de zaak van Koninklijke PTT Nederland N.V. tegen het BMB voorgelegd aan het Benelux-Gerechtshof. De Hoge Raad zal in afwachting van het antwoord van het Benelux-Gerechtshof zijn beoordeling van onderdeel III opschorten.
5. Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep behoudens voorzover het betreft de door het Hof uitgesproken kostenveroordeling;
houdt te dien aanzien de beslissing aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de vraag of de verzoeker in een procedure op de voet van art. 6ter BMW in de proceskosten kan worden veroordeeld.
Deze beschikking is gegeven door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren W.H. Heemskerk, A.E.M. van der Putt-Lauwers, J.B. Fleers en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.H. Heemskerk op 23 februari 2001.