Uitspraak
28 april 2000
Eerste Kamer
Rek.nr. R99/112HR
Hoge Raad der Nederlanden
Beschikking
in de zaak van:
1. de vennootschap naar het recht van Engeland BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
2. de vennootschap naar het recht van Engeland PETER JACKSON (OVERSEAS) LIMI-TED, gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
VERZOEKSTERS tot cassatie,
advocaat: mr J.C. van Oven,
t e g e n
TOBACCO EXPORTERS FREEZONE ARUBA N.V.,
gevestigd op Aruba,
VERWEERSTER in cassatie,
niet verschenen.
1. Het geding in feitelijke instanties
Met een op 7 mei 1998 ter griffie van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, ingediend verzoekschrift hebben verzoeksters tot cassatie - verder te noemen: BAT en Jackson - zich gewend tot dat Gerecht en verzocht de inschrijving no. 20261 van het merk Du MONT EXTRA SUAVE bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Antillen ten name van verweerster in cassatie - verder te noemen: TEFA - nietig te verklaren en de doorhaling van deze inschrijvingen te bevelen.
TEFA heeft een verweerschrift ingediend en verzocht het verzoek van BAT en Jackson nietig te verklaren, althans haar daarin niet te ontvangen, althans dit af te wijzen.
Het Gerecht in eerste aanleg heeft bij beschikking van 15 september 1998 het verzoek afgewezen.
Tegen deze beschikking hebben BAT en Jackson hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
Na een tussenbeschikking van 26 januari 1999 heeft het Hof bij eindbeschikking van 6 april 1999 de beschikking waarvan beroep bevestigd.
Beide beschikkingen van het Hof zijn aan deze beschikking gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen de eindbeschikking van het Hof hebben BAT en Jackson beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.
TEFA heeft geen verweerschrift ingediend.
De conclusie van de Advocaat-Generaal Strikwerda strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking van het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en tot verwijzing van de zaak ter verdere behandeling en beslissing naar dat Hof.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) BAT is rechthebbende van het gecombineerde woord- en beeldmerk BELMONT EXTRA SUAVE.
(ii) Jackson is een volle dochter van BAT en rechthebbende van het merk DU MAURIER.
(iii) De inschrijvingen van deze merken hebben plaatsgevonden voordat TEFA, op 13 oktober 1997, bij het Merkenbureau op Curaçao het merk DU MONT EXTRA SUAVE inschreef.
(iv) Alle merken hebben betrekking op - kort gezegd - tabakswaren.
3.2 BAT en Jackson hebben aan hun onder 1 vermelde verzoek tot nietigverklaring van de inschrijving van het in 3.1 onder (iii) bedoelde merk ten grondslag gelegd dat DU MONT onmiskenbaar een combinatie is van hun merken DU MAURIER en BELMONT, en dat de ingeschreven toevoeging wat lettertype betreft nagenoeg gelijk is aan de bij het merk BELMONT toegevoegde woorden EXTRA SUAVE, terwijl de toevoegingen visueel grote gelijkenis vertonen. Het merk DU MONT EXTRA SUAVE stemt daarom naar hun mening zodanig overeen met hun merken dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan. Het Gerecht in eerste aanleg heeft het verzoek afgewezen. Die beschikking is in hoger beroep door het Hof bekrachtigd. Het Hof heeft daartoe B kort weergegeven - als volgt overwogen. De stelling dat DU MONT als een samenvoeging van DU MAURIER en BELMONT moet worden beschouwd, kan niet als juist worden aanvaard. De merken Du MAURIER en BELMONT zijn wel beschermd, maar niet het afzonderlijk onderdeel DU en de afzonderlijke lettergreep MONT (rov. 2.2). Het voor het weergeven van de toevoeging EXTRA SUAVE gebruikte lettertype is dermate algemeen voorkomend dat het geen onderscheidend vermogen heeft (rov. 2.3). Ook het geheel DU MONT EXTRA SUAVE is auditief, visueel en begripsmatig niet zodanig gelijk aan de beeld- en woordmerken BELMONT EXTRA SUAVE en DU MAURIER dat er gevaar aanwezig is dat bij het publiek verwarring bestaat (rov. 2.4).
3.3 Onderdeel IV van het middel, dat eerst zal worden behandeld, bestrijdt rov. 2.4 van het Hof met een aantal rechts- en motiveringsklachten. Het onderdeel bevat onder B de centrale klacht dat het oordeel van het Hof niet zodanig is gemotiveerd dat partijen en de cassatierechter in staat zijn na te gaan of de rechter die over de feiten oordeelt, bij het vormen ervan de merkenrechtelijke regels heeft nageleefd. Deze klacht is gegrond. In de eerste plaats blijkt uit s Hofs beschikking niet of het Hof heeft onderzocht welke punten van overeenstemming en welke punten van verschil het heeft geconstateerd en wat daarbij de doorslag heeft gegeven bij het vormen van zijn oordeel. Ook kan uit de motivering van het Hof niet worden afgeleid waarom het van oordeel is dat de punten van gelijkenis niet tot verwarring bij het publiek kunnen leiden. Voorts heeft het Hof niets overwogen over andere, relevante, omstandigheden die door BAT en Jackson zijn aangevoerd. Tot die omstandigheden behoren het onderscheidend vermogen van de onderhavige oudere merken en het uiterlijk van de overige op de markt verkrijgbare soortgelijke waren. Tenslotte heeft het Hof geen kenbare aandacht besteed aan de in dit verband van belang zijnde stellingen van BAT en Jackson dat BELMONT een sterk en beroemd merk is en dat TEFA er op uit is hun merken na te bootsen en verwikkeld is in een andere procedure ter zake van inbreukmakend gebruik van die merken.
Het Hof heeft zijn bestreden oordeel derhalve niet toereikend gemotiveerd.
3.4 Onderdeel III is gericht tegen ‘s Hofs overweging (rov. 2.3) dat het voor het weergeven van EXTRA SUAVE gebruikte lettertype zo algemeen voorkomend is dat het geen onderscheidend vermogen heeft. De door het onderdeel aangevoerde klacht komt erop neer dat het Hof in zijn motivering tekortgeschoten is door niet aan te geven of het bij zijn in rov. 2.4 gegeven oordeel de omstandigheid dat de toevoeging EXTRA SUAVE bij de merken BELMONT en DU MONT EXTRA SUAVE in hetzelfde lettertype is uitgevoerd, in zijn overwegingen heeft betrokken.
De klacht is gegrond. De omstandigheid dat het voor de weergave van die toevoeging gebezigde lettertype op zichzelf geen onderscheidend vermogen heeft, sluit immers niet uit dat de visuele gelijkenis van de aldus afgebeelde toevoeging kan bijdragen aan het gevaar van verwarring.
3.5 Nu de onderdelen III en IV slagen, kan ‘s Hofs beschikking niet in stand blijven. Verwijzing naar het Hof moet volgen voor een nieuwe beoordeling van de vraag of het merk DU MONT EXTRA SUAVE inbreuk maakt op de merken BELMONT EXTRA SUAVE en DU MAURIER. De in de onderdelen I en II aan de orde gestelde punten kunnen daarbij aan de orde komen, zodat deze onderdelen geen behandeling behoeven.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt de beschikking van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van 6 april 1999;
verwijst het geding naar dat Hof ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt TEFA in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van BAT en Jackson begroot op f 525,-- aan verschotten en f 3.000,-- voor salaris.
Deze beschikking is gegeven door de vice-president H.L.J. Roelvink als voorzitter en de raadsheren W.H. Heemskerk, A.E.M. van der Putt-Lauwers, A. Hammerstein en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.H. Heemskerk op 28 april 2000.