Uitspraak
typ. MT
rolnr. KG C0600424/HE
ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,
sector civiel recht,
vijfde kamer, van 1 mei 2007,
gewezen in de zaak van:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [APPELLANTE SUB 1],
gevestigd te [plaats],
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [APPELLANTE SUB 2],
gevestigd te [plaats],
appellanten in het principaal appel,
geïntimeerden in het incidenteel appel,
verweersters in het incident,
procureur: mr. J.E. Lenglet,
t e g e n :
de vennootschap naar Duits recht [GEÏNTIMEERDE],
gevestigd te [plaats] (Duitsland),
geïntimeerde in het principaal appel,
appellante in het incidenteel appel,
eiseres in het incident,
procureur: mr. Ph.C.M. van der Ven,
als vervolg op het incidenteel arrest van dit hof van 10 oktober 2006 inzake het hoger beroep van het door de rechtbank 's-Hertogenbosch tussen partijen onder zaaknummer 136827/KG ZA 06-11 gewezen vonnis in kort geding van 16 februari 2006.
6. Het verdere verloop van het proces
Bij incidenteel arrest van 10 oktober 2006 heeft het hof de vordering van [geïntimeerde] tot uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis waarvan beroep afgewezen en de beslissing over de proceskosten in het incident aangehouden.
[appellanten] heeft bij memorie van antwoord in het incidenteel appel onder overlegging van vier producties (nrs. 19-22) de grieven van [geïntimeerde] bestreden en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van [geïntimeerde] met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van het incidenteel appel, uitvoerbaar bij voorraad.
Partijen hebben vervolgens hun standpunten door hun raadslieden aan de hand van pleitnota's doen bepleiten, waarbij [appellanten] bij akte twee producties in het geding heeft gebracht (nrs. 23-24) en [geïntimeerde] zes producties (nrs. 32-37).
Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en uitspraak verzocht.
7. De grieven
In het principaal appel en in het incidenteel appel
Voor de exacte inhoud van de grieven verwijst het hof naar de appeldagvaarding en de memorie van grieven in het incidenteel appel. Met deze grieven wordt het geschil in volle omvang aan het hof ter beoordeling voorgelegd.
8. De beoordeling
In het principaal appel en in het incidenteel appel
8.1 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.
a) [geïntimeerde] is een Duitse onderneming die zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling, productie en distributie van botcement. Botcement, al dan niet met toegevoegd antbioticum, wordt gebruikt bij het vastzetten van bijvoorbeeld heup- of knieprotheses aan het bot.
b) [geïntimeerde] voert voor haar botcement het merk [merk 1]. Dit merk is internationaal geregistreerd voor onder meer de Benelux (nummer [nummer] d.d. [datum 1]).
c) [appellante sub 1] en [appellante sub 2] maken deel uit van een internationale groep [appellanten]-vennootschappen met een hoofdvestiging in de Verenigde Staten. De [appellanten]-groep houdt zich bezig met de productie van medische hulpmiddelen, waaronder met name botprotheses.
d) Begin jaren '70 is bij [geïntimeerde] onderzoek gedaan naar de toevoeging van een antibioticum aan botcement om na de operatie ontstekingen en infecties tegen te gaan. Daarbij is gebleken dat het antibioticum gentamicine, geproduceerd door het Amerikaanse bedrijf [bedrijf 1], de beste resultaten gaf. De Duitse geneesmiddelenproducent [bedrijf 2] was licentienemer voor onder meer Duitsland voor het octrooi van [bedrijf 1] op gentamicine.
e) [bedrijf 2] produceerde gentamicine onder haar merk [merk 2]. Dit merk is internationaal geregistreerd voor onder meer de Benelux ([nummer] d.d.
[datum 2]).
f) [geïntimeerde] en [bedrijf 2] hebben per [datum 3] een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de productie en distributie van gentamicinehoudend botcement (prod. 17 [geïntimeerde]). Hiervoor werd de naam [merk 2] [merk 1] gebruikt. In 1998 zijn deze afspraken wat [bedrijf 2] betreft terechtgekomen in een joint venture [appellanten]-[bedrijf 2]. In 2004 heeft [appellanten] het 50% aandeel van [bedrijf 2] in deze joint venture overgenomen. Daarmee was de relatie met [geïntimeerde] met betrekking tot [merk 2] [merk 1] door [appellanten] overgenomen.
g) Het gentamicinehoudend botcement [merk 2] [merk 1] heeft een groot marktaandeel verworven. In de branche werd dit wel kortweg met [merk 1] aangeduid. [geïntimeerde] is onder haar merk [merk 1] botcement zonder toevoeging van een antibioticum blijven produceren.
h) [geïntimeerde] heeft in februari 2005 de relatie met [appellanten] per augustus 2005 beëindigd. Zij produceert sindsdien een gentamicinehoudend botcement onder de naam [merk 1]+G.
i) [appellanten] heeft zelf een botcement ontwikkeld waaraan gentamicine wordt toegevoegd. Dit product wordt door haar onder de naam [merk 3] op de markt gebracht. [appellante sub 1] heeft de Nederlandse markt hierover geïnformeerd bij brief van 24 augustus 2005 (prod. 4 [geïntimeerde]). Van deze brief zijn 120 exemplaren verzonden. Intern heeft zij instructies verstrekt over de wijze van communiceren hierover naar buiten door middel van de zogenaamde "sales organiser" met een presentatie (prod. 15a+b [geïntimeerde]). Tenminste 45 ziekenhuizen zijn door [appellanten] in dit verband bezocht.
j) [appellanten] hanteert voor [merk 3] dezelfde productnummers (bestelnummers) als voorheen voor [merk 2] [merk 1]. De verpakking die [appellanten] voorheen gebruikte voor [merk 2] [merk 1] gebruikt zij thans, met vervanging van '[merk 1]' door [merk 3], voor [merk 3]. Deze verpakking maakt deel uit van de thans door [appellanten] gehanteerde huisstijl, dat wil zeggen dat een vergelijkbare verpakking ook voor haar andere producten wordt gebruikt.
k) Na verkoop van de nog beschikbare voorraad [merk 2] [merk 1] wordt deze aanduiding door geen van partijen meer gebruikt.
8.2 In dit kort geding stelt [geïntimeerde] zich op het standpunt dat de reclamecampagne van [appellanten] voor [merk 3] misleidend is en daardoor jegens haar onrechtmatig. [appellanten] wekt de suggestie dat [merk 2] [merk 1] en [merk 3] identieke producten zijn, terwijl dat niet het geval is. Volgens [geïntimeerde] wordt bij het relevante publiek door de aanpak van [appellanten] onnodig verwarring gewekt (zelfde verpakking, zelfde productnummers, zelfde groene kleur van het product). Voorts maakt [appellanten] inbreuk op de merkrechten van [geïntimeerde] door in reclame uitingen het merk [merk 1] te gebruiken, aldus [geïntimeerde].
8.3 In eerste aanleg vorderde [geïntimeerde] op grond hiervan, kort gezegd, 1) staking van de gewraakte mededelingen, 2) opgave van gedane uitingen, 3) plaatsing van een rectificatie, 4) terughalen van reclamemateriaal, 5) verbod op het gebruik van de verpakkingen en 6) verbod op het gebruik van het merk [merk 1], 7) een en ander op straffe van een dwangsom. [appellanten] heeft de vorderingen gemotiveerd bestreden. Bij het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter de vorderingen in grote lijnen toegewezen, met uitzondering van onderdeel 5) en met beperking van de dwangsom en vermelding van de rechterlijke matigingsbevoegdheid terzake.
8.4 [appellanten] komt in het principaal appel op tegen de toewijzing van de vorderingen. In het incidenteel appel bestrijdt [geïntimeerde] de afwijzing van onderdeel 5) en de matiging van de dwangsommen. Tevens heeft [geïntimeerde] haar eis vermeerderd in die zin dat zij thans ook een verbod op het gebruik van dezelfde productnummers door [appellanten] vordert.
8.5 In het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter vastgesteld dat de relatieve bevoegdheid van de rechter te 's-Hertogenbosch niet langer is betwist (r.o. 4.1). Tegen deze vaststelling is geen grief gericht. Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen van [geïntimeerde], gebaseerd op haar merkrecht, kennis te nemen.
8.6 [appellanten] heeft erop gewezen dat [appellante sub 2] een vennootschap is die tot de [appellanten]-groep behoort en die zich uitsluitend bezighoudt met de distributie in Nederland van producten die door [appellanten] in de Verenigde Staten zijn vervaardigd. Met de kwestie die in deze procedure aan de orde is, heeft deze vennootschap niets te maken (appeldagvaarding punt 2.2). [geïntimeerde] heeft naar aanleiding hiervan bij het pleidooi in hoger beroep opgemerkt dat in het materiaal van [appellanten] waar de bezwaren zich tegen richten sprake is van de aanduiding '[naam]'. Met [appellanten] is het hof voorshands van oordeel dat daaruit niet kan worden afgeleid dat [appellante sub 2] bij de onderhavige kwestie is betrokken. Ook hetgeen [geïntimeerde] in dit verband verder naar voren heeft gebracht, rechtvaardigt niet de conclusie dat [appellante sub 2] daarbij betrokken is. Ten aanzien van deze vennootschap komen de vorderingen van [geïntimeerde] dan ook niet voor toewijzing in aanmerking. In hetgeen hierna volgt gaat het alleen om het handelen van [appellante sub 1].
8.7 De aard van de vorderingen van [geïntimeerde], het beëindigen van een volgens haar onrechtmatige situatie, brengt mee dat een voldoende spoedeisend belang voor een behandeling in kort geding aanwezig geacht moet worden. Het enkele tijdsverloop sinds de door [geïntimeerde] bestreden handelingen van [appellanten] is onvoldoende om daar anders over te denken. In ieder geval acht het hof het bestaan van een spoedeisend belang door [geïntimeerde] voldoende aannemelijk gemaakt, zodat aan het verweer van [appellanten] op dit punt wordt voorbijgegaan.
8.8 Centraal in de bezwaren van [geïntimeerde] staat de brief van [appellante sub 1] van 24 augustus 2005. Hierin wordt onder meer het volgende medegedeeld:
"Zoals u wellicht weet is [naam] de verantwoordelijke fabrikant van [merk 2]-[merk 1]. Met ingang van 1 september 2005 heeft [naam] besloten van bron te veranderen voor haar botcementproducten. Hiermee zal er niets wijzigen in de functie van [naam] als verantwoordelijke fabrikant van haar botcementproducten. Echter, in het kader van de leverancierswijziging is [naam] verheugd aan te kondigen dat per 1 september 2005 haar antibioticumhoudend cement verkocht zal worden onder een nieuwe naam, namelijk [merk 3]
Alle producteigenschappen van ons antibioticumhoudend cement, inclusief de artikelnummers en prijsstelling, blijven ongewijzigd".
De reactie van [appellanten] op de bezwaren tegen deze brief komt erop neer dat er eigenlijk geen onvertogen woord in staat. Zij stond op de verpakkingen van [merk 2] [merk 1] (terecht) als verantwoordelijk producent vermeld en er wordt niet gesteld dat [merk 2] [merk 1] en [merk 3] geheel identiek zijn.
[geïntimeerde] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een vermelding als 'verantwoordelijk producent' een louter administratieve aangelegenheid is en dat de wijze waarop [appellanten] deze aanduiding in haar brief gebruikt suggestief is, in die zin dat daardoor de indruk wordt gewekt dat het product geheel onder de verantwoordelijkheid van [appellanten] viel en blijft vallen. In samenhang met de overige onderdelen van de aangehaalde tekst, kan naar het voorlopig oordeel van het hof niet anders worden gezegd dan dat daardoor de indruk wordt gewekt dat [merk 2] [merk 1] en [merk 3] producten zijn die geheel inwisselbaar zijn.
8.9 Verder heeft [geïntimeerde] gewezen op een e-mail van
23 september 2005 met informatie van [appellanten] over de wijziging (prod. 13 [geïntimeerde]). Hierin wordt melding gemaakt van 'een kleine naam wijziging van onze [merk 1] botcementen' en 'Onze [merk 1] cement met dezelfde componenten en substanties, ook met alle klinische referenties die toepasselijk blijven, zal vanaf nu de benaming [MERK 2] [naam] krijgen'. [appellanten] merkt op dat het hier om een enkele e-mail gaat, maar dat laat onverlet dat ook uit een enkele e-mail kan worden afgeleid op welke wijze [appellanten] naar buiten toe communiceerde over de wijziging. De boodschap die hieruit naar voren komt, is ook hier dat [merk 1], dat wil zeggen [merk 2] [merk 1], en [merk 3] producten zijn die geheel inwisselbaar zijn.
8.10 Verder beroept [geïntimeerde] zich bij haar bezwaren tegen het optreden van [appellanten] na de beëindiging van de samenwerking op de eerder genoemde 'sales organiser' en de daarop gebaseerde presentatie, bestemd voor de informatie aan afnemers. In de interne informatie wordt de betekenis van [geïntimeerde] voor het product geminimaliseerd en wordt aangegeven dat het enige verschil met [merk 2] [merk 1] is gelegen in de vervanging van de aanduiding [merk 1] door [naam]: "All you have to remember is [merk 2]. [merk 2]-[merk 1] is now [merk 3]". Ook in de presentatie voor extern gebruik wordt de verandering aangeduid als louter een kwestie van naamswijziging. Wanneer op een dergelijke wijze intern de communicatie naar buiten wordt begeleid, ligt het voor de hand dat deze ook in die sfeer zal plaatsvinden. Door [geïntimeerde] is voldoende aannemelijk gemaakt dat de vrees daarvoor reëel is, ook zonder dat [geïntimeerde] daarvoor (naast de omstandigheden als hiervoor bedoeld in 8.8 en 8.9) concrete praktijkvoorbeelden heeft aangedragen. Door [appellanten] is aangegeven dat niet meer op dergelijke wijze wordt opgetreden. Dat houdt enerzijds in dat het voorheen kennelijk wel gebeurde zodat de vrees van [geïntimeerde] gegrond was en anderzijds dat toewijzing van een vordering op dit punt voor [appellanten] niet bezwaarlijk behoeft te zijn.
8.11 [geïntimeerde] heeft in dit kort geding met een aantal producties voldoende aannemelijk gemaakt dat [merk 2] [merk 1] en [merk 3] niet identiek zijn, dat in het bijzonder de uithardingstijd van [merk 2] [merk 1] korter is en dat het bij operaties riskant is wanneer ten onrechte van een kortere uithardingstijd dan toepasselijk wordt uitgegaan (prod. [geïntimeerde] 27-34). De daarin opgenomen kritische kanttekeningen over het risico op verwarring dat door de marketing van [appellanten] is ontstaan, zijn door [appellanten] voorshands onvoldoende weerlegd.
[appellanten] heeft aangevoerd dat zij in haar uitingen niet heeft aangegeven dat de producten identiek zijn, maar alleen dat deze voor hetzelfde doel geschikt zijn. Volgens [appellanten] stemt de chemische samenstelling van de producten overeen, zodat het gerechtvaardigd is wanneer zij op deze wijze over de producten spreekt.
Dit verweer snijdt geen hout, aangezien ook zonder dat het woord 'identiek' wordt gebruikt de indruk kan worden gevestigd dat de producten als zodanig beschouwd kunnen worden. Dat is naar het voorlopig oordeel van het hof ook precies wat er in dit geval gebeurt: door de benadering van [appellanten] ontstaat zonder meer de indruk dat de producten niet alleen gelijkwaardig maar zelfs gelijk zijn. Door [appellanten] is in dit verband niet aannemelijk gemaakt dat de chemische samenstelling naar ingrediënten en dosering daarvan inderdaad gelijk is: wanneer de uithardingstijd van de producten bij overigens gelijke omstandigheden verschilt, is dat ook bepaald onwaarschijnlijk te achten.
8.12 Verder heeft [geïntimeerde] erop gewezen dat de rechtsverhouding tussen partijen werd beheerst, en voor een deel nog steeds wordt beheerst, door de samenwerkingsovereenkomst van 1993 die hiervoor in 8.1 onder f) is aangeduid. [geïntimeerde] wijst erop dat uit de bepalingen van deze overeenkomst voortvloeit dat (de rechtsopvolger van) haar wederpartij zich (ook) bij beëindiging van de overeenkomst zorgvuldig zal gedragen waar het de belangen van [geïntimeerde] aangaat en niets zal ondernemen dat deze belangen kan schaden. [appellanten] heeft bij het pleidooi in hoger beroep naar voren gebracht dat deze samenwerkingsovereenkomst in 2001 is beëindigd, waarna onderhandelingen zijn gevolgd. Over het verloop en het resultaat daarvan heeft [appellanten] evenwel niets gesteld, terwijl [geïntimeerde] heeft betwist dat de overeenkomst niet in stand is gebleven. Bij deze stand van zaken dient het ervoor gehouden te worden dat de samenwerkingsovereenkomst tot aan de opzegging ervan door [geïntimeerde] in februari 2005 tegen augustus 2005 de rechtsverhouding tussen partijen beheerst. Naar het voorlopig oordeel van het hof is op grond van hetgeen [geïntimeerde] naar voren heeft gebracht over de verplichtingen die uit de overeenkomst voor haar wederpartij voortvloeien, de conclusie gerechtvaardigd dat de wijze waarop [appellanten] heeft geopereerd daarmee niet in overeenstemming is.
8.13 Bezien tegen de achtergrond van deze samenwerkingsovereenkomst en (ook overigens) het belang van een zorgvuldige communicatie over het type producten als waar het hier over gaat, komt het hof voorshands tot de conclusie dat door [geïntimeerde] voldoende aannemelijk is gemaakt dat [appellanten] door de gewraakte uitingen jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld en dat een verbod daarop gerechtvaardigd is. Het hof deelt de conclusie van de voorzieningenrechter dat [appellanten] misleidende reclame heeft gemaakt voor haar product.
8.14 Vast staat dat [appellanten] in haar presentatie van haar eigen product gebruik gemaakt heeft van het merk [merk 1] van [geïntimeerde]. Volgens [appellanten] is dat gerechtvaardigd omdat zij in de periode van de samenwerking met [geïntimeerde] gerechtigd was dit merk te gebruiken als onderdeel van de benaming van het gezamenlijke product. Ook dient het haar vrij te staan te refereren aan het botcement dat onder het merk [merk 1] is geproduceerd. Volgens [geïntimeerde] dient ieder gebruik van het merk aan [appellanten] te worden ontzegd.
Uit de samenwerkingsovereenkomst (§ 8.5) blijkt dat [appellanten] aan de vroegere bevoegdheid het merk te gebruiken geen verdere rechten kan ontlenen en dat in ieder geval geen sprake is van een soort impliciete voortgezette licentie als waarop [appellanten] in dit verband lijkt te doelen. Op zich is wel te verdedigen dat na een periode van samenwerking bij de introductie van een eigen product op zakelijke wijze verwezen moet kunnen worden naar het voorheen gevoerde product met inbegrip van de daarvoor tot dan toe gehanteerde merknaam. Echter, op die wijze heeft [appellanten] haar communicatie en het daarin opgenomen gebruik van het merk [merk 1] nu juist niet ingekleed. Een beroep op het merkrecht als door [geïntimeerde] gedaan, acht het hof dan ook voorshands gerechtvaardigd.
8.15 [appellanten] heeft zich bij het pleidooi in hoger beroep op het verval van het merkrecht van [geïntimeerde] beroepen. Volgens [appellanten] is dit merk ingeschreven als beeldmerk (te weten het woord [merk 1] in een bepaald lettertype) en is het gedurende geruime tijd niet meer als zodanig gebruikt. [geïntimeerde] heeft er bezwaar tegen gemaakt dat dit verweer in het laatste stadium van de procedure naar voren wordt gebracht en betwist overigens de juistheid ervan. Het hof acht het bezwaar van [geïntimeerde] gerechtvaardigd en acht dit verweer van [appellanten] tardief nu het pas bij het pleidooi in hoger beroep voor het eerst naar voren is gebracht zonder dat er enige bijzondere omstandigheid is aangevoerd waarom dit niet eerder is gedaan of gedaan kon worden.
8.16 [appellanten] heeft erop gewezen dat zij de onthoudingsverklaring van [appellanten] [geïntimeerde] van 28 september 2005 tot de hare maakt (prod. 17 [appellanten]). Met deze verklaring wordt, overigens met het nodige voorbehoud, enige afstand genomen van de Duitse rondzendbrief van 22 augustus 2005 over de overgang van [merk 2] [merk 1] naar [merk 3]. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan niet worden gezegd dat met deze toezegging van [appellanten] aan de verschillende bezwaren van [geïntimeerde] tegen het optreden van [appellanten] in Nederland tegemoet is gekomen, zodat hierdoor niet het belang van [geïntimeerde] bij toewijzing van haar vorderingen is komen te ontvallen.
8.17 Een en ander leidt ertoe dat het hof de conclusie van de voorzieningenrechter deelt dat de onderdelen 1), 2), 3), 4) en 6) voor toewijzing vatbaar zijn. Bij onderdeel 1) zal het hof het gebod beperken tot Nederland, aangezien hetgeen naar voren is gekomen aan handelen dat aan [appellante sub 1] kan worden toegeschreven, betrekking heeft op Nederland. Verder zal het hof de verschrijving in de gevraagde rectificatie-tekst herstellen. Voor het overige worden deze onderdelen toegewezen als in het dictum nader omschreven; hierin worden voor de duidelijkheid alle toegewezen onderdelen (opnieuw) opgenomen. Om die reden wordt het vonnis geheel vernietigd. Met betrekking tot enkele onderdelen van de vorderingen tot opgave van gedane uitingen en afgifte van materiaal heeft [appellanten] te kennen gegeven dat toewijzing zinloos is omdat zij niet kan opgeven en afgeven wat niet bestaat. Op zich is dat een logische opmerking, maar deze staat niet in de weg aan een ruim geformuleerd dictum. Wanneer de opgave/afgifte van [appellanten] aan [geïntimeerde] ten aanzien van bepaalde onderdelen een dergelijke strekking heeft, is het vervolgens aan [geïntimeerde] om aan te tonen dat deze onjuist is. In dit stadium ziet het hof voorshands in de mededelingen van [appellanten] geen aanleiding het dictum te beperken.
8.18 Evenals de voorzieningenrechter wijst het hof onderdeel 5) van de vordering, inzake de verpakkingen, af. Door [appellanten] is voldoende aannemelijk gemaakt dat de verpakking van haar product [merk 3] overeenstemt met de voorheen door haar gevoerde verpakking van [merk 2] [merk 1] omdat zowel het ene als het andere product werd verkocht in een verpakking die onderdeel uitmaakt van een door haar gehanteerde huisstijl die ook voor een aantal andere producten op dit gebied wordt gehanteerd. De wijze van verpakken van [merk 3] kan onder deze omstandigheden naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden beschouwd als een ongeoorloofd aanhaken bij de vroegere verpakking.
8.19 [geïntimeerde] heeft naar voren gebracht, kort gezegd, dat [appellanten] de groene kleur van [merk 2] [merk 1] imiteert, hetgeen tot verwarring bij de gebruikers van het product kan leiden. Een vordering heeft [geïntimeerde] op dit punt niet ingesteld, nog afgezien van de vraag of daarvoor in de stellingen van [geïntimeerde] een grondslag te vinden is. Dit punt kan blijven rusten.
8.20 Het onderdeel van de vordering dat [geïntimeerde] in hoger beroep heeft toegevoegd, inzake de productnummers, komt niet voor toewijzing in aanmerking. Door [appellanten] is voldoende aannemelijk gemaakt dat het aan [merk 2] [merk 1] toegekende productnummer deel uitmaakt van een systeem van productnummers die door haar als bestelnummers worden gehanteerd. Het type product dat bij [appellanten] in de plaats is gekomen van [merk 2] [merk 1], is nog steeds een gentamicinehoudend botcement. Het hanteren van hetzelfde productnummer door [appellanten] voor een opvolgend product kan mogelijk tot onduidelijkheden bij afnemers leiden, maar niet gezegd kan worden dat [appellanten] daardoor jegens [geïntimeerde] op enige wijze onrechtmatig handelt.
8.21 Het hof zal de op te leggen dwangsom tevens verbinden aan een tijdseenheid en de totaal te verbeuren dwangsommen aan een maximum binden. Voor een matigingsclausule als door de voorzieningenrechter toegevoegd ziet het hof, gelet op het bepaalde in artikel 611d Rv, geen aanleiding.
8.22 De consequentie van het vorenstaande is dat in het principaal appel [appellante sub 1] heeft te gelden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, zodat zij in de proceskosten veroordeeld zal worden. [appellante sub 2] is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep in het gelijk gesteld, maar het hof gaat ervan uit dat voor deze partij niet afzonderlijk proceskosten gemaakt zijn, zodat deze ook niet afzonderlijk begroot behoeven te worden. In het incidenteel appel zijn partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk gesteld, zodat de kosten daarvan tussen partijen worden gecompenseerd.
In het incident
8.23 De kosten in het incident tot uitvoerbaar bij voorraadverklaring komen voor rekening van [geïntimeerde] nu haar vordering in dit incident niet is toegewezen.
9. De beslissing
Het hof:
in het principaal appel en in het incidenteel appel, alsmede in het incident
vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende:
wijst de vorderingen van [geïntimeerde] tegen [appellante sub 2] af;
1) gebiedt [appellante sub 1] met onmiddellijke ingang elk gebruik van mededelingen (met de strekking) dat [merk 3] identiek is aan [merk 2] [merk 1], dan wel iedere betrokkenheid bij dergelijke mededelingen, te staken en gestaakt te houden en verbiedt [appellante sub 1] overigens ten aanzien van deze producten misleidende mededelingen openbaar te (doen) maken;
2) gebiedt [appellante sub 1] binnen 14 dagen na betekening van dit arrest aan [geïntimeerde] gedetailleerde opgave te doen van alle uitingen in de respectieve media waarin de onder 1) bedoelde mededelingen voorkomen (daaronder begrepen direct mail aan ziekenhuizen, specialisten en orthopedische klinieken), met opgave van datum en verschijning van elke afzonderlijke uiting, welke opgave door een registeraccountant op basis van onderliggende stukken dient te zijn geverifieerd en geaccordeerd;
3) gebiedt [appellante sub 1] om binnen 21 dagen na betekening van dit arrest een rectificatie te (doen) plaatsen in alle media (inclusief direct mail) waarvan uit de opgave 2) hiervoor blijkt dat een uiting is geplaatst, met prominentie, paginaselectie, lettertype en grootte c.q. duur gelijk aan de meest prominente van de opgave per medium genoemde reclame-uitingen (als bedoeld onder 2) met de navolgende mededeling (zonder nadere inhoudelijke toevoeging):
"Enige tijd geleden hebben wij in dit blad/deze krant/per direct mail/op deze zender reclame gemaakt voor [merk 3].
Op bevel van het gerechtshof 's-Hertogenbosch delen wij mede dat onze reclamecampagne misleidend is bevonden omdat wij daarin op verwarringwekkende wijze gebruik hebben gemaakt van de reputatie en het merk [merk 1] botcement van [geïntimeerde]. Het gerechtshof heeft ons bevolen deze misleidende reclame op deze wijze te rectificeren en heeft de voortzetting van die reclame verboden,
[appellante sub 1]."
4) gebiedt [appellante sub 1] al het reclamemateriaal waarin reclame wordt gemaakt met (de strekking van) de boodschap dat [merk 3] en [merk 1] botcement identieke producten met een andere naam zouden betreffen binnen 14 dagen na betekening van dit arrest door haar vertegenwoordigers bij de desbetreffende artsen en apothekers te doen terughalen;
5) gebiedt [appellante sub 1] om binnen 14 dagen na betekening van dit arrest ieder gebruik van het merk [merk 1] met onmiddellijke ingang te staken gestaakt te houden. Dit verbod geldt niet voor de voorraden [merk 2] [merk 1] die [appellante sub 1] op basis van de overeenkomst van 1993 nog onder zich heeft;
6) bepaalt dat [appellante sub 1] voor iedere overtreding van de hiervoor onder 1) tot en met 5) geboden en verboden een dwangsom verbeurt van € 10.000,= per overtreding dan wel, ter keuze van [geïntimeerde] een dwangsom van € 25.000,= voor iedere dag (of gedeelte daarvan) dat [appellante sub 1] met voldoening van deze geboden en verboden in gebreke blijft, deze dwangsommen met een maximum van in totaal € 1.000.000,=;
7) bepaalt dat de eis in de hoofdzaak binnen zes maanden na betekening van dit arrest moet zijn ingesteld;
8) veroordeelt [appellante sub 1] in de kosten van het geding in eerste aanleg, tot op deze uitspraak aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op € 1.947,32;
veroordeelt [appellante sub 1] in de kosten van het geding in het principaal appel, tot op deze uitspraak aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op € 296,= aan verschotten en op € 2.682,= aan salaris procureur;
compenseert de proceskosten in het incidenteel appel, in die zin dat iedere partij de eigen kosten daarvan draagt;
veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het incident, tot op deze uitspraak aan de zijde van [appellanten] begroot op
€ 2.682,= aan salaris procureur;
verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, Feddes en Struik en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 1 mei 2007.