Uitspraak
GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE
Sector handel
Zaaknummer: 200.033.631/01
Rolnummer rechtbank: 07/2143
arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 29 maart 2011
inzake
de vennootschap naar vreemd recht DRAMERS S.A.,
gevestigd te Poznan, Polen,
appellante,
hierna te noemen: Dramers,
advocaat: mr M.P.V. den Engelsman te Rotterdam,
tegen
de vennootschappen naar vreemd recht
1. HENKEL AG & Co. KGaA, voorheen HENKEL KGaA,
gevestigd te Düsseldorf, Duitsland
2. HANS SCHWARZKOPF & HENKEL GmbH & Co. KG
gevestigd te Grünwald, Duitsland,
geïntimeerden,
hierna te noemen: Henkel AG, Schwarzkopf en samen: Henkel (in enkelvoud),
advocaat: mr. K. Limperg te Amsterdam.
Het geding
Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen tussenarrest van 16 november 2010, waarbij de zaak naar de rol is verwezen teneinde Dramers in de gelegenheid te stellen zich over twee nader aangegeven punten uit te laten. Dramers heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Er is opnieuw arrest gevraagd.
Beoordeling van het hoger beroep
1. Henkel heeft in conventie nietigverklaring gevorderd van de merkinschrijving ten name van Dramers van het, voor de Benelux geldende, internationale woordmerk MAN’S PERFECT, ingeschreven voor “Personal deodorants, perfumes, eau de Cologne, hair sprays, soaps, lipstick, shampoos, shaving products”, stellende dat het merk elk onderscheidend vermogen mist en uitsluitend beschrijvend is. De rechtbank heeft het Benelux-deel van de internationale inschrijving van dit merk nietig verklaard.
2. Henkel AG heeft in hoger beroep gesteld dat zij thans houdster is van twee, onder de nummers 903086 en 906771 geregistreerde, voor de Benelux geldende, internationale woord-/beeldmerken, waarvan de woorden MEN PERFECT onderdeel uitmaken. In eerste aanleg was Henkel AG al houdster van het onder nummer 903086 geregistreerde merk en was Schwartzkopf houdster van het onder nummer 906771 geregistreerde merk.
Bij memorie van antwoord heeft Henkel gesteld dat de naam van Henkel AG is gewijzigd als in de kop van dit arrest weergegeven en dat het onder nummer 906771 ingeschreven merk door Schwarzkopf inmiddels is overgedragen aan Henkel AG. Zij heeft daarbij als producties 18 en 19 uitdraaien uit het merkenregister overgelegd, waarin Henkel AG als merkhoudster is vermeld. Het hof heeft in (rechtsoverweging 2 van) het tussenarrest overwogen voorshands uit te gaan van de juistheid van deze stellingen en Dramers in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Nu Dramers van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, gaat het hof thans definitief uit van de juistheid van deze stellingen.
3. In (voorwaardelijke) reconventie heeft Dramers nietigverklaring gevorderd van voormelde merkinschrijvingen van Henkel AG voor waren in klasse 3, stellende dat (ook) deze merken elk onderscheidend vermogen missen en beschrijvend zijn (als haar eigen merk dat zou zijn). De rechtbank heeft deze vordering afgewezen.
4. In voormeld tussenarrest heeft het hof overwogen dat
- grief 1, gericht tegen voormelde nietigverklaring van de merkinschrijving van Dramers, faalt,
- grief 2, gericht tegen de afwijzing van de reconventionele vordering, faalt en
- grief 3, gericht tegen het bedrag van de op artikel 1019h Rv gebaseerde proceskostenveroordeling van Dramers, faalt.
Dit brengt mee dat alle grieven falen en de bestreden vonnissen zullen worden bekrachtigd, met dien verstande dat de rechtbank in het dictum van het eindvonnis het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving MAN’S PERFEKT nietig heeft verklaard, terwijl het gaat om het merk MAN’S PERFECT. Het hof zal deze kennelijke verschrijving verbeteren.
5. Henkel heeft bij memorie van antwoord gevorderd Dramers te veroordelen in de volledige proceskosten van het beroep op grond van artikel 1019h Rv. Zij vordert ter zake van salaris van haar advocaat een bedrag van € 6.500,-- en heeft daarvan een specificatie als productie 21 overgelegd. Nu Dramers daarop nog niet had gereageerd, heeft het hof haar in voormeld tussenarrest in de gelegenheid gesteld alsnog op deze vordering en de specificatie te reageren. Dramers heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Nu de gevorderde en gespecificeerde kosten derhalve niet worden betwist zal het hof deze toewijzen (vergelijk HR 26 februari 2010, LJN BK 5756). Te vermeerderen met het griffierecht ten bedrage van € 313,--, zal het hof het te betalen bedrag begroten op € 6.813,--.
Beslissing
Het gerechtshof:
bekrachtigt de door de rechtbank ’s-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnissen van 10 september 2008 en 17 december 2008, met dien verstande dat in het dictum van laatstgenoemd vonnis (in conventie, onder 3.1) in plaats van MAN’S PERFEKT gelezen moet worden MAN’S PERFECT;
veroordeelt Dramers in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Henkel begroot op € 6.813,--.
Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en G.J. Heevel; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 maart 2011, in aanwezigheid van de griffier.