Uitspraak
B E S C H I K K I N G
Uitspraak: 27 januari 2005
Rekestnummer: R98/474
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
BOVEMIJ VERZEKERINGEN N.V.,
voorheen genaamd: B.V. Holding Bovemij,
gevestigd te Nijmegen,
verzoekster,
hierna te noemen: Bovemij,
procureur: mr. H.C. Grootveld,
advocaat: mr. E.M. Matser, te Nijmegen,
t e g e n
het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
hierna te noemen: het Benelux-Merkenbureau,
procureur: mr. C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Het hof verwijst voor het verloop van de procedure naar zijn beschikking van
9 december 2004
Ter voldoening aan die beschikking hebben partijen ieder een akte aan het hof doen toekomen.
Beoordeling van het verzoek
1. Bij de beschikking van 9 december 2004 zijn partijen in de gelegenheid gesteld zich bij nader geschrift uit te laten omtrent de formulering van de in die beschikking geformuleerde vraag/vragen en omtrent de gerechten waaraan de vraag/vragen kan/kunnen worden gesteld.
2. Op grond van de processtukken en de stellingen van partijen gaat het hof uit van de volgende feiten:
a. Bovemij heeft op 28 mei 1997, onder nummer 894315, het teken EUROPOLIS gedeponeerd als woordmerk voor de volgende klassen van diensten:
Kl. 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen.
Kl. 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.
b. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 31 oktober 1997 laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het Benelux-Merkenbureau opgegeven:
"Het teken EUROPOLIS is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel EURO (voor Europa) en de soortnaam POLIS en is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 36 en 39 genoemde diensten met betrekking tot een polis in Euro(pees) verband. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen, zoals bedoeld in art. 6bis, eerste lid onder a van de eenvormige Beneluxwet op de merken (…)".
c. Namens Bovemij is bij brief van 14 april 1998 bezwaar gemaakt tegen de voorlopige weigering van de inschrijving van het depot. In de brief wordt aangevoerd dat het teken sinds 1988 rechtmatig in het economische verkeer wordt gebruikt als merk door Europolis B.V., een dochtervennootschap van (thans) Bovemij. Ter onderbouwing van haar stelling heeft Bovemij drie brochures van Europolis b.v. betreffende fietsverzekeringen overgelegd, met het aanbod om zonodig aanvullend bewijsmateriaal toe te zenden.
d. Bij brief van 5 mei 1998 heeft het Benelux-Merkenbureau laten weten in het bezwaar van Bovemij geen aanleiding te zien zijn voorlopige weigering te herzien. Aan het eerder ingenomen standpunt voegde het Benelux-Merkenbureau toe dat geen sprake is van inburgering van het teken, nu de duur van het gebruik daarvoor ontoereikend was, en uit de toegezonden producties alleen gebruik van het teken als handelsnaam bleek.
e. Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 28 mei 1998 aan Bovemij mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende 'definitieve weigering' van de inschrijving van het depot.
3. Bovemij legt aan haar verzoek om het Benelux-Merkenbureau te bevelen het gedeponeerde teken alsnog in te schrijven in het merkenregister ten grondslag dat
EUROPOLIS onderscheidend vermogen heeft - primair - van huis uit en - subsidiair - doordat het teken is ingeburgerd vóór de datum van het depot. Het Benelux-Merkenbureau heeft de stellingen van Bovemij bestreden.
Onderscheidend vermogen 'van huis uit'
4. Aan de orde is of het teken EUROPOLIS elk onderscheidend vermogen mist voor de diensten waarvoor het is gedeponeerd. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dient plaats te vinden, enerzijds, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd, en anderzijds, in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten.
Bovemij heeft het teken gedeponeerd voor onder meer diensten met betrekking tot verzekeringen. Zij verzoekt thans, evenals in de procedure vanaf het depot tot en met de definitieve weigering (hierna te noemen: inschrijvingsprocedure) inschrijving van het gehele depot. Het hof gaat voorts op grond van de - in zoverre niet bestreden - stellingen van Bovemij ervan uit dat het in aanmerking komende publiek het algemene publiek is.
5. De weigering van het Benelux-Merkenbureau het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a (juncto artikel 39) Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW), zoals dat luidde voor wijziging ingevolge het Protocol houdende wijziging van de BMW d.d. 11 december 2001 (Trb. 2002, 37).
Dit artikelonderdeel bepaalde, dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW Pro gegeven omschrijving van een merk, 'met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.'
6. Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom luidt - voorzover hier van belang:
"B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
1°. (...)
2°. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;
(...)"
7. In het huidige artikel 6bis, eerste lid, BMW zijn de bewoordingen overgenomen van artikel 3, lid 1, onder a t/m d van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten (Pb EG 1989, L 40/1). Aangenomen wordt dat tussen de huidige bepaling enerzijds en de tot 1 januari 2004 geldende bepaling anderzijds geen materieel verschil bestaat. Blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij voornoemd Protocol houdende wijziging van de BMW van 11 december 2001 (bij artikel F) is met de wijziging van artikel 6 bis Pro, lid 1, BMW geen materieel verschil beoogd.
8. Het gedeponeerde teken bestaat uit een combinatie van het woord POLIS met het voorvoegsel EURO. De betekenis van deze twee bestanddelen is van belang bij de beoordeling van de wijze waarop het in aanmerking komende publiek het gehele teken zal opvatten.
Met de term POLIS wordt gewoonlijk een verzekeringsovereenkomst aangeduid. Het gaat om een soortnaam, die tal van verschillende typen van verzekeringen omvat.
EURO is de (ten tijde van het depot reeds bekende) naam van de thans in de Benelux-landen geldende munteenheid en een gangbare afkorting van de begrippen Europa of Europees. Naar ook blijkt uit de door het Benelux-Merkenbureau overgelegde producties gaat het om een zodanig veel gebruikt begrip, dat daaraan elk zelfstandig onderscheidend vermogen moet worden ontzegd.
EURO kan voorts in het normale taalgebruik de aanduiding zijn van een wezenlijk kenmerk van diensten, nl. de Europese hoedanigheid, herkomst of bestemming van die diensten. Het onderhavige teken is daarvan een voorbeeld. Het voorvoegsel EURO geeft daaraan de betekenis van een verzekering met een Euro(pees) kenmerk. Zo benadrukt Bovemij bijvoorbeeld in door haar overgelegde reclamemateriaal (productie 2), dat haar verzekering dekking biedt in geheel Europa.
9. Naar het oordeel van het hof bestaat het gedeponeerde teken uitsluitend uit voor de betrokken diensten beschrijvende aanduidingen. De woordcombinatie ontstijgt begripsmatig, visueel of auditief niet de som van haar afzonderlijke bestanddelen. Gesteld noch gebleken is verder dat het teken een eigen betekenis heeft (gekregen) die los staat van de bestanddelen. Het teken vormt - integendeel - een voor het in aanmerking komend publiek gangbare aanduiding voor diensten die betrekking hebben op - kort gezegd - verzekeringen met een Euro(pees) kenmerk. Het teken mist voor dergelijke diensten elk onderscheidend vermogen.
10. Het betoog van Bovemij dat EUROPOLIS een originele woordcombinatie is, die geen deel uitmaakt van de (gangbare) Nederlandse taal, stuit af op het vorenoverwogene.
Bovemij heeft - bij verzoekschrift - betoogd, dat EURO onderscheidend is, omdat het (naast de eigenlijke betekenis) verwijst naar de omvangrijke en/of vooruitstrevende reikwijdte van waren en diensten, en voor die verwijzende betekenis synoniemen beschikbaar zijn. Dit betoog faalt. 'Euro' mist reeds elk onderscheidend vermogen omdat het in de hiervoor omschreven betekenis een kenmerk aanduidt van de betrokken diensten (vgl. de arresten van het Hof van Jusititie van de Europese Gemeenschappen van 23 oktober 2003, zaak C-191/01) (BHIM/ Wrigley) inzake 'Doublemint' (BIE 2004, 18; IER 2004, 12) en van 12 februari 2004, zaak C-104/01 (KPN Nederland N.V./BMB) inzake 'Postkantoor' (IER 2004, 22). Niet van belang is of voor die betekenis synoniemen beschikbaar zijn, dan wel of het gaat om de enig mogelijke manier waarop die diensten of kenmerken daarvan kunnen worden aangeduid (HvJ EG 12 februari 2004, r.o. 57, inzake 'Postkantoor').
11. Naar het oordeel van het hof bestaat het teken mitsdien uitsluitend uit tekens en aanduidingen die in handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waar en mist het teken van huis uit elk onderscheidend vermogen.
Inburgering van het teken
12. Subsidiair heeft Bovemij een beroep gedaan op inburgering.
13. Bovemij, op wier weg het ligt om aan de hand van relevante producties aan te tonen dat van inburgering sprake is, heeft daartoe - naast de reeds in de inschrijvingsprocedure overgelegde stukken - in de onderhavige procedure ex artikel 6ter BMW een aantal stukken (producties 5 -19) bij haar verzoekschrift gevoegd en voorts bij de mondelinge behandeling van 1 november 2004 nog een groot aantal - tevoren aan het hof en de wederpartij gezonden - bescheiden (producties 1-85) in het geding gebracht.
14. Het BMB voert hiertegen - primair - aan, met een beroep op het arrest van het Benelux Gerechtshof van 15 december 2003, NJ 2004, 347, inzake 'Langs Vlaamse
Wegen', dat het hof slechts acht mag slaan op de stukken die in de inschrijvingsprocedure aan het BMB zijn overgelegd en dat de in de verzoekschriftprocedure ex artikel 6rer BMW in het geding gebrachte stukken buiten beschouwing dienen te blijven.
15. In dit verband rijst de vraag of het genoemde arrest zich er tegen verzet dat in de verzoekschriftprocedure nadere stukken met betrekking tot inburgering worden overgelegd.
16. Het Hof van Cassatie van België heeft in zijn arrest van 27 juni 2002 onder meer de volgende vraag van uitleg gesteld aan het Benelux Gerechtshof:
"1. Moeten de artikelen 6bis en 6ter BMW aldus worden uitgelegd dat het Hof van
Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage en het Cour d'appel van
Luxemburg slechts een bevel tot inschrijving van een merk mogen geven voor
bepaalde waren of diensten van een klasse in zoverre het BMB, na het onderzoek
bepaald bij artikel 6bis, ook een beslissing heeft genomen in verband met die
bepaalde waren of diensten en niet alleen een beslissing heeft genomen die
dezelfde volledige klasse aanbelangde?"
17. Het Benelux Gerechtshof heeft in zijn voormelde arrest van 15 december 2003 deze vraag bevestigend beantwoord na onder meer te hebben overwogen (in de originele, Nederlandse taal):
"10. Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW
blijkt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het
Cour d'appel te Luxemburg bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat ontstaat
uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven; dat die gerechten hun
bevoegdheid ter zake uitoefenen door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen
de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven;
11. dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het
Cour d'appel te Luxemburg derhalve alleen kan oordelen of het BMB al dan niet
terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; dat dit inhoudt dat het Hof van
Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te
Luxemburg alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan
het BMB heeft beslist of had moeten beslissen;
12. dat hieruit volgt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te
's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg geen kennis kan nemen van
aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn
voorgelegd;"
18. Het hof overweegt dat in het onderhavige geval reeds in de inschrijvingsprocedure bij brief van 14 april 1998 (met producties) een beroep is gedaan op inburgering, zodat niet kan worden gezegd dat deze grondslag niet aan het BMB ter beslissing is voorgelegd.
De vraag rijst niettemin of het arrest van het Benelux Gerechtshof zodanig moet worden verstaan dat de term "gegevens" in rechtsoverweging 11 mede omvat (nader) bewijsmateriaal met betrekking tot inburgering. Bevestigende beantwoording van deze vraag zou in voorkomende gevallen meebrengen dat het niet mogelijk is voor een verzoeker die zich op inburgering beroept aanvullend bewijsmateriaal tijdens de verzoekschriftprocedure ex artikel 6ter BMW in te dienen. Denkbaar is dat beantwoording van deze vraag mede van belang is voor andere gevallen waarin ter ondersteuning van een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals onderscheidend vermogen) nader bewijsmateriaal in de verzoekschriftprocedure ex artikel 6ter BMW wordt ingediend.
Het hof acht het in dit verband wenselijk aan het Benelux Gerechtshof na te melden vraag van uitleg voor te leggen.
19. Een ander geschilpunt tussen partijen vormt het territoir van inburgering.
Het Benelux-Merkenbureau stelt zich op het standpunt dat voor inburgering noodzakelijk is dat het teken, als gevolg van het gebruik ervan, door het in aanmerking komende publiek als merk wordt opgevat in het gehele Beneluxgebied, derhalve in elk van de drie landen.
Bovemij betoogt dat voor inburgering van een teken - mits aan de andere voorwaarden is voldaan - voldoende is dat het als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, hetgeen volgens haar, zoals in casu, ook alleen Nederland kan zijn.
In verband hiermee acht het hof het wenselijk na te melden vragen van uitleg voor te leggen aan het Benelux Gerechtshof en/of aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
20. Artikel 3, lid 3 van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PbEG 1989,
L 40/1( (hierna: de Richtlijn) houdt in:
"Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet nietig worden
verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het
gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving
onderscheidend vermogen heeft gekregen. De Lid-Staten kunnen voorts bepalen
dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen
verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving."
De Beneluxlanden hebben van de in de laatste volzin van artikel 3, lid 3 voorziene mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
De BMW kende vóór 1 januari 2004 (zijnde het tijdstip waarop de wijzigiging van de BMW ingevolge het Protocol houdende wijziging van de BMW van 11 december 2001 in werking is getreden) geen bepaling betreffende inburgering.
Het Benelux Gerechtshof heeft de mogelijkheid van inburgering van een (kleur)merk reeds aanvaard in zijn arresten van 9 februari 1977, NJ 1978, 415 (Centrafarm/ Beecham inzake 'rood-zwarte capsules') en van 9 maart 1977, NJ 1978, 416 (Application des Gaz S.A./Machinfabriek Leeferink B.V. inzake 'blauwe gastanks')
Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gaat het bij inburgering om de vraag of het teken, als gevolg van langdurig en intensief gebruik als merk, door het in aanmerking komend publiek zal worden opgevat als een teken dat de identiteit van de waar als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert. Bij de beoordeling of een teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik als merk voor de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd moet rekening gehouden worden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, derhalve met alle factoren waaruit kan blijken dat het teken geschikt is geworden om de waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Indien op basis van die factoren wordt vastgesteld dat de betrokken kringen, of althans een deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identiceren, moet daaraan in elk geval de conclusie worden verbonden, dat aan de in artikel 3, lid 3 van de Richtlijn gestelde voorwaarde voor de inschrijving van het merk is voldaan.
Voor de Benelux-landen geldt het tijdstip van depot als beoordelingsmoment, zodat slechts acht kan worden geslagen op gebruik van het teken tot 28 mei 1997.
21. Het hof heeft voorts in aanmerking genomen dat het Hof van Justitie zich enkele malen in een andere context omtrent het territoriale aspect heeft uitgesproken, te weten bij arrest van 14 september 1999, zaak C-375/97 (General Motors Corporation/ Yplon S.A., inzake artikel 5 lid 2 van Pro voornoemde richtlijn (bekend merk) (NJ 2000, 376)) en (impliciet) bij arrest van 11 maart 2003 zaak C-40/01 (Ansul B.V./Ajax Brandbeveiliging B.V., inzake artikel 12, lid 1 van voornoemde richtlijn (normaal gebruik) (NJ 2004, 339)).
Voorts heeft het Benelux Gerechtshof bij arrest van 22 november 1985, NJ 1986, 241 (Anciens Etablissements Jean Delvaux S.A. / DBL Belgium S.A., met betrekking tot feitelijke bekendheid van een tekening of model in de belanghebbende kring (Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)) geoordeeld dat daarvoor niet is vereist dat er bekendheid is geweest over (in) het gehele Beneluxgebied.
Daarnaast heeft het Benelux Gerechtshof in zijn arrest van 13 juni 1994, NJ 1994, 665 (Renault/Reynolds) naar aanleiding van een vraag betreffende de territoriale reikwijdte van een verbod op grond van artikel 13, onder a, BMW onder meer beslist dat een "verbod van gebruik van een merk geldt voor het gebruik van dat merk in het gehele Beneluxgebied, terwijl daarbij niet van belang is of dit ook is gevorderd, noch of de vordering tevens strekt tot nietigverklaring van het merk en doorhaling van de inschrijving daarvan"; dat "de rechter (…) echter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, het verbod uitdrukkelijk [kan] beperken tot een bepaald gebied, doch ook in dat geval dient hij het gehele Beneluxgebied te betrekken bij de beoordeling van de overeenstemmingsvraag."
22. Het commentaar van partijen op de in de beschikking van 9 december 2004 voorshands verwoorde vragen geeft het hof aanleiding na te melden vragen van uitleg te formuleren:
23.
(1) Moet het genoemde arrest van het Benelux Gerechtshof van 15 december 2003
zodanig worden uitgelegd dat de term "gegevens" in rechtsoverweging 11 mede omvat het in een verzoekschriftprocedure ex artikel 6ter BMW overgelegde (nadere) bewijsmateriaal met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering) en betekent zulks dat zodanig nader bewijsmateriaal door het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg buiten beschouwing dient te worden gelaten?
(2) Moet artikel 3, lid 3 van de Richtlijn zodanig worden uitgelegd dat voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen (in casu door een Beneluxmerk) als gevolg van gebruik, als in dat lid bedoeld, noodzakelijk is dat het teken vóór het tijdstip van depot wordt opgevat als merk door het in aanmerking komende publiek in het gehele Beneluxgebied, derhalve in België, Nederland en Luxemburg?
Ingeval van ontkennende beantwoording van vraag 2:
(3) Is aan de in artikel 3 lid 3 van Pro de Richtlijn gestelde voorwaarde voor inschrijving, als bedoeld in dat lid, voldaan indien het teken, als gevolg van het gebruik ervan, door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied als merk wordt opgevat, en kan dit aanmerkelijk deel bijvoorbeeld ook alleen Nederland zijn?
(4) Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3 lid 3 van Pro de Richtlijn, van een - uit een of meer woorden van een
officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of, zoals in casu, het Beneluxgebied) bestaand - teken rekening te worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied?
Is daarbij voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien / vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken.
Beslissing
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage:
- verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om met betrekking tot de hierboven onder 23 geformuleerde vragen 2, 3 en 4 betreffende de uitleg van voormelde Richtlijn uitspraak te doen;
- verzoekt het Benelux Gerechtshof om met betrekking tot de hierboven onder 23 geformuleerde vraag 1 betreffende de uitleg van de BMW in verband met voornoemd arrest van 15 december 2003 en vraag 4 uitspraak te doen;
- houdt iedere verdere beslissing aan en schorst de procedure totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Benelux Gerechtshof uitspraak zullen hebben gedaan.
Deze beschikking is gegeven door mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Verduyn, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 januari 2005, in
tegenwoordigheid van de griffier.