Uitspraak
Uitspraak: 16 november 2000
Rekestnummer: R00/373
Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, kamer MC-5, heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
JOHNSON SPARK VENTURES B.V.,
gevestigd te Lage Zwaluwe, Gemeente Drimmelen,
verzoekster,
(hierna te noemen: Johnson)
procureur: Mr A.H. Westendorp,
t e g e n
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te ’s-Gravenhage,
verweerder,
(hierna te noemen: het Bureau)
procureur: Mr C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Bij op 29 mei 2000 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met drie producties) heeft Johnson het hof verzocht het Bureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot van het teken VIRTUAL FRANCHISE, kosten rechtens.
Het Bureau heeft het hof bij op 12 juli 2000 ingekomen verweerschrift verzocht het verzoek af te wijzen, kosten rechtens. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2000, waarbij partijen -het Bureau onder overlegging van zes producties- hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, Johnson door Mr E.J.L. Mulderink, advocaat te Breda, en het Bureau door zijn procureur.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit de stukken van het geding blijkt het volgende:
a. Johnson heeft op 2 februari 1999 onder nummer 931636 bij het Bureau het woordmerk VIRTUAL FRANCHISE gedeponeerd. De door het Bureau verstuurde ontvangstbevestiging vermeldt dat het depot is verricht voor waren en diensten in -onder meer- klasse 42 (‘Overige diensten’). Anders dan de overige genoemde klassen komt deze klasse echter niet voor in het door het Bureau overgelegde afschrift van het depot. Nu partijen slechts de (ook) in dat afschrift genoemde opsomming aanhouden zal het hof er -kennelijk gelijk partijen- van uitgaan dat het depot is gedaan voor waren en diensten in de klassen:
klasse 35: Reclame, beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; commercieel-zakelijke dienstverlening verband houdende met de elektronische handel en met Internet;
klasse 38: Telecommunicatie;
klasse 39: Vervoer en opslag;
klasse 41: Opvoeding en ontspanning.
b. Het Bureau heeft bij brief van 31 augustus 1999 aan de gemachtigde van Johnson laten weten de inschrijving van het depot 931 636 voorlopig te weigeren.
Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven:
“Het teken ‘VIRTUAL FRANCHISE’ bestaat uitsluitend uit de in de marketingbranche gangbare aanduiding virtual franchise (vrij vertaald: virtuele franchise) en mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klassen 35, 38, 39 en 41 genoemde diensten die daarop betrekking hebben (zie artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, (..))“
c. Johnson heeft tegen deze voorlopige weigering geen bezwaar aangetekend.
d. Het Bureau heeft daarop bij brief van 29 maart 2000 aan de gemachtigde van Johnson mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot 931 636.
3. Johnson heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot. Zij stelt zich daartoe op het standpunt dat het door haar gedeponeerde teken niet uitsluitend beschrijvend is voor de diensten waarvoor het depot is verricht en voldoende onderscheidend vermogen heeft.
4. Het Bureau bestrijdt het standpunt van Johnson en heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
5. Bij zijn weigering het depot in te schrijven heeft het Bureau zich gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a BMW. Volgens die bepaling wordt de inschrijving geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW Pro gegeven definitie van een merk, ‘met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies Pro B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.’
6. Laatstgenoemd artikel luidt -voorzover hier van belang- als volgt:
“B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
1. (..)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd; (..)”
7. Het gaat thans om de vraag of de woordcombinatie VIRTUAL FRANCHISE voor de diensten waarvoor het depot is verricht, elk onderscheidend vermogen mist in de zin van voornoemde verdragsbepaling.
De omstandigheid dat Johnson geen bezwaar heeft aangetekend tegen de voorlopige weigering tot inschrijving door het Bureau staat aan de beoordeling van die vraag overigens niet in de weg.
8. Johnson betoogt hieromtrent dat de verkregen combinatie niet gangbaar is en dat die -gelet op wat zij noemt: haar activiteiten op het gebied van internetdiensten, in het bijzonder gerelateerd aan media-activiteiten- onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken diensten.
9. Ten aanzien van de bestanddelen waaruit de combinatie bestaat merkt het hof het volgende op.
Het bestanddeel ‘franchise’ is -onder meer- een welbekende benaming, eigen aan een bepaald soort samenwerking tussen ondernemingen. Als zodanig is het ontbloot van onderscheidend vermogen.
Dit laatste geldt ook voor het uit de Engelse taal afkomstige bestanddeel ‘virtual’, dat (in het Nederlands taalgebruik) gangbaar is voor het aanduiden van verband met de virtuele, denkbeeldige -althans niet tastbare- wereld van het Internet, internetdiensten, computertoepassingen en dergelijke meer. Daarbij komt dat het leggen van dat verband -of een vergelijkbare associatie- niet door verlening van een merkrecht aan één bepaalde merkhouder voorbehouden dient te zijn.
Zonder meer moet dan ook worden geoordeeld dat, gelijk tussen partijen niet is omstreden, de bestanddelen VIRTUAL en FRANCHISE afzonderlijk beschouwd elk onderscheidend vermogen missen.
10. Het hof verwerpt het betoog van Johnson dat de combinatie van ‘franchise’ met de toevoeging ‘virtual’ een teken met enig onderscheidend vermogen oplevert voor de diensten in de klassen 35 en 38. De combinatie ontstaat door het aanvullen van één generieke term met een andere, op een (voor die term) in het Nederlands taalgebruik gangbare wijze. Het resultaat kan niet als origineel of fantasievol worden beschouwd en bevat niets ‘extra’s’ waardoor de som van de combinatie uitstijgt boven de delen daarvan. Het in aanmerking komend publiek in de Benelux zal uit het teken niet meer afleiden dan dat kennelijk sprake is van een bepaalde wijze van ondernemen met een ‘virtueel’ aspect.
De stelling van Johnson -die door de producties wordt weerlegd- dat de combinatie niet gangbaar is, kan daaraan, ook indien juist, niet afdoen. Het gebruik van een Engelstalig woord voegt evenmin iets toe ten opzichte van Nederlandstalige equivalenten daarvan, nu deze voor woorden als de onderhavige inwisselbaar zijn.
In aanmerking dient nog genomen te worden dat aanvaarding van VIRTUAL FRANCHISE als merk derden zou verhinderen dezelfde of soortgelijke diensten aldus aan te duiden.
Naar oordeel van het hof is het door de combinatie verkregen teken voor de betrokken diensten slechts aan te merken als beschrijvend en mist het ieder onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 6 bis Pro, lid 1, onder a (BMW).
11. Uit het bovenstaande vloeit voort dat het verzoek van Johnson, nu dit betrekking heeft op alle voormelde diensten van klassen 35 en 38, 39 en 41 gezamenlijk, moet worden afgewezen en dat Johnson als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten moet worden verwezen.
Beslissing
Het hof:
wijst het door Johnson verzochte af;
verwijst Johnson in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op fl. 3.875,--.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Van Sandick en Kiers-Becking, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 november 2000, in tegenwoordigheid van de griffier.