Uitspraak
arrest
GERECHTSHOF ARNHEM
Sector civiel recht
zaaknummer gerechtshof: 200.050.435
(zaak-/rolnummer rechtbank: 106429 / KG ZA 09-312)
arrest in kort geding van de eerste civiele kamer van 4 mei 2010
inzake
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
THINK LEGAL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
appellante,
advocaat mr. F.A.M. Knüppe,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DIGISTART2001 B.V.,
gevestigd te Zutphen,
geïntimeerde,
advocaat mr. M.A. Amende.
1 Het geding in eerste aanleg
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 29 oktober 2009 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Zutphen tussen appellante (hierna: Think Legal) als eiseres en geïntimeerde (hierna: Digistart) als gedaagde in kort geding heeft gewezen; van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.
2 Het geding in hoger beroep
2.1 Think Legal heeft bij exploot van 25 november 2009 aan Digistart aangezegd van dat vonnis in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Digistart voor dit hof.
2.2 Bij conclusie van eis in hoger beroep heeft Think Legal door verwijzing naar de dagvaarding zeven grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht en bewijs aangeboden. Zij heeft twee nieuwe producties in het geding gebracht en gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad:
1. Digistart zal bevelen te staken en gestaakt te houden het doen van uitlatingen aan derden die inhouden dat Think Legal door het te koop aanbieden en/of verkopen van (Jurisource©, wat het hof leest als) Jurisource® software producten inbreuk zou maken op aan Digistart toekomende rechten, meer in het bijzonder auteursrechten op software voor het anonimiseren of anderszins metadateren van teksten;
2. Digistart zal bevelen binnen een week na het te wijzen arrest aan de advocaat van Think Legal, mr T.F.W. Overdijk te Amsterdam, schriftelijk opgave te doen van naam en adres van eenieder aan wie zij mondeling of schriftelijk de litigieuze uitlatingen heeft gedaan;
3. Digistart zal veroordelen, indien zij met de nakoming van de onder 1 en 2 te geven bevelen in gebreke blijft, aan Think Legal een dwangsom te betalen groot € 5.000,-- per keer dat Digistart geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het gegeven verbod en/of gegeven bevel, alsmede een dwangsom van € 2.000,-- voor iedere dag dat de overtreding respectievelijk niet nakoming van de te geven bevelen zal voortduren, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele dag gerekend, met een maximum van € 100.000,--;
zoals in eerste aanleg door Think Legal gevorderd; zulks onder veroordeling van Digistart in de volledige kosten (in de zin van artikel 1019h Rv) van de procedure, de volledige kosten (in de zin van artikel 1019h Rv) van de eerste instantie daaronder begrepen.
2.3 Bij memorie van antwoord heeft Digistart de grieven bestreden, en heeft zij bewijs aangeboden. Zij heeft geconcludeerd dat het hof het appel niet ontvankelijk zal verklaren althans het zal verwerpen met veroordeling van Think Legal in de kosten van de procedure in eerste en tweede instantie ex artikel 1019h Rv.
2.4 Ter zitting van 15 april 2010 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Think Legal door mr. T.F.W. Overdijk, advocaat te Amsterdam, en Digistart door mr. M.A. Amende, advocaat te Zutphen, beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht.
Mr. Overdijk voornoemd heeft voorafgaand aan de zitting aan de wederpartij en het hof de producties A3, A4 en A5 gezonden. Het hof heeft, met partijen, geconstateerd dat deze producties kort en eenvoudig te doorgronden zijn. Mr. Amende heeft verklaard tegen het in het geding brengen van die producties geen bezwaar te hebben, waarna het hof aan mr. Overdijk akte heeft verleend van het in het geding brengen van die producties.
Mr. Amende voornoemd heeft voorafgaand aan de zitting aan de wederpartij en het hof een financieel overzicht en twee declaraties gezonden. Het hof heeft, met partijen, geconstateerd dat deze producties kort en eenvoudig te doorgronden zijn. Mr. Overdijk heeft verklaard tegen het in het geding brengen van die producties geen bezwaar te hebben, waarna het hof aan mr. Amende akte heeft verleend van het in het geding brengen van die producties.
2.5 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd.
3 De vaststaande feiten
3.1 Tussen partijen staan in hoger beroep als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken en op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde producties dan wel als door de rechtbank vastgesteld en in hoger beroep niet bestreden, de navolgende feiten vast.
3.2 Think Legal drijft een adviesbureau voor juridische professionals. Een deel van haar dienstverlening bestaat in het leveren van methoden en technieken voor kennismanagement en interpretatie van documenten alsmede taaltechnologische toepassingen voor het samenvatten en anonimiseren van juridische teksten. Digistart ontplooit ook activiteiten op het gebied van taaltechnologie en computers.
3.3 Digistart en de besloten vennootschap Jurisource B.V. hebben een joint venture gehad die werd uitgevoerd in een besloten vennootschap New Law Facilities B.V. (hierna: NLF) waarin zij elk 50% van de aandelen bezaten. NLF had een tweetal dochtervennootschappen, Info Law B.V. (hierna: Info Law) en New Law B.V.
3.4 Info Law heeft in maart 2004 met Carp Technologies B.V. (hierna: Carp) te Enschede een overeenkomst (hierna: het Carp-contract) gesloten voor de ontwikkeling van een automatische anonimiseerapplicatie die bij Bistro, klant van Info Law, rechterlijke uitspraken moest kunnen anonimiseren. Ingevolge deze overeenkomst is een project uitgevoerd waarin twee producten ontwikkeld zijn, te weten een identiteitherkenningsmodule Jurisource®Identity en een daarop gebaseerde anonimiseerapplicatie Jurisource®Identity Strafrecht. Onder het hoofd “Intellectuele eigendom” houdt de overeenkomst onder meer in:
- Info Law is voornemens om op basis van de identiteitherkenningsmodule Jurisource®Identity meerdere toepassingen in de markt te verkopen.
- Info Law ziet in de markt goede mogelijkheden en wil Carp contracteren voor de leverantie van de software die de realisatie van Jurisource®Identity en de daarop gebaseerde applicaties mogelijk maakt.
……….
- Rekening houdende met deze wederkerige belangen van een duurzame samenwerking komen Info Law en Carp het volgende overeen met betrekking tot de intellectuele eigendom van de producten die uit deze overeenkomst voortvloeien:
1. Info Law heeft opdracht gegeven tot de ontwikkeling, de bouw en de levering van een identiteitherkenningsmodule onder de naam Jurisource®Identity en een daarop gebaseerde netwerkapplicatie Jurisource®Identity Strafrecht voor strafrechtelijke uitspraken van Gerechtshoven en de Hoge Raad, verder te noemen: het Product.
2. Info Law heeft de volledige rechten op het Product met betrekking tot de intellectuele eigendom, zowel auteursrechtelijk als databankrechtelijk of van welke andere aard dan ook, alsmede met betrekking tot de exploitatie van het product.
……….
7. Carp blijft evenwel gerechtigd om hetzelfde type software dat ten grondslag ligt aan de module Jurisource®Identity en de daarop gebaseerde applicaties, aan afnemers van Carp te verkopen indien Carp daarover vooraf aan Info Law bericht en aan Info Law een nader overeen te komen redelijke vergoeding betaalt.
3.5 Info Law heeft met Bistro een op 23 april 2004 schriftelijk vastgelegde overeenkomst (hierna: het Bistro-contract) gesloten voor de inrichting van de applicatie Jurisource®Identity Strafrecht. De overeenkomst houdt onder meer in:
2. Licentie voor de generieke module Jurisource®Identity
De inrichting van de specifieke applicatie Jurisource®Identity Strafrecht voor strafrechtelijke arresten van de Hoge Raad en de Gerechtshoven vindt plaats door de aanpassing van de door Info Law ontwikkelde generieke module Jurisource®Identity. Voor het gebruik van de software van deze generieke module wordt een licentie verleend waarvoor eenmalig kosten in rekening worden gebracht.
3.6 In 2006 hebben Digistart en Jurisource B.V. hun samenwerking beëindigd. In december 2006 zijn NLF en haar dochtervennootschappen ontbonden. Op 15 mei 2007 is een gecombineerde aandeelhoudersvergadering van deze drie vennootschappen gehouden. Het daarin genomen besluit 6 houdt onder meer in:
Jurisource B.V. is bij uitsluiting van ieder ander ….. gerechtigd tot het voeren van, het exploiteren of anderszins beschikken over het woord- en beeldmerk, de productnaam, de website, het logo en de pay off Jurisource® in alle varianten van en extensies op deze naam, ook zoals deze door de vennootschappen werden gevoerd.
Het besluit 8 houdt onder meer in:
Aan DiGi-Start 2001 B.V. wordt toegedeeld en in die hoedanigheid neemt deze vennootschap aldus over van Info Law B.V. de overeenkomst die is afgesloten met het bureau Bistro van de Raad voor de Rechtspraak inzake de anonimisering van strafrechtelijke uitspraken;
3.7 In 2007 is Jurisource B.V opnieuw een joint venture aangegaan, dit maal met Vadesta Holding B.V. (hierna: Vadesta). Deze joint venture werd ondergebracht in Think Legal die daartoe in juli 2007 is opgericht. Het woord-/beeldmerk Jurisource® werd door Jurisource B.V. in Think Legal ingebracht. In september 2008 is [X], directeur van Jurisource B.V., overleden. De samenwerking tussen Jurisource B.V. en Vadesta is beëindigd en in 2009 zijn de aandelen van Jurisource B.V. in Think Legal overgedragen aan Vadesta. Op 1 december 2009 is Jurisource B.V. gefailleerd.
3.8 Op enig moment heeft Think Legal de Hoge Raad en de Raad voor de Rechtspraak benaderd als potentiële afnemers van in 2008/2009 in samenwerking met Carp ontwikkelde anonimiseringssoftware onder de naam Jurisource®Anonimiseren. Daarop heeft Digistart medewerkers van deze beide potentiële afnemers benaderd en zich tegenover hen uitgelaten in die zin dat de door Think Legal aangeboden software inbreuk maakte op aan Digistart toekomende rechten van intellectuele eigendom.
4 Bespreking van grief I
4.1 De eerste rechter heeft niet aannemelijk geacht dat de bodemrechter zal beslissen dat de intellectuele eigendomsrechten betreffende Jurisource-producten aan Think Legal toekomen. Daarop heeft zij de afwijzing van de vorderingen van Think Legal doen steunen waarbij zij in het midden heeft gelaten in hoeverre Digistart op Jurisource-Identity in het algemeen dus ook voor andere rechtsgebieden dan strafrecht rechten kan doen gelden.
4.2 Hiertegen richt zich grief I met de (trouwens ook in andere grieven en toelichtingen op grieven terugkerende) klacht dat de eerste rechter aldus uitgaat van een onjuiste grondslag van de vordering. Think Legal betoogt dat zij aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd, niet dat zij bepaalde rechten heeft, maar dat Digistart bepaalde rechten niet heeft en daarom onrechtmatig handelt met uitlatingen dat Think Legal op die rechten inbreuk zou maken.
4.3 Deze klacht is gegrond. Digistart heeft zich tot beoogde afnemers van Think Legal gewend met de waarschuwing dat Think Legal met de door haar aangeboden software op rechten van Digistart inbreuk maakt. Think Legal acht die uitlatingen onrechtmatig en de grondslag van dat verwijt is niet dat zij, Think Legal, rechten van intellectuele eigendom op die aangeboden software heeft, maar dat zij er geen inbreuk mee maakt op rechten van Digistart. De afwijzing van de vorderingen van Think Legal op de door de eerste rechter daarvoor bijgebrachte grond kan aldus geen stand houden.
5 Herbeoordeling van de door Think Legal gevraagde voorzieningen
5.1 Digistart bestrijdt de spoedeisendheid van de gevraagde voorzieningen, maar ten onrechte. Als Digistart, zoals haar verweten wordt, op onrechtmatige wijze in de markt onjuiste en ongunstige berichten over Think Legal verspreidt, schaadt dat Think Legal in haar bedrijfsdebiet en heeft zij er belang bij dat aan die toestand zo spoedig mogelijk een eind komt.
5.2 Digistart heeft bezwaar gemaakt tegen de overlegging van het Carp-contract, van het Bistro-contract en van de notulen van 15 mei 2007. Deze stukken zijn volgens haar vertrouwelijk en behoren tot de “privé-sfeer” van Digistart (en van anderen, maar niet van Think Legal) en nergens blijkt uit dat Think Legal deze documenten rechtmatig verkregen heeft. Het hof verwerpt dit bezwaar. Het enkele feit dat Think Legal bij deze overeenkomsten geen partij was en dat zij niet bij de genotuleerde vergadering aanwezig was, maakt deze stukken nog niet “vertrouwelijk” en Digistart heeft niet aangegeven waarom ze vertrouwelijk zouden zijn. Zij geeft ook niet aan wat zij verstaat onder de “privé-sfeer” van een commercieel opererende rechtspersoon en miskent dat een overgelegd stuk niet op voorhand als “onrechtmatig verkregen” kan worden beschouwd zolang de rechtmatige verkrijging niet is aangetoond.
5.3 Dat Digistart zich in de door Think Legal bedoelde zin heeft uitgelaten, wordt door Digistart bevestigd, maar zij beroept zich erop dat die uitlatingen juist zijn en dat de door Think Legal aangeboden software inderdaad een inbreuk is op aan Digistart toekomende rechten van intellectuele eigendom. Volgens Digistart kwamen die rechten ingevolge het Carp-contract toe aan Info Law en zijn zij ingevolge de bij de ontbinding van Info Law gemaakte afspraak dat aan Digistart het Bistro-contract werd toegedeeld, op Digistart overgegaan.
5.4 Bij het Carp-contract werden de volledige rechten op “het Product” (dat wil zeggen op de module Jurisource®Identity en de daarop gebaseerde applicatie Jurisource®Identity Strafrecht) aan Info Law toegekend. Het was echter niet het Carp-contract, maar het Bistro-contract dat bij de ontbinding van Info Law aan Digistart werd toebedeeld. Als het al de bedoeling was daarbij ook de rechten van intellectuele eigendom op “het Product” aan Digistart over te dragen, zoals Digistart beweert met een beroep op een overgelegde verklaring van [Y] (die als onafhankelijk deskundige de beëindiging en afwikkeling van de joint venture begeleidde), dan is aan die bedoeling toch geen uitvoering gegeven. Noch uit de notulen van 15 mei 2007, noch uit enig ander document blijkt iets van die overdracht hoewel voor een dergelijke overdracht rechtens nu eenmaal een akte vereist is. Voor auteursrecht volgt dat uit artikel 2 lid 2 Auteurswet Pro 1912, voor databankrecht uit artikel 2 lid 4 Databankenwet Pro.
5.5 Daar komt bij dat het Carp-contract wel gericht was op de ontwikkeling van software ten behoeve van de uitvoering van het Bistro-contract, maar het was daar niet exclusief op gericht. Het Bistro-contract ging uitsluitend over de applicatie Jurisource®Identity Strafrecht en daarmee ook wel over de daaraan ten grondslag liggende module Jurisource®Identity en dat waren ook de producten in welker ontwikkeling het Carp-contract voorzag. Het hoofdstuk 6 in het Carp-contract evenwel, waarin de intellectuele eigendom geregeld was, kende zijn eigen considerans en gaf apart de overwegingen waardoor die regeling was ingegeven. De eerste twee en de laatste van die overwegingen zijn hiervoor onder 3.4 weergegeven. Daar blijkt duidelijk uit dat de contracterende partijen bij de regeling van de intellectuele eigendom verder keken dan alleen maar naar het Bistro-contract. Dat blijkt uit de in de eerste alinea voorkomende “meerdere toepassingen”, het in de tweede alinea voorkomende “applicaties” (in het meervoud) en de in de laatste alinea voorkomende “duurzame samenwerking”. Het ligt daarom niet voor de hand dat men bij de ontbinding van Info Law en de afwikkeling van haar vermogensbestanddelen het Carp-contract en de daaruit voortvloeiende rechten vanzelfsprekend en zonder dat dat nog vermelding behoefde als een “toebehoren” van het Bistro-contract zag.
5.6 Ten overvloede overweegt het hof dat, zelfs als de auteursrechten op Jurisource®Identity en Jurisource®Identity Strafrecht op Digistart zouden zijn overgegaan, er nog steeds onvoldoende gronden zijn voor de conclusie dat de door Think Legal aangeboden software, een door haar als Jurisource®Anonimiseren aangeduide applicatie, een inbreuk op die rechten zou vormen. Digistart heeft niet duidelijk gemaakt waarin die inbreuk zou bestaan. Ter gelegenheid van de pleidooien is zij uitgenodigd dit punt toe te lichten en heeft zij verklaard dat de door Think Legal aangeboden software een anonimiseringsapplicatie is en dat zij door Carp ontwikkeld is en dat die beide omstandigheden naar haar mening een inbreuk op haar rechten met zich brengen. Daarmee kan het hof zich niet verenigen. Deze twee omstandigheden zijn onvoldoende om Jurisource®Anonimiseren te kwalificeren als een openbaarmaking of verveelvoudiging, dan wel als een opvragen of hergebruiken van Jurisource®Identity. Dat geldt te meer nu een van Carp afkomstige notitie in het geding is gebracht waarin Carp verklaart dat de destijds voor Jurisource®Identity gebruikte programmacode niet is hergebruikt voor Jurisource®Anonimiseren, dat ook de onderliggende technieken volledig verschillend zijn en er geen direct verband tussen beide is.
5.7 Op grond van het hiervoor onder 5.4 tot en met 5.6 overwogene acht het hof voorshands niet aannemelijk dat Think Legal met de door haar aangeboden applicatie Jurisource®Anonimiseren inbreuk maakt op aan Digistart toekomende rechten van intellectuele eigendom. Digistart had ook volstrekt onvoldoende grond om die inbreuk te vrezen, heeft voor die vrees althans onvoldoende verantwoording gegeven. Door Think Legal er niettemin bij haar potentiële afnemers van te betichten dat zij met de aangeboden software op de rechten van Digistart inbreuk maakte, heeft zij in strijd gehandeld met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en aldus onrechtmatig. De in eerste aanleg door Think Legal gevraagde voorzieningen zijn aldus toewijsbaar.
5.8 Dat geldt ook voor de tweede gevraagde voorziening, te weten tot het doen van opgave van degene aan wie Digistart de gewraakte uitlatingen heeft gedaan. Tevergeefs voert Digistart aan dat er geen bewijs is dat zij die uitlatingen tegenover anderen dan (medewerkers van) de Hoge Raad en de Raad voor de Rechtspraak heeft gedaan. Het feit dat zij zich tegenover deze twee potentiële afnemers van Think Legal aldus heeft uitgelaten, is voldoende reden om rekening te houden met de mogelijkheid dat dat ook tegenover anderen gebeurd kan zijn. Onduidelijk is de strekking van het door Digistart aangevoerde argument dat zij “nimmer aan het bewijzen van iets negatiefs zou kunnen voldoen”. Niet valt in te zien waarom zij niet naar waarheid de gevraagde opgave zou kunnen doen; bewijs van de juistheid daarvan wordt niet van haar gevorderd.
6 Slotsom
6.1 Nu grief I tot vernietiging van het bestreden vonnis moet leiden en de in eerste aanleg door Think Legal gedane vordering toewijsbaar is, zal het hof de gevraagde voorzieningen verlenen met dien verstande dat het hof een iets meer beperkte formulering van die voorzieningen en een zekere matiging van de gevorderde dwangsommen zoals na te melden verantwoord acht.
6.2 De grieven II tot en met VII, die deels met grief I samenvallen, deels door de gegrondbevinding van grief I achterhaald zijn en deels geen zelfstandige betekenis hebben, behoeven geen bespreking meer.
6.3 Digistart zal als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van beide instanties verwezen worden. Think Legal heeft daarbij toepassing van artikel 1019h Rv bepleit, maar ten onrechte. Zij heeft, met name in hoger beroep in den brede betoogd dat haar vordering nu juist niet gebaseerd is op door haar gepretendeerde rechten van intellectuele eigendom en het hof vermag niet in te zien hoe de vordering dan beschouwd zou kunnen worden als te strekken tot handhaving van zodanige rechten als bedoeld in artikel 1019 Rv Pro.
7 De beslissing
Het hof, recht doende in hoger beroep in kort geding:
vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Zutphen van 29 oktober 2009 en doet opnieuw recht;
verbiedt Digistart zich tegenover potentiële afnemers van Think Legal uit te laten in die zin dat Think Legal door het verkopen of te koop aanbieden van Jurisource® software producten inbreuk zou maken op aan Digistart toekomende rechten van intellectuele eigendom, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor elke overtreding tot een maximum van € 100.000,00;
beveelt Digistart binnen twee weken na de uitspraak van dit arrest aan de advocaat van Think Legal, mr T.W.F. Overdijk te Amsterdam, schriftelijk opgave te doen van naam en adres van de potentiële afnemers van Think Legal aan wie zij de litigieuze uitlatingen heeft gedaan, zulks op straffe van een dwangsom van € 2.000,00 voor elke dag dat zij met voldoening aan dit bevel in gebreke zal zijn, één gedeelte van een dag daarbij te rekenen voor een volle dag en tot een maximum van € 100.000,00;
wijst het meer of anders gevorderde af;
veroordeelt Digistart in de kosten van beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Think Legal wat betreft de eerste aanleg begroot op € 816,00 voor salaris van de advocaat overeenkomstig het liquidatietarief, op € 74,75 voor exploitkosten en op € 262,00 voor griffierecht en wat betreft het hoger beroep begroot op € 2.682,00 voor salaris van de advocaat overeenkomstig het liquidatietarief, op € 74,75 voor exploitkosten en op € 313,00 voor griffierecht.
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. mrs. G. Mannoury, A. Smeeïng-van Hees en L.J. de Kerpel-van de Poel, is bij afwezigheid van de voorzitter ondertekend door de oudste raadsheer en is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 mei 2010 .