Uitspraak
12 april 2005
eerste civiele kamer
rolnummer 2004/948 KG
G E R E C H T S H O F T E A R N H E M
Arrest
in de zaak van:
de vennootschap naar Duits recht Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, tevens handelend onder de naam BMW,
gevestigd te München, Duitsland,
appellante,
procureur: mr. J.C.N.B. Kaal,
tegen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X5 Centrum B.V.,
gevestigd te Haaksbergen,
geïntimeerde,
procureur: mr. B.J. Schadd.
1 Het geding in eerste aanleg
Voor de procedure in eerste aanleg wordt verwezen naar de inhoud van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Almelo tussen appellante (hierna te noemen: BMW) als eiseres en geïntimeerde (hierna te noemen: X5 Centrum) als gedaagde in kort geding gewezen vonnis van 13 september 2004. Van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.
2 Het geding in hoger beroep
2.1 Bij exploot van 8 oktober 2004 heeft BMW hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 13 september 2004, met dagvaarding van X5 Centrum voor dit hof. Bij dit exploot heeft BMW tegen het bestreden vonnis vijf grieven aangevoerd en toegelicht, bewijs aangeboden, haar eis vermeerderd en aangekondigd te zullen concluderen dat het hof dit vonnis zal vernietigen voor zover daarbij haar vorderingen zijn afgewezen, en, opnieuw recht doende, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad:
1. X5 Centrum zal bevelen binnen zeven werkdagen na betekening van dit arrest al datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen <x5-centrum.nl> en <x5centrum.nl> en elke andere op naam van X5 Centrum geregistreerde domeinnaam waarin het merk BMW en/of X5 voorkomt, om niet en zonder enige restrictie door te halen respectievelijk op te heffen, een en ander in overeenstemming met het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening via de provider van X5 Centrum, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een verzoek daartoe, en daartoe op eerste verzoek door voornoemde Stichting eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van een vergoeding van eventueel door genoemde Stichting te maken kosten, alsmede van alle in dit verband te voeren correspondentie binnen 24 uur na verzending dan wel ontvangst, een afschrift aan de advocaat van BMW, mr. R.C.K. van Oerle, te zenden;
2. X5 Centrum zal veroordelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, ieder direct dan wel indirect (bijvoorbeeld door enige met (één van) hem verbonden (rechts)personen), gebruik van het teken BMW en X5 of een daarmee overeenstemmend teken (bijvoorbeeld als (deel van een) domeinnaam), zoals de registratie en/of enig ander gebruik van de domeinnamen <x5-centrum.nl> en <x5centrum.nl> (typograbbing en gebruik als metatag daaronder begrepen);
het sub 1 en 2 gevorderde op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500 (zegge: tweeduizendvijfhonderd Euro) ineens voor ieder niet-volledig nagekomen bevel en van € 5.000 (zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de niet-nakoming voortduurt;
3. BMW zal machtigen dit arrest in de plaats te stellen van de wilsverklaring van X5 Centrum, steeds daar waar nodig en voor zover nodig of gewenst voor de sub 1 bedoelde doorhaling respectievelijk opheffing van de domeinnamen <x5-centrum.nl> en <x5centrum.nl>;
4. X5 Centrum zal verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het arrest, direct dan wel indirect (bijvoorbeeld door middel van enige met haar verbonden (rechts)persoon) een handelsnaam te (doen) voeren waarin het woord, respectievelijk bestanddeel/letterverbinding “X5” voorkomt, dan wel een andere handelsnaam te voeren waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen de waren en diensten en de onderneming van X5 Centrum en die van BMW;
5. X5 Centrum zal bevelen om binnen vier weken na betekening van dit arrest door middel van een statutenwijziging haar statutaire naam dusdanig te hebben gewijzigd dat het bestanddeel “X5” daarvan geen deel meer uitmaakt en dat geen verwarring meer is te duchten tussen de onderneming van BMW en de onderneming van X5 Centrum;
6. X5 Centrum zal veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van BMW, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt het gebruik van foto’s waarop BMW auteursrechthebbende is;
7. X5 Centrum zal bevelen om binnen vier weken na betekening van dit arrest de Kamer van Koophandel op de daartoe voorgeschreven en op volledige wijze te hebben geïnstrueerd om met spoed de inschrijving van de handelsnaam X5 Centrum in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te wijzigen conform hetgeen onder 6. (het hof leest: 4) hiervoor is opgenomen, onder toezending aan de advocaat van BMW, mr. R.C.K. van Oerle, van een kopie van de daartoe strekkende instructie met de daartoe behorende bijlage aan de betreffende afdeling van de Kamer van Koophandel;
8. X5 Centrum zal bevelen om binnen vier weken na betekening van dit arrest aan de advocaat van BMW, mr. R.C.K. van Oerle, een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te hebben doen toekomen, waaruit blijkt dat inschrijving van de handelsnaam van X5 Centrum inderdaad is gewijzigd;
het sub 4, 5, 6, 7 en 8 gevorderde op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per keer dat X5 Centrum geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met enig gegeven verbod of bevel en per dag dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend;
9. de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 260 Wetboek Pro van Burgerlijke Rechtsvordering, te stellen op één jaar nadat dit arrest is betekend en in kracht van gewijsde is gegaan;
10. X5 Centrum zal veroordelen aan BMW te betalen als voorschot op de door haar geleden schade de buitengerechtelijke kosten, tot op heden geschat op € 2.000,=, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der sommatie, althans de dag van dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening;
11. X5 Centrum zal veroordelen in de kosten van deze procedure in beide instanties alsmede tot terugbetaling aan BMW van al hetgeen door BMW op grond van het vonnis a quo is betaald of door X5 Centrum zal zijn verhaald, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door BMW, althans vanaf de dag van het verhaal door X5 Centrum tot aan de dag der terugbetaling.
2.2 Ter rolzitting van 19 oktober 2004 heeft BMW voor eis geconcludeerd, zoals zij in het exploot van 8 oktober 2004 had aangekondigd.
2.3 X5 Centrum heeft bij memorie van antwoord verweer gevoerd, producties overgelegd, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen en BMW zal veroordelen in de kosten van dit hoger beroep, alsmede het hof verzocht een redelijke termijn te bepalen voor het instellen van een bodemprocedure conform artikel 260 Rv Pro juncto artikel 50 lid 6 van Pro het TRIPsverdrag, een en ander (bij arrest, hof) uitvoerbaar bij voorraad.
2.4 Ter terechtzitting van het hof van 24 januari 2005 hebben de partijen hun zaak doen bepleiten. Namens BMW is het woord gevoerd door mrs. R.C.K. van Oerle en J.J. Braat, advocaten te Amsterdam, en namens X5 Centrum door mr. J.Ch. Jansen Schoonhoven, advocaat te Utrecht, allen aan de hand van door hen overgelegde pleitnotities. Ter terechtzitting van het hof heeft BMW haar vordering omschreven onder 2.1 sub 6 ingetrokken.
2.5 Ten slotte hebben partijen hun procesdossiers overgelegd en is arrest bepaald.
3 De vaststaande feiten
BMW heeft in haar tweede grief aangevoerd dat de voorzieningenrechter deels is uitgegaan van de verkeerde feiten en omstandigheden. Het hof stelt naar aanleiding van deze grief tussen partijen, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken dan wel als door de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep inzake de vaststaande feiten vastgesteld en in hoger beroep niet bestreden, de volgende feiten vast.
1. BMW is producent van personenauto’s, waaronder terreinwagens, en motoren, die onder het merk BMW op de markt worden gebracht. De luxe personenauto die wordt aangeduid als X5, is de eerste terreinwagen van BMW. Daarvan zijn in Nederland sinds de introductie in 2000 meer dan 5000 exemplaren verkocht. BMW heeft het woordmerk BMW onder meer voor automobielen gedeponeerd en ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau en daarnaast, net als het teken X5, onder andere voor diezelfde klasse ingeschreven als gemeenschapsmerk.
2. X5 Centrum is op 7 oktober 2003 te Haaksbergen onder die handelsnaam en statutaire naam haar onderneming gestart in het in- en verkopen van automobielen. “X5 Centrum” staat tevens op haar bedrijfspand en wordt door X5 Centrum gebruikt in haar correspondentie, op haar website, in haar advertenties, op haar auto’s, kortom overal waar zij haar onderneming aanduidt. X5 Centrum heeft de domeinnamen www.x5-centrum.nl en www.x5centrum.nl laten registreren bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Haar voorraad bestaat uit diverse merken, merendeels tweedehands, waarvan meer dan de helft uit auto’s van het merk BMW. Circa eenderde van haar voorraad bestaat uit auto’s van het type X5; op 30 augustus 2004 waren dat 13 exemplaren, waaronder één nieuw exemplaar. Geen van de officiële BMW-dealers in Nederland heeft meer auto’s van het model X5 in voorraad dan X5 Centrum. Tussen partijen staat vast dat de door X5 Centrum verhandelde terreinwagens van het type X5 in ieder geval met toestemming van BMW in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.
4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep
4.1 De grieven leggen het geschil in volle omvang aan het hof voor, behoudens hetgeen door de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep in rechtsoverweging 4, eerste alinea en in het dictum onder I is overwogen en beslist.
4.2 BMW komt (in haar derde grief) op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het teken X5 geen (gemeenschaps)merk is, omdat het afzonderlijk, zonder de combinatie met het merk BMW, geen onderscheidend vermogen heeft.
4.3 Het hof overweegt dienaangaande het volgende. Het aan een merk gestelde vereiste dat het desbetreffende teken, wil het als (gemeenschaps)merk beschermd worden, onderscheidend vermogen moet bezitten, impliceert dat het teken geschikt moet zijn om de betreffende waren of diensten te onderscheiden van andere producten. Daarbij is ter bepaling van de beschermingsomvang van belang of het teken die onderscheidende (merk)functie in het economische verkeer ook daadwerkelijk vervult. Het hof is voorshands van oordeel dat het teken X5 inderdaad geschikt is om een bepaald type personenauto aan te duiden, terwijl het relevante publiek (de potentiële afnemers van luxe personenauto’s) dit teken ook beschouwt als aanduiding van dit model auto en derhalve als merk opvat. Dat volgens X5 Centrum in de Benelux al honderden X-merkinschrijvingen voor de automobielbranche bestaan, doet hieraan niet af en maakt, anders dan X5 Centrum verdedigt, dit merk ook niet zo zwak dat daaraan geen rechtskracht kan worden ontleend. De derde grief slaagt derhalve.
4.4 BMW heeft zich als gemeenschapsmerkhouder van voormeld teken X5 verzet tegen het feit dat X5 Centrum
- de domeinnamen <www.x5-centrum.nl> en <www.x5centrum.nl> heeft laten registreren en gebruikt;
- metatags gebruikt die bestaan uit de merken van BMW;
- de handels- en statutaire naam X5 Centrum heeft laten registreren en voert en
- deze naam heeft aangebracht op de gevel van haar pand en ook elders gebruikt waar zij haar onderneming aanduidt.
4.5 X5 Centrum heeft betwist dat zij als metatags merken van BMW gebruikt. Voorts heeft X5 Centrum zich beroepen op artikel 13 van Pro Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (verder: de Verordening) en op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (verder: HvJ EG) van 23 februari 1999 (Zaak C-63/97; verder: BMW/[...]). X5 Centrum heeft in dat kader aangevoerd dat zij als wederverkoper van rechtmatig door de merkhouder zelf in de gemeenschap in het verkeer gebrachte merkwaren het publiek duidelijk mag maken dat zij BMW’s van het type X5 verhandelt, daar zij zich aan de daarvoor in voormeld arrest geformuleerde criteria heeft gehouden.
4.6 Het hof oordeelt dienaangaande voorshands als volgt. BMW heeft ondanks de ontkenning door X5 Centrum op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat X5 Centrum de merken BMW en/of X5 als metatags voor haar website gebruikt, zodat de door BMW ingestelde vordering onder 2.1 sub 2 in fine reeds om die reden niet kan worden toegewezen.
Het door X5 Centrum aangehaalde arrest van het HvJ EG in de zaak BMW/[...] betrof de uitleg van de artikelen 5 tot en met 7 van de zogeheten Harmonisatierichtlijn (van 21 december 1998, Pb. EG 1989, L. 40/1; verder: de Richtlijn). De artikelen 9 lid 1 en 13 van de Verordening komen inhoudelijk overeen met de inhoud van artikel 5 lid 1 en Pro 2 en artikel 7 van Pro de Richtlijn. Het arrest betrof een niet bij het dealernetwerk van BMW aangesloten garagehouder [...], die in het kader van zijn bedrijfsuitoefening in reclame-uitingen als “specialist in BMW” en “gespecialiseerd in BMW” zonder toestemming van BMW gebruik maakte van het door BMW bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde woordmerk BMW. Het HvJ EG overwoog dat het onderhavige merk uitsluitend voor bepaalde waren (in het bijzonder automobielen) was ingeschreven en dat de betrokken reclame-uitingen waren betroffen die door of met toestemming van de merkhouder onder dit merk in de handel waren gebracht.
Vervolgens oordeelde het HvJ EG dat het gebruik van deze aanduidingen was aan te merken als merkgebruik in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, maar dat de artikelen 5 tot en met 7 van genoemde richtlijn de merkhouder niet toestaan een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat […] hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.
4.7 Het onderhavige geval betreft, zoals gezegd, een gebruik door X5 Centrum van het gemeenschapsmerk X5 van BMW met de toevoeging “Centrum” in haar handels- en statutaire naam, in haar domeinnamen, op de gevel van haar bedrijfspand en in verdere aanduidingen van haar onderneming. X5 Centrum heeft ter terechtzitting van het hof aangegeven dat zij dit doet om aan het publiek duidelijk te maken dat zij specialist is in de verkoop van de door BMW geproduceerde terreinwagen van het type X5. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan dit worden aangemerkt als een gebruik van het gemeenschapsmerk X5 in de zin van artikel 9 lid 1 sub Pro a, althans van artikel 9 lid 1 sub b van Pro de Verordening. Het hof is voorshands van oordeel dat BMW gegronde redenen heeft zich tegen dat gebruik te verzetten. Doordat X5 Centrum haar onderneming in haar handels- en statutaire naam, in haar domeinnamen, op de gevel van haar ondernemingspand en in verdere aankondigingen aanduidt door het enkele gebruik van het merk X5 met de toevoeging “Centrum”, wekt zij immers ten onrechte de indruk dat tussen haar en de merkhouder BMW een commerciële band bestaat.
Het enkele feit dat het uiterlijk van de gevel van het ondernemingspand van X5 Centrum niet geheel aansluit bij de huisstijl van BMW, neemt voormelde indruk niet weg. Wat de domeinnamen betreft, wordt deze indruk bevestigd, doordat op de startpagina van de website van X5 Centrum het merk X5 in paginavullende letters staat weergegeven met daarin onderdelen van foto’s van een BMW X5, alsmede door het dominante gebruik van de kleuren zwart en blauw, de “huiskleuren” van BMW. Ter terechtzitting van het hof is komen vast te staan dat op de startpagina van de website van X5 Centrum niet meer uitdrukkelijk wordt aangegeven dat X5 Centrum geen onderdeel uitmaakt van de Nederlandse BMW-organisatie en dat voor de website van BMW kan worden doorgeklikt naar <www.bmw.nl.> . Aldus poogt X5 Centrum ook niet meer voormelde indruk op de website weg te nemen.
4.8 Uit het hiervoor overwogene vloeit voort dat het voeren van de handelsnaam X5 Centrum eveneens strijdig is met het verbod uit artikel 5a Handelsnaamwet.
4.9 De vorderingen onder 1, 2, 4, 5, 7 zullen worden toegewezen, behoudens voor zover daarin wordt gevorderd X5 Centrum te verbieden het teken BMW of X5 te gebruiken. Deze vordering gaat te ver, daar aldus in de omschrijving van het verbod/gebod geen afdoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet daaronder begrepen is en een dergelijk verbod/gebod aldus ook rechtmatig gebruik zou omvatten. De vordering onder 2.1 sub 3 zal worden afgewezen, daar van een noodzaak daartoe naast de toe te wijzen dwangsomveroordeling niet is gebleken.
4.10 De vordering tot betaling van een voorschot op de buitengerechtelijke incassokosten zal worden afgewezen, omdat BMW niet heeft gesteld dat zij de gevorderde kosten heeft gemaakt voor werkzaamheden anders dan die ter voorbereiding van het geding, waarin de vergoeding van proceskosten reeds voorziet.
5 Slotsom
Het hoger beroep is gegrond, zodat het bestreden vonnis zal worden vernietigd, behoudens het dictum onder I en IV. X5 Centrum zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties.
6 De beslissing
Het hof, recht doende in hoger beroep in kort geding:
bekrachtigt het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Almelo van 13 september 2004 voor zover dit het dictum onder I en IV betreft;
vernietigt dit vonnis voor het overige;
en in zoverre opnieuw recht doende:
1. beveelt X5 Centrum binnen zeven werkdagen na betekening van dit arrest al datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen <x5-centrum.nl> en <x5centrum.nl> om niet en zonder enige restrictie door te halen respectievelijk op te heffen, een en ander in overeenstemming met het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening via de provider van X5 Centrum, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een verzoek daartoe, en daartoe op eerste verzoek door voornoemde Stichting eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van een vergoeding van eventueel door genoemde Stichting te maken kosten, alsmede van alle in dit verband te voeren correspondentie binnen 24 uur na verzending dan wel ontvangst, een afschrift aan de advocaat van BMW, mr. R.C.K. van Oerle, te zenden;
2. veroordeelt X5 Centrum met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, ieder direct dan wel indirect (bijvoorbeeld door enige met hem verbonden (rechts)personen) gebruik van de woorden “X5 Centrum”, zoals de registratie en/of enig ander gebruik van de domeinnamen <x5-centrum.nl> en <x5centrum.nl>;
3. verbiedt X5 Centrum met onmiddellijke ingang na betekening van het arrest, direct dan wel indirect (bijvoorbeeld door middel van enige met haar verbonden (rechts)persoon) de handelsnaam X5 Centrum te (doen) voeren;
4. beveelt X5 Centrum om binnen vier weken na betekening van dit arrest door middel van een statutenwijziging haar statutaire naam zodanig te hebben gewijzigd dat deze niet meer luidt “X5 Centrum”;
5. beveelt X5 Centrum om binnen vier weken na betekening van dit arrest de Kamer van Koophandel op de daartoe voorgeschreven en op volledige wijze te hebben geïnstrueerd om met spoed de inschrijving van de handelsnaam X5 Centrum in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te wijzigen conform hetgeen onder 3 is opgenomen, onder toezending aan de advocaat van BMW, mr. R.C.K. van Oerle, van een kopie van de daartoe strekkende instructie met de daartoe behorende bijlage aan de betreffende afdeling van de Kamer van Koophandel;
6. beveelt X5 Centrum om binnen vier weken na betekening van dit arrest aan de advocaat van BMW, mr. R.C.K. van Oerle, een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te hebben doen toekomen, waaruit blijkt dat inschrijving van de handelsnaam van geïntimeerde inderdaad is gewijzigd;
7. het sub 1, 2, 3, 4, 5 en 6 op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,- per dag voor iedere keer dat X5 Centrum geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met enig gegeven verbod of bevel, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend, met een maximum van € 250.000,--;
8. de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 260 Wetboek Pro van Burgerlijke Rechtsvordering, wordt gesteld op één jaar nadat dit arrest is betekend en in kracht van gewijsde is gegaan;
9. veroordeelt X5 Centrum in de kosten van deze procedure in beide instanties, aan de zijde van BMW begroot:
- wat de eerste aanleg betreft op € 311,40 voor verschotten en op € 1.000,- voor salaris procureur,
- wat het hoger beroep betreft op € 358,40 voor verschotten en op € 2.682,- voor salaris procureur,
alsmede tot terugbetaling aan BMW van al hetgeen BMW op grond van het bestreden vonnis heeft betaald of door X5 Centrum zal zijn verhaald, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door BMW, althans vanaf de dag van het verhaal door X5 Centrum tot aan de dag der terugbetaling;
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit arrest is gewezen door mrs. Hilverda, Korthals Altes en Hugenholtz, in afwezigheid van de voorzitter ondertekend door de oudste raadsheer en uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 12 april 2005.