Uitspraak
29 maart 2005
eerste civiele kamer
rolnummer 2003/088
G E R E C H T S H O F T E A R N H E M
Arrest
in de zaak van:
1 de vereniging Nederlands Genootschap van Opleiders voor
Comptabele en Economische Examens,
gevestigd te Amsterdam,
2 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Leidse Onderwijs Instellingen B.V.,
gevestigd te Leiderdorp,
appellanten in het principaal appèl, geïntimeerden in het incidenteel appèl,
procureur: mr. J.C.N.B. Kaal,
tegen:
1 Stichting HBO Instituut Twente handelende onder de naam
Hogeschool Thorbecke,
gevestigd te Almelo,
2 Stichting HON handelende onder de naam
Hogeschool Enschede,
gevestigd te Holten,
3 Stichting Hoger Beroepsonderwijs ’s-Hertogenbosch handelende onder de naam
Hogeschool 's-Hertogenbosch of Hogeschool Brabant,
gevestigd te ’s-Hertogenbosch,
4 Stichting Hoger Beroepsonderwijs Limburg / Maastricht handelende onder de naam
Hogeschool Limburg,
gevestigd te Heerlen,
geïntimeerden in het principaal appèl, appellanten in het incidenteel appèl,
procureur: mr. J.M. Bosnak.
1 Het geding in eerste aanleg
Voor het verloop van het geding in eerste aanleg wordt verwezen naar de vonnissen van 30 januari 2002 en 4 september 2002 die de rechtbank Almelo tussen principaal appellanten (hierna ook gezamenlijk in enkelvoud te noemen: NGO) als eiseressen en principaal geïntimeerden (hierna ook gezamenlijk te noemen: de hogescholen) als gedaagden heeft gewezen. Een fotokopie van die vonnissen is aan dit arrest gehecht.
2 Het geding in hoger beroep
2.1 NGO heeft bij exploot van 3 december 2002 hoger beroep ingesteld tegen voormelde vonnissen met dagvaarding van de hogescholen voor dit hof.
2.2 Bij memorie van grieven heeft NGO twee grieven aangevoerd tegen de bestreden vonnissen en geconcludeerd dat het hof de vonnissen van 30 januari 2002 en 4 september 2002 (gedeeltelijk) zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, elk van de hogescholen alsnog zal bevelen om onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen arrest elk gebruik, waar en op welke wijze ook, van de aanduiding Spd of SPD, al of niet in combinatie met “landelijk examenbureau”, blijvend te staken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,= voor elke overtreding c.q. niet-nakoming van het voorgaand bevel, alsmede € 5.000,= voor elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, waarop de overtreding c.q. niet-nakoming voortduurt, en de hogescholen zal veroordelen tot betaling van de kosten van deze procedure inclusief hoger beroep.
2.3 De hogescholen hebben bij memorie van antwoord in het principaal appèl tevens memorie van eis in het incidenteel appèl, tevens houdende vermeerdering van eis in reconventie, verweer gevoerd, producties overgelegd, bewijs aangeboden en - onder aanvoering van vijf grieven - incidenteel appèl ingesteld tegen de vonnissen van 30 januari 2002 en 4 september 2002. De hogescholen hebben daarbij geconcludeerd dat het hof de vonnissen van 30 januari 2002 en 4 september 2002 zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van NGO zal afwijzen, zonodig onder aanvulling dan wel wijziging van de gronden, en de voorwaardelijke reconventionele vorderingen van de hogescholen in eerste aanleg alsnog zal toewijzen. Daarbij wordt primair gevorderd in voorwaardelijke reconventie, indien het hof de vorderingen van NGO afwijst op de grond dat het depot van NGO nietig is, de nietigheid van het depot van het collectieve woordmerk “Spd” (inschrijvingsnummer 554943) uit te spreken en te bevelen dat deze inschrijving bij het Benelux Merkenbureau zal worden doorgehaald, en subsidiair, bij wijze van vermeerdering van eis, te bepalen dat bedoeld collectief woordmerk vervallen wordt verklaard. Ten slotte vorderen de hogescholen dat NGO wordt veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep, zowel in het principaal appèl als in het incidenteel appèl.
2.4 In het incidenteel appèl heeft NGO bij memorie van antwoord, tevens houdende akte uitlating producties, verweer gevoerd en geconcludeerd tot volharding.
2.5 Vervolgens zijn de procesdossiers overgelegd voor het wijzen van arrest.
3 De vaststaande feiten
Tegen de overwegingen van de rechtbank in het vonnis van 30 januari 2002 onder 3 inzake de vaststaande feiten zijn geen grieven gericht, zodat die feiten ook in hoger beroep vaststaan.
4 De beoordeling van het geschil in het principaal appèl en in het incidenteel appèl
4.1 De eerste grief in het principaal appèl houdt in dat het onlogisch is dat de rechtbank, na eerst te hebben overwogen dat de gronden op basis waarvan een merk niet als rechtsgeldig mag worden aangemerkt wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen zich niet voordoen ten aanzien van het merk Spd, vervolgens voor het oordeel of het merk Spd rechtsgeldig is, beslissend acht of dit merk door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen.
4.2 De grief slaagt. Ook de hogescholen erkennen dat, nu de rechtbank al had overwogen dat het merk Spd niet uitsluitend beschrijvend is, niet gebruikelijk is geworden en niet kan worden gezien als soortaanduiding, in beginsel de conclusie van NGO juist is dat dus sprake moet zijn van (althans enig) onderscheidend vermogen en dat de inburgeringsvraag dan niet aan de orde had moeten komen.
4.3 De hogescholen bestrijden in hun incidenteel appèl bedoelde overweging van de rechtbank dat het merk Spd niet uitsluitend beschrijvend is, niet gebruikelijk is geworden en niet kan worden gezien als soortaanduiding. Volgens de hogescholen is Spd beschrijvend, gebruikelijk geworden en een soortaanduiding en mag dit merk daarom niet als rechtsgeldig merk worden aangemerkt.
4.4 Het hof is van oordeel dat dit standpunt van de hogescholen juist is. Zoals NGO onbestreden heeft aangevoerd is Spd een benaming voor een opleiding bedrijfsadministratie, welke benaming in elk geval al sedert 1939 is gebruikt, en geniet het Spd diploma van oudsher aanzien in de beroepspraktijk. Hoewel de letters Spd een afkorting zijn, namelijk van Staatspraktijkdiploma, is de opleiding steeds bekend geweest onder de benaming Spd bedrijfsadministratie. Onder die benaming zijn al tientallen jaren vóór het merkdepot in 1994 opleidingen aangeboden door opleidingsinstituten, onder andere ook door (rechtsvoorgangers van) Hogeschool Thorbecke (sinds 1989) en Hogeschool Enschede (sinds 1991). NGO heeft dit niet betwist. De benaming Spd werd gebruikt om de opleiding aan te duiden en was aldus de gebruikelijke benaming, die door alle betrokkenen werd opgevat als de aanduiding, de beschrijving van de opleiding. Dit heeft naar het oordeel van het hof tot gevolg gehad dat de benaming Spd al in de jaren vóór het merkdepot een soortnaam is geworden, namelijk de naam voor de desbetreffende opleiding ongeacht door welk opleidingsinstituut de opleiding werd gegeven, dus ongeacht de herkomst van de dienst. Nu de soortnaam van een waar of dienst geen merk kan zijn - het onderscheidend vermogen ontbreekt immers - slaagt de hierop betrekking hebbende grief van de hogescholen.
4.5 Het voorgaande leidt reeds tot de conclusie dat de vorderingen van NGO niet toewijsbaar zijn, nu die op haar merkrecht zijn gebaseerd, maar dit merk niet rechtsgeldig is. Het hof gaat voorbij aan het door NGO in eerste aanleg gedane bewijsaanbod dat het merk Spd is ingeburgerd en thans, ten tijde van de inbreukactie, onderscheidend vermogen heeft gekregen. NGO heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd die haar stelling onderbouwen. Onvoldoende is het enkele feit dat met ingang van 1 januari 1998 het Staatspraktijkdiploma is afgeschaft. De omstandigheid dat de afkorting Spd daardoor overbodig zou zijn geworden, neemt niet weg dat al vele tientallen jaren voordien de benaming Spd de gebruikelijke aanduiding van de desbetreffende opleiding was en dat dit sindsdien, óók na 1 januari 1998, onveranderd zo is gebleven.
4.6 De hogescholen hebben geen grief aangevoerd tegen de overweging van de rechtbank in het vonnis van 30 januari 2002 onder 2 dat de hogescholen bij gelegenheid van het pleidooi in eerste aanleg het in de voorwaardelijke reconventie gevorderde hebben ingetrokken en dat dus alleen het geschil in conventie resteert. Nu aldus geen sprake meer is van een in eerste aanleg ingestelde vordering in reconventie, kan, gelet op het bepaalde in artikel 353 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in hoger beroep geen eis in reconventie meer worden ingesteld. De hogescholen zullen daarom in hun reconventionele vorderingen niet-ontvankelijk worden verklaard.
4.7 De slotsom is dat het tussenvonnis van 30 januari 2002 moet worden vernietigd en dat het eindvonnis van 4 september 2002 met verbetering van gronden zal worden bekrachtigd. NGO dient in het principaal appèl te worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij en zal daarom worden veroordeeld in de proceskosten daarvan. In het incidenteel appèl zijn partijen over en weer in het ongelijk gesteld, zodat de kosten daarvan zullen worden gecompenseerd.
5 De beslissing
Het hof, rechtdoende in hoger beroep:
vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Almelo van 30 januari 2002;
bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Almelo van 4 september 2002 onder verbetering van gronden;
verklaart de hogescholen niet-ontvankelijk in hun reconventionele vorderingen;
veroordeelt NGO in de kosten van het principaal appèl, tot aan deze uitspraak aan de zijde van de hogescholen begroot op € 230,= aan verschotten en op € 894,= voor salaris;
compenseert de kosten van het incidenteel appèl tussen partijen aldus dat elke partij de eigen kosten draagt;
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit arrest is gewezen door mrs. Houtman, Rijken en Van der Kwaak, en uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 29 maart 2005.