Uitspraak
30 oktober 2001
eerste civiele kamer
rolnummer 2000/609
G E R E C H T S H O F T E A R N H E M
Arrest
in de zaak van:
de maatschap naar burgerlijk recht Nauta Dutilh,
gevestigd te Amsterdam,
appellante, incidenteel geïntimeerde,
procureur: mr. J.M. Bosnak,
tegen:
de maatschap naar burgerlijk recht Nysingh Dijkstra De Graaff,
gevestigd te Apeldoorn,
geïntimeerde, incidenteel appellante,
procureur: mr. J.C.N.B. Kaal.
1 Het geding in eerste aanleg
Voor het verloop van het geding in eerste aanleg wordt verwezen naar het door de rechtbank te Arnhem tussen partijen in conventie en in reconventie gewezen vonnis van 30 maart 2000. Een fotokopie van dat vonnis is aan dit arrest gehecht.
2 Het geding in hoger beroep
2.1 Bij exploot van 26 juni 2000 heeft principaal appellante (hierna te noemen: Nauta) hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis met dagvaarding van principaal geïntimeerde (hierna te noemen: Nysingh) voor dit hof. Daarbij heeft Nauta aangekondigd te zullen concluderen dat het hof dit vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad:
1) Nysingh zal bevelen elk gebruik van het beeldmerk van Nauta en van daarmee overeenstemmende tekens voor diensten, identiek of soortgelijk aan die waarvoor dat beeldmerk is gedeponeerd, te staken en gestaakt te houden;
2) Nysingh zal veroordelen tot betaling van de kosten van deze procedure en van de procedure in eerste aanleg.
2.2 Bij memorie van grieven heeft Nauta zeven grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis en geconcludeerd dat het hof het in conventie en in reconventie gewezen vonnis zal vernietigen en de oorspronkelijke vorderingen in conventie zal toewijzen en de vorderingen in reconventie zal afwijzen, met veroordeling van Nysingh in de kosten van het geding in beide instanties, alsmede het te wijzen arrest uitvoerbaar bij voorraad zal verklaren.
2.3 Nysingh heeft bij memorie van antwoord tevens memorie van grieven in het incidenteel appèl, onder overlegging van producties, verweer gevoerd in het principaal appèl, harerzijds incidenteel appèl ingesteld en daarbij vijf grieven aangevoerd. Nysingh heeft geconcludeerd dat het hof het principaal appèl van Nauta zal verwerpen en het vonnis in conventie zal bekrachtigen, eventueel met verbetering van gronden, en met veroordeling van Nauta in de kosten van beide instanties. Voorts heeft Nysingh geconcludeerd dat het hof het vonnis in reconventie zal bekrachtigen voor zoveel het de gegeven verklaring voor recht betreft, althans die verklaring voor recht opnieuw zal uitspreken, eventueel met verbetering van gronden en alsnog de reconventionele vorderingen van Nysingh voor het afgewezen deel zal toewijzen en Nauta zal veroordelen in de kosten van beide instanties.
2.4 Nauta heeft bij memorie van antwoord in het incidenteel appèl de grieven bestreden en geconcludeerd tot verwerping van deze grieven, kosten rechtens.
2.5 Ter terechtzitting van het hof van 20 augustus 2001 hebben partijen de zaak doen bepleiten, waarbij namens Nauta het woord is gevoerd door mr. J.H. Spoor, advocaat te Amsterdam, en namens Nysingh door mr. J.A.A. Oomens, advocaat te Rotterdam, overeenkomstig door hen overgelegde pleitnota's. Aan Nauta is akte verleend van het in geding brengen van een nieuwe productie.
2.6 Vervolgens zijn de procesdossiers overgelegd voor het wijzen van arrest.
3 De vaststaande feiten
Tegen de overwegingen van de rechtbank onder 2.1 tot en met 2.3 inzake de vaststaande feiten zijn geen grieven gericht, zodat die feiten ook in hoger beroep vaststaan. Hieraan kan worden toegevoegd dat Nauta op 8 mei 1990 bij het Benelux-Merkenbureau een woordbeeldmerk, bestaande uit de woorden NAUTA DUTILH en -op enige afstand daarvan- de afbeelding van een stip, heeft gedeponeerd onder nummer 478100 voor de klassen 36 (het geven van fiscale adviezen door advocaten en notarissen) en 42 (diensten van advocaten en notarissen). Voorts heeft Nauta op 10 januari 1996 bij het Benelux-Merkenbureau een beeldmerk van een stip gedeponeerd onder nummer 581596, eveneens voor de klassen 36 (naast de voormelde diensten mede omvattend: diensten van belastingadviseurs) en 42. Dit beeldmerk is identiek aan het beeldmerk dat (de rechtsvoorgangster van) Nauta sinds 19 januari 1988 als beeldmerk heeft gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau onder nummer 441766, voor de klassen 36 (het geven van fiscale adviezen) en 42 (diensten van advocaten en notarissen).
4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep
in het principaal en in het incidenteel appèl
4.1 Tussen partijen is allereerst in geschil of de stip die Nauta als beeldmerk heeft gedeponeerd, onderscheidend vermogen heeft.
4.2 Het hof is van oordeel dat de stip geen onderscheidend vermogen heeft. De stip is een eenvoudig teken met een zeer elementaire vorm. Dit teken wordt in tal van aanduidingen gebruikt, waardoor het zich niet snel leent tot identificatie van waren of diensten. De onderhavige stip ontbeert op zichzelf een zodanig individueel karakter dat dit teken geschikt zou zijn om de diensten van Nauta te onderscheiden van soortgelijke diensten van andere ondernemingen en dus als herkomstaanduiding dienst te doen. Een stip zonder iets extra's is daarvoor te gewoon.
De stelling van Nauta dat het hierna onder 4.4 te noemen onderzoek in de eerste plaats aantoont dat het stipmerk onderscheidend vermogen bezit, is in dit verband niet van belang, nu dit onderzoek slechts betrekking heeft op de huidige situatie, dus na het aanhoudende en intensieve gebruik dat Nauta gedurende een reeks van jaren van de stip heeft gemaakt.
4.3 Doordat Nauta consequent, op ruime schaal, intensief en langdurig gebruik heeft gemaakt van de stip is het mogelijk dat dit teken alsnog door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen, namelijk indien een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat teken aangeboden diensten zijn bestemd, de stip als een herkomstaanduiding van Nauta is gaan zien.
Hierbij is van belang dat de stip wordt gebruikt voor specifieke diensten, namelijk het verlenen van diensten door advocaten en notarissen.
4.4 Volgens Nauta is de stip na 10 jaar een begrip geworden en herkent ruim 40% van de doelgroep de stip spontaan als onderscheidingsteken van Nauta. Nauta baseert dit op een marktonderzoek dat zij in de periode van half juni 2001 tot eind juli 2001 heeft laten uitvoeren onder een publiek van bedrijfsjuristen, te weten 53 bedrijfsjuristen van grote bedrijven en instellingen in West-Nederland (productie 17 van Nauta). Nauta verbindt daaraan de conclusie dat het stipmerk niet slechts onderscheidend vermogen bezit, maar dat het tevens een bekend merk is.
4.5 Nysingh heeft een aantal bezwaren tegen voormeld onderzoeksrapport -dat buiten haar om is totstandgekomen- naar voren gebracht en betwist dat uit het onderzoeksrapport kan worden afgeleid dat de stip voldoende is ingeburgerd. In dit kader heeft Nysingh erop gewezen dat inburgering de gehele Benelux zou moeten betreffen en dat het onderzoeksrapport daaraan niet voldoet, omdat dit rapport beperkt is tot de regio West-Nederland. Voorts, aldus Nysingh, is er geen sprake van dat voor een aanzienlijk deel van het relevante publiek de stip een onderscheidingsfunctie heeft verkregen, omdat voor een "aanzienlijk deel" moet worden gedacht aan percentages van boven de 50%, terwijl volgens het onderzoeksrapport 43% van de ondervraagde bedrijfsjuristen de stip als afkomstig van Nauta heeft herkend en de ondervraagde bedrijfsjuristen in het geheel niet representatief zijn voor het voor de diensten van Nauta relevante publiek. Nysingh heeft ook bezwaar tegen de methode van onderzoek, onder meer is bij de vraagstelling aangegeven dat het getoonde teken wordt gebruikt als huisstijl door een maatschap van advocaten en notarissen.
4.6 In verband met het verweer dat inburgering de gehele Benelux zou moeten betreffen, wenst het hof de volgende vragen van uitleg te stellen aan het Benelux-Gerechtshof:
a) is voor erkenning van een merk door het verkrijgen van onderscheidend vermogen via inburgering vereist dat de inburgering in de gehele Benelux moet hebben plaatsgevonden?
b) indien vraag a) ontkennend wordt beantwoord, is het dan voldoende dat die inburgering in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van een lidstaat van de Benelux heeft plaatsgevonden?
c) indien vraag b) bevestigend wordt beantwoord, kan het Benelux-Gerechtshof nader preciseren wat onder een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied is te verstaan (bijvoorbeeld: méér dan de helft van het grondgebied van een lidstaat dan wel een of meer regio's)?
d) indien vraag b) ontkennend wordt beantwoord, dient die inburgering dan in een wezenlijk deel van de Benelux te hebben plaatsgevonden en kan het Benelux-Gerechtshof nader preciseren wat daaronder is te verstaan (bijvoorbeeld: in ten minste één van de drie lidstaten of in wezenlijke delen van elk van de lidstaten)?
e) dient onder "een aanzienlijk deel" van het relevante publiek te worden verstaan: een meerderheid van dit publiek of kan het ook op een lager percenta-ge betrekking hebben?
4.7 Partijen verschillen voorts van mening over de uitleg van artikel 13 A lid 1 onder c van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, namelijk of dit artikel ook van toepassing is, indien het met het bekende merk overeenstemmende teken wordt gebruikt voor waren of diensten die (wèl) soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Het hof acht het wenselijk om ook die vraag voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof.
4.8 Alvorens daartoe over te gaan zal het hof partijen in de gelegenheid stellen zich bij akte uit te laten over het voornemen van het hof om voormelde vragen van uitleg te stellen en om eventueel ook harerzijds nadere vragen voor te stellen.
4.9 Intussen zal elke verdere beslissing worden aangehouden.
5 De beslissing
Het hof, rechtdoende in hoger beroep:
verwijst de zaak naar de rolzitting van 11 december 2001 voor uitlating door partijen bij akte zoals aangegeven in rechtsoverweging 4.8;
houdt elke verdere beslissing aan.
Dit arrest is gewezen door mrs. Houtman, Groen en Hilverda, en uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 30 oktober 2001.