ECLI:NL:GHARL:2015:2103

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

Afdeling Civiel recht, Locatie Arnhem

Zaaknummer: 200.122.803/01

Zaaknummer / rolnummer Rechtbank Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533

Zaaknummer / rolnummer Rechtbank Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189

arrest van 24 februari 2015

inzake

SYNTHON B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

appellante,

hierna te noemen: Synthon,

advocaat: mr. J.M.W. Werker te Arnhem,

tegen

ASTELLAS PHARMA INC.,

gevestigd te Tokyo (Japan),

geïntimeerde,

hierna te noemen: Astellas,

advocaat: mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

Het geding

Bij exploot van 22 februari 2013 is Synthon in hoger beroep gekomen van een door de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland tussen partijen gewezen vonnis van 1 februari 2013. Bij dagvaarding heeft Synthon tien grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord heeft Astellas de grieven bestreden.

Vervolgens hebben partijen op 27 juni 2014 de zaak doen bepleiten, Astellas door mrs. W.A. Hoyng en F.W.E. Eijsvogels, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door dr. J.H.J. den Hartog, octrooigemachtigde, en Synthon door mrs. M.G.R. van Gardingen en N. Wiersma, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door dr. ir. H.W. Prins, octrooigemachtigde, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

De door de rechtbank in het vonnis van 1 februari 2013 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daar van uitgaan.

1.Feiten

1.1

Astellas is houdster van Europees octrooi 0 661 045 B1 (hierna: EP 045 of het octrooi) voor een
‘sustained-release hydrogel preparation’(in de Nederlandse vertaling:
‘Hydrogelpreparaat met aanhoudende afgifte’), op een aanvrage van 10 september 1993 verleend op 3 juli 2002. Het octrooi doet een beroep op voorrang op basis van twee Japanse documenten, te weten JP 27497992 van 18 september 1992 en JP 16526393 van 8 juni 1993. Het octrooi was van kracht in de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal en Nederland. EP 045 is geëxpireerd op 10 september 2013.

1.2

Op de Spaanse markt heeft Astellas onder meer de volgende producten aangetroffen:

- Tamsulosina KERN PHARMA 0,4 mg tabletten met vertraagde afgifte; en

- Tamsulosina MABO 0,4 mg tabletten met vertraagde afgifte.

De respectieve bijsluiters vermelden als verantwoordelijken voor de fabricage Synthon Hispania, S.L. en Synthon (B.V.).

1.3

Buiten de Spaanse markt heeft Astellas onder meer ook de volgende producten aangetroffen:

- Promictan 0,4 (Finland);

- Tanyz Eraz 0,4 (Polen);

- Tamsulosine EG LP 0,4 (Frankrijk);

- Tamsulosine EG 0,4 (België);

- Tamsulosine MYLAN LP 0,4 (Frankrijk); en

- Tamsulosine HCL Retard Mylan 0,4 (Frankrijk, Nederland).

Ook op de bijsluiters van deze producten worden Synthon Hispania, S.L. en Synthon (B.V.) als fabrikanten vermeld.^[1]

1.4

Op 17 mei 2012 heeft het Commerciële Gerecht nummer 10 van Barcelona op een daartoe strekkende vordering van onder meer Astellas bij wijze van voorlopige voorziening een verbod opgelegd inbreuk te maken op het Spaanse deel van EP 045 aan: Labaratorios Q Pharma, S.L., Prostrakan Farmaceutica, S.L.U., Laboratorios Cinfa, S.A., Sandoz Farmaceutica, S.A., Kern Pharma, S.L., Mabo Farma, S.A.U., Ratiopharm Espanã, S.A., Laboratorio Stada, S.L., Qualigen, S.L., Mylan Pharmaceuticals, S.L., Laboratorios Normon, S.A. en Synthon Hispania, S.L.

1.5

Op een daartoe strekkend verzoek van Astellas van 4 september 2012, heeft de voorzieningenrechter van de (toen nog) rechtbank Arnhem op 5 september 2012 verlof verleend voor het doen leggen van een conservatoir bewijsbeslag onder Synthon op – kort gezegd – bewijs dat Synthon de in 1.2. en 1.3. genoemde producten heeft vervaardigd.

1.6

Op 13 en 14 september 2012 is conservatoir bewijsbeslag gelegd. De deurwaarder heeft in totaal 4 DVD+R diskettes met ‘mogelijke relevante digitale bestanden zich bevindende op of benaderd via het in het bedrijfspand aanwezige computersysteem’ en kopieën van ‘mogelijk relevante documenten uit de administratie’ in beslag genomen.

1.7

Bij brief van 21 september 2012 hebben de advocaten van Astellas Synthon verzocht inzage in het beslagen bewijs te verschaffen. Synthon heeft niet op dat verzoek gereageerd.

2.Het geschil

2.1

Astellas heeft in eerste aanleg gevorderd, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. bepaalt dat Astellas inzage krijgt in en door afgifte de beschikking krijgt over afschriften van de door de deurwaarder in beslag genomen en bij deze in bewaring gegeven relevante documentatie (waaronder tevens begrepen elektronische data) zoals bedoeld in paragraaf 51 van de dagvaarding, die gegevens (kunnen) bevatten over het verrichten van een of meerdere handelingen door Synthon waarmee Synthon volgens Astellas inbreuk maakt of heeft gemaakt op EP 045 in Nederland en/of in enig ander land waar dit octrooi van kracht is en/of waardoor Synthon volgens Astellas in Nederland onrechtmatig jegens Astellas handelt of heeft gehandeld;

2. beveelt dat Synthon de onder 1. vermelde inzage en afgifte dient te gehengen en te gedogen;

3. bepaalt dat:

(i) de advocaten van Astellas een eerste selectie maken van de onder 1. bedoelde documenten die zij aan Astellas wensen te verstrekken;

(ii) Synthon vervolgens het recht heeft om binnen 15 kalenderdagen na de dag waarop de advocaten van Synthon de selectie bedoeld onder (i) hebben ontvangen bezwaar te maken tegen inzage of afgifte van bepaalde documenten;

(iii) dat Synthon geacht wordt haar bezwaren niet te handhaven als zij daarover niet binnen 15 dagen na het schriftelijk kenbaar maken van het bezwaar dit door dagvaarding van Astellas ter zake (die vrijwillig zal verschijnen) ter beoordeling heeft voorgelegd aan de voorzieningenrechter;

dan wel een andere door de voorzieningenrechter vast te stellen regeling;

4. Synthon veroordeelt tot betaling van een dwangsom aan Astellas van € 50.000,00 voor iedere dag of elke keer, ter keuze van Astellas, dat zij geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de bevelen onder 2 of 3;

5. Synthon veroordeelt in de kosten van de procedure op grond van artikel 1019h Rv^[2].

2.2

Astellas heeft daartoe aangevoerd dat zij een rechtmatig belang had bij inzage in de zin van artikel 843a Rv jo. artikel 1019a Rv, omdat Astellas serieuze aanwijzingen had dat Synthon de in 1.2 en 1.3 genoemde producten vervaardigde of in haar opdracht door een derde deed vervaardigen, waarmee Synthon in de gedesigneerde landen inbreuk maakte op conclusies 1, 2, 4, 5, 6, 10 en 14 van EP 045, althans handelde zij onrechtmatig jegens Astellas door inbreuken op EP 045 in de gedesigneerde landen te coördineren, te bevorderen en/of te faciliteren. Met de inzage hoopte Astellas documenten aan te treffen die haar stelling dat Synthon voorbehouden handelingen heeft verricht met betrekking tot EP 045 in de gedesigneerde landen, althans onrechtmatig jegens haar handelde, te kunnen bewijzen.

3.De beslissing in eerste aanleg en grieven

3.1

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Astellas grotendeels toegewezen en daartoe onder meer overwogen:

4.2

Het spoedeisend belang van Astellas bij de gevorderde inzage in het beslagen materiaal vloeit voort uit het feit dat zij te verkrijgen bewijsmateriaal wil gebruiken in een eventueel, namelijk indien het materiaal daartoe aanleiding geeft, tegen Synthon aanhangig te maken procedure en is overigens niet bestreden.

inzage-vordering / maatstaf

4.3

Voor toewijzing van een vordering op grond van artikel 843a Rv jo. artikel 1019a Rv is onder meer noodzakelijk dat er sprake is van een rechtmatig belang en een rechtsbetrekking waarin degene die dat vordert partij is. Een rechtmatig belang en het bestaan van een rechtsbetrekking kunnen slechts aanwezig worden geacht als ten minste kan worden geoordeeld dat de eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt, of anderszins voldoende aannemelijk is geworden, dat er inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van de eiser is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Daarbij heeft gelet op de strekking van de IE-handhavingsrichtlijn^[3], waaraan artikelen 1019a e.v. zijn ontsproten, als kanttekening te gelden dat inbreuk of de dreiging ervan in elk geval niet pas dan voldoende aannemelijk wordt geacht, als zij reeds met andere bewijsmiddelen bewezen is, immers dan zou het veiliggestelde bewijsmateriaal overbodig zijn. Evenmin mag worden gevergd dat de (dreiging van de) inbreuk reeds zó aannemelijk is geworden als nodig zou zijn voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een gebod tot staking of onthouding van inbreuk in een inbreukprocedure in kort geding of bodemprocedure. Wél moet de eiser concrete feiten en omstandigheden aanvoeren waaruit een redelijk vermoeden van de (dreiging van de) inbreuk kan volgen, en de stellingen van de wederpartij, voor zover deze een deugdelijke betwisting kunnen opleveren, naar behoren pareren. Daarbij moet dan worden verlangd – mede gelet op artikel 6, eerste lid, van de IE-handhavingsrichtlijn – dat de eiser voldoende bewijsmateriaal dat redelijkerwijs al beschikbaar is, overlegt om de beweerde inbreuk (ter zake waarvan hij een vordering wil instellen) toe te lichten, alsmede dat hij stelt dat het materiaal dat in conservatoir bewijsbeslag is genomen, (aanvullend) bewijs vormt om die beweerde inbreuk te staven.^[4]Bij dit alles speelt ook de ook de mate van vertrouwelijkheid van de informatie waarvan inzage wordt gevorderd een rol. Naarmate die gegevens vertrouwelijker zijn, en daarop door de wederpartij een beroep wordt gedaan, zal van degene die inzage vordert ten aanzien van het aannemelijk maken van inbreuk meer mogen worden verwacht; in de afweging van belangen zijn het als het ware communicerende vaten.

4.4

Het vorenstaande komt er dus op neer dat de aan te leggen toets wat betreft een redelijk vermoeden van inbreuk minder zwaar is dan die in kort geding. Tegelijkertijd – en in weerwil van wat Astellas betoogt – is niet voldoende dat in het kader van de verlofverlening voor beslag door de voorzieningenrechter van deze rechtbank reeds geoordeeld is dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat er inbreuk is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Omdat verlof voor beslag geen recht op inzage geeft, ligt de lat bij een bewarende maatregel relatief laag. Daarbij komt dat het daar in de regel een procedure zonder tegenspraak betreft zodat de argumenten van de vermeende inbreukmaker nog niet konden worden getoetst. Dat Synthon niet om opheffing van het bewijsbeslag heeft gevraagd, zoals Astellas in dit verband nog heeft aangevoerd, maakt het vorenstaande niet anders.

(…)

4.28

Gezien de hiervoor besproken over en weer gewisselde argumenten en grotendeels tegenstrijdige deskundigenverklaringen is er serieuze twijfel mogelijk over de vraag of de Synthon-producten onder de beschermingsomvang vallen van EP 045. Vooralsnog staat inbreuk bepaald niet vast.

4.29

De voor toewijsbaarheid van de in dit geding gevorderde inzage aan te leggen toets is, zoals hiervoor in r.o. 4.3 al werd aangehaald, echter lager dan die voor een in kort geding of bodemprocedure toe te wijzen verbodsvordering. In het kader van de belangenafweging speelt bovendien mee, en dat weegt zwaar, dat Synthon op geen enkele wijze gemotiveerd heeft aangegeven dat en waarom de informatie waarvan Astellas inzage wenst vertrouwelijk is^[5], zodat daar niet van is uit te gaan. Dat maakt dat er vanuit moet worden gegaan dat de gevorderde maatregel voor Synthon niet ingrijpend is. Dit werkt door in de eisen die gesteld moeten worden aan het aannemelijk maken van de inbreuk. Alles afwegend leidt dit tot de conclusie dat Astellas voldoende heeft gesteld en de verweren van Synthon ook in voldoende mate heeft gepareerd om van een redelijk vermoeden van inbreuk uit te gaan.

4.3

Uitgaande van dat redelijke vermoeden van inbreuk heeft Astellas een rechtmatig belang bij inzage in gegevens voor zover die kunnen dienen tot staving van de gestelde inbreuk. Weliswaar heeft Astellas de gegevens niet nodig ter onderbouwing van haar stelling dat de Synthon-producten onder de beschermingsomvang van EP 045 vallen, maar wel om het verrichten van voorbehouden handelingen door Synthon of aan Synthon gelieerde partijen, of hun betrokkenheid daarbij, inzichtelijk te maken. Astellas heeft aan de hand van bijsluiters laten zien dat Synthon daarin als fabrikant van de in Spanje en daarbuiten in Europa aangetroffen generieke tamsulosine-tabletten wordt genoemd. Synthon heeft bij monde van haar statutair directeur J.M. Lemmens weliswaar verklaard dat er door Synthon in haar vestiging in Nijmegen geen geneesmiddelen (en dus ook geen tamsulosine tabletten) voor de commerciële verkoop worden vervaardigd, doch met Astellas is de voorzieningenrechter van oordeel dat die verklaring onvoldoende duidelijk is. Daar komt bij dat Synthon ter zitting desgevraagd heeft verklaard dat Synthon “betrokken is bij de verhandeling van tamsulosine in Europa”. Daarmee is gegeven dat ook een redelijk vermoeden bestaat dat Synthon voorbehouden handelingen heeft verricht althans daarbij onrechtmatig is betrokken.

(…)

3.2

Synthon heeft tien grieven tegen het bestreden vonnis geformuleerd, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen.

4.Beoordeling

4.1

Met haar grieven komt Synthon onder meer op tegen de door de voorzieningenrechter gehanteerde maatstaf voor het beoordelen van het voor inzage volgens de artikelen 843a jo. 1019a Rv vereiste rechtmatige belang en de rechtsbetrekking.

4.2

Het standpunt van Synthon is dat de voorzieningenrechter een te lage drempel heeft gehanteerd voor toewijzing van de vordering uit hoofde van artikel 843a Rv, omdat in gevallen als de onderhavige, waarin het beslagen materiaal niet dient ter onderbouwing van de stelling dat het voortbrengsel dan wel de werkwijze onder de beschermingsomvang van het ingeroepen octrooirecht valt (hierna ook aangeduid als inbreuk in technische zin), er geen aanleiding bestaat minder hoge eisen te stellen aan het aannemelijk maken van de door artikel 843a Rv gestelde voorwaarde van het bestaan van een rechtsbetrekking – en dus de inbreuk. Volgens Synthon dient alsdan pas recht op exhibitie te bestaan indien voldaan is aan de kort geding maatstaf voor aannemelijkheid van de inbreuk. Aangezien er serieuze twijfel mogelijk was over de vraag of de Synthon producten onder de beschermingsomvang vallen en inbreuk vooralsnog bepaald niet vast stond, zoals door de voorzieningenrechter overwogen, had de vordering naar haar mening afgewezen moeten worden.

4.3

Synthon komt verder op tegen de overweging van de voorzieningenrechter in r.o. 4.3 (laatste passage) van zijn vonnis, dat de mate van vertrouwelijkheid van de informatie waarvan inzage wordt gevorderd een rol speelt, in die zin dat naarmate die gegevens vertrouwelijker zijn, en daarop door de wederpartij een beroep wordt gedaan, van degene die inzage vordert ten aanzien van het aannemelijk maken van inbreuk meer mag worden verwacht – en dus ook dat als geen beroep op de vertrouwelijkheid van gegevens zou worden gedaan er minder hoge eisen hoeven te worden gesteld aan het aannemelijk maken van de inbreuk. Volgens Synthon speelt vertrouwelijkheid pas een rol nadat eerst een rechtmatig belang bij inzage is komen vast te staan.

4.4

Voorts heeft Synthon een grief gericht tegen de overweging van de voorzieningenrechter in r.o. 4.31 van zijn vonnis, dat de gegevens die Astellas wil inzien voldoende zijn bepaald. Volgens Synthon zijn de artikelen 1019a jo. 843a Rv bedoeld om bewijs veilig te stellen waarvan men weet dat het bestaat. Daarvan is in onderhavig geval geen sprake, zodat de vordering ook om die reden afgewezen had moeten worden, aldus Synthon.

4.5

Astellas voert aan dat indien verlof tot het leggen van bewijsbeslag is verleend, de gerekwestreerde opheffing van het beslag dient te verzoeken, indien hij meent dat er voor het beslag geen grond bestaat vanwege het feit dat er van inbreuk in het geheel geen sprake kan zijn of het ingeroepen octrooi evident nietig is. Indien geen opheffing wordt gevorderd of de vordering tot opheffing wordt afgewezen, dan is de voorzieningenrechter gebonden aan het uit het verlof tot beslaglegging blijkende oordeel dat rechtmatig belang aanwezig is en dient te worden uitgegaan van een redelijk vermoeden van inbreuk, aldus Astellas.

4.6

Astellas stelt zich op het standpunt dat voor het verkrijgen van verlof tot het leggen van bewijsbeslag op grond van de artikelen 1019b-d Rv en voor toewijzing van een vordering uit hoofde van artikel 843a Rv hetzelfde criterium geldt, omdat “het geen zin heeft om een bewijsbeslag toe te staan als aan de voorwaarden voor afgifte niet is voldaan”. In een procedure uit hoofde van artikel 843a Rv zou de wederpartij zich alleen nog kunnen verzetten tegen inzage, indien de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd op grond van artikel 1019a lid 3 Rv.

4.7

Astellas acht voor de aan te leggen maatstaf niet van belang of de beslagen informatie relevant is voor de (technische) inbreukvraag of niet, in die zin dat geen hogere eisen moeten worden gesteld aan het aannemelijk maken van de gestelde inbreuk, indien de informatie waarin inzage wordt gevorderd niet dient ter staving van de technische inbreuk, maar (bijvoorbeeld) uitsluitend relevant is voor de vraag door wie en waar de gesteld inbreukmakende handelingen worden verricht.

4.8

Volgens Astellas heeft de voorzieningenrechter verder terecht geoordeeld dat de vertrouwelijkheid van de informatie waarvan de inzage wordt gevorderd een rol speelt in de belangenafweging, in die zin dat rechtmatig belang bij inzage en de vertrouwelijkheid van de informatie als het ware communicerende vaten zijn. Voorts bestrijdt Astellas het standpunt dat alleen inzage kan worden verkregen van materiaal waarvan men weet dat het bestaat. Volgens haar is voldoende dat de bewuste gegevens in ieder geval zodanig concreet zijn omschreven, dat duidelijk is waarop wordt gedoeld en dat getoetst kan worden of de partij die inzage vordert een rechtmatig belang heeft. Astellas is van mening dat zij de gegevens waartoe zij inzage wenst te verkrijgen voldoende specifiek heeft omschreven.

4.9

Het hof overweegt als volgt. Het leggen van (bewijs)beslag uit hoofde van de artikelen 1019b-d Rv maakt het mogelijk dat een partij informatie veilig kan stellen die nodig is om een inbreukvordering te kunnen staven. Die informatie kan enerzijds betrekking hebben op de inbreukmakende handeling, dus, in het geval van een gestelde octrooi-inbreuk, of een bepaald voortbrengsel of een bepaalde werkwijze valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. Anderzijds kan die informatie bijvoorbeeld betrekking hebben op de vraag wie de voorbehouden handeling verricht(en) en waar, relevant voor de vraag tegen wie en bij welk forum een eventuele inbreukvordering zou kunnen worden ingesteld, alsmede op de vraag naar de omvang van de inbreukmakende handelingen.

4.1

Volgens artikel 1019b Rv is voor het verlenen van verlof tot het leggen van bewijsbeslag nodig dat de verzoeker ‘voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt’. Lid 4 van dat artikel bepaalt dat verlof tot het treffen van de gevraagde maatregel niet wordt gegeven voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd.

4.11

Inzage in het beslagen materiaal kan slechts worden verkregen langs de weg van artikel 843a Rv^[6]. In artikel 1019a lid 1 Rv wordt bepaald dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Voorts bepaalt artikel 1019a lid 4 Rv dat de rechter de vordering (tot inzage) afwijst voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd en dat artikel 843a lid 4 Rv niet van toepassing is.

4.12

Terzake van de aan te leggen maatstaf voor toewijzing van een vordering op grond van artikel 843a Rv, waar de rechtsbetrekking bestaat uit een (gestelde) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom (namelijk een octrooi), heeft Hof Amsterdam^[7]geoordeeld dat het door artikel 843a Rv vereiste ‘rechtmatig belang’ slechts aanwezig kan worden geacht als “
ten minste kan worden geoordeeld dat de eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt, of anderszins voldoende aannemelijk is geworden, dat er inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van de eiser is gemaakt of dreigt te worden gemaakt”. Daarbij heeft dat hof de volgende kanttekeningen geplaatst:

“
Aan de artikelen 1019 e.v. Rv ligt de zogenoemde IE-Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004) ten grondslag. Deze artikelen strekken er dan ook, in samenhang met artikel 843a Rv, mede toe bewijsmateriaal voor veronderstelde inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten veilig te stellen. Een inbreukmaking of de dreiging ervan mag dus in elk geval niet pas dan voldoende aannemelijk (in de hier relevante zin) worden geacht, als zij reeds met andere bewijsmiddelen bewezen is, immers dan zou het veiliggestelde bewijsmateriaal overbodig zijn. Evenmin mag worden gevergd dat de (dreiging van de) inbreuk reeds zó aannemelijk is geworden als nodig zou zijn voor het verkrijgen van bijv. een gebod tot staking of onthouding van inbreuk in een inbreukprocedure in kort geding. Maar ook mag niet de eis worden gesteld dat reeds in hoge mate waarschijnlijk is dat de (dreiging van de) inbreuk in een bodemprocedure bewezen zal kunnen worden. Dat alles zou niet stroken met de genoemde strekking van de artikelen. Vanzelfsprekend moet de eiser wél concrete feiten en omstandigheden aanvoeren waaruit een redelijk vermoeden van de (dreiging van de) inbreuk kan volgen, en de stellingen van de wederpartij, voor zover deze een deugdelijke betwisting kunnen opleveren, naar behoren pareren. Daarbij moet dan worden verlangd – mede gelet op artikel 6, eerste lid, van de evengenoemde richtlijn – dat de eiser voldoende bewijsmateriaal dat redelijkerwijs al beschikbaar is, overlegt om de beweerde inbreuk (ter zake waarvan hij een vordering wil instellen) toe te lichten, alsmede dat hij stelt dat de monsters en kopieën die respectievelijk zijn genomen en in conservatoir bewijsbeslag zijn genomen, (aanvullend) bewijsmateriaal vormen om die beweerde inbreuk te staven.”

4.13

Hof Den Haag^[8]heeft eveneens geoordeeld dat voor toewijzing van een vordering ex artikel 843a Rv niet nodig is dat de inbreuk in die mate aannemelijk is dat in kort geding een verbodsvordering zou kunnen worden toegewezen. Het Haagse hof oordeelde dat dit niet verenigbaar zou zijn met het uitgangspunt dat een vordering tot afgifte/inzage van bescheiden ook kan worden ingesteld ter vaststelling van inbreuk. Hof Den Haag heeft daartoe als volgt overwogen:

“
12. Een verbintenis (uit onrechtmatige daad) wegens inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht geldt, zoals blijkt uit artikel 1019a Rv, maar ook voordien al werd aangenomen, als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. De vraag rijst of voor toewijzing nodig is dat de gestelde (dreigende) inbreuk vaststaat of dat voldoende is dat deze (dreigende) inbreuk (in enige mate) aannemelijk is dan wel sprake is van een redelijk vermoeden of serieuze aanwijzingen van (dreigende) inbreuk dan wel deze (dreigende) inbreuk onderbouwd is gesteld. [geïntimeerde] stelt dat nodig is dat vaststaat of voldoende aannemelijk is dat er sprake is van inbreuk. Real Networks stelt dat niet vereist is dat de inbreuk vaststaat en dat voldoende is dat de bescheiden relevant zijn voor het onderbouwen van een niet op voorhand kansloze vordering, althans een voldoende onderbouwde vordering.

13. Artikel 1019a Rv is opgenomen ter implementatie van artikel 6, lid 1 eerste zin van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten - hierna: de handhavingsrichtlijn. Voorts is daartoe aansluiting gezocht bij artikel 843a Rv. In artikel 6 van de handhavingsrichtlijn is bepaald: "De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de partij die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen, en voor staving van haar vorderingen bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van de wederpartij bevindt, overlegging van dit bewijsmateriaal door de wederpartij kunnen gelasten, behoudens bescherming van vertrouwelijke informatie". In de Engelse tekst van dit artikel 6 wordt gesproken van "reasonably available evidence sufficient to support". Artikel 43 TRIPs vereist eveneens dat de verzoeker "redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen".

In de memorie van toelichting op het wetsontwerp betreffende aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en andere wetten ter uitvoering van de handhavingsrichtlijn is vermeld: "Er moet dus sprake zijn van een reële vordering, waarbij een inbreuk voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt en waarbij bijvoorbeeld de precieze aard of de omvang van de inbreuk niet kan worden vastgesteld zonder aanvullend bewijsmateriaal". (Kamerstukken II 2005/2006 30392 nr.3, pagina 18) Wanneer voor toewijzing verlangd zou worden dat de vordering vaststaat, althans zodanig aannemelijk is dat zij in kort geding toewijsbaar zou zijn, lijkt dat niet verenigbaar met de strekking van de handhavingsrichtlijn zoals vermeld in punt 20 van de considerans, dat ervoor moet worden gezorgd dat effectieve middelen voor het overleggen, verkrijgen en beschermen van bewijsmateriaal beschikbaar zijn omdat het bewijs een uiterst belangrijk element voor de vaststelling van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten is.

14. De wetgever heeft ervoor gekozen voor de implementatie aan te sluiten bij de toentertijd reeds bestaande regeling van artikel 843a Rv.

15. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel "Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden" (waarbij artikel 843a wordt vervangen door artikel 162a Rv) is vermeld: "Het bestaan van een rechtsbetrekking behoeft nog niet in rechte vast te staan. Het al dan niet bestaan van een rechtsbetrekking en/ of de inhoud en omvang daarvan kunnen juist de inzet van het (ophanden zijnde) geding zijn. De uitkomst daarvan is mede afhankelijk van de feiten die op dat moment vaak nog niet geheel helder zijn. Dat is precies de reden dat afschrift van bescheiden wordt verlangd. In voorkomend geval kan een gerechtelijke procedure zelfs geheel worden vermeden als de feiten helder zijn". (Kamerstukken II 2011/2012 33079, nr. 3, pagina 9)”

16. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat voor toewijzing van een vordering ex artikel 843a Rv niet nodig is dat de inbreuk aannemelijk is, zoals geldt voor toewijzing in kort geding. Dat zou immers niet verenigbaar zijn met het uitgangspunt dat een vordering tot afgifte/inzage van bescheiden ook kan worden ingesteld ter vaststelling van inbreuk. Wel is degene die afgifte/inzage vordert, ook in het kader van het vereiste rechtmatig belang, gehouden redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal ter ondersteuning van zijn vordering over te leggen. Dat valt af te leiden uit artikel 6 van de handhavingsrichtlijn en geldt blijkens het bepaalde in lid 4 van artikel 843a Rv ook voor niet-IE-zaken.(…)

4.14

Zowel Hof Amsterdam als Hof Den Haag gaan in de aangehaalde zaken uit van een vereiste mate van aannemelijkheid van (dreigende) inbreuk die lager ligt dan die nodig is voor toewijzing van een vordering in kort geding.

4.15

Uit de door Hof Amsterdam gemaakte kanttekeningen kan worden afgeleid dat de maatstaf waaraan naar zijn oordeel ten minste moet zijn voldaan voor toewijzing van een vordering tot inzage uit hoofde van artikel 843a Rv, is dat de eiser – onder overlegging van redelijkerwijs beschikbaar bewijs en het naar behoren pareren van de (eventuele) deugdelijke betwisting door de wederpartij – concrete feiten en omstandigheden aanvoert waaruit
een redelijk vermoeden van de (dreiging van de) inbreukkan volgen.

4.16

Hof Den Haag acht het door Hof Amsterdam aangelegde criterium een voldoende voorwaarde, maar laat in het midden of dit naar zijn oordeel ook een noodzakelijke voorwaarde is. Hof Den Haag merkt op dat “
wellicht de lat nog lager moet worden gelegd en voldoende zou kunnen zijn dat de rechtsbetrekking onderbouwd is gesteld”:

“
!6. (…) Naar het oordeel van het hof is in ieder geval voldoende voor toewijzing dat eiser zodanige concrete feiten en omstandigheden heeft aangevoerd dat daaruit, ook gelet op de betwisting door de wederpartij en de reactie daarop van eiser, een redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk kan volgen en dat de bescheiden waarvan afgifte of inzage wordt gevorderd van belang zijn voor het (nader) onderbouwen van de gestelde (dreigende) inbreuk en toewijzing van een daarop gebaseerde inbreukvordering.

17. Het hof merkt overigens op dat, gelet op artikel 6 handhavingsrichtlijn, het arrest van de Hoge Raad van 26 oktober 2012, LJN: BW9244 en zijn uitspraak (naar aanleiding van aan de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen over bewijsbeslag in niet-IE-zaken) van 13 september 2013 wellicht de lat nog lager moet worden gelegd en voldoende zou kunnen zijn dat de rechtsbetrekking onderbouwd is gesteld. Vergelijk de annotatoren T.S. Jansen (JOR 2013, 30) en E. Verhulp (NJ 2013, 220) bij het arrest van 26 oktober 2012, die komen tot de conclusie dat het vereiste van een rechtsbetrekking (vrijwel) geen zelfstandige betekenis meer heeft naast het vereiste dat de partij die afgifte of inzage vordert daarbij rechtmatig belang heeft.”

4.17

Rechtbank Den Haag^[9]heeft geoordeeld dat niet voldoende is dat de rechtsbetrekking slechts gemotiveerd is gesteld. Zij heeft als volgt overwogen:

“
4.2. Een vordering ex artikel 843a Rv kan ingevolge het arrest van het Gerechtshof in Den Haag van 29 oktober 2013 met succes worden ingesteld, als er voldoende concrete feiten en omstandigheden zijn aangevoerd om daaruit, mede gelet op de betwisting, een redelijk vermoeden van inbreuk te kunnen afleiden. Het Hof laat daarbij de vraag open of een lagere drempel, te weten een onderbouwde stelling van de rechtsbetrekking, ook reeds voldoende zou zijn voor toewijzing van een vordering tot exhibitie. Naar het oordeel van de rechtbank zou de door het Hof beschreven mogelijke lagere drempel neerkomen op de enkele voorwaarde dat de rechtsbetrekking gemotiveerd is gesteld, ongeacht het verweer en ongeacht de aannemelijkheid van de inbreuk. Dat zou echter leiden tot fishing expeditions en daarvoor is de exhibitie niet bedoeld (HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 r.o. 2.22). De rechtbank ziet dan ook geen aanleiding om uit te gaan van een lagere drempel.”

4.18

Dat de rechter die heeft te oordelen over een vordering uit hoofde van artikel 843a Rv gebonden zou zijn aan het oordeel van de rechter die verlof heeft verleend, zoals door Astellas betoogd, kan niet als juist worden aanvaard, reeds omdat verlof tot het leggen van bewijsbeslag wordt verleend in een ex parte procedure en de procedure ex artikel 843a Rv op tegenspraak is. Aldus heeft de rechter in een procedure ex artikel 843a Rv in elk geval te oordelen over het door de wederpartij gevoerde verweer. Astellas heeft gesteld dat dit dan beperkt zou moeten zijn tot de vraag of vertrouwelijke informatie is gewaarborgd, zoals vereist door artikel 1019a Rv. Naar het oordeel van het hof valt evenwel niet in te zien waarom de beoordeling van het verweer zich niet tevens zou uitstrekken tot de andere door artikel 843a Rv gestelde voorwaarden van rechtmatig belang en het bestaan van een rechtsbetrekking. Dat een beslagrechter alleen verlof zou verlenen indien ook aan de door artikel 843a Rv gestelde eisen zou zijn voldaan en dat dus al in zijn beoordeling zou hebben betrokken, zoals Astellas stelt, kan daarvoor niet de reden zijn. Op grond van artikel 1019b lid 4 Rv moet de vraag of vertrouwelijke informatie is gewaarborgd immers ook al door de rechter die over een beslagverzoek beslist in zijn beoordeling worden betrokken.

4.19

Dat de beoordeling van de vereisten van een rechtmatig belang en het bestaan van een rechtsbetrekking alleen aan de orde gesteld zouden kunnen worden in een procedure tot opheffing van een beslag en niet (ook) in een procedure uit hoofde van artikel 843a Rv, zoals verder door Astellas aangevoerd, valt evenmin in te zien. Uit de wet noch de jurisprudentie kan worden afgeleid dat het niet instellen van een vordering tot opheffing van een gelegd beslag leidt tot rechtsverwerking c.q. kracht van gewijsde in de door Astellas bedoelde zin.

4.2

Daarmee is evenwel nog niet de vraag beantwoord welke maatstaf in de onderscheiden procedures – het verzoek tot het leggen van bewijsbeslag en de vordering tot inzage – dient te worden aangelegd. Uit de omstandigheid dat verlof om bewijsbeslag te mogen leggen geen verdergaande aanspraken geeft dan enkel de bewaring en geen recht geeft op afgifte, inzage of afschrift, zoals de Hoge Raad nadrukkelijk heeft overwogen^[10], lijkt te volgen dat aan de onderbouwing van de gestelde inbreuk in het kader van een vordering uit hoofde van artikel 843a Rv ter verkrijging van inzage (in ieder geval iets) hogere eisen moeten worden gesteld dan in het kader van een verzoek tot het leggen van bewijsbeslag het geval is. Ook de formulering van artikel 7 (met betrekking tot bewijsbeslag, dat vereist dat de rechthebbende redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal overlegt
ter staving van haar beweringen dat er inbreuk wordt of dreigt te worden gemaakt) en artikel 6 (met betrekking tot overlegging van bewijsmateriaal, dat vereist dat de rechthebbende redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal overlegt dat
voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen) van de Handhavingsrichtlijn, wijzen in die richting.

4.21

De hiervoor aangehaalde uitspraken van Hof Amsterdam, Hof Den Haag en Rechtbank Den Haag zien op de situatie waarin het beslagen materiaal van belang is voor het vaststellen van de inbreuk in technische zin – dus in een octrooizaak de vraag of de aangevallen werkwijze of het aangevallen voortbrengsel valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. De ratio voor het hanteren van een lagere drempel voor aannemelijkheid van de gestelde inbreuk dan in kort geding is daarin gelegen, dat het materiaal waarin inzage of waarvan afschrift wordt gevorderd nu juist nodig is om die gestelde inbreuk daarmee te staven. Met andere woorden, indien voldoende rechtmatig belang bestaat bij de gevorderde inzage, bestaande uit het kunnen staven van een gestelde inbreuk, dan moeten aan de voorwaarde van het bestaan van een rechtsbetrekking – gevormd door diezelfde inbreuk – niet te hoge eisen worden gesteld.

4.22

In onderhavige zaak evenwel staat vast dat het beslagen bewijsmateriaal niet relevant is voor de beantwoording van de inbreukvraag in technische zin, aangezien het voortbrengsel op de markt vrij verkrijgbaar was. De gevorderde inzage in het beslagen bewijsmateriaal dient hier – zo stelt Astellas – om te kunnen staven wie de gestelde voorbehouden handelingen verricht(en) en waar dat geschiedt. De hiervoor genoemde ratio voor het hanteren van een lagere drempel voor aannemelijkheid van de gestelde inbreuk ontbreekt derhalve.

4.23

De vraag die daarom ter beantwoording voor ligt is of, indien het voldoende rechtmatig belang niet bestaat uit het kunnen staven van de inbreuk in technische zin, aan de voorwaarde van het bestaan van een rechtsbetrekking – gevormd door de inbreuk – hogere eisen moeten worden gesteld. Het uit artikel 6 van de handhavingsrichtlijn volgende vereiste dat de verzoeker redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal moet overleggen dat voldoende is om haar vordering te onderbouwen, lijkt in die richting te wijzen. In de gevallen waarin de verlangde informatie niet dient ter verdere onderbouwing van de technische inbreukvraag, zijn er immers voor verzoeker geen beperkingen om die inbreuk – naar kort geding maatstaf – voldoende aannemelijk te maken.

4.24

Daarenboven kan worden betwijfeld of in de gevallen waarin inzage wordt gevorderd teneinde informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld omtrent de persoon van de inbreukmaker of de omvang van de inbreuk, wordt voldaan aan de voorwaarde van voldoende rechtmatig belang indien de inbreuk niet naar kort geding maatstaf voldoende aannemelijk is, nu inzage in dergelijke informatie hoe dan ook niet kan leiden tot het verkrijgen van een inbreukverbod zolang niet ten minste ook voldoende aannemelijk is (naar kort geding maatstaf) dat sprake is van inbreuk (in technische zin). In die zin overwoog de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag in de zaak Abbott / Medtronic^[11]:

“Abbott heeft niet bestreden dat zij de toegang tot het bewijs niet van node heeft ter onderbouwing van het bestaan van de inbreuk. Onder die omstandigheid heeft Abbott geen voldoende zwaarwegend en spoedeisend belang bij voortijdige toegang tot het bewijs en is bovendien de behandeling van de hoofdzaak een meer geëigend moment voor de beoordeling van het incident. Zou immers in de hoofdzaak worden geoordeeld dat er geen sprake is van inbreuk, dan is er ook geen grond om Abbott toegang te geven tot de beslagen administratie van Medtronic.”

4.25

Daar staat tegenover dat de ratio achter artikel 843a Rv ook is dat een partij in de gelegenheid moet zijn, alvorens een langdurige en kostbare procedure te voeren, zijn kansen op succes beter te kunnen inschatten. Indien eerst de technische inbreukvraag in volle omvang en aan de hand van de kort geding maatstaf voor aannemelijkheid dient te worden beantwoord, alvorens de beschikking te kunnen krijgen over documentatie waaruit bijvoorbeeld moet blijken wie voorbehouden handelingen heeft (of hebben) verricht, waar en/of in welke omvang, met het risico dat, ofwel die hele procedure nodeloos is gevoerd indien de ter inzage gegeven documentatie daarover geen duidelijkheid biedt, ofwel – wanneer de artikel 843a Rv procedure is gevoerd tegen de gesteld inbreukmaker – de hele procedure in volle omvang opnieuw moet worden gevoerd tussen dezelfde partijen om een inbreukverbod te verkrijgen, dan lijkt dit doel en strekking van deze bepaling voorbij te schieten.

4.26

Ten slotte dient in aanmerking te worden genomen dat toepassing van artikel 843a Rv anderzijds ook niet mag leiden tot fishing expeditions. De voor toewijzing van een vordering uit hoofde van artikel 843a Rv gestelde voorwaarden van een rechtmatig belang en het bestaan van een rechtsbetrekking dienen om te brede toepassing van die bepaling en dus fishing expeditions te voorkomen. Vanuit dat gezichtspunt zou aan het aannemelijk maken dat aan die voorwaarden is voldaan niet te lage eisen dienen te worden gesteld.

4.27

Aangezien in de rechtspraak en literatuur ter zake van de in deze zaak voorliggende vragen geen eenstemmigheid bestaat, ziet het hof aanleiding voor het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad op de voet van artikel 392 Rv e.v. Het hof stelt voor de navolgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen:

1. aan welke maatstaf dient ten minste te worden voldaan voor het aannemen dat ‘verzoeker [die] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt’ in de zin van artikel 1019b Rv?

2. aan welke maatstaf dient ten minste te worden voldaan voor het aannemen van een ‘rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn’ zoals vereist voor toewijzing van een vordering uit hoofde van artikel 843a Rv, indien die rechtsbetrekking bestaat uit een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom?

3. geldt in gevallen waarin het beslagen bewijsmateriaal waarin inzage of waarvan afschrift wordt gevorderd dient ter staving van de vraag of in technische zin inbreuk wordt gemaakt op een recht van intellectuele eigendom enerzijds, en in gevallen waarin het beslagen bewijsmateriaal waarin inzage of waarvan afschrift wordt gevorderd dient ter staving van bijvoorbeeld de vraag door wie, in welk land en in welke omvang de gesteld inbreukmakende handelingen worden verricht anderzijds, dezelfde maatstaf?

4. indien het antwoord op de derde vraag negatief luidt, aan welke maatstaf dient dan in genoemde respectieve gevallen ten minste te worden voldaan voor het aannemen van een ‘rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn’ zoals vereist voor toewijzing van een vordering uit hoofde van artikel 843a Rv?

4.28

Het antwoord op deze vragen is naar het oordeel van het hof van belang om te kunnen oordelen of het bestreden vonnis van de voorzieningenrechter al dan niet in stand kan blijven. Daarnaast acht het hof het antwoord op deze vragen van belang voor de beoordeling van andere vorderingen op grond van artikel 843a Rv, al dan niet volgend op een bewijsbeslag uit hoofde van de artikelen 1019b-d Rv.

4.29

Het hof zal partijen in de gelegenheid stellen om zich bij akte uit te laten over het voornemen om genoemde prejudiciële vragen te stellen en de inhoud van deze vragen. In afwachting daarvan zal iedere verdere beoordeling worden aangehouden.

Beslissing

Het hof:

- verwijst de zaak naar de rol van 10 maart 2015 voor akte uitlating aan de zijde van beide partijen inzake hetgeen hiervoor in r.o. 4.27 is overwogen;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en M. van der Burg en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 februari 2015 in aanwezigheid van de griffier.