ECLI:NL:GHAMS:2024:696

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.314.388/01 KG

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/716116 / KG ZA 22-301

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 19 maart 2024

inzake

INUIKII AG,

gevestigd te Zürich, Zwitserland,

appellante,

advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

SHOP EST’SEVEN B.V.,

gevestigd te Lijnden,

geïntimeerde,

advocaat: mr. E.C. Menkhorst te Zeist.

1.Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Inuikii en Est’Seven genoemd.

Inuikii is bij dagvaarding van 3 juni 2022 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 10 mei 2022, onder bovenvermeld zaaknummer in kort geding gewezen tussen Inuikii als eiseres en Est’Seven als gedaagde.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, met producties;

- memorie van antwoord met producties.

Partijen hebben de zaak ter zitting van 6 april 2023 doen bepleiten door hun voornoemde advocaten, en aan de zijde van Est’Seven eveneens door mr. A Hosseini, advocaat te Zeist, allen aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Beide partijen hebben nog producties in het geding gebracht. Ter zitting is van de zijde van Inuikii nog een stuk met als titel ‘Inuikii Production Time Line’ overhandigd. Ook zijn ter zitting verschillende schoenen getoond en drie schoenen gedeponeerd. Ten slotte is arrest gevraagd.

Inuikii heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad - alsnog haar in hoger beroep opnieuw geformuleerde vordering zal toewijzen, met veroordeling van Est’Seven in de kosten in beide instanties ex art. 1019h Rv, met nakosten en rente.

Est’Seven heeft geconcludeerd, kort gezegd, tot bekrachtiging van het vonnis in eerste aanleg, met - uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van Inuikii in de kosten ex art. 1019h Rv ad € 22.619,99, met nakosten en rente.

2.De kern van de zaak

Inuikii brengt de Inuikii wintersneaker op de markt. Est’Seven brengt daarop gelijkende schoenen genaamd Est’Mouton boots op de markt. Inuikii vindt dat Est’Seven daarmee inbreuk maakt op haar auteursrecht dan wel zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing. Est’Seven betwist dat Inuikii rechthebbende is op het ontwerp. Est’Seven betwist bovendien dat de Inuikii wintersneaker een auteursrechtelijk te beschermen werk is en, als dat al zo is, dat zij inbreuk daarop maakt en/of dat zij zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing.

3.Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.4 de feiten genoemd die hij tot uitgangspunt heeft genomen. Inuikii voert bij grief 1 aan dat de samenvatting van haar sommatiebrief van 6 december 2021 onvolledig en daarom onjuist is. Het hof zal naar aanleiding van de grief deze samenvatting aanvullen. De feiten zijn in hoger beroep voor het overige niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. De feiten zijn als volgt.

3.1

Inuikii brengt de zogenoemde wintersneaker op de markt, uitgevoerd in verschillende kleuren en materialen. Hieronder staat een afbeelding van een van deze wintersneakers:

3.2

Est'Seven brengt de zogenoemde Est’Mouton boot op de markt, eveneens uitgevoerd in verschillende kleuren en materialen. Hieronder staat een afbeelding van een van de Est’Mouton boots:

3.3

Bij brief van 29 oktober 2021 van de Duitse advocaat van Inuikii is Est'Seven er – kort gezegd – op gewezen dat Inuikii de ontwerper en distributeur is van de wintersneaker en dat Est'Seven met de Est’Mouton boot alle essentiële kenmerken van de wintersneaker heeft overgenomen. Est'Seven is verzocht te berichten op welke gronden zij meent de “Imitation Boots” te mogen aanbieden en distribueren.

3.4.

Bij brief van 6 december 2021 van de Nederlandse advocaat van Inuikii is de advocaat van Est'Seven – kort gezegd – bericht dat de wintersneaker als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt en dat de Est’Mouton boot hierop inbreuk maakt, en is Est'Seven onder meer verzocht die inbreuk met onmiddellijke ingang te staken. Daarin meldt de advocaat ook dat consumenten misleid zullen worden over de herkomst van de schoenen en aannemen dat deze van Inuikii afkomstig zijn.

4.Beoordeling

4.1.1 Inuikii heeft in eerste aanleg gevorderd, kort gezegd:

a. Est'Seven te bevelen om het te koop aanbieden of anderszins beschikbaar stellen van (afbeeldingen of verveelvoudigingen van) de Est’Mouton boot in haar verschillende varianten te staken en gestaakt te houden;

b. Est'Seven te bevelen om opgave te doen van de volledige naam- en adresgegevens van de professionele afnemers van de Est’Mouton boot, het totale aantal door Est'Seven ingekochte en/of in voorraad gehouden Est’Mouton boots, met opgave van inkoopprijzen en inkoopdata, gestaafd door middel van bewijzen, een specificatie van het totale aantal door Est'Seven reeds verkochte en geleverde Est’Mouton boots, alsmede de gehanteerde verkoopprijzen en leverdata, gestaafd door middel van bewijzen;

een en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van Est'Seven in de kosten van het geding, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv.

4.1.2 Inuikii stelde hiertoe kort gezegd het volgende. De Inuikii wintersneaker is door [naam 1] ontworpen en vanaf 2015 verhandeld door Zeitneu GmbH (verder: Zeitneu), toen nog handelend onder de naam IKKII, en vanaf 2016 door Inuikii. De wintersneaker kan als een werk in de zin van de Auteurswet worden aangemerkt. Est'Seven importeert en verhandelt vanaf eind 2021 een goedkope look-a-like. Zij betrekt haar schoenen van [naam 2] (verder: [naam 2] ), de voormalige althans eerder beoogde producent van de wintersneaker, die over alle ontwerptekeningen en know-how beschikt. Om die reden is de Est’Mouton boot nagenoeg identiek aan de wintersneaker. Er is dan ook sprake van auteursrechtinbreuk dan wel van slaafse nabootsing, hetgeen onrechtmatig is op grond van artikel 6:162 BW.

Est'Seven heeft aangevoerd dat Inuikii in elk geval geen rechthebbende is op de wintersneaker maar ook dat die sneaker geen auteursrechtelijk beschermd werk is. Zij maakt met het in de handel brengen van de Est’Mouton boot, voor zover de wintersneaker wel een beschermd werk is, geen inbreuk op het auteursrecht omdat zij voldoende afstand van het ontwerp van de wintersneaker houdt, en zij handelt daarmee evenmin anderszins onrechtmatig.

4.1.3 De voorzieningenrechter heeft de gevraagde voorziening geweigerd en Inuikii in de proceskosten veroordeeld. Zij heeft daartoe overwogen dat een vordering die is gegrond op een inbreuk op auteursrechten bij wijze van voorlopige voorziening slechts kan worden toegewezen als buiten redelijke twijfel staat dat de eisende partij de auteursrechthebbende is. Inuikii lijkt op het eerste gezicht de auteursrechthebbende. Zij brengt immers de wintersneaker al geruime tijd op de markt. Est'Seven heeft echter vraagtekens gezet bij de vraag of [naam 1] de ontwerper is. [naam 1] verklaart dit weliswaar in haar eigen verklaring, maar dat wordt onvoldoende ondersteund door aanvullend bewijs. Evenmin is duidelijk hoe haar (beweerde) auteursrecht is overgegaan op Zeitneu GmbH en vervolgens op Inuikii. Aktes ontbreken. Een beroep op de artikelen 4 en 8 van de Auteurswet kan Inuikii niet baten. Est'Seven heeft gemotiveerd aangevoerd dat [naam 2] de ontwerper is van de schoen. Niet kan worden uitgesloten dat Est'Seven er in een bodemprocedure in slaagt de bewijsvermoedens te weerleggen. Al met al komt het erop neer dat Est'Seven erin is geslaagd voldoende twijfel te zaaien over de vraag wie de auteursrechthebbende is. Hierop stuit toewijzing van de vorderingen voor zover gegrond op het auteursrecht af. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op slaafse nabootsing, treft die hetzelfde lot. Of de wintersneaker een auteursrechtelijk beschermd werk is en of de Est’Mouton boot hierop inbreuk maakt, behoeft bij deze stand van zaken geen verdere bespreking, aldus de voorzieningenrechter.

4.1.4 Inuikii voert met haar grieven 2 tot en met 4 aan dat er wel voldoende bewijs is van het makerschap van [naam 1] . Zij bestrijdt dat Est’Seven voldoende twijfel heeft gezaaid over dat makerschap. Zij beroept zich bij deze grieven voorts op artikel 8 Auteurswet. Zij voert daarnaast aan dat zij wel heeft aangetoond dat de rechten aan haar zijn overgedragen, althans dat zij een volmacht heeft verkregen tot handhaving van het auteursrecht op de wintersneaker. Bij grief 5 betoogt Inuikii dat haar vordering ook toewijsbaar is op grond van slaafse nabootsing. Met grief 6 stelt Inuikii aan de orde dat de wintersneaker een auteursrechtelijk beschermd werk is en dat de Est’Mouton boot inbreuk op dat auteursrecht maakt. Grief 7 ten slotte handelt over de proceskosten.

4.1.5 Inuikii heeft haar vordering bij memorie van grieven op diverse ondergeschikte onderdelen anders verwoord, en noemt daarbij een andere hoogte en wijze van opleggen van de dwangsom. De vordering heeft verder dezelfde strekking als hiervoor onder 4.1.1 reeds weergegeven.

4.1.6 Van de twistpunten die partijen verdeeld houden waar het gaat om het auteursrecht is het geschil omtrent de vraag of inbreuk is gemaakt het meest verstrekkend. Daarom zal het hof beginnen met de bespreking daarvan.

Inbreuk op auteursrecht?

4.2.1 Inuikii stelt bij grief 6 dat de wintersneaker een auteursrechtelijk beschermd werk is en dat Est’Seven met het op de markt brengen van haar schoen inbreuk maakt op haar auteursrecht. Zij omschrijft haar schoen als een ‘winter boot op een sneaker zool’, die wordt gekarakteriseerd door de vrije keuze voor een combinatie van in totaal dertien in haar inleidende dagvaarding omschreven elementen. De schoen is oorspronkelijk en een eigen intellectuele schepping van de maker. De kenmerken dragen alle bij aan de totaalindruk van het werk. De Est’Mouton Boot is tot in bijzonder groot detail overgenomen van de Inuikii wintersneaker waardoor de totaalindrukken van de schoenen overeenstemmen. Dat komt mede omdat [naam 2] de werkomschrijvingen nog tot haar beschikking had, aldus nog steeds Inuikii.

4.2.2 Est’Seven voert van haar zijde aan dat de door Inuikii omschreven elementen technisch bepaald zijn, reeds gegeven waren in het vormgevingserfgoed dan wel banaal of triviaal zijn. De combinatie van elementen is evenmin origineel. Voor zover de wintersneaker al verschilt van het vormgevingserfgoed, gaat het om relatief kleine verschillen. Deze verschillen getuigen niet van een eigen intellectuele schepping of een eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker. Voor zover al sprake is van auteursrechtelijke bescherming, verschilt de Est’Mouton boot bovendien op een aantal punten van de Inuikii wintersneaker, waardoor een andere totaalindruk ontstaat, aldus Est’Seven.

4.2.3 De vraag of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk behoeft in dit geval alleen beantwoording in het kader van de daaropvolgende vraag of Est’Seven voldoende afstand van dat werk heeft gehouden. Of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp hangt immers af van de mate waarin de totaalindrukken van het beweerd inbreuk makende voorwerp met die van het beweerd nagebootste werk overeenstemmen. Bij de vergelijking van de totaalindrukken zijn de beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk bepalend, met dien verstande dat ook een combinatie van op zichzelf niet beschermde elementen een oorspronkelijk werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die combinatie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Verder geldt als uitgangspunt dat een bepaalde stijl of trend geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.

4.2.4 Duidelijk is dat de wintersneaker en de Est’Mouton boot tot dezelfde stijl behoren. Het zijn allebei halfhoge veterlaarzen met een platte zool, waarbij gebruik is gemaakt van schapenvacht. De wintersneaker wordt kort gezegd gekenmerkt, aldus Inuikii, door de zichtbare voering van de binnenzijde met schapenwol. Inuikii wijst er verder op dat de buitenzijde bestaat uit een suede pand aan de bovenzijde, een leren pand bij de hiel, een leren strook op de achterkant van de schacht, een leren rand boven de zool en een tweede leren strook daarboven. Zij wijst erop dat drie leren veterhouders zijn bevestigd aan de leren rand boven de zool, met een dikke ronde veter die driemaal kruist en daarna om de schacht gebonden is. Inuikii wijst ten slotte op de sneakerzool waarbij aan de voorzijde een extra laag is aangebracht met een ruitenprint.

4.2.5 Het hof is van oordeel dat de totaalindruk van de Est’Mouton boot voldoende verschilt van de wintersneaker. Het meest in het oog springende verschil is dat bij de Est’Mouton boot een extra hielstuk is aangebracht dat aan weerszijden van de hiel naar voren uitloopt en waaraan de derde veterlus is bevestigd. Bij de Est’Mouton boot zijn dus slechts twee van de veterlussen bevestigd aan de leren rand die boven de zijrand van de zool loopt, terwijl bij de wintersneaker alle drie de veterlussen aan die rand zijn bevestigd. De veters lopen hierdoor duidelijk anders over het oppervlak van de schoen. Verder is van betekenis dat de stiksels van de Est’Mouton boot met dikker garen zijn gemaakt, waardoor met name de dubbele stiksels, die ook nog verder uit elkaar zijn aangebracht, grover ogen. Ook heeft de zool van de Est’Mouton boot een andere structuur: deze vertoont over de gehele zijrand een ruitenprint, waarbij opvalt dat de Est’Mouton boot op die zijrand niet alleen aan de voorzijde (zoals bij de wintersneaker) maar ook aan de achterzijde een extra opgeplakte strook heeft. Ook de veters verschillen. Op de uiteinden van de veters van de Est’Mouton boot is een veterkapje aangebracht, terwijl de veters van de wintersneaker eindigen met een knoop. Een en ander maakt dat de Est’Mouton boot grover oogt dan de wintersneaker. De schoenen verschillen niet alleen op een substantieel aantal kenmerkende details maar laten daardoor ook een verschillend totaalbeeld zien. Daartegenover zijn de overeenkomsten in materiaalgebruik, vorm van de leren panden en de zool onvoldoende om tot inbreuk te concluderen. De schoen van Est’Seven wijkt voldoende af, ook als ervan uit wordt gegaan dat de wintersneaker een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (in de woorden van het HvJEU ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’ is) en dus auteursrechtelijk beschermd is. Een vermoeden van ontlening, wat daarvan verder zij, is dus niet van belang.

4.2.6 Est’Seven heeft nog aangevoerd dat zij voor het lopende seizoen (2023/2024) de door haar op de markt gebrachte schoen heeft gewijzigd door de zool te verhogen met bijna een centimeter. De schoen, zo heeft zij onbestreden aangevoerd, wordt niet meer in zijn oorspronkelijke vorm op de markt gebracht. Ter zitting is de nieuwe versie van de schoon getoond en gedeponeerd. Met het verhogen van de zool is het hiervoor beschreven verschil in het totaalbeeld van de schoenen naar het oordeel van het hof vergroot. Het totaalbeeld van de Est’Mouton boot is met de verhoogde zool immers nog grover geworden. Dat betekent dat Inuikii thans te minder recht en belang heeft bij de door haar gevraagde voorziening.

4.2.7 Een en ander betekent dat grief 6 faalt.

Wie is rechthebbende op de wintersneaker?

4.3.1 Geheel los van het vorenstaande zijn de vorderingen van Inuikii evenmin toewijsbaar omdat nog steeds onvoldoende duidelijk is dat Inuikii rechthebbende op de wintersneaker is. Het hof licht dat toe.

4.3.2 Tussen partijen is allereerst in debat wie de maker of ontwerper van de wintersneaker is. De standpunten van partijen komen er, kort gezegd, op neer dat [naam 1] de maker van de schoen is (het standpunt van Inuikii), of dat [naam 2] de maker is (het standpunt van Est’Seven).

4.3.3 Inuikii onderbouwt haar standpunt met een schriftelijke verklaring van [naam 1] van 11 maart 2022. Zij verklaart dat zij directeur is van Zeitneu, en eveneens directeur van Inuikii. Zij heeft naar haar zeggen, nadat zij in 2012 een ‘winter boot’ en in 2013 een ‘summersneaker’ had ontworpen, in 2014 de wintersneaker ontworpen. Zij geeft in deze verklaring geen verdere details over het ontwerpen van de diverse schoenen. In een verklaring van 18 april 2022 beschrijft [naam 1] dat zij via [naam 3] contact met [naam 2] heeft gezocht om haar ‘boot’ te produceren en dat zij in 2013 een overeenkomst met dit bedrijf heeft gesloten. Haar ‘design’ bestond al voordat zij contact met [naam 2] had. In het begin waren er productieproblemen bij [naam 2] , maar dat werd vanaf 2014 beter door de inzet van de adviseur [naam 4] , aldus de verklaring. Genoemde [naam 3] schrijft in zijn e-mail van 14 april 2022 aan [naam 1] :
‘After we decided on [naam 2] , I developed your idea, the product, with you at [naam 2] from scratch’. Ook schrijft hij
‘After a few years we added a new product (the summer sneaker) that you designed and we designed with [naam 5] in the beginning and later we had it developed as a wintersneaker by [naam 2] ’. [naam 4] schrijft in een e-mail van dezelfde dag aan [naam 1] dat zij vanaf 2014 tot 2016 [naam 1] heeft bijgestaan bij de productie door [naam 2] van [naam 1] ’s eigen ontwerpen.

4.3.4 [naam 1] geeft dus geen toelichting op het hoe en wat van het ontwerpen van de wintersneaker. In haar tweede verklaring blijft zelfs grotendeels onduidelijk over welke type schoen of laars zij het heeft, terwijl er sprake is van een winterboot, een summersneaker en een wintersneaker, maar het nu in dit geding aankomt op de wintersneaker. Dat is eveneens zo in de genoemde verklaringen van derden die een en ander zouden moeten ondersteunen. Voor een groot deel van deze verklaringen is onduidelijk over welk van de ontwerpen het gaat. Voor zover [naam 3] het heeft over een ‘wintersneaker’, overigens zonder verdere uitleg of aanduiding, kent hij [naam 2] bovendien een actieve rol toe in de ontwikkeling daarvan. In zoverre ondersteunt zijn verklaring in elk geval niet het makerschap van [naam 1] van de wintersneaker.

4.3.5 Inuikii heeft ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in dit hoger beroep nog een derde verklaring van [naam 1] overgelegd, gedateerd maart 2023. In deze verklaring legt [naam 1] uit dat zij werkt met afbeeldingen, collages en ruwe tekeningen. Bij de verklaring is een groot aantal voorbeelden van dit soort materiaal gevoegd. Daarbij wordt echter niet uitgelegd welk materiaal in verband is te brengen met specifiek de wintersneaker. [naam 1] schrijft in haar derde verklaring dat de ‘summersneaker’ in zijn verschijning identiek is aan de ‘winterboot’, en dat de ‘summersneaker’ gezien vanaf de buitenkant in essentie hetzelfde is als de ‘wintersneaker’, met als verschil de schapenhuid, die de robuuste verschijning geeft. De betekenis van een en ander voor het gestelde makerschap van de wintersneaker wordt echter niet duidelijk. Inuikii legt de betekenis van een en ander in haar processtukken niet uit, zodat het hof daaraan voorbij gaat. Ook de verklaring van de zijde van [naam 5] brengt geen duidelijkheid over het makerschap van [naam 1] . In deze verklaring wordt opgemerkt dat de ‘wintersneaker’ qua vorm hetzelfde is als de ‘summersneaker’ maar dan met een schapenhuid. Ook staat in deze verklaring ‘we were allowed to further develop the summer pattern to be a winter Sneaker lined with lambskin’ en ‘the designs were provided to us by you and these were brought to us by drawings’. Wat de rol van [naam 1] bij het ontwerp van de wintersneaker is, wordt ook met deze verklaring niet concreet gemaakt.

4.3.6 Inuikii wijst verder op een overeenkomst die in 2013 tussen [naam 2] en Zeitneu is gesloten. Deze overeenkomst houdt in dat [naam 2] laarzen en schoenen zal produceren ‘in compliance with the design and specification submitted by’ Zeitneu. [naam 2] zal deze producten ‘exclusively’ verkopen aan Zeitneu, aldus de overeenkomst. De monsters en modellen die Zeitneu aanlevert zijn eigendom van Zeitneu en [naam 2] mag deze niet produceren of verkopen zonder toestemming van Zeitneu. In het addendum uit 2015 wordt een boetebeding toegevoegd voor het geval dat [naam 2] namaak produceert. Deze teksten bevatten aanwijzingen dat Zeitneu en [naam 2] - in het algemeen - zo samenwerkten dat Zeitneu ontwerpen aanleverde en [naam 2] deze vervolgens produceerde. Dat dit een gebruikelijke werkwijze was wordt ondersteund door de e-mailwisseling tussen [naam 1] en [naam 6] van mei 2015. De overeenkomst en de e-mailwisseling zeggen echter niets over specifiek het ontwerpen en produceren van de wintersneaker. De teksten bevatten dan ook geen directe aanwijzing voor de betrokkenheid van Zeitneu, laat staan van [naam 1] persoonlijk, bij het ontwerpen van deze schoen. Inuikii voert ook nog aan dat [naam 1] in diverse modetijdschriften en modeblogs als ontwerper van IKKI of INUIKII schoenen wordt genoemd. Dat zij in het algemeen als ontwerper van schoenen die onder die merken op de markt zijn wordt genoemd, voegt echter weinig toe aan het bovenstaande.

4.3.7 Est’Seven heeft tegenover het voorgaande in het geding gebracht een schriftelijke verklaring van [naam 6] inhoudende dat [naam 2] in 2010 een nieuw ontwerp heeft gemaakt. Daarbij is een productie overgelegd die, aldus Est’Seven, een e-mailwisseling uit 2010 laat zien tussen [naam 6] en zijn vader waaruit zou blijken dat [naam 6] toen al voor [naam 2] een schoen had ontworpen die sterk lijkt op de wintersneaker. Partijen twisten over de vraag of deze e-mail authentiek is en hebben in dat kader rapporten overgelegd. Wat daarvan zij, het is niet aan Est’Seven om aan te tonen dat [naam 6] de maker is, maar aan Inuikii om aan te tonen dat [naam 1] dat is. Dit punt kan dus verder onbesproken blijven.

4.3.8 De conclusie van het bovenstaande is dat Inuikii onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat [naam 1] de maker is van de wintersneaker. Haar eigen schriftelijke verklaringen bevatten wat dit betreft te weinig specifieke details. Ook de schriftelijke verklaringen van anderen bevatten te weinig details over de bijdrage van [naam 1] in het tot stand komen van het ontwerp. Ontwerptekeningen, collages of andere afbeeldingen van deze specifieke schoen, gemaakt door [naam 1] , ontbreken. De overeenkomst uit 2013 en het addendum daarop uit 2015 geven weliswaar duiding aan de samenwerking tussen [naam 2] en Zeitneu, waarvan [naam 1] directeur is, maar geven te weinig concrete onderbouwing van de rol van [naam 1] als maker van de schoen. Est’Seven heeft daar ook nog tegenover gezet de verklaring van [naam 6] . Voor bewijslevering is in dit kort geding geen ruimte. Dit geschilpunt is voorts niet doorslaggevend, nu het erop aankomt wie op dit moment het recht heeft om op te treden tegen inbreuk.

4.3.9 Est’Seven heeft op dat punt als verweer aangevoerd dat, voor zover [naam 1] al als maker kan worden aangemerkt, Inuikii niet heeft aangetoond dat zij thans de rechthebbende is. Akten van overdracht zijn niet overgelegd, aldus Est’Seven. Inuikii wijst op de verklaring van [naam 1] van 11 maart 2022, en op een verklaring van [naam 7] , advocaat te Zürich, van 13 september 2022. Volgens Inuikii is het auteursrecht wel overgedragen, althans is een volmacht tot handhaving van dat auteursrecht gegeven.

4.3.10 [naam 1] schrijft in haar verklaring ‘In 2014 I granted an exclusive worldwide right to Zeitneu GmbH with to use all my rights pertaining to the wintersneaker’ en ‘In 2016 Zeitneu GmbH transferred all rights (…) to INUIKII AG’. [naam 7] schrijft in zijn verklaring dat [naam 1] ‘originally vested all IP rights (…) in Zeitneu’ ‘which subsequently assigned those rights to Inuikii’. Beide verklaringen zijn te algemeen van aard om daaruit te concluderen dat het auteursrecht op de wintersneaker door [naam 1] is overgedragen aan Zeitneu, en door Zeitneu vervolgens aan Inuikii, laat staan dat dit is gebeurd door middel van een daartoe vereiste akte. [naam 7] citeert in zijn verklaring nog wel uit een tussen (onder meer) [naam 1] , Zeitneu en Inuikii gesloten ‘Investment and Shareholders Agreement’. Uit dit citaat valt echter niet af te leiden dat het auteursrecht bij deze - of een andere - akte is overgedragen.

4.3.11 Dan beroept Inuikii zich nog op een volmacht waarover zij zou beschikken. Uit de verklaringen van [naam 1] en [naam 7] kan echter evenmin worden geconcludeerd dat [naam 1] aan Zeitneu en vervolgens aan Inuikii een volmacht heeft gegeven tot handhaving van het auteursrecht. Inuikii heeft bovendien bij het inleiden van deze zaak niet duidelijk gemaakt dat zij haar vordering heeft ingesteld namens [naam 1] . Integendeel, zij heeft zich uitdrukkelijk gepresenteerd als rechthebbende (zie bijvoorbeeld inleidende dagvaarding onder 2). Ook dat staat aan toewijzing van de vordering, voor zover gegrond op een volmacht, in de weg, omdat dit zou neerkomen op een verboden hoedanigheidswissel.

4.3.12 Inuikii beroept zich bij haar grieven voorts op artikel 8 Auteurswet. Zij voert aan dat de wintersneaker al sinds 2015 openbaar wordt gemaakt als afkomstig van eerst Zeitneu en later Inuikii. Het zou dan gaan om vermelding op de producten zoals label, zool, schoenendoos en op de eigen website en in publicaties van derden. Ter zitting voegt zij toe dat de wintersneaker in januari 2015 is gelanceerd, op een beurs in Berlijn en direct daarna op een beurs in Parijs. Zij verwijst naar door haar overgelegde foto’s van de beurs in Parijs. Est’Seven betwist dat op deze foto’s de wintersneaker is te zien. Volgens haar gaat het om een andere schoen die op essentiële punten verschilt van de wintersneaker. Est’Seven voert bovendien aan dat op de foto’s onduidelijk blijft wie als maker van de schoen werd vermeld.

4.3.13 Het hof is van oordeel dat Inuikii onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Zeitneu althans Inuikii in 2015 de wintersneaker als van haar afkomstig openbaar heeft gemaakt. De foto’s van de beurs in Parijs zijn te onduidelijk om daaruit af te leiden dat aldaar de wintersneaker is gepresenteerd met alle kenmerkende uiterlijkheden zoals hierboven onder 3.1 is te zien. Op de foto’s is evenmin te zien dat de schoen als van Zeitneu dan wel INUIKII afkomstig werd gepresenteerd. Op de foto’s is bijvoorbeeld geen merk of handelsnaam te zien. Inuiki heeft niet aangevoerd uit welke concrete feiten dan wel zou moeten blijken dat de wintersneaker op de beurs is gepresenteerd als afkomstig van Zeitneu dan wel Inuikii. De overige door Inuikii in verband met de (eerste) openbaarmaking aangevoerde feiten zijn te weinig concreet van aard en bovendien niet in de tijd geplaatst. Wel is duidelijk dat op enig moment schoenen zijn verkocht met de tekst ‘Inuikii’ op het hielstuk. Ook dit is door Inuikii niet in de tijd geplaatst. Inuikii heeft bovendien niet toegelicht waarom daaruit zou zijn af te leiden dat de schoen als van haar afkomstig openbaar is gemaakt in de zin van artikel 8 Auteurswet. Inuikii is immers een merk, en vermelding van een merk op de waar is niet zonder meer te beschouwen als zodanige openbaarmaking. Dat [naam 2] in 2016 middels een instagrampost de wintersneaker heeft getoond met vermelding van de naam Inuikii is, wat daar ook van zij, in dit verband niet van betekenis.

4.3.14 Voor zover Inuikii nog heeft bedoeld een beroep te doen op artikel 4 Auteurswet, overweegt het hof dat de vermelding van ‘Zeitneu’ dan wel ‘Inuikii’ bij een eerste openbaarmaking niet bij kan dragen aan een bewijsvermoeden van haar stelling dat [naam 1] de maker van de wintersneaker is.

4.3.15 Inuikii heeft ook nog een beroep gedaan op de artikelen 3:8 juncto 3:29 BVIE. Zij heeft echter niet duidelijk gemaakt dat en waarom sprake is van een model of tekening in de zin van het BVIE en evenmin dat het een ontwerp op bestelling zou zijn. Het beroep faalt.

4.3.16 Een en ander betekent dat de grieven 2 tot en met 4 falen.

Slaafse nabootsing

4.4.1 Bij grief 5 voert Inuikii aan dat Est’Seven zich met het op de markt brengen van de Est’Mouton boot schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing van de wintersneaker en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar. Inuikii stelt dat de wintersneaker een eigen gezicht op de markt heeft. Zij wijst erop dat mode-influencers in het openbaar verschijnen met de wintersneaker en dat deze in toonaangevende winkels te koop is. Het overeenstemmende uiterlijk van de Est’Mouton schept nodeloos verwarring met de wintersneaker. Bijkomende omstandigheid is dat Est’Seven de nagebootste schoenen betrekt van haar voormalige leverancier, aldus Inuikii.

4.4.2 Iniuikii heeft slechts in algemene termen en daarmee op summiere wijze onderbouwd dat de wintersneaker een eigen gezicht heeft op de markt. Est’Seven heeft daartegenover gesteld, en met producties onderbouwd, dat er een veelheid aan schoenen op markt is die op een groot aantal elementen gelijkenissen vertonen met de wintersneaker. Inuikii heeft in dat licht onvoldoende aangetoond dat haar schoen een eigen gezicht heeft op de markt. Dat zij tegen een aantal aanbieders van gelijkende schoenen optreedt, is daartoe weliswaar vereist maar niet voldoende.

4.4.3 Wat daarvan echter zij, zelfs als deze schoenen een eigen gezicht in de markt hebben en Inuikii voldoende en tijdig is opgetreden tegen inbreukmakers, dan nog is voor het onrechtmatig achten van Est’Sevens gedrag als slaafse nabootsing noodzakelijk dat aannemelijk is dat sprake is van verwarringsgevaar bij de doelgroep. Hiervoor is al overwogen dat de totaalindrukken van de schoenen onvoldoende overeenstemmen. Dat de stijl, die Inuikii niet kan monopoliseren, punten van overeenstemming met zich brengt, maakt nog niet dat sprake is van ongeoorloofd verwarring wekken bij het publiek. Zoals gezegd, is verder gebleken dat er behalve de Est’Mouton boot nog vele andere schoenen in deze stijl op de markt zijn. Er is, naar voorlopig oordeel van het hof, dus geen verwarringsgevaar bij de doelgroep aannemelijk geworden.

Slotsom

4.5.1 Inuikii biedt nog bewijs aan door het horen van [naam 1] als getuige, of eventueel als informant ter zitting, betreffende haar makerschap en het feit dat de wintersneaker consequent als van eerst Zeitneu en daarna Inuikii afkomstig openbaar is gemaakt. [naam 1] heeft ter zitting vragen beantwoord en het woord kunnen voeren. Met het verhandelde ter zitting is in het bovenstaande rekening gehouden. Mede gelet daarop en rekening houdend met de aard van dit kort geding is er geen plaats voor nadere bewijslevering.

4.5.2 De conclusie van een en ander is dat er zowel gerede twijfel bestaat over de vraag of Inuikiii de rechthebbende is op het ontwerp van de wintersneaker, als dat niet voldoende is gebleken dat Est’Seven met het op de markt brengen van de Est’Mouton boot inbreuk heeft gemaakt op enig recht aangaande die schoen dan wel zich schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing. Dat betekent dat er onvoldoende grond is voor toewijzing van de verzochte maatregelen. Het bestreden vonnis zal dan ook worden bekrachtigd en de in hoger beroep opnieuw geformuleerde vordering zal worden afgewezen.

4.5.3 Inuikii voert bij grief 7 aan dat zij in eerste aanleg ten onrechte in de proceskosten is veroordeeld. De grief treft in zoverre geen doel. Inuikii blijft immers de in het ongelijk gestelde partij. Inuikii voert bij deze grief ook aan dat bij de begroting van de proceskosten in de eerste aanleg ten onrechte geen onderscheid is gemaakt tussen een IE-gedeelte en een niet-IE gedeelte. Het hof ziet echter geen aanleiding de proceskosten van de eerste aanleg opnieuw te begroten. De voorzieningenrechter heeft de opgevoerde kosten immers al gematigd tot een bedrag net boven de € 12.000,-. De begrote kosten komen daarmee voldoende overeen met 80% van het indicatietarief in intellectuele-eigendomszaken voor een gemiddeld kort geding.

4.5.4 De slotsom is dat alle grieven falen. De uitkomst van het hoger beroep brengt mee dat Inuikii zal worden veroordeeld in de proceskosten van Est’Seven. Deze kosten zullen worden begroot aan de hand van 80% van het indicatietarief, geldend voor een gemiddeld complexe IE-zaak ofwel € 12.000,-, en 20% van het gebruikelijke liquidatietarief ofwel € 728,40. Over deze verhouding van 80% en 20% zijn partijen het eens.

4.Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Inuikii in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Est’Seven begroot op € 783,- aan verschotten en € 12.728,40,- voor salaris en op € 178,- voor nasalaris, te vermeerderen met € 92,- voor nasalaris en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit arrest plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente indien niet binnen veertien dagen na dit arrest dan wel het verschuldigd worden van de nakosten aan de kostenveroordeling is voldaan;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. H. Struik, D. Kingma en P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en door de rolraadsheer ondertekend en in het openbaar uitgesproken op 19 maart 2024.