Uitspraak
GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team I
zaaknummer : 200.284.893/01
zaak- en rolnummer rechtbank Amsterdam : C/13/671162 / HA ZA 19-912
arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 11 juli 2023
inzake
POSEIDON PROPULSION B.V.,
gevestigd te Papendrecht,
appellante,
tevens incidenteel geïntimeerde,
advocaat: mr. H.A. Bravenboer te Rotterdam,
tegen
FISHFLOW INNOVATIONS B.V.,
gevestigd te Deventer,
geïntimeerde,
tevens incidenteel appellante,
advocaat: mr. R.W. de Vrey te Amsterdam.
Partijen worden hierna Poseidon en Fishflow genoemd.
1.De zaak in het kort
Partijen hebben een licentieovereenkomst gesloten met betrekking tot een scheepsschroef waarvoor aan Fishflow een Nederlands octrooi was verleend, op basis waarvan door deze een PCT-aanvraag is gedaan. Fishflow vordert onder meer boetes, geboden en verboden, en in de kern nakoming van die overeenkomst. Poseidon beroept zich als verweer op dwaling. Zij stelt daartoe dat Fishflow de op haar rustende inlichtingen- en mededelingsplicht heeft geschonden door aan Poseidon voor te houden dat een octrooi was verleend voor de ‘vinding’, dat de ‘vinding’ een beproefd concept was en dat de internationale PCT-aanvraag uitsluitend zag op de verwerving van extra internationale rechten naast het bestaande basisoctrooi en door niet te vertellen dat het Nederlands octrooi niet getoetst was en niets te zeggen over de kritische nieuwheidsrapporten, waarin stond dat de door het Nederlandse octrooi beschermde ‘vinding’ en de daarop gebaseerde PCT-aanvraag niet voldeed aan het nieuwheids- en inventiviteitsvereiste.
2.Het geding in hoger beroep
Poseidon is bij dagvaarding van 16 oktober 2020 tevens houdende incidentele vordering tot schorsing van de executie c.q. zekerheidsstelling in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 23 september 2020, onder bovenvermeld zaak- en rolnummer gewezen tussen Fishflow als eiseres in conventie en verweerster in conventie en Poseidon als gedaagde in conventie en eiseres in (voorwaardelijke) reconventie.
Na het arrest in het incident van 9 februari 2021 hebben partijen de volgende stukken ingediend:
- memorie van grieven, met producties;
- memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep en akte houdende wijziging van eis en akte overlegging producties, met producties;
- memorie van antwoord in incidenteel appel, tevens akte uitlaten productie en akte uitlaten wijziging van eis, met een productie.
Partijen hebben de zaak ter zitting van 16 juni 2022 doen bepleiten door hun advocaten voornoemd en Fishflow tevens door mrs. Y. Celebi en M.C.H.I. van der Dussen, advocaten te Amsterdam, ieder aan de hand van pleitnotities waarvan exemplaren zijn overgelegd.
Ten slotte is arrest gevraagd.
Poseidon heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en alsnog de vorderingen van Fishflow zal afwijzen en, uitvoerbaar bij voorraad, Fishflow zal veroordelen tot betaling van € 3.251,80 met rente, met beslissing over de proceskosten.
Fishflow heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met uitzondering van de afwijzing van haar vorderingen VI en VII, en, uitvoerbaar bij voorraad, zo begrijpt het hof, haar gewijzigde vorderingen (alsnog) zal toewijzen, met beslissing over de proceskosten.
Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.
3.Feiten
De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.18 de feiten vastgesteld. Voor zover deze feiten in hoger beroep niet in geschil zijn, dienen zij ook het hof tot uitgangspunt. Samengevat, voor zover relevant rekening houdend met de tegen de feitenvaststelling gerichte grief I van Poseidon, en waar nodig aangevuld met andere feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan, komen de feiten neer op het volgende.
3.1
Fishflow houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van visvriendelijke water gerelateerde vindingen en producten. Poseidon houdt zich onder meer bezig met het vervaardigen van motoren en turbines voor schepen.
3.2
Op 9 december 2013 is op een op 6 juni 2012 ingediende aanvraag NL 2008948 van [bedrijf 1] B.V. (hierna: [bedrijf 1] ) een Nederlands octrooi (hierna: het Nederlands octrooi) verleend voor een ‘scheepsschroef’. Hierin wordt de aandeelhouder en bestuurder van Fishflow, [bedrijf 1] , aangeduid als uitvinder. Het Nederlands octrooi vermeldt onder meer:
Als bijlage bij het Nederlands octrooi is een in 2013 uitgevoerd nieuwheidsonderzoek van het European Patent Bureau (EPO) gevoegd. Daarin staat onder meer:
(…)
3.3
Op basis van de aanvraag voor het Nederlandse octrooi heeft [bedrijf 1] op 5 juni 2013 de internationale aanvraag PCT/NL2013/050396 (ook bekend als WO 2013 183 994, hierna: de PCT-aanvraag) ingediend. De PCT-aanvraag is op 12 december 2013 gepubliceerd.
3.4
In een
International Preliminary Report on Patentabilityvan het international bureau van WIPO d.d. 9 december 2014 over de PCT-aanvraag, staat onder meer:
International Preliminary Report on Patentabilityvan het international bureau van WIPO d.d. 9 december 2014 over de PCT-aanvraag, staat onder meer:
(…)
3.5
In februari 2015 zijn partijen in gesprek geraakt nadat Fishflow Poseidon had benaderd over de scheepsschroef. Op 19 februari 2015 heeft Poseidon in een e-mailbericht aan een derde verslag gedaan van een gesprek met Fishflow:
“2) Dan zijn er testen geweest met het ontwerp. De schroef caviteerde bewezen níet bij 400 toeren en gaf bovendien MEER stuwkracht. Meer dan een goede reden dus dat
mijnheer [naam] er een patent op heeft.
3) Zakelijk ben ik er ook met mijnheer [naam] “uit”. Dus ik kan het patent en de
ontwerp criteria gebruiken.”
3.6
In een e-mailbericht van 25 februari 2015 van Poseidon aan Fishflow staat, voor zover van belang:
“Commercieel; De Poseidon Cavitatieloze Kaplanschroef (PCK) isgepatenteerd!(nummer XXXXXX)”
3.7
In een e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft Poseidon aan Fishflow geschreven, voor zover van belang:
“Vergeet ook het patent niet. Belangrijk dat we nummer(s) ed kunnen opgeven.”
3.8
Fishflow heeft op 24 maart 2015 een eerste conceptovereenkomst, met als titel ‘licentieovereenkomst’ aan Poseidon toegezonden. Daarin is, net als in de uiteindelijk gesloten overeenkomst, de PCT-aanvraag, met de datum van indiening en het aanvraagnummer vermeld in de considerans. Artikel 2.1 van de conceptovereenkomst vermeldt “
de licentie geldt alleen voor Nederland.”In de reactie op dit concept van 26 maart 2016 van Poseidon staat onder meer:
de licentie geldt alleen voor Nederland.”In de reactie op dit concept van 26 maart 2016 van Poseidon staat onder meer:
“Het contract wordt bekeken. Het zal OK zijn (op een twee tal puntjes na zie onder)
maar ik moet er ook even door een derde naar laten kijken. We komen dus nog in de
lucht als er nog andere zaken zijn.
(…)
In je contract staat dat ons contract geld voor Nederland. (2.1) Naar ik aanneem is dit een fout. Poseidon werkt internationaal en is al reeds internationaal aan het werk.
(…)
Het schermen met je patent! Wordt een belangrijke troef in het gehele sales plan.”
Partijen hebben hierop artikel 2.1 gewijzigd naar een wereldwijde licentie en uitgebreid met een sub-licentiesysteem.
3.9
Op 28 april 2015 hebben partijen een licentieovereenkomst gesloten (hierna: de licentieovereenkomst), die voor zover hier van belang, het volgende inhoudt.
“IN AANMERKING NEMENDE
- Dat FishFlow een cavitatievrije, stille waaier heeft ontwikkeld voor welke vinding hij op 5 juni 2013 een internationale PCT octrooiaanvrage heeft ingediend onder nummer PCT/NL2013/050396.
- Dat FishFlow wenst de uitontwikkeling, de productie, de marketing en de verkoop van de boegschroef onder te brengen bij Poseidon, die deze activiteiten op zich wenst te nemen onder de navolgende condities.
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 – Overdracht productie- en verkooprechten
1.1
FishFlow geeft aan Poseidon het alleenrecht om boegschroeven volgens de uitvinding te fabriceren en te verkopen op de voorwaarden zoals hierna omschreven.
(…)
Artikel 2 – Doel van de overeenkomst
2.1
Het doel van de overeenkomst is het opzetten en ontwikkelen van een productielijn en distributienetwerk voor een profijtelijke exploitatie van de vinding.
De wereldmarkt is het werkterrein voor Poseidon. Fishflow verstrekt Poseidon de licentie voor de verkoop en productie voor deze.
FishFlow en Poseidon maken samen het marketing-/advertentie-/en verkoopplan.
Er wordt gewerkt met diverse sub-licentie houders welke al dan niet ook kunnen gaan produceren. Zie sheet.
(…)
FishFlow en Poseidon houden zo volledige controle over de gehele markt, omzet.
Poseidon draagt 15% af van elke verkochte schroef.
Voor sub-licentie houders en/of producenten geld voor het afdragen van licentíerechten dat 30% van de waarde van de schroef door de sub-licentie houder
moet worden betaald aan Poseidon. 50% hiervan is voor Fish Flow.
(…)
Artikel 4 – Royaltyvergoeding
4.1
Poseidon zal voor elk volgens de vinding gemaakt en verkocht product aan FishFlow een vergoeding betalen van 15% (zegge: vijftien procent) van de verkoopprijs van het totale product. (…)
4.2
De aan FishFlow toekomende royalty’s zullen per product worden voldaan. Daartoe zal FishFlow binnen 30 dagen na iedere uitgaande factuur een kopie factuur ontvangen van het verkochte product. FishFlow zal daarop een factuur aan Poseidon doen toekomen. Deze factuur zal na betaling door de klant binnen 14 dagen door Poseidon worden voldaan aan FishFlow.
4.3
Jaarlijks zal Poseidon aan FishFlow een accountantsverklaring verstrekken met een opgave van de in het betreffende jaar gerealiseerde verkopen van het product. (...)
(...)
Artikel 5 – Boeteclausule
5.1
Poseidon draagt er voor zorg dat er geen op dit principe beruste boegschroefinstallaties buiten deze overeenkomst om verkocht worden en FishFlow verplicht zich om alle potentiële klanten voor boegschroeven naar Poseidon te redigeren.
5.2
Voor beide partijen geldt per gebeurtenis een boeteclausule van € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro) voor het schenden van dit contract.
(…)
Artikel 6 – Octrooi-, model-, en merkrechten en productverbeteringen
(…)
6.3
Poseidon verplicht zich FishFlow onmiddellijk in kennis te stellen van de door hem gevonden verbeteringen van het product, c.q. van de daarbij behorende knowhow.
6.4
FishFlow verplicht zich Poseidon onmiddellijk in kennis te stellen van de door hem gevonden verbeteringen van het product, c.q. van de daarbij behorende knowhow.
6.5
FishFlow verklaart dat hij naar beste eer en geweten heeft onderzocht of de rechten onbezwaard zijn maar kan niet uitsluiten dat derden bezwaren kunnen aandragen.
Artikel 7 – Overdracht van rechten
7.1
[naam] blijft na het aangaan van deze overeenkomst houder van het octrooí
(…)
Artikel 10 – Concurrentie
10.1
Het is Poseidon niet toegestaan om binnen twintig jaar na introductie van het product volgens de uitvinding zonder toestemming van de uitvinder een soortgelijk product op de markt te zetten of een belang te hebben bij een bedrijf dat dit doet.
(…)
Artikel 14 – Beëindiging van de overeenkomst
14.1
Deze overeenkomst kan door partijen onmiddellijk worden beëindigd:
(…);
b. In geval van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst, (...);
c. Indien Poseidon geen verdere zinvolle exploitatiemogelijkheden meer zou zien.”
3.1
Op 29 januari 2018 heeft Poseidon opgave gedaan aan Fishflow van twee door haar aan [bedrijf 2] B.V. (hierna: [bedrijf 2] ) verkochte schroeven. Op 30 januari 2018 heeft Fishflow de hierop betrekking hebbende licentievergoedingen (in totaal € 3.251,58) gefactureerd aan Poseidon, die deze facturen op 26 april 2018 heeft voldaan.
3.11
Nadat Poseidon op 28 januari 2018 bij Fishflow navraag had gedaan over het Nederlands octrooi, heeft zij op 3 februari 2018 aan Fishflow laten weten dat het Nederlands octrooi niet geldig lijkt en dat Poseidon in dat geval geen financiële verplichtingen jegens Fishflow heeft. Fishflow heeft op 5 februari 2018 geantwoord dat Poseidon zich geen zorgen behoeft te maken, omdat het volgens haar octrooigemachtigde een sterk octrooi is.
3.12
Op 7 maart 2018 heeft Poseidon aan Fishflow geschreven, voor zover van belang:
“Door even te googlen en een telefoongesprek weet ik ondertussen dat je “patent” nog steeds pending is. Nu los van het feit of je een patent verkrijgt of niet wilde ik je in elk geval laten weten dat de schroef, zoals per jouw patent NIET voldoet voor onze toepassingen.
(…) Het heeft ons dan ook doen besluiten om het contract zoals destijds opgesteld te beëindigen. Volgens ons is dat geen probleem omdat de verkopen toch al uitbleven. Ik zie graag je bevestiging dat je akkoord gaat met de opzegging tegemoet. (...).”
3.13
Fishflow heeft op 8 maart 2018 aan Poseidon geschreven, voor zover van belang:
“Het contract wordt ontbonden zodra administratief en financieel alles geregeld is.(...)”.
Die dag heeft Poseidon aan Fishflow geschreven dat de afrekening is geregeld met de twee schroeven die aan [bedrijf 2] zijn geleverd en dat zij aanneemt dat hiermee alles is afgehandeld.
3.14
Op 18 januari 2019 heeft Fishflow Poseidon gesommeerd haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst na te komen door (onder meer) de jaarlijkse accountantsverklaringen te verstrekken, de verschuldigde royalty's te betalen en alle beschikbare informatie en knowhow met betrekking tot de ontwikkelingen die door Poseidon zijn verricht aan de schroef over te leggen aan Fishflow. Op 1 maart 2019 heeft Fishflow de sommatie herhaald.
Poseidon heeft aan de sommaties geen gehoor gegeven.
3.15
Per e-mailbericht van 13 maart 2019 heeft Fishflow de licentieovereenkomst op grond van artikel 14b opgezegd wegens schending van de artikelen 4.3, 4.4 en 6.3.
3.16
Op de PCT-aanvraag zijn na het sluiten van de licentieovereenkomst octrooien verleend in onder andere Australië, Canada, de Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Japan. Op 9 oktober 2019 is een Europees Octrooi (EP 2 858 893 B1) verleend onder verwijzing naar de PCT-aanvraag en met inroeping van de prioriteit van het Nederlands octrooi.
4.Beoordeling
4.1
Fishflow heeft in eerste aanleg gevorderd dat, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I (primair) Poseidon zal worden veroordeeld tot betaling van € 900.000 aan boetes uit hoofde van de licentieovereenkomst;
II Poseidon zal worden geboden ieder schadetoebrengend handelen te staken en gestaakt te houden;
III (subsidiair) Poseidon zal worden geboden jaarlijkse accountantsverklaringen te verstrekken (over 2015 t/m 2019);
IV vordering onder III zal worden toegewezen voor de jaren 2015 tot en met 2018 indien wordt geoordeeld dat de licentieovereenkomst rechtsgeldig per 7 maart 2018 door Poseidon is opgezegd;
V Poseidon zal worden geboden om aan Fishflow de in artikel 4.1 van de licentieovereenkomst afgesproken royaltyvergoeding te betalen, voor zover betaling daarvan nog niet heeft plaatsgevonden;
VI Poseidon zal worden geboden om aan Fishflow een opgave te verstrekken van alle door Poseidon verkochte boegschroeven en/of boegschroefinstallaties die berusten op het principe van (de Boegschroef ) als bedoeld in artikel 5.1 van de licentieovereenkomst en daaronder in ieder geval begrepen de Poseidon Silent Thrust Propeller (hierna: de PSTP);
VII Poseidon zal worden geboden om aan Fishflow te verstrekken de rapporten omtrent de verdere ontwikkelingen die zijn gedaan aan de boegschroefinstallaties als bedoeld in artikel 6.3 van de licentieovereenkomst;
VIII Poseidon zal worden veroordeeld tot betaling van alle door Fishflow geleden schade als gevolg van de verkoop van een boegschroef en/of boegschroefinstallatie die berust op het principe (van de Boegschroef ) als bedoeld in artikel 5.1 van de licentieovereenkomst na de beëindiging van de licentieovereenkomst alsmede door de wanprestatie gedurende de licentieovereenkomst, nader op te maken bij staat;
IX Poseidon zal worden bevolen tot betaling van een dwangsom bij overtreding van (a) het onder III t/m VIII bepaalde, per dag(deel), dan wel, ter keuze van Fishflow, per overtreding en (b) het onder II bepaalde, per dagdeel, dan wel, ter keuze van Fishflow, per product dat in strijd met het bevel wordt verkocht of te koop wordt aangeboden.
4.2
Poseidon vordert veroordeling van Fishflow tot betaling van, naar het hof begrijpt, € 3.251,58, met rente en kosten.
4.3
Afgezien van de vorderingen VI en VII, zijn de vorderingen van Fishflow (deels) toegewezen in het bestreden vonnis. De vordering van Poseidon is afgewezen. Poseidon en Fishflow komen met elf respectievelijk twee grieven op tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering. Fishflow heeft in hoger beroep haar vorderingen I, III en VI gewijzigd en vordert in zoverre, uitvoerbaar bij voorraad, dat:
I Poseidon zal worden veroordeeld tot betaling van € 700.000 aan op grond van artikel 5.2 van de licentieovereenkomst zeven keer verbeurde boetes wegens zeven schendingen van artikel 5.1 van de licentieovereenkomst, bestaande uit verkopen van de PSTP;
II Poseidon, op straffe van een dwangsom, zal worden geboden Fishflow op eerste verzoek – zonder vertraging, om niet en zonder nadere voorwaarden te stellen – toe te staan en in staat te stellen een onafhankelijke accountant zélf bij Poseidon te laten onderzoeken hoeveel PSTS's en Boegschroeven er zijn verkocht door Poseidon teneinde 1) het totale bedrag aan verschuldigde en nog te betalen royalty's vast te stellen en 2) vast te stellen of er door Poseidon op grond van artikel 5.2 van de licentieovereenkomst meer boetes zijn verbeurd;
III Poseidon zal worden geboden opgave te doen aan Fishflow van alle door Poseidon verkochte boegschroeven/boegschroefinstallaties die berusten
op het principe (van de Boegschroef) zoals bedoeld is in artikel 5.1 van de
licentieovereenkomst en aan de uitvinding soortgelijke producten zoals bedoeld in artikel 10.1 van de licentieovereenkomst, daaronder begrepen in ieder geval de PSTP.
4.4
Poseidon verweert zich tegen de vorderingen van Fishflow onder meer met een beroep op vernietiging van de licentieovereenkomst wegens dwaling. Poseidon stelt dat Fishflow haar inlichtingen- en mededelingsplicht heeft geschonden door aan Poseidon voor te houden dat een octrooi was verleend voor de ‘vinding’, dat de ‘vinding’ een beproefd concept was en dat de internationale PCT-aanvraag uitsluitend zag op de verwerving van extra internationale rechten naast het bestaande basisoctrooi en door niet te vertellen dat het Nederlands octrooi niet getoetst was en niets te zeggen over de kritische nieuwheidsrapporten, waarin stond dat de door het Nederlandse octrooi beschermde ‘vinding’ en de daarop gebaseerde PCT-aanvraag niet voldeed aan het nieuwheids- en inventiviteitsvereiste. Poseidon stelt dat zij de licentieovereenkomst niet had gesloten als zij dat zou hebben geweten. Met grief II bestrijdt Poseidon de verwerping van dit verweer door de rechtbank.
4.5
Een onder invloed van dwaling tot stand gekomen overeenkomst is vernietigbaar indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten (art. 6:228 lid Pro 1, aanhef en onder a, BW) en indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten (art. 6:228 lid Pro 1, aanhef en onder b, BW). Daarbij geldt dat de dwalende in het algemeen zal mogen afgaan op de juistheid van een door de wederpartij verschafte inlichting en dat de eigen onderzoeksplicht van de dwalende niet zo ver gaat, dat hij zich van de juistheid daarvan moet vergewissen en voorts dat omvang en inhoud van de hiervoor bedoelde mededelingsplicht afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. De wederpartij moet zich van haar kant redelijke inspanningen getroosten om te voorkomen dat zij onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken contracteert. De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven (art. 6:228 lid 2 BW Pro).
4.6
De situatie ten tijde van het sluiten van de licentieovereenkomst wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een niet getoetst Nederlands octrooi en een daarop gebaseerde PCT-aanvraag. Niet in geschil is dat de in de licentieovereenkomst genoemde ‘
boegschroeven volgens de uitvinding’, ‘
de vinding’, ‘de boegschroef’en
‘het product’en
‘op dit principe berustende boegschroefinstallaties’zien op de ‘vinding’ waarvoor het Nederlands octrooi was verleend dat ten grondslag lag aan de PCT-aanvraag. Er waren kritische nieuwheidsonderzoeken, waarin werd geconcludeerd dat de PCT-aanvraag (en daarmee het daaraan ten grondslag gelegde Nederlands octrooi) niet voldeed aan het nieuwheids- en inventiviteitsvereiste. Niet in geschil is dat de conclusies van het verleende Europese octrooi ten opzichte van de PCT-aanvraag zijn aangepast en meer zijn afgebakend, zodat de reikwijdte van het Europees Octrooi beperkter is.
boegschroeven volgens de uitvinding’, ‘
de vinding’, ‘de boegschroef’en
‘het product’en
‘op dit principe berustende boegschroefinstallaties’zien op de ‘vinding’ waarvoor het Nederlands octrooi was verleend dat ten grondslag lag aan de PCT-aanvraag. Er waren kritische nieuwheidsonderzoeken, waarin werd geconcludeerd dat de PCT-aanvraag (en daarmee het daaraan ten grondslag gelegde Nederlands octrooi) niet voldeed aan het nieuwheids- en inventiviteitsvereiste. Niet in geschil is dat de conclusies van het verleende Europese octrooi ten opzichte van de PCT-aanvraag zijn aangepast en meer zijn afgebakend, zodat de reikwijdte van het Europees Octrooi beperkter is.
4.7
Fishflow was naar eigen zeggen ten tijde van het sluiten van de licentieovereenkomst overtuigd dat de ‘vinding’ waarvoor het Nederlands octrooi was verleend octrooirechtelijk beschermd kon worden. Zij heeft niet gemotiveerd weersproken dat zij aan Poseidon heeft voorgehouden dat zij over een octrooi beschikte voor de ‘vinding’ en dat het concept van deze ‘vinding’ beproefd was, zoals Poseidon stelt (MvG 28). Niet in geschil is dat Fishflow zich ervan bewust was dat de conclusies in een octrooiaanvraag (de PCT-aanvraag) in de regel zo ruim mogelijk worden geformuleerd, om een zo ruim mogelijke (potentiële) bescherming te verkrijgen, en dat de conclusies worden aangepast naar aanleiding van het nieuwheidsonderzoek, door deze af te bakenen ten opzichte van de stand van de techniek, waarna, na toetsing aan alle vereisten voor octrooiverlening en de vaststelling dat aan alle vereisten is voldaan, octrooi wordt verleend.
4.8
Gesteld noch gebleken is dat Poseidon ten tijde van het sluiten van de licentieovereenkomst over specifieke kennis beschikte over de gang van zaken rond octrooiverlening. Uit de hierboven onder 3.5 tot en met 3.8 bedoelde e-mailberichten volgt dat Poseidon, voor Fishflow kenbaar, belang hechtte aan ‘het patent’ en dat zij dit wereldwijd wenste in te zetten bij haar marketing. Hoewel nog niet verkregen, was een internationaal octrooi dus van belang voor Poseidon en Fishflow wist dat. Dat strookt met de aard van de licentieovereenkomst, die voorzag in een exclusieve wereldwijde licentie op ‘de vinding’. Uit haar opmerking dat de licentie voor Nederland in de concept-licentieovereenkomst een fout moest zijn en het op haar verzoek wijzigen naar een wereldwijde licentie, volgt dat Poseidon ten onrechte ervan uitging dat zij, na honorering van de PCT-aanvraag, zich wereldwijd zou kunnen beroepen op de daarin omschreven ‘vinding’, die naar Poseidon kennelijk veronderstelde een beproefd nieuw concept betrof. Fishflow had deze voor haar kenbare mogelijke verkeerde voorstelling van zaken bij Poseidon moeten wegnemen door te verduidelijken dat het Nederlandse octrooi niet getoetst was en dat er kritische nieuwheidsrapporten waren uitgebracht, die in stelsels buiten Nederland met toetsing vooraf konden leiden tot een octrooi met beperktere en meer afgebakende conclusies dan vermeld in de PCT-aanvraag en dat in zoverre de licentieovereenkomst betrekking had op een product dat maar gedeeltelijk (of zelfs in het geheel niet) octrooirechtelijk beschermd zou blijken te zijn. Naar verkeersopvattingen kon Fishflow in de gegeven omstandigheden niet volstaan met het verstrekken van de gegevens van de PCT-aanvraag en zij kon in redelijkheid niet bekend bij Poseidon veronderstellen dat het Nederlandse octrooi niet getoetst was. Zij kon ook niet ervan uitgaan dat Poseidon net zoals zijzelf de negatieve nieuwheidsrapporten niet alarmerend zou vinden, maar zou beschouwen als een gebruikelijk startpunt om met de onderzoekers in onderhandeling te treden over de aanvraag. Dat vergt immers kennis van en inzicht in de gang van zaken op het zeer specialistische terrein van octrooiverlening die Poseidon niet bezat en die Fishflow ook niet aanwezig mocht achten. Fishflow, die onbetwist niet wist wie de ‘derde’ was die voor Poseidon naar de concept-licentieovereenkomst had gekeken en wat deze had bekeken, kon niet ervan uitgaan dat deze derde voldoende specifieke deskundigheid had en Poseidon zou inlichten over de status en de reikwijdte van de PCT-aanvraag.
4.9
De slotsom luidt dat Fishflow de op haar rustende inlichtingen- en mededelingsplicht heeft geschonden door Poseidon voor te houden dat zij over een octrooi beschikte voor een beproefde vinding en door Poseidon niet te vertellen dat het Nederlands octrooi niet getoetst was en niets te zeggen over de kritische nieuwheidsonderzoeken. Poseidon heeft als gevolg hiervan gedwaald over de status en de reikwijdte van de octrooirechtelijke bescherming van de ‘vinding’ waarvoor zij in de licentieovereenkomst een wereldwijde licentie verkreeg. Dit is geen uitsluitend toekomstige omstandigheid. Gelet op de aard van de licentieovereenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen en de omstandigheden behoort deze dwaling niet voor rekening van Poseidon te blijven. Mede gezien het belang dat Poseidon hechtte aan ‘het patent’ staat naar het oordeel van het hof voldoende vast dat Poseidon bij een juiste voorstelling van zaken de licentieovereenkomst niet zou hebben gesloten. Poseidon kan en kon zich in die omstandigheden ook na verlening van het Europees octrooi tegen de vorderingen van Fishflow verweren met een beroep op dwaling. De licentieovereenkomst ziet namelijk op de ‘vinding’ zoals omschreven in de PCT-aanvraag en het daaraan ten grondslag gelegde Nederlands octrooi en niet op het daarvan afwijkende Europese octrooi met aangepaste en meer afgebakende conclusies.
4.1
Anders dan Fishflow betoogt doet aan het voorgaande niet af dat het inmiddels verstrekte Europese octrooi ook in enige bescherming voorziet en behoeft niet te worden beoordeeld of sprake is van schade als gevolg van de dwaling. Voor vernietiging op basis van art. 6:228 BW Pro is immers schade niet vereist.
4.11
Vernietiging van de licentieovereenkomst heeft tot gevolg dat Fishflow de door Poseidon voldane licentievergoeding moet terugbetalen, zoals Poseidon vordert. Fishflow verzoekt echter op de voet van art. 3:53 lid 2 BW Pro aan de vernietiging van de licentieovereenkomst geheel dan wel gedeeltelijk haar werking te ontzeggen, omdat de door haar verrichte prestatie – het inbrengen van door Fishflow geoctrooieerde technologie – naar haar aard bezwaarlijk ongedaan kan worden gemaakt en Poseidon daarvan heeft geprofiteerd. Reeds omdat Fishflow niet heeft geconcretiseerd welke beschermingswaardige elementen van het Nederlands octrooi zij heeft verstrekt aan Poseidon en door deze zijn gebruikt, dient dit verzoek te worden afgewezen. In het verlengde hiervan kan Fishflow geen aanspraak maken op vergoeding van de waarde van de door haar verrichte prestatie op de voet van art. 6:210 lid 2 BW Pro en verrekening daarvan met de door Poseidon betaalde licentievergoedingen. Fishflow stelt ook overigens niet concreet en onderbouwd dat zij een voor verrekening vatbare vordering heeft op Poseidon. De vordering van Poseidon tot terugbetaling van de licentievergoedingen is dan ook toewijsbaar.
4.12
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat grief II van Poseidon slaagt, evenals haar grief III, waarmee zij opkomt tegen de afwijzing van haar vordering. Poseidon vordert wettelijke rente over het door haar betaalde bedrag aan licentievergoeding vanaf de datum van betaling, 26 april 2018. Fishflow betwist dat zij toen, zoals noodzakelijk voor de verschuldigdheid van wettelijke rente, in verzuim verkeerde. Op grond van art. 6:205 BW Pro is de ontvanger van een onverschuldigde betaling zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij de betaling te kwader trouw heeft ontvangen. Poseidon heeft niet gesteld dat en waarom Fishflow ten tijde van de ontvangst van de licentievergoedingen wist of vermoedde dat de betaling niet verschuldigd was. De wettelijke rente zal gelet hierop worden toegewezen vanaf 16 oktober 2019, zijnde het tijdstip waarop de eis in reconventie is ingesteld.
4.13
Het bestreden vonnis zal worden vernietigd. De vorderingen van Fishflow zullen worden afgewezen en de vordering van Poseidon zal worden toegewezen. Gezien het voorgaande komt het hof niet toe aan beoordeling van de tegen toewijzing van de vorderingen van Fishflow gerichte grieven IV tot en met X en de tegen de gedeeltelijke afwijzing van haar vorderingen gerichte grieven van Fishflow. Poseidon heeft geen belang bij beoordeling van de voortbouwgrief XI. Het hof passeert de bewijsaanbiedingen van partijen, die geen betrekking hebben op voldoende concrete stellingen die, indien bewezen tot andere beslissingen in deze zaak dienen te leiden. Fishflow zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten in beide instanties. Poseidon zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het tevergeefs door haar opgeworpen incident.
5.Beslissing
Het hof:
rechtdoende in principaal en incidenteel appel:
vernietigt het bestreden vonnis;
en opnieuw rechtdoende,
wijst de vorderingen van Fishflow af;
veroordeelt Fishflow tot betaling aan Poseidon van € 3.251,58, vermeerderd met de wettelijke rente sedert 16 oktober 2019 tot het tijdstip van betaling;
veroordeelt Fishflow in de kosten van het geding in beide instanties, in eerste aanleg aan de zijde van Poseidon begroot op € 4.030 aan verschotten en € 3.414 voor salaris en in hoger beroep tot op heden op € 5.604,99 aan verschotten en € 16.015 voor salaris in principaal appel en op € 5.705 voor salaris in incidenteel appel en op € 173 voor nasalaris, te vermeerderen met € 90 voor nasalaris en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit arrest plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente, indien niet binnen veertien dagen na dit arrest dan wel het verschuldigd worden van de nakosten aan de kostenveroordeling is voldaan;
veroordeelt Poseidon in de kosten van het incident aan de zijde van Fishflow begroot op € 5.705,00;
verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het meer of anders door Poseidon gevorderde.
Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en L. Alwin en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2023.