ECLI:NL:GHAMS:2019:478

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I IE

zaaknummer : 200.205.300/01

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam : C/13/600646 HAZA 16/46

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 19 februari 2019

inzake

SCOTCH & SODA B.V.,

gevestigd te Hoofddorp,

appellante,

advocaat: mr. M.E. Verwoert te Amsterdam,

tegen

1.ZIA MARIA B.V.,

gevestigd te Zaandam,

2.
MY BRAND DETAIL DEN HAAG B.V,

gevestigd te Den Haag,

3. MY BRAND DETAIL B.V,

gevestigd te Amsterdam

geïntimeerden,

advocaat: mr. M.C. Coops te Amsterdam.

1.Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Scotch & Soda en My Brand c.s. (in vrouwelijk enkelvoud) genoemd. Geïntimeerden elk voor zich zullen worden aangeduid als Zia Maria, My Brand Den Haag en My Brand Amsterdam.

Scotch & Soda is bij dagvaarding van 16 november 2016 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank van 17 augustus 2016, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen Scotch & Soda als eiseres en My Brand c.s. als gedaagden.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven tevens akte vermeerdering grondslag eis, met producties;

- memorie van antwoord, met producties;

- nadere opgave proceskosten ex art. art. 1019 h Rv aan beide zijden.

Partijen hebben de zaak ter zitting van 10 juli 2017 doen bepleiten door hun voormelde advocaten, aan de hand van pleitnota’s die zijn overgelegd. Ten slotte is arrest gevraagd.

Op verzoek heeft het hof, toen de zaak reeds voor arrest stond, partijen in de gelegenheid gesteld elk een akte te nemen.

My Brand c.s. heeft een akte genomen en daarbij een productie overgelegd.

Scotch & Soda heeft een akte genomen en daarbij een productie overgelegd.

Vervolgens hebben zij elk op elkaars akte gereageerd en wederom arrest gevraagd.

Scotch & Soda heeft, onder wijziging van de grondslag, geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad - alsnog haar vorderingen in eerste aanleg zal toewijzen, met veroordeling van My Brand c.s. in de kosten van het geding in beide instanties op de voet van art. 1019h Rv.

My Brand c.s. heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis , met - uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van Scotch & Soda in de kosten van het geding in beide instanties op de voet van art. 1019h Rv met rente.

My Brand c.s. heeft in hoger beroep bewijs van haar stellingen aangeboden.

2.Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. Samengevat en waar nodig aangevuld met andere feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan, komen de feiten neer op het volgende.

2.1.

Scotch & Soda houdt zich sinds 1985 bezig met het ontwerpen en vervaardigen van kleding voor dames, heren en kinderen. Zij heeft 144 winkels en meer dan 7.000 verkooppunten. Daarnaast heeft zij onder meer een webwinkel.

2.2.

Scotch & Soda brengt sinds 2002 kinderkleding voor jongens op de markt onder de naam SCOTCH SHRUNK. Zij heeft onder meer de volgende jongenstruien in haar collectie (gehad):

2.3.

a. Scotch & Soda is houdster van het Benelux woordmerk SCOTCH SHRUNK, ingeschreven onder registratienummer 0867074 op 23 juli 2009 voor onder meer klasse 25 (kleding) bij het Benelux–Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

b. Daarnaast is zij houdster van het Benelux woordmerk SHRUNK, ingeschreven onder registratienummer 0985736 op 23 november 2015, eveneens voor onder meer klasse 25 (kleding).

c. Voorts is Scotch & Soda houdster van het Benelux- en Uniemerk SHRUNK IN AMSTERDAM, ingeschreven op 29 november 2007 (Beneluxmerk) respectievelijk 16 april 2008 (Uniemerk), eveneens voor onder meer klasse 25.

2.4.

Zia Maria produceert sinds 2007 kleding voor dames, heren en kinderen. De door Zia Maria geproduceerde kleding wordt onder de naam My Brand (onder meer) verkocht in de door My Brand Den Haag geëxploiteerde winkel in Den Haag en de door My Brand Amsterdam geëxploiteerde winkel in Amsterdam. De (indirect) bestuurder van My Brand c.s. is [X] (hierna: [X] ).

2.5.

My Brand c.s. heeft begin 2015 een sweater verkocht met daarop het teken “SHRUNK” die er als volgt uitzag (hierna ook de trui te noemen):

2.6.

Naar aanleiding hiervan heeft Scotch & Soda per brief van 31 maart 2015 de vennootschap Zia Maria Holding B.V. bericht dat met het gebruik van het teken SHRUNK op de trui inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Scotch & Soda. In de brief wordt gesommeerd dit gebruik te staken. De brief is ook per mail naar info@ziamaria.nl en info@mybrandamsterdam.com gezonden. Half april 2015 heeft de advocaat van Scotch & Soda telefonisch contact opgenomen met [X] . [X] heeft tijdens dit telefoongesprek toegezegd de trui niet meer te zullen verkopen.

2.7.

In een brief van 29 september 2015 van Scotch & Soda aan Zia Maria Holding B.V. staat dat de trui opnieuw in een filiaal is aangetroffen. Op 16 oktober 2015 heeft Scotch & Soda een exemplaar van de trui aangetroffen in de winkel van My Brand Amsterdam in Amsterdam.

2.8.

In een brief van [A] van PNR Administraties van 23 februari 2016 is vermeld:

“(...)
Bij deze verklaren wij dat Zia Maria BV ( My Brand) 100 stuks heeft laten maken van de Shrunk Sweater (...)- er is een order geplaatst van 100 stuks, wat terug te zien is op de factuur van de leverancier

- verkocht zijn (52 stuks) zie hierbij de verkooplijst en het pdf bestand Shrunk die de advocaat u al toegestuurd heeft.

- 28 stuks zijn afgeschreven vanwege misproductie, waardoor er totaal nog 18 stuks overblijven in het magazijn(...)”

My Brand c.s. heeft vóór dagvaarding in eerste aanleg aangeboden alle gestelde inbreuken te staken en een en ander te doen vastleggen in een notariële akte, waarin ook in een boete was voorzien.

Op 1 december 2017 werd tijdens de jaarlijks door My Brand c.s. georganiseerde Sample Sale tenminste één sweater met daarop SHRUNK die eruit zag als onder 2.5 bedoeld te koop aangeboden.

3.Beoordeling

3.1

Scotch & Soda heeft in eerste aanleg, kort samengevat, een verklaring voor recht gevorderd dat My Brand c.s. inbreuk heeft gemaakt op haar Benelux woordmerk SHRUNK (registratienummer 0985736) en/of haar Benelux woordmerk SCOTCH SHRUNK (registratienummer 0867074); verder heeft zij gevorderd winstafdracht, en -op straffe van dwangsommen- staking van die inbreuk, opgave van inbreukmakende producten met verklaring van een registeraccountant en vernietiging van nog bij My Brand c.s. berustende inbreukmakende producten, alles met veroordeling van My Brand c.s. in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. My Brand c.s. heeft gemotiveerd verweer gevoerd en de rechtbank heeft de vorderingen van Scotch & Soda afgewezen met veroordeling van Scotch & Soda in de proceskosten ex art. 1019h Rv, met nakosten en rente.

Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Scotch & Soda met haar twee grieven op.

3.2

De eerste grief richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat aan het merk SHRUNK in het kader van de beoordeling van de vordering geen betekenis toekomt, omdat dat merk pas op 23 november 2015 is ingeschreven en de inbreuk van daarvoor dateert. Scotch & Soda voert aan dat dit oordeel onjuist is, enerzijds omdat volgens Scotch & Soda wel degelijk bewijs van voortdurende inbreuk na de registratie op 23 november 2015 bestaat (het in voorraad hebben) en anderzijds omdat ook een dreiging van inbreuk volstaat voor toewijsbaarheid van de vorderingen van Scotch & Soda. Bij haar laatste akte voegt Scotch & Soda daaraan toe dat deze dreiging inmiddels ook bewaarheid is geworden met de verkoop op 1 december 2017 (zie 2.10).

De tweede grief richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat in het merk SCOTCH SHRUNK Scotch het dominante bestanddeel is, terwijl shrunk beschrijvend is, en het daarop voortbouwende oordeel dat het gebruik van het teken shrunk door My Brand c.s. op de onder 2.5 bedoelde sweater geen inbreuk op het woordmerk SCOTCH SHRUNK oplevert.

SHRUNK IN AMSTERDAM

3.3

In hoger beroep heeft Scotch & Soda aan haar vorderingen tevens het merk SHRUNK IN AMSTERDAM ten grondslag gelegd, waarvoor behalve het Beneluxmerk met registratienummer 1148386, ook het onder nummer 006834766 geregistreerde Uniemerk wordt ingeroepen.

Voor inbreuken op een Uniemerk is, bij uitsluiting van andere gerechten, de rechtbank (en dus in appel het hof) in Den Haag bevoegd. Die bevoegdheidsregeling heeft een Unierechtelijke oorsprong en dit hof dient zijn bevoegdheid ambtshalve te onderzoeken.

3.4

Inmiddels, bij de laatste aktewisseling, heeft My Brand c.s. voorts een nieuw verweer opgeworpen. Zij voert, ten aanzien van het SHRUNK IN AMSTERDAM merk, een non-usus verweer in de zin van art. 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE en art. 50 Uniemerkenverordening. Zij stelt dat sprake is van verval van het merkenrecht op het merk SHRUNK IN AMSTERDAM omdat door Scotch & Soda gedurende vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt van het merk.

Scotch & Soda stelt dat dit verweer tardief is en voert aan dat zij in haar belangen is geschaad nu het hier een wezenlijk aspect betreft, terwijl zij de betreffende stelling niet meer adequaat (schriftelijk en bij gelegenheid van pleidooi) kan weerspreken. Voorts beroept zij zich op het arrest van 25 oktober 2012, C-553/11 (Rintisch (Proti)) en voert zij aan dat ook (normaal) gebruik van SHRUNK en SCOTCH SHRUNK instandhoudend gebruik van het merk SHRUNK IN AMSTERDAM oplevert.

3.5

Aan verdere bespreking van deze kwesties komt het hof echter niet toe, gelet op het volgende.

De vorderingen van Scotch & Soda in appel moeten reeds afstuiten op de bij pleidooi terecht door My Brand c.s. gesignaleerde omstandigheid dat het petitum van Scotch & Soda niet ziet op het merk SHRUNK IN AMSTERDAM. Scotch & Soda vordert immers (MvG, 91)
.. het vonnis … te vernietigen en opnieuw rechtdoende, bij arrest voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, geïntimeerde alsnog te veroordelen in de vorderingen van Scotch & Soda,terwijl zij in eerste aanleg onder I van haar vorderingen expliciet vorderde:
voor recht te verklaren dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de exclusieve merkrechten van eiseres op Beneluxwoordmerk SHRUNK (met registratienummer 0985736) en/of het Beneluxwoordmerk SCOTCH SHRUNK (met registratienummer 0867074).Ook onder II van haar petitum, staking van merkinbreuk op straffe van een dwangsom, verwees zij expliciet alleen naar die beide merken. De memorie van grieven is door haar ook niet aangeduid als akte vermeerdering van eis, maar als akte vermeerdering
grondslageis.

De eisen van een goede procesorde brengen mee dat, zeker bij een vordering als de onderhavige, Scotch & Soda helder in haar petitum omschrijft op welk punt zij een verklaring voor recht wenst. Daarvoor is wezenlijk op welke merken volgens haar inbreuk wordt gemaakt. Datzelfde geldt voor de gevorderde staking van inbreuk en de bijvorderingen. De wederpartij mag er ook vanuit gaan dat het hof louter op de voorgelegde vordering zal beslissen. Welwillende interpretatie van grieven kan er niet toe leiden dat een verklaring van recht en/of een stakingsverbod (c.a.) wordt/worden gegeven die verder gaat/gaan dan is gevorderd, zelfs niet als (aannemelijk is dat) Scotch & Soda met haar vorderingen meer heeft bedoeld dan in de tekst is vermeld.

3.6

Omdat het bij de bevoegdheid gaat om kennisneming van rechtsvorderingen betreffende, kort gezegd, inbreuk op of nietigverklaring van een merk en ten aanzien van het merk SHRUNK IN AMSTERDAM geen rechtsvordering ter beslissing aan dit hof is voorgelegd komt het hof aan de vraag van de bevoegdheid niet toe. Gelet op het voorgaande kan eveneens in het midden blijven of sprake is van non-usus van het woordmerk en of het verweer op dat punt al dan niet tardief is.

Omtrent het woordmerk SHRUNK IN AMSTERDAM kan het hof bij gebreke van een daartoe strekkende vordering in het geheel geen beslissingen nemen.

Tweede grief

3.7

De tweede grief zal eerst besproken worden. Het hof begrijpt de grief zo, dat deze ziet op inbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en sub b en/of c BVIE op de twee aan de orde zijnde merken SHRUNK en SCOTCH SHRUNK.

Het hof stelt voorop dat de merkhouder op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE (dat moet worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn, 2008/95/EG) het recht heeft het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van inbreuk ‘sub b’ is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en het onderscheidend vermogen van het merk. Of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken dient beoordeeld te worden aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Hierbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.

3.8

Voor zover Scotch & Soda zich erop beroept dat haar, voor één van de in het geding zijnde merken SCOTCH SHRUNK en SHRUNK, de extra bescherming van een bekend merk toekomt (artikel 2.20 aanhef en lid 1 sub c BVIE) en/of dat het onderscheidend vermogen en daarmee de beschermingsomvang van (een van) die merken door het veelvuldig gebruik is toegenomen heeft zij dat, gelet op de gemotiveerde betwisting van My Brand c.s., onvoldoende concreet onderbouwd.

SCOTCH SHRUNK

3.9

Vast staat dat het beweerdelijk inbreukmakende teken het woord SHRUNK op jongenssweaters betreft, zonder enige toevoeging. Scotch & Soda meent dat dit gebruik inbreuk maakt op haar SCOTCH SHRUNK woordmerk.

In de samenstelling SCOTCH SHRUNK is, naar My Brand c.s. stelt en onderbouwt, taalkundig en begripsmatig een voor het relevante publiek onmiddellijk duidelijke woordspeling gelegen, in de vorm van een verwijzing naar de kleding voor volwassenen die Scotch & Soda op de markt brengt. Het gaat hier om een trui van Scotch & Soda, dus een Scotch-trui, voor kinderen, een verkleinde -kleiner geworden:
shrunk- trui derhalve en vandaar SCOTCH SHRUNK. Scotch is het onderscheidende en dominante onderdeel van dat merk, shrunk is slechts een toevoeging die de verkleinde maatvoering aanduidt en dus een beschrijvend element.

3.1

Het hof deelt deze visie. Aan het element shrunk komt in de samenstelling SCOTCH SHRUNK geen zelfstandige betekenis toe. Zowel visueel, auditief als begripsmatig is het element Scotch dominant; dit element verwijst naar de herkomst, Scotch & Soda. De toevoeging van het element shrunk zal voor de normaal oplettende volwassene die kinderkleding koopt als van ondergeschikt belang worden ervaren.

Omdat My Brand c.s. alleen het teken SHRUNK als versiering op haar trui gebruikte, zonder enige toevoeging, is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en b BVIE geen sprake. Voor zover Scotch & Soda stelt dat sprake is van een dreigende inbreuk onderbouwt zij dat met de dreiging van het weer op de markt brengen van de shrunk-trui die My Brand c.s. eerder verkocht en in voorraad had en wijst zij op de in december 2017 aangetroffen sweater. Nu het hier gaat om herhaling van hiervoor niet inbreukmakend geacht gebruik is dat geen reden voor een verbod. Er is niets gesteld omtrent een (andere dreiging van een) relevante inbreuk.

In het kader van de vraag of inbreuk wordt gemaakt op het merk doen de intenties van My Brand c.s. niet ter zake. Voor zover Scotch & Soda met haar stelling dat My Brand c.s. een bedrijfsmodel hanteert dat gericht is op inbreuk maken heeft willen aanvoeren dat sprake is van opzet, is die stelling niet van belang voor de vraag of inbreuk is gemaakt. Overigens staat de juistheid van die stelling niet vast, nu My Brand c.s. stelt licenties/toestemming van andere merkhouders te hebben en Scotch & Soda geen enkele onderbouwing aan haar andersluidende stelling heeft gegeven. Het herhalen van de stelling is geen onderbouwing. De omstandigheid dat in december 2017 wederom een inbreukmakende sweater is aangetroffen ondersteunt de stelling dat geen sprake is van een eenmalige vergissing, maar is onvoldoende ter onderbouwing van de hiervoor bedoelde stelling omtrent een bedrijfsmodel van herhaalde en opzettelijke inbreuk, wat daarvan verder zij.

Dat betekent, dat de grief ten aanzien van het merk SCOTCH SHRUNK faalt.

SHRUNK

3.11

Vast staat dat de waren waarvoor het woordmerk door Scotch & Soda respectievelijk het teken door My Brand c.s. wordt gebruikt overeenstemmen, te weten truien/sweaters voor jongens. De verdere uitvoering van de door My Brand c.s. op de markt gebrachte trui is, naar vast staat (en uit de weergave onder 2.2 respectievelijk 2.5 blijkt), niet gelijk, maar het teken dat My Brand c.s. gebruikt is exact gelijk aan het Scotch & Soda woordmerk SHRUNK.

3.12

My Brand c.s. heeft in appel en in eerste aanleg aangevoerd dat shrunk zich niet leent voor merkenrechtelijke bescherming, omdat het onvoldoende onderscheidend is en beschrijvend. Scotch & Soda heeft dat bestreden. My Brand c.s. betoogt dat het woord
shrunkde -in Nederland, waar de kennis van het Engels in het algemeen goed is, algemeen bekend te achten- betekenis heeft van verkleind, kleiner geworden. Beide partijen gebruiken het merk dan wel het teken als aanduiding voor kinderkleding, waar zij ook soortgelijke kleding voor volwassenen voeren. Het onderscheidend vermogen van het woord shrunk ontbreekt dus omdat het niet geschikt is om de waren van Scotch & Soda te onderscheiden van die van een andere onderneming. Het gaat hier om een louter beschrijvend woord en het relevante publiek zal dit woord zonder verder nadenken opvatten als een beschrijving van louter een kenmerk, te weten dat het om een (zeer) kleine maat gaat, aldus My Brand c.s..

3.13

Gelet op de jurisprudentie van het HvJEU is de maatstaf voor een louter beschrijvend woordmerk dat het relevante publiek het betreffende woord zonder enig nadenken meteen zal begrijpen als een beschrijving van het betreffende product, te weten in dit geval kinderkleding. Dat is met het woord shrunk niet het geval. Weliswaar zal het publiek shrunk associëren met iets kleins of kleiners, maar het verband met (kinder)kleding ligt niet zozeer voor de hand dat daarvoor geen enkele toelichting of inspanning meer vereist is. Ook andere objecten kunnen immers krimpen of kleiner worden. Tegen die achtergrond kan evenmin worden staande gehouden dat shrunk geen enkel onderscheidend vermogen heeft; het is daarmee niet ongeschikt om de waren van Scotch & Soda te onderscheiden van die van een ander.

In zoverre is het dus een geldig merk en kan Scotch & Soda opkomen tegen (dreigende) inbreuk.

3.14

De gestelde inbreuken in 2015 hebben plaatsgevonden voordat het merk onder voormeld registratienummer werd gedeponeerd. De stelling dat het merk SHRUNK al daarvoor (te weten vanaf 2002), zelfstandig, werd gebruikt kan -wat daarvan verder zij- gelet op de formulering van de vordering (I voor recht te verklaren dat gedaagden
inbreuk hebben gemaakt op de exclusieve merkrechten van eiseres op Benelux woordmerk “SHRUNK” met registratienummer 0985736) daargelaten worden, nu zij daarop kennelijk haar vordering niet baseert.

Datzelfde geldt, blijkens de zojuist geciteerde formulering van de vordering, voor haar stellingen omtrent dreigende inbreuk en het belang daarvan. Zij noemt immers expliciet een inbreuk die reeds is gemaakt op een woordmerk dat toen al was geregistreerd.

3.15

Inmiddels heeft Scotch & Soda echter, in haar laatste akte, gesteld dat in december 2017 een sweater met daarop SHRUNK in de
salevan My Brand c.s. is verkocht. Scotch & Soda heeft dat met foto’s en een aankoopbon zeer concreet onderbouwd. De betwisting van My Brand c.s. is in dat licht onvoldoende gemotiveerd en geconcretiseerd. Zij erkent dat er een uitverkoop is geweest, doch zij betwist dat daarbij deze jongenssweater met het woord SHRUNK op de borst is verkocht. Daaraan voegt zij toe dat, als de betreffende trui al door My Brand c.s. zou zijn aangeboden, dit abusievelijk moet zijn gebeurd, mogelijk door een stagiaire als gevolg van een ruiling. Daarmee kan zij niet volstaan. Het had op haar weg gelegen -en het had voor haar ook mogelijk moeten zijn- om toe te lichten hoe het mogelijk is dat Scotch & Soda op 1 december 2017 een sweater met het woord shrunk op de borst bij haar, My Brand’s, uitverkoop heeft aangetroffen en heeft kunnen aankopen. Nu zij dat niet heeft gedaan wordt dat verweer gepasseerd en neemt het hof dus die aankoop als vaststaand uitgangspunt.

3.16

Het hof acht deze verkoop een inbreuk op het recht van Scotch & Soda op haar woordmerk SHRUNK. Vast staat dat het gaat om exact hetzelfde woord, toegepast op de borst van een jongenssweater. Ook Scotch & Soda gebruikt haar woordmerk zo. Dat betekent dat bij het relevante publiek verwarring te duchten is en dat My Brand c.s. in strijd heeft gehandeld met art. 2.20 lid 1 onder b BVIE. Dat het woord/teken shrunk door My Brand c.s. louter als versiering is gebruikt, zoals zij aanvoert, doet daaraan niet af. Nu enig concreet verweer omtrent de rol van de diverse vennootschappen ontbreekt gaat het hof ervan uit dat zij alle verantwoordelijk zijn voor deze inbreuk.

3.17

My Brand c.s. heeft nog aangevoerd dat in aanmerking moet worden genomen dat zij zich nog voor het aanbrengen van de dagvaarding bereid heeft getoond een onthoudingsverklaring af te leggen. Wat daarvan zij, nu zij niet eigener beweging een onthoudingsverklaring heeft getekend en aan Scotch & Soda verstrekt komt door die bereidheid het belang van Scotch & Soda bij een beslissing in rechte niet te vervallen. Het stond My Brand c.s. immers vrij om die akte eenzijdig te laten opmaken.

3.18

Het voorgaande betekent dat de vorderingen voor wat betreft het merk SHRUNK alsnog toewijsbaar zijn, met in achtneming van het volgende.

3.18.1

My Brand c.s. zal een opgave van de door haar ingekochte en verkochte inbreukmakende sweaters moeten doen en ook van haar winst, doch zij behoeft geen rapport van een registeraccountant over te leggen om de juistheid van de gegevens te bevestigen. De beroepsregels van registeraccountants brengen mee dat een verklaring van controle van een dergelijke opgave in het algemeen niet gegeven kan worden. Een verklaring van haar eigen boekhouder, voorzien van bewijsstukken, is voldoende.

3.18.2

De onder V gevorderde winstafdracht van € 30 per trui is niet te rijmen met de gevraagde documentatie om aan de hand daarvan de winst te berekenen en evenmin met Scotch & Soda’s eigen stellingen over de verkoopprijs van de sweater in december 2017. Dat deel van de vordering wordt afgewezen.

3.18.3

My Brand c.s. krijgt een redelijke termijn, te stellen op 4 weken, voor het afgeven van die verklaring. De dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd.

3.19

Voldoende concrete bewijsaanbiedingen die zien op feiten die van belang zouden kunnen zijn voor de beslissingen in de zaak zijn niet gedaan. Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd voor zover het ziet op de inbreuk op het merk SHRUNK als na te melden en voor het overige bekrachtigd.

3.2

My Brand c.s. zal als grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in appel op de voet van art. 1019h Rv, berekend naar het tot 1 april 2017 geldende indicatietarief voor een eenvoudige zaak.

Daarbij wordt nog opgemerkt dat de gang van zaken rond de bereidheid om in een notariële akte een onthoudingsverklaring neer te leggen niet maakt dat het aanhangig maken van deze procedure door Scotch & Soda nadere gevolgen in de sfeer van de proceskosten zou moeten hebben.

4.Beslissing

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover het gaat om het Beneluxwoordmerk SHRUNK

en opnieuw rechtdoende:

4.1

verklaart voor recht dat My Brand c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Scotch & Soda op het Beneluxwoordmerk SHRUNK met registratienummer 0865736;

4.2

veroordeelt My Brand c.s. om iedere inbreuk op het Beneluxwoordmerk SHRUNK met registratienummer 0865736 te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, op straffe van een dwangsom van, naar keuze van Scotch & Soda, € 10.000,00 voor iedere dag na betekening van dit arrest waarop het bevel wordt overtreden, of € 500,00 voor elk inbreukmakend product waarmee het bevel na betekening van dit arrest wordt overtreden, een en ander tot een maximum van

€ 100.000,00 is bereikt;

4.3

veroordeelt My Brand c.s. om voor alle inbreukmakende producten binnen vier weken na betekening van dit arrest een schriftelijke verklaring te verstrekken, gestaafd door goed leesbare afschriften van justificatoire documenten, zoals inkooporders, rekeningen, etc., goedgekeurd door een boekhouder, betreffende:

a. het aantal door My Brand c.s. vervaardigde, ingekochte, ter verkoop aangeboden en/of verhandelde inbreukmakende producten;

b. de productieprijs en/of inkoopprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende producten;

c. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die bij My Brand c.s. op de dag van dagvaarding in voorraad was;

d. het totale bedrag van de winst die My Brand c.s. hebben gemaakt als gevolg van de vervaardiging en/of verhandeling en/of verkoop van de inbreukmakende producten;

e. de precieze wijze waarop de winst is berekend, derhalve met specificatie van de kostenposten die My Brand c.s. in mindering heeft gebracht om tot de totale winst te komen;

f. de volledige namen en adressen van de leveranciers en/of producenten van de inbreukmakende producten,

alles op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor elke dag na betekening en na verloop van voormelde termijn van 4 weken dat deze verklaring uitblijft, met een maximum van € 50.000,00;

4.4

veroordeelt My Brand c.s. om de nog in voorraad zijnde of retour ontvangen inbreukmakende producten te (laten) vernietigen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag na betekening, met een maximum van €50.000,00;

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;

veroordeelt Scotch & Soda in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van My Brand c.s. begroot op € 797,81 aan verschotten en € 8.000 voor salaris;

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, D. Kingma en J.F. Aalders, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 19 februari 2019.