Uitspraak
29 maart 2011
GERECHTSHOF AMSTERDAM
VEERTIENDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
ARREST
in de zaak van:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CHOCOLATE KING B.V.,
gevestigd te Heiloo,
2. [ APPELLANT 2 ],
wonend te [ H ],
3. [ APPELLANT 3 ],
wonend te [ Z ], gemeente [ H ],
APPELLANTEN in het principaal appel,
GE?NTIMEERDEN in het incidenteel appel,
advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam,
t e g e n
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DOBLA B.V.,
gevestigd te Alkmaar,
2. de vennootschap naar Belgisch recht
DOBLA BELGIUM PRODUCTIONS N.V.,
gevestigd te Nijlen, deelgemeente Kessel, België,
GEÏNTIMEERDEN in het principaal appel,
APPELLANTEN in het incidenteel appel,
advocaat: mr. F.C. Folmer te Amsterdam.
1. Het geding in hoger beroep
Partijen worden gezamenlijk aangeduid als Chocolate King c.s. respectievelijk Dobla c.s. en afzonderlijk als Chocolate King, [ Appellant 2 ], [ Appellant 3 ], Dobla en Dobla Belgium.
Chocolate King c.s. zijn bij dagvaarding van 25 november 2010 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Alkmaar, in deze zaak in kort geding onder nummer 122539/KG ZA 10-310 gewezen tussen Dobla c.s. als eiseressen en Chocolate King c.s. als gedaagden en uitgesproken op 28 oktober 2010. De appeldagvaarding bevat de grieven.
Chocolate King c.s. hebben overeenkomstig de appeldagvaarding dertig grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en de vorderingen van Dobla c.s. zal afwijzen, met veroordeling van Dobla c.s. in de kosten van het geding in beide instanties, op de voet van artikel 1019h Rv voor zover het de handhaving van intellectuele eigendomsrechten betreft.
Dobla c.s. hebben bij memorie van antwoord, tevens houdende incidenteel hoger beroep, de grieven van Chocolate King c.s. bestreden, zelf vier grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen behoudens voor zover daarbij (enig deel van) het door Dobla c.s. onder 2, 5, 6, 8 en 9 van het petitum van de inleidende dagvaarding gevorderde is afgewezen en dit deel van de vorderingen van Dobla c.s. alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Chocolate King c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, op de voet van artikel 1019h Rv voorzover het de handhaving van intellectuele eigendomsrechten betreft en met bepaling van de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op 6 maanden na betekening van het door het hof te wijzen arrest.
Chocolate King c.s. hebben bij memorie van antwoord in het incidenteel appel gereageerd, producties overgelegd en geconcludeerd tot verwerping van het incidenteel appel, met veroordeling van Dobla c.s. in de kosten daarvan.
Nadat op het verzoek van Dobla c.s. om een behandeling met gesloten deuren afwijzend was beslist, hebben partijen de zaak ter zitting van het hof van 28 januari 2011 doen bepleiten, Chocolate King c.s. door mrs. G.S.P. Vos en L. van Gijn, beiden advocaat te Amsterdam, en Dobla c.s. door mr. Folmer voornoemd alsmede door mr. R.W.H. Stevens, eveneens advocaat te Amsterdam, aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Bij die gelegenheid hebben partijen nadere producties in het geding gebracht en zijn aan het hof (onder meer) de chocolade producten getoond die inzet vormen van het onderhavige geding. Voorts is, nadat het daartegen van de zijde van Dobla c.s. gemaakt bezwaar was verworpen, door Chocolate King c.s. aan het hof een korte video film getoond.
Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.
2. Grieven
Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de appeldagvaarding respectievelijk de memorie van Dobla c.s.
3. Feiten
De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 de feiten opgesomd die hij bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt heeft genomen. De eerste drie grieven van Chocolate King c.s. zijn gericht tegen hetgeen onder 2.4 en 2.7 is vermeld. Voor zover nodig zal daarop in het onderstaande worden ingegaan. Voor het overige zijn de feiten in hoger beroep niet in geschil en dienen deze derhalve ook het hof als uitgangspunt.
Rechtsoverweging 4.1 van dit arrest behelst een samenvatting daarvan, hier en daar aangevuld met nadere feiten die uit niet weersproken stellingen dan wel de niet (voldoende) bestreden inhoud van door partijen overgelegde producties blijken.
4. Beoordeling
4.1.(i) Dobla c.s. produceren en verhandelen onder meer chocoladedecoraties die zij leveren aan groothandels en professionele afnemers in meer dan vijftig landen.
Tot hun assortiment behoren staafjes gemaakt van tweekleurige chocolade die door hen onder de namen ‘Panatella’ en ‘Cigarillo’ sinds 2003/2004 op de markt worden gebracht en een tweekleurige chocolade krul genaamd ‘Rose’ die sinds 2005 wordt verhandeld.
(ii) Chocolate King is opgericht in maart 2009 en houdt zich eveneens bezig met het produceren en verhandelen van chocoladedecoraties ten behoeve van de professionele (patisserie) markt, waaronder tweekleurige chocolade staafjes die de naam ‘Neo Choc’ dragen en een tweekleurige chocolade krul met de naam ‘Shell’.
(iii) [ Appellant 2 ] en [ V ] zijn via hun respectieve holdingmaatschappijen de (indirecte) aandeelhouders en bestuurders van Chocolate King. [ Appellant 2 ] is van 6 mei 1985 tot 1 juni 2007 bij Dobla in dienst geweest, onder meer als floor manager en als technisch projectleider op de afdeling ‘R&D Productie en Techniek’. In laatstbedoelde hoedanigheid is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling de Panatella, Cigarillo en Rose en het desbetreffende productieprocedé.
(iv) [ Appellant 3 ] is van 1 maart 2004 tot 1 januari 2007 bij Dobla in dienst geweest als (technisch) ingenieur. Voordien was hij betrokken bij de ontwikkeling van een industriële machine ten behoeve van het productieproces van de Panatella, Cigarillo en Rose in het kader van zijn werkzaamheden voor het ingenieursbureau TEB Engineering B.V. (hierna TEB Engineering). Na afloop van zijn dienstverband bij Dobla heeft hij (onder de naam WTB Solutions) tot in 2009 onderhoud gepleegd aan de machines van Dobla. [ Appellant 3 ] heeft in die tijd tevens werkzaamheden verricht voor Chocolate King en is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de machine waarmee de Neo Choc en Shell worden geproduceerd.
(v) [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ] hebben in het kader van hun dienstverband bij Dobla geheimhoudingsbedingen ondertekend. Voorts heeft [ Appellant 3 ] 17 februari 2009 in het kader van een bezoek aan Dobla Belgium een ‘bezoekersregistratie’ ondertekend waarin een geheimhoudingsbeding was vervat.
4.2. Dobla c.s. vorderen in dit geding voorzieningen die er toe strekken, kort samengevat en voor zover in hoger beroep nog van belang, dat Chocolate King de productie, het in voorraad hebben en de verkoop van op de Panatella, Cigarillo en Rose gelijkende producten zoals de Neo Choc en Shell staakt en zich onthoudt van het benaderen van klanten van Dobla c.s. en voorts dat [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ] hun geheimhoudingsverplichtingen nakomen, met diverse nevenvoorzieningen en onder oplegging van een dwangsom.
De voorzieningenrechter heeft de vordering van Dobla c.s. grotendeels toegewezen. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komen Chocolate King c.s. met hun grieven op. De (incidentele) grieven van Dobla c.s. zijn gericht tegen de volgens Dobla c.s. te beperkte omschrijving in het vonnis van haar geheime bedrijfs- en procesinformatie alsmede tegen de afwijzing van haar vordering voor zover deze betreft het gebod tot vernietiging van de voorraad van Chocolate King, de zogenoemde recall-actie en het voorschot op door [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ] verbeurde boetes.
4.3. Inzet van het onderhavige geding is, kort gezegd, de bescherming van (het marktaandeel van) drie door Dobla c.s. geproduceerde chocolade decoraties die aftrek vinden bij professionele afnemers in een vijftigtal landen. Het betreft twee holle chocolade staafjes met een lengte van respectievelijk 20 cm (de Panatella) en 15 cm (de Cigarillo) en een chocolade krul (de Rose). De staafjes zijn gemaakt van dunne langwerpige plakjes chocolade die schuin zijn opgerold. Doordat de plakjes in de lengterichting aan een kant zijn voorzien van een streep van anderskleurige chocolade hebben de staafjes een er omheen gedraaid diagonaal streepmotief. De krul is gemaakt van een langwerpig plakje chocolade dat eveneens in de lengterichting is voorzien van een streep, deze loopt echter over het midden van het plakje.
4.4.1. Dat aan deze chocolade decoraties (beperkte) auteursrechtelijke bescherming toekomt, zoals de voorzieningenrechter heeft overwogen, vermag het hof niet in te zien. Het uiterlijk daarvan is noch door de vorm noch door de versiering door middel van een streep anderskleurige chocolade voldoende oorspronkelijk om als werk in de zin van artikel 10 Auteurswet te worden aangemerkt. Het hof overweegt daaromtrent als volgt.
4.4.2. Nog daargelaten dat het, waar het de Panatella en Cigarillo betreft, gaat om een vorm die het onvermijdelijke effect is van het schuin oprollen van een strip of dunne plak willekeurig materiaal – en in zoverre te banaal is om als eigen intellectuele schepping te worden aangemerkt - hebben Dobla c.s. erkend dat deze wijze van vormgeving van chocolade staafjes niet nieuw was toen zij met de Panatella en Cigarillo op de markt kwamen. Integendeel, door Dobla c.s. wordt niet betwist (vgl. pleitnota in hoger beroep onder 49 in samenhang met memorie van anwoord in het incidenteel appel onder 33) dat zij de vorm ontleend hebben aan een chocolade staafje dat door chocoladeproducent Luijckx/Chocolate Masters werd gemaakt en dat zij aan TEB Engineering opdracht hebben gegeven om door middel van zogenoemde reverse engineering een machine te bouwen waarmee een gelijksoortig resultaat kon worden bereikt.
Het ontbreken van (voldoende) originaliteit om, als resultaat van een creatieve keuze, als eigen intellectuele schepping te worden aangemerkt geldt ook voor de versiering van de chocolade staafjes met een diagonaal streeppatroon. Chocolate King c.s. hebben door middel van overlegging van een groot aantal producties (vgl. producties 3 en 28) voldoende aannemelijk gemaakt dat de versiering van staafjes van chocolade alsmede van bijvoorbeeld suikerwerk, drop en biscuit door middel van een streep in een contrasterende kleur die diagonaal om het staafje heen loopt dermate gemeenplaats is dat het daarmee bereikte effect zich niet voor auteursrechtelijke bescherming leent. Dat de staafjes die op deze producties afgebeeld staan (waaronder de aloude zuur- en kaneelstok) pas na het op de markt brengen van de Panatella en Cigarillo voor het eerst zouden zijn geproduceerd wordt door Dobla c.s. niet (voldoende duidelijk) gesteld en is ook overigens onaannemelijk.
4.4.3. Waar het de Rose betreft gaat het om een vorm die het onvermijdelijke effect is van het schrapen van een dunne laag door koeling gestijfd materiaal met een concaaf voorwerp (vgl. bijvoorbeeld de boterkrul die ontstaat als men over gekoelde boter schraapt met een verwarmde lepel). Ook deze vorm moet reeds om deze reden als te banaal/alledaags worden aangemerkt om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Aan het feit dat bij de productie van de Rose een andere techniek wordt gebruikt (de chocolade wordt niet geschraapt maar loopt via een lopende band tegen een concaaf mes op) komt in dit verband geen relevante betekenis toe.
De versiering van de chocolade krul met een (in dikte variërende – vgl. productie 13 van Dobla c.s.) streep van anderskleurige chocolade is naar het oordeel van het hof eveneens te banaal om aan het uiterlijk van deze krul de vereiste oorspronkelijkheid te geven. Ook hier geldt dat Chocolate King voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de streep een veel voorkomend en gebruikelijk versierelement van snoepgoed en chocolade is. Dat het daarbij gaat om vormen die niet geheel gelijk zijn aan die van de Rose is van onvoldoende betekenis om tot een ander oordeel te komen.
4.5. Het voorgaande brengt reeds mee dat, voor zover deze zijn gebaseerd op artikel 13 Auteurswet, de vorderingen van Dobla c.s. niet toewijsbaar zijn. Grief IV van Chocolate King treft derhalve doel en de grieven die gericht zijn tegen het oordeel van de voorzieningenrechter met betrekking tot het bestaan van inbreukmakende gelijkenis kunnen verder onbesproken blijven.
4.6. Dobla c.s. hebben zich subsidiair op het standpunt gesteld dat Chocolate King hun producten nabootst op een wijze die jegens hen onrechtmatig is. Ook dit betoog moet worden verworpen. De vraag of de vormgeving van de chocolade producten van Dobla c.s., gelet op het verdere aanbod op de desbetreffende markt, het vereiste onderscheidend vermogen heeft kan in het midden blijven. Partijen zijn het er immers over eens dat Dobla c.s. en Chocolate King hun producten afzetten op een markt waarop zich louter deskundige/professionele afnemers begeven. Dat dezen omtrent de herkomst van de onderhavige chocolade producten op het verkeerde been zullen worden gezet door de gelijkenis daarvan, acht het hof niet aannemelijk. Hierbij speelt een rol dat er tussen het uiterlijk van enerzijds de Neo Choc en anderzijds de Panatella en Cigarillo alsmede enerzijds de Shell en anderzijds de Rose wel degelijk verschillen zijn. Zo is de Neo Choc voorzien van een bredere streep die op enige afstand van de rand van het plakje chocolade loopt en is de Neo Choc smaller dan de even lange Panatella, en is de Shell meer hoornvormig en minder open dan de Rose. Voorts worden de producten niet los verkocht maar in een kartonnen verpakking die in het geval van Dobla c.s. wit is, terwijl door Chocolate King (doorgaans) een zwarte verpakking wordt gebruikt. Dat de eindgebruikers van de gerechten waarop de decoraties worden aangebracht, zoals restaurantbezoekers, mogelijk onvoldoende verschil zullen zien, acht het hof in dit verband niet relevant reeds omdat van dit ‘publiek’ geen aankoopbeslissing valt te verwachten. Het gaat immers, zoals reeds vermeld, om producten die louter op de professionele markt worden afgezet.
4.7.1. Dobla c.s. hebben voorts aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat Chocolate King c.s. bij de productie en het op de markt brengen van de Neo Choc en Shell gebruik maken van door [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ] bij Dobla c.s. verworven geheime kennis van hun bedrijfsprocessen en klantenbestand en dat [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ] daarmee de door hen ondertekende geheimhoudingsbedingen hebben overtreden. Daardoor hebben [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ] volgens Dobla c.s. boetes verbeurd en pleegt Chocolate King, die van de wanprestatie van [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ] bewust profiteert, jegens Dobla c.s. een onrechtmatige daad.
Chocolate King c.s. hebben gemotiveerd bestreden dat zij bij de productie en het op de markt brengen van de Neo Choc en Shell van geheime informatie van Dobla c.s. gebruik hebben gemaakt.
Het hof overweegt hieromtrent als volgt.
4.7.2. Dat bij het maken van producten die bestaan uit een opgerolde of opgekrulde dunne plak chocolade een procedé wordt gevolgd waarbij een dunne laag gesmolten chocolade op een koel oppervlak wordt gespoten (dan wel geschonken of gesmeerd) en tegen deze laag vervolgens druk wordt uitgeoefend met behulp van een (recht of concaaf) mes/metalen voorwerp ligt op zichzelf voor de hand. Het hof acht dit voldoende overtuigend geïllustreerd door de door Chocolate King c.s. overgelegde producties met betrekking tot het handmatig vervaardigen van chocolade staafjes en krullen alsmede door de verklaringen van P. Thom van Mona Lisa Food Products Inc. (producties 21 en 36 van Chocolate King c.s.).
Eveneens ligt voor de hand dat het aanbrengen van de laag chocolade in het kader van een industrieel procedé niet handmatig doch door middel van een spuitkop geschiedt en dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een (gekoelde) lopende band en boven deze band aangebrachte messen. Dat dit procedé in essentie anders zou kunnen worden ingericht en dat de hierbedoelde elementen en de sequentie daarvan als geheime kennis van Dobla c.s. moeten worden aangemerkt acht het hof dan ook voorshands niet aannemelijk.
Chocolate King c.s. hebben gemotiveerd bestreden dat zij bij het inrichten van hun productielijn specifieke elementen hebben overgenomen die eigen zijn aan de productietechniek van Dobla c.s. en die tot de geheime knowhow van Dobla c.s. kunnen worden gerekend. Chocolate King c.s. hebben in dit verband aangevoerd dat de door Chocolate King gebruikte machine, waaronder de daarin gemonteerde spuitkoppen, op wezenlijke punten afwijkt van die van Dobla c.s. en hebben door middel van overlegging van octrooischriften aannemelijk gemaakt dat het gebruik op zichzelf van een spuitknop waarmee een of meerdere soorten en kleuren chocolade op een oppervlakte kunnen worden gespoten niet geacht kan worden tot de geheime kennis van Dobla c.s. te behoren.
In hoeverre er niettemin sprake is overname van niet tot de algemeen toegankelijke kennis behorende aspecten van het procedé van Dobla c.s. en op grond daarvan tot schending van de geheimhoudingsverplichtingen van [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ] moet worden geconcludeerd, vergt in het licht van het verweer van Chocolate King c.s. nader onderzoek, mogelijk door raadpleging van deskundigen.
4.7.3. Met betrekking tot de stelling van Dobla c.s. dat Chocolate King actief haar klanten benadert en daarbij gebruik maakt van door [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ] verworven geheime kennis van het klantenbestand van Dobla hebben Chocolate King c.s. onder meer aangevoerd dat Chocolate King haar producten (vooral) via groothandelkanalen afzet en voorts dat het vanwege de aard van de producten om een beperkte markt gaat. In het licht van dit verweer behoeft ook de stelling van Dobla c.s. dat [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ]op dit punt hun geheimhoudingsverplichtingen hebben geschonden nader onderzoek: voorshands valt niet uit te sluiten dat het om een zodanig overzichtelijke afzetmarkt gaat dat voor het benaderen daarvan geen bijzondere kennis is vereist.
4.7.4. Het hof komt dan ook tot de slotsom dat voor de beoordeling van de vraag of [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ] geheimhoudingsverplichtingen hebben geschonden en, zo ja, of Chocolate King door van deze schending gebruik te maken jegens Dobla c.s. een onrechtmatige daad pleegt, nader feitelijk onderzoek vereist is. Voor een dergelijk onderzoek leent dit kort geding zich niet. Het hof vindt in het reeds geproduceerde feitenmateriaal onvoldoende grond om door het treffen van voorlopige voorzieningen op een voor Dobla c.s. positieve uitkomst daarvan vooruit te lopen, te minder nu deze voorzieningen voor Chocolate King c.s. van ingrijpende aard zijn. De vordering van Dobla c.s. zal derhalve ook voor zover deze op schending van de geheimhoudingsverplichtingen van [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ] is gebaseerd, worden afgewezen.
4.8. Uit het voorgaande volgt dat de grieven van Chocolate King c.s. doel treffen. Het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden vernietigd en de vordering van Dobla c.s. zal alsnog (geheel) worden afgewezen. De grieven in het incidenteel appel falen. Bij een verdere bespreking daarvan hebben partijen onvoldoende belang nu zij niet leiden tot een andere uitkomst van het geding.
Dobla c.s. zullen worden verwezen in de kosten van het geding in beide instanties. In navolging van Chocolate King c.s. gaat het hof er daarbij vanuit dat 3/4 van de door hen gemaakte kosten betrekking heeft op hun verweer tegen de gestelde slaafse nabootsing en de schending door [ Appellant 2 ] en [ Appellant 3 ] van hun geheimhoudingsplicht en 1/4 op handhaving van auteursrecht. Voor wat betreft laatstbedoeld onderdeel van het geschil acht het hof een vergoeding van € 6.000,- voor de eerste aanleg en een gelijk bedrag voor het hoger beroep in overeenstemming met de wettelijke maatstaf. Voor het overige deel van het geschil zal aan advocaatkosten 3/4 van het liquidatietarief worden toegewezen. De aan de zijde van Chocolate King c.s. gevallen verschotten zullen geheel worden toegewezen.
5. Beslissing
Het hof:
rechtdoende in het principaal en incidenteel appel
vernietigt het vonnis waarvan beroep;
en, opnieuw rechtdoende
wijst de vorderingen van Dobla c.s. alsnog af;
veroordeelt Dobla c.s. in de kosten van het geding in beide instanties aan de zijde van Chocolate King c.s. begroot op € 263,- voor verschotten en € 6.612,- voor salaris in eerste aanleg en in hoger beroep tot op heden op € 713,89 voor verschotten en € 8.346,75 voor salaris;
verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, E.M. Polak en H.J.M. Boukema en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 29 maart 2011.