Uitspraak
GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
ARREST
in de zaak van:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UPC NEDERLAND B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHELLO MEDIA PROGRAMMING B.V.,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHELLO MEDIA B.V.,
alle gevestigd te Amsterdam,
APPELLANTEN,
procureur: mr. W.H. van Baren,
t e g e n
de naamloze vennootschap BBNED N.V.,
gevestigd te Amsterdam,
GEÏNTIMEERDE,
procureur: mr. M. Weij.
1. Het geding in hoger beroep
Appellanten gezamenlijk worden hierna (ook) in enkelvoud UPC genoemd. Geïntimeerde wordt Bbned genoemd.
Bij dagvaarding van 13 april 2005 is UPC in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam in kort geding tussen partijen (Bbned als eiseres en UPC als gedaagde) onder rolnummer 310561/KG 05-393 Pee heeft gewezen en dat is uitgesproken op 24 maart 2005. Het appèlexploot bevat de grieven.
UPC heeft overeenkomstig de dagvaarding elf grieven voorgesteld en geconcludeerd dat het hof bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog de vorderingen van Bbned zal afwijzen, met veroordeling van Bbned in de kosten van het geding in beide instanties.
Daarop heeft Bbned geantwoord, de grieven bestreden, bescheiden in het geding gebracht en geconcludeerd, dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen en UPC zal veroordelen in de kosten van – naar het hof begrijpt - het hoger beroep.
Partijen hebben de zaak doen bepleiten op 15 juli 2005, UPC door mr. P.L. Reeskamp en Bbned door mrs. M. Weij en S.H. Merkus, allen advocaat te Amsterdam, aan de hand van door beide partijen overgelegde pleitnotities. Bij die gelegenheid zijn twee korte reclamefilmpjes van UPC vertoond en hebben partijen elk nog bij akte bewijsstukken overgelegd.
Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.
2. Grieven
Voor de grieven verwijst het hof naar de appèldagvaarding.
3. Feiten
De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 1, a tot en met f, een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daaromtrent bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.
4. Beoordeling
4.1. Bbned is een aanbieder van DSL (Digital Subscriber Line) breedbanddiensten en heeft op 24 oktober 2000 bij het Benelux Merkenbureau het woordmerk BREDERLAND gedeponeerd voor – onder meer – telecommunicatiediensten en het uitzenden en overbrengen van signalen en berichten, onder meer via de kabel. UPC Nederland is aanbieder van televisie, breedband internet en telefoniediensten en levert haar diensten op het gebied van internet via de aan haar gelieerde Chello ondernemingen. UPC is op 10 januari 2005 een mediacampagne gestart in kranten, op billboards, op televisie en op haar website met de slogan “chello introduceert brederband©” met daaronder in een kleiner lettertype de tekst “de nieuwe norm voor up- en downloaden”. In dit geding vordert Bbned - kort gezegd - appellanten ieder afzonderlijk te bevelen elke inbreuk op haar merk- en auteursrechten te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het gebruik van het teken BREDERBAND en/of een daarmee overeenstemmend teken, op straffe van een dwangsom, alsmede hun veroordeling tot betaling van een voorschot op door Bbned geleden schade.
4.2. De voorzieningenrechter heeft, met afwijzing van het meer of anders gevorderde, bij het vonnis waarvan beroep, uitvoerbaar bij voorraad, appellanten ieder afzonderlijk veroordeeld om binnen vier weken na betekening van het vonnis het gebruik van het teken BREDERBAND te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 50.000 per dag met een maximum van 5 miljoen euro, met bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv op drie maanden en met veroordeling van appellanten hoofdelijk in de kosten. Daartoe heeft de voorzieningenrechter onder meer overwogen dat voorshands gevaar van verwarring kan worden aangenomen, gelet op de vergaande mate van overeenstemming van het merk BREDERLAND en het teken BREDERBAND, de soortgelijkheid van de aangeboden diensten en het onderscheidend vermogen van het merk BREDERLAND.
4.3. Met de grieven 1, 2 en 3, die gezamenlijk kunnen worden behandeld, voert UPC primair aan dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat zij de aanduiding BREDERBAND niet als merk gebruikt maar als aanduiding van een eigenschap van de door haar geleverde dienst. Breedband is, aldus UPC, een soortnaam voor internet via DSL. De samentrekking BREDERBAND lag volgens UPC voor de hand als aanduiding voor de door haar in januari 2005 aanzienlijk verhoogde downloadsnelheden van de bestaande breedband pakketten. Omdat UPC, in haar visie, de aanduiding BREDERBAND niet gebruikt als teken om de herkomst van de aangeboden diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen maar dat woord slechts in beschrijvende zin gebruikt om de kenmerken van de door haar onder het merk Chello op de markt gebrachte waren en diensten aan te duiden, had de voorzieningenrechter het haar door Bbned verweten handelen moeten toetsen aan het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder d (en niet onder b) BMW. Daarbij heeft volgens UPC de voorzieningenrechter het algemeen belang bij vrijhouding miskend, in die zin dat een merk er niet toe mag dienen een marktspeler te belemmeren in het economisch verkeer een term te bezigen om te verwijzen naar een eigenschap van zijn waren of diensten.
4.4. Anders dan UPC bepleit, is het hof voorshands van oordeel dat haar gebruik van het teken BREDERBAND wel degelijk moet worden beschouwd als merkgebruik, dat wil zeggen gebruik ter onderscheiding van de door haar aangeboden producten en diensten. BREDERBAND is een fantasiewoord dat in de vergrotende trap verwijst naar het bestaande woord breedband. Dat de term BREDERBAND echter ook in de visie van UPC zelf geen soortnaam is die enkel het kenmerk van het sneller zijn van deze internetdienst beschrijft, valt af te leiden uit de geprononceerde wijze waarop UPC dit woord in haar reclamecampagne gebruikt: tegen een oranje achtergrond volgt na de in wit uitgevoerde woorden "Chello introduceert" het in hetzelfde lettertype in opvallend blauw uitgevoerde woord "brederband©", waarbij het toegevoegde copyright-teken lijkt te benadrukken dat UPC aanspraak maakt op exclusief gebruik van dit woord. Daarmee is niet verenigbaar dat UPC het woord BREDERBAND louter als soortnaam zou gebruiken. De presentatie onder de Chello-vlag en de Chello-kleur oranje, alsook het aan de onderzijde van de reclames in kleinere blauwe letters afgedrukte logo van het merk Chello, maken dit niet anders. Onder deze omstandigheden acht het hof voorshands niet aannemelijk dat de gemiddelde consument zal menen dat het gebruikte fantasiewoord BREDERBAND niet als herkomstaanduiding maar louter als productbeschrijving wordt gebruikt. De voorzieningenrechter heeft daarom terecht, nu ook naar voorlopig oordeel van het hof geen sprake is van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, niet het criterium van artikel 13A lid 1 onder d BMW maar dat van lid 1 onder b BMW tot uitgangspunt van zijn beoordeling genomen. De grieven 1 tot en met 3, die van een ander standpunt uitgaan, falen derhalve.
4.5. Dit brengt mee dat de overige, subsidiair voorgedragen grieven bespreking behoeven. In essentie komen zij erop neer dat volgens UPC geen sprake is van verwarringsgevaar.
4.6. De grieven 5 en 8 komen op tegen de door de voorzieningenrechter aanwezig geachte begripsmatige en auditieve overeenstemming tussen het merk BREDERLAND en het teken BREDERBAND. UPC wijst op een verschil in uitspraak tussen, respectievelijk, de zachte letter L en de harde letter B. Het hof acht dit verschil, zo al aanwezig, niet zodanig groot dat dit noemenswaard afbreuk vermag te doen aan het overigens overeenstemmende klankbeeld, dat geaccentueerd wordt door het identieke woorddeel 'BREDER'.
Nu voorts de aanwezigheid van visuele overeenstemming tussen beide woorden niet ter discussie staat, komt het erop aan of, zoals UPC stelt, de overeenstemming tussen merk en teken wordt ontkracht door een begripsmatig verschil in betekenis. Naar het voorlopig oordeel van het hof is dit niet in voldoende mate het geval. BREDERLAND en BREDERBAND zijn beide fantasiewoorden die geen duidelijke en vaste semantische inhoud hebben. BREDERBAND is een woordspeling op breedband, BREDERLAND is dat op Nederland. Beide woorden roepen, in de context van de door beide partijen aangeboden internetdiensten, bij het publiek overeenstemmende ideeën op in die zin dat zij beide de suggestie wekken van toegenomen mogelijkheden van breedbanddiensten. Het is deze begripsmatige overeenstemming die overheerst, in het licht waarvan minder van belang is of die toegenomen mogelijkheden meer specifiek de up- en downloadsnelheden van informatie betreffen dan wel de geografische reikwijdte. Zo er al enig begripsmatig verschil tussen merk en teken bestaat, acht het hof dit voorshands niet dermate zwaarwegend dat dit de visuele en auditieve overeenstemming kan ontkrachten.
De grieven 5 en 8 falen derhalve.
4.7. Ook grief 6 slaagt niet. De door partijen over en weer aangeboden diensten zijn identiek, namelijk breedband internetdiensten. Bbned heeft aan de hand van overgelegde bewijsstukken (waaronder prints van haar website, een monteurskaartje en een recente factuur aan een consument-eindgebruiker) voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zich, daarbij gebruik makend van haar merk BREDERLAND, niet alleen richt op de zakelijke markt maar tevens, evenals UPC, op de consumentenmarkt. Dat de diensten van Bbned door consumenten worden afgenomen via service providers en telecommunicatiebedrijven maakt de doelgroep niet anders. UPC kan dan ook niet worden gevolgd in haar stelling dat partijen “in verschillende vijvers vissen”. Naar op grond van het voorgaande moet worden aangenomen komen zij elkaar wel degelijk als concurrenten tegen in het economisch verkeer.
4.8. De grieven 4 en 9 strekken ten betoge dat de voorzieningenrechter ten onrechte verwarringsgevaar tussen het merk BREDERLAND en het teken BREDERBAND heeft aangenomen en daarbij de bijzondere omstandigheden van het geval heeft miskend. Dienaangaande overweegt het hof het volgende.
4.9. Met juistheid heeft de voorzieningenrechter in het vonnis onder 9 tot uitgangspunt genomen dat, om de mate van overeenstemming tussen het merk BREDERLAND en het teken BREDERBAND te beoordelen, het merk zoals het is gedeponeerd vergeleken moet worden met het teken zoals het wordt gebruikt. Het hof acht voorshands voldoende aannemelijk dat, gelet op de vergaande mate van overeenstemming van het teken BREDERLAND met het merk BREDERBAND en de soortgelijkheid van de aangeboden diensten, door het gebruik in het economisch verkeer van het teken BREDERBAND bij het publiek verwarring kan ontstaan, mede inhoudende het gevaar van associatie met het merk BREDERLAND. Dat wordt niet anders door de omstandigheid dat, naar UPC in de toelichting op grief 4 aanvoert, het teken BREDERBAND steeds gebruikt wordt in combinatie met het merk Chello en in een ook overigens voor de consument kenbare Chello-context, onder meer de achtergrondkleur oranje, terwijl Bbned het merk BREDERLAND steeds in combinatie met haar handelsnaam gebruikt. Als het publiek in dit verband al acht zou slaan op het merk Chello, zou daarbij immers gemakkelijk de indruk kunnen ontstaan dat Chello onderscheidenlijk UPC op enigerlei wijze is gelieerd aan de onderneming van Bbned als houder van het merk BREDERLAND, hetgeen indirect het verwarringsgevaar alleen maar doet toenemen.
Ook de grieven 4 en 9 zijn derhalve vergeefs voorgesteld.
4.10. Op zichzelf terecht stelt UPC bij grief 7 dat merken met een grote bekendheid een ruimere bescherming genieten.
De vaststelling van de mate waarin Bbned het merk BREDERLAND (heeft) gebruikt, waarover partijen verdeeld zijn, vereist nader feitelijk onderzoek waarvoor dit kort geding geen ruimte biedt. Voorshands is onvoldoende gebleken dat het, aan de hand van bewijsstukken aannemelijk gemaakte, merkgebruik door Bbned in het economisch verkeer dusdanig gering zou zijn dat dit, gelet op de grote mate van overeenstemming tussen merk en teken en de overige omstandigheden van het geval, aan toewijzing van de op merkinbreuk gegronde vordering in de weg zou moeten staan. Grief 7 kan daarom evenmin slagen.
4.11. Ook grief 10 is vergeefs voorgedragen. Het hof acht niet de gerede kans aanwezig dat de bodemrechter, na afweging van de over en weer op het spel staande belangen, een verbod van de merkinbreuk, eenmaal vastgesteld zijnde, achterwege zal laten. De enkele omstandigheid dat UPC grote investeringen in haar reclamecampagne heeft gedaan weegt naar het voorlopig oordeel van het hof niet dusdanig op tegen de evidente benadeling van Bbned door de merkinbreuk, dat dit aan toewijzing van het gevorderde in de weg zou staan.
4.12. Grief 11 heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft na het vooroverwogene geen bespreking meer. Zij faalt eveneens.
5. Slotsom
De grieven falen alle en het vonnis van de voorzieningenrechter dient te worden bekrachtigd. UPC zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de op het hoger beroep gevallen kosten.
6. Beslissing
Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
verwijst UPC in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Bbned tot op heden begroot op € 2.973,--;
verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. J.H.M. Willems, N. van Lingen en A.N. van de Beek en in het openbaar uitgesproken op 4 augustus 2005.